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의장의 구성 중 물품의 기능에 관한 부분이라 하더라도

그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이

존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에

불가결한 형상이라고 할 수 없습니다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면,

원심이 의장의 대상이 되는 대상물품을 “트럭용 적재함 지지구”로

하는 이 사건 등록의장(등록번호 제237866호)의 구성 중

축고정부 내부의 형상이 원형인 것은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이나 그 밖의 부분은 자유롭게 디자인할 수 있는

부분이라는 이유로, 이 사건 등록의장은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로 된 의장이 아니라는 취지로 판단한 것은

정당하고, 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없습니다.

등록된 의장은 객관적 창작성이 있어야만 그 권리범위가

인정되는 것이지만, 의장법이 요구하는 객관적 창작성이란

과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함만을

말하는 것이 아니고, 과거 및 현존의 것을 기초로 하여

거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어

그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가

인정되는 정도면 족합니다

(대법 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 참조).

등록된 의장을 구성하는 개개의 형상ㆍ모양이 공지 공용에

속하는 것이라도 이것들이 결합하여 새로운 심미감을

불러일으키는 경우에는 이를 의장의 유사 여부 판단의

대상으로 삼을 수 있습니다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 확인대상의장은

이 사건 등록의장과 유사하여 이 사건 등록의장의 권리범위에

속한다고 판단한 것은 정당하고, 상고이유에서 주장하는 바와 같은

의장의 유사 여부 및 권리범위 판단에 관한 법리오해,

심리미진 등의 위법이 없습니다.

따라서 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인

원고가 부담하게 하기로 하였습니다.

디자인출원 디자인침해등

지식재산권 보호는 창작성이 있어야

법리에 따라 보호받을 수 있는데요

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특허사무소 소담입니다.

상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것)

제73조 제1항 제7호는 상표법 제 23조 제1항 제3호 본문에

해당하는 경우를 상표등록취소 사유로 정하고 있고

제23조 제1항 제3호 본문은 “조약당사국에 등록된 상표 또는

이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의

대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에

대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의

동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과

동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로

상표등록출원을 한 경우”를 규정하고 있습니다.

조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를 강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는 위 규정의 입법 취지에

 비추어 볼 때, 여기서 ‘정당한 이유’가 있는 경우란 반드시

상표에 관한 권리를 가진 자가 대리인 등의 상표출원에

명시적으로 동의한 경우에 한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한

경우는 물론 상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서

그 상표를 포기하였거나 권리를 취득할 의사가 없는 것으로

믿게 한 경우와 같이 대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한

상표를 출원하여도 공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로 볼 수 있는 경우를 포함하며 이러한 법리는

상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관하여도

마찬가지로 적용됩니다.

피고는 2001년 1월경 피고의 대한민국 지점인 M을 설립하여

한국에서 영업활동을 하였고, 소외인은 2003년 3월경부터

M의 대표자로 근무하였습니다.

피고는 2001년 1월경 피고의 대한민국 지점인

M을 설립하여 한국에서 영업활동을 하였고,

소외인은 2003년 3월경부터 M의 대표자로 근무하였습니다.

 소외인은 2006. 9. 27. 원고 회사를 설립하여 대표자 사내이사로

취임하고, 2006년 12월경 피고와 사이에 M 및 원고 회사에 관한

사항, 상호 계속 사용의 조건, 취급 상품, 대금 지급 등에 관하여

판매기본계약을 체결하였습니다.

원고는 2008. 9. 1. 피고와 다시 판매기본계약을 체결하였고

그 계약서 제21조 제3항에는 계약종료 시의 조치로

“원고는 계약종료 후 피고가 원고에게 판매하고 있던 상품과

유사한 상품에 피고의 상품과 동일·유사한 상품명·호칭을

사용하여 판매하지 아니한다.”라고 기재되어 있습니다.

피고는 피고의 국내 총판인 원고와 계속 거래하여 왔으나,

2012. 7. 9.경 원고의 채무불이행을 이유로 판매기본계약을

해지하는 통지서를 보냈습니다.

이 사건 등록상표들은 2008년 11월경과 2012년 5월경 출원하여

등록된 것인데, 원고는 이 사건 등록상표들을 출원하면서

피고에게 출원 승낙을 요청하거나 피고의 동의를 받았다는

증거를 제출하지 못하였습니다.

원고는 원고가 피고의 동의를 받아 피고를 위하여

이 사건 등록상표들과 유사한 원심판시 소외인 명의 등록상표들을

출원·등록받은 다음 이를 다시 피고로부터 양수하였으므로

원고가 이 사건 등록상표들을 출원한 데 정당한 이유가 있다고

주장하지만, 소외인 명의 등록상표들 역시 피고의 동의 없이

출원된 것으로 보이고, 소외인 또는 원고가 소외인 명의

등록상표들에 관한 상표권을 피고로부터 양수하였다고 보기 어렵기에 원고가 소외인 명의 등록상표들에 관하여 소외인으로부터

상표권이전등록을 받았다는 사정만으로는 이 사건 등록상표들의

출원에 관하여 피고가 묵시적으로 동의하였다거나

피고의 대한민국에서의 상표등록의 포기를 신뢰하게 하였다는 등의 정당한 이유가 있다고 볼 수 없습니다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면

원심의 판단은 정당하고 거기에 상고이유의 주장과 같은

상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 정당한 이유의 해석과

적용에 관한 법리오해나 심리미진등의 위법이 없습니다.

따라서 상고를 기각하고 상고비용은 원고가 부담하게 되었습니다.

조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를

강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는

위 규정의 입법 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘정당한 이유’가

있는 경우란 반드시 상표에 관한 권리를 가진 자가

대리인 등의 상표출원에 명시적으로 동의한 경우에

한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한 경우는 물론

상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서 상표를 포기하였거나

권리를 취득할 의사가 없는 것으로 믿게 한 경우와 같이

대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한 상표를 출원하여도

공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로

볼 수 있는 경우를 포함하며 이러한 법리는

구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관하여도

마찬가지로 적용된다는것을 판시한 사례였습니다.

상표출원 및 상표등록

지식재산권 등록 및 출원은

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원심이 유지한 1심판결이유에 의하면 1심은 피고인이

특허권자 장씨 외 2인의 특허 제5814호 옥수수차 제조방법에 관한

생산전용 실시권만을 가지고 있고 판매권은 없음에도 불구하고

그 판시기간중 1일 평균 400킬로그램 싯가 180,000원 상당을

제조한 후 이를 서울시 일원에 무단판매하여 위 특허권자의 권리를 침해하였다는 사실을 인정하고 있는바, 1심판결이 채용한 증거를

기록에 의하여 살펴보면 위 판시사실이 넉넉히 인정되고

그 사실인정이나 증거취사의 과정에 소론과 같은 심리미진 또는

채증법칙 위반의 위법이 없으니 이 점에 관한 논지는 이유없습니다.

전항에서 본 사실외에 1심판결은 그 거시증거에 의하여 피고인이

그 판시기간중 위 특허 5814호의 제조방법으로

옥수수차를 제조하지 아니하고 피해자 조씨가 보유한

특허 제4221호 옥수수차 제조방법으로 1일평균 400킬로그램

싯가 180,000원 상당을 제조한 후 상품포장지에는

" 발명특허 제5814호" 라는 내용을 인쇄하여 포장판매함으로써

특허된 것이 아닌 방법을 사용 제조하여 특허된 것으로

허위표시하였다는 사실을 인정하고, 피고인의 위 행위에 대하여

특허법 제160조 제5호를 적용 처단하고 있으며

원심은 이를 그대로 유지하고 있습니다.

그러나 특허법 제160조 제5호는 특허 또는 특허출원된 것이 아닌

방법을 사용하기 위하여 광고, 간판 또는 표찰류에 그 방법이 특허

또는 특허출원된 것으로 표시하는 행위를 처벌대상으로

하는 것이므로 이미 특허된 방법을 사용하여 제조하면서도

광고, 간판 또는 표찰류에 그 특허가 아닌 다른 특허의 방법을

사용하여 제조하는 것처럼 표시한 경우에는

특허권자의 특허권을 침해하는 행위로써 특허법 제158조

제1항에 해당할지언정 특허된 것이 아닌 방법을 사용한 경우에

관한 특허법 제160조 제5호에 해당한다고는 볼 수 없습니다.

위 1심판시 사실자체에 의하더라도 피고인은 특허된 것이

아닌 제조방법을 사용한게 아닌 피해자가 보유한 특허 제4221호의

제조방법을 사용하여 제조했고 다만 포장지에 위 특허가 아닌

특허 제5814호의 제조방법에 의한 것처럼 표시하였다는 것이기에

위 판시 행위는 위 피해자의 특허권을 침해하는 행위로써

특허법 제158조 제1항 제1호에 해당함은 모르되 특허된 것이

아닌 방법을 사용하는 경우에 관한 특허법 제160조 제5호에는

해당한다고 볼 수 없음이 분명하니

이 점에서 원심은 법률적용의 잘못을 간과한 위법이 있습니다.

더구나 기록에 의하여 1심판결 채용의 증거내용을 살펴보면

피고인이 그 판시와 같이 위 피해자가 보유한

특허 제4221호의 제조방법에 의하여 제조하였다는 사실에

부합하는 증거로는 주로 1심증인 박씨, 정씨의 증언과

위 박씨의 감정서 및 위 정기림에 대한 검사 및 사법경찰관

사무취급작성의 진술조서가 있는바, 위 박씨는

위 피해자의 특허대리인일 뿐 아니라 그 감정도

위 피해자가 제시한 물품을 감정시료로 하여 이루어진 것으로써

그 신빙성을 인정하기 어렵습니다.

위 정씨 역시도 위 피해자의 사용인으로서 만연히 피고인이

위 피해자 보유의 특허방법에 따라 제조하였다고 진술하고 있을 뿐 구체적으로 그와 같이 보는 근거를 알 수 없으므로

선뜻 믿기 어려우며 그밖에 위 사실을 인정할 만한 증거가

없음에도 불구하고, 원심이 위와 같은 증거만으로

위 피해자 보유의 특허방법에 따라 제조하였다고 인정하였음은

증거가치의 판단을 그르친 위법이 있다고 보지 않을 수 없습니다.

결국 원심판결중 특허법 제160조 제5호 해당부분은

법령적용의 잘못과 채증법칙위반등 심리미진으로 판결에

영향을 미친 위법이 있으므로 그대로 유지될 수 없는바,

1심은 특허법 제158조 제1항 제1호 해당죄와 경합범으로 처단하여

하나의 형을 선고하고 있으므로 원심판결전부를 파기하고

사건을 수원지방법원 합의부로 환송하기로 하였습니다.

이미 특허된 방법을 사용하여 물건을 제조하면서

광고, 간판 또는 표찰류에 그 특허가 아닌 다른 특허의 방법을

사용하여 제조한 것처럼 표시한 경우에는 특허권자의 특허권을

침해하는 행위로써 특허법 제158조 제1항의 특허침해죄에 해당하고 특허법 제160조 제5호에 해당하지 않습니다.

시나몬 상표 - 상표법 제6조 제1항 제3호

영어  CINNAMON으로 구성된 이 사건 출원상표는

나리싱크림, 립스틱등 상품류 구분 제3류로 출원하였는데요,

특허청은 2005. 8. 17. 이 사건 출원상표는 계피색(황갈 또는 적갈색)

뜻으로서 지정상품의 색깔을 표시하는 기술적 표장이므로

상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 거절결정을 하였습니다.

원고는 위 거절결정에 불복하여 이 사건 출원상표는 일반 수요자들이 사전을 찾아보지 않고서는 황갈색 등과 같은 색깔을 의미한다고

알 수 없으므로 기술적 표장에 해당하지 않는다고 주장하면서

위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였는데요,

특허심판원은 이를 2005원6157호로 심리하여

2006. 4. 21. 영한사전과 화장품 관련 신문에 의하면

이 사건 출원상표는 화장품 업계에서 계피, 계피색, 계피향로등의

의미로 널리 사용되고 있으며 그 지정상품 중 화장품과 비누류에

사용될 경우에 지정상품의 성질을 직접적으로 표시하는

기술적 표장에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를

기각하는 이 사건 심결을 하였습니다.

원고는 이 사건 출원상표는 대학 이상 교육수준의 단어이고

국내에서 많이 서식하여 자주 접할 수 있는

일반적인 수목의 명칭도 아니므로 일반 수요자가 사전을 찾아보거나 심사숙고하지 아니하면 그 의미내용을 직관적으로 인식하기 어렵다며 이 사건 심결에서 이 사건 출원상표가 화장품에서 사전상 의미로

널리 사용되고 있다는 증거로 든 장업신문 등은

일반 수요자나 거래자가 일상적으로 보는 신문이 아니라 주장합니다.

또한 이 사건 출원상표가 화장품 등의 원재료로 현실에서

사용되고 있다는 자료가 없을 뿐만 아니라, 이와 같이 화장품의

원재료로 실제 사용되는지조차 알기 어려운 실정에 비추어 볼 때

일반 수요자나 거래자가 이 사건 출원상표를 화장품 등의 원재료로 사용되는 것으로 직관적으로 인식한다고 할 수 없다고 덧붙였습니다.

상표법 제6조 제1항 제3호가 지정상품의 원재료, 형상 등을

보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를

등록받을 수 없도록 규정한 것은, 그와 같은 성질표시의 상표는

통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도

이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에

이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는

공익상의 요청과 그 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 이유가 있습니다.

따라서 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가

지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래 사회의 실정 등의

여러 사정을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이므로,

그 상표가 상품의 원재료나 형상을 표시하는 것이라고

할 수 있으려면 당해 상표가 뜻하는 물품이나 단어가

지정상품의 원재료나 형상으로 현실로 사용되고 있는 경우라든가

또는 그 상품의 원재료나 형상으로서 사용되는 것으로

일반수요자나 거래자가 인식하고 있는 경우여야 합니다

(대법 2003. 5. 13. 선고 참조).

이러한 관점에서 이 사건 출원상표가 그 지정상품의 원재료,

색깔이라는 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로

표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지를 살펴보면,

영한사전에는 Cinnamon을  신나몬, 육계피, 녹나무과 녹나무속의

몇 종의 나무의 방향성 껍질, 신남알데히드가 채취됨, 신나몬, 육계, 신나몬으로 만드는 향신료, 육계나무, 신나몬(나무 껍질)을 얻는

나무의 총칭, 실론 육계나무, 계수나무, 육계색, 노랑 또는

빨강색을 띤 갈색, 계피색(황갈색 또는 적갈색), 계피 향료로

맛들인, 계피색의’ 등의 뜻을 가지는 단어로 기재되어 있는 사실,

백과사전에는 시나몬(Cinnamon)을 ‘녹나무과 녹나무속의

나무 껍질을 벗겨서 건조시킨 향신료’로 정의하면서

인류 역사상 가장 오래된 향신료 중의 하나로 설명하고 있습니다.

미용·화장품에 관한 전문신문인 장업신문에는 이 사건 출원상표의

출원일 이전에 관한 기사로 “치약에 사용하는 향기로

시나몬러쉬가 있고, 포장그림디자인으로 적색(시나몬)을 사용하며

립 디자인 펜슬의 하나로 시나몬 브라운이 있고 향수의 성분에

시나몬이 들어 있는데 미국에서는 1996년 시나몬 등

허브(Herb)라고 불리는 식물 성분이 함유된 화장품을 사용하는

사람이 약 6,000만 명으로 추산되고 연간 매출액은 약 32억 달러이며

아시아 열대지역에서 허브 화장품에 사용하기 위하여 채취되는

식물은 주로 시나몬이고 발삼(시나몬) 성분이 들어간 여성용 향수가 1997년 이미 국내에 판매되었다.”는 등의 기사가 게재되어 있습니다.

이 사건 출원상표의 출원 당시에도 계피 또는 적갈색,

암갈색이 아닌 시나몬이라는 표현으로써 이미 향수와 립 디자인

펜슬 등의 화장품의 원재료나 색깔로 실제 사용되고 있었던 점,

이 사건 출원상표의 지정상품이 속한 거래업계에서는

그 전문신문의 기사내용에 비추어 이 사건 출원상표를 그 지정상품의 원재료나 형상 등의 성질을 표시하는 것으로 널리 사용하고

인식하였을 것이 그다지 어렵지 않게 추인되는 점,

그 일반 수요자 역시 주로 미용과 화장에 관심이 많은

여성일 것이어서 심사숙고할 필요 없이 조금만 주의를 기울인다면

이 사건 출원상표가 그 지정상품의 원재료나 색깔을 표시하는 것임을 용이하게 인식할 수 있을 것이라는것을 알 수 있습니다.

게다가 이 사건 출원상표의 출원 당시는 물론 그 이후에도

시나몬이라는 문자 부분이 들어간 상품들이 그 종류와 판매량에서

지속적인 증가 추세를 보이고 있는 데에서 추론되듯이

이 사건 출원상표는 상품의 유통과정에서 통상 필요한 표시여서

누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에

이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하도록 하는 것은

공익상 바람직하지 아니한 점 등 여러 사정을 종합하여 볼 때,

이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 비누와 화장품 등과 관련하여

그 원재료와 색깔이라는 형상을 표시하는 상표로서

상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당합니다.

상표등록 및 상표출원 관련하여

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단순 도메인이름 사용은

부정경쟁행위 아니라 판결한 사례

원고는 1980. 1. 24. R라는 표장에 관하여 서비스표 등록을 마쳤고

이 사건 상표는 영어사전에도 영급제 고급승용차를 뜻하는 것으로

기재되어 있을 정도로 오랜 기간 동안 자동차 분야에서

독특한 디자인을 개발하고 우수한 품질의 제품을 생산, 판매하면서

세계적으로 유명한 업체로 성공한 원고의 영업 또는 그 상품을

지칭하는 표장으로 널리 알려져 있습니다.

피고 등이 이 사건 상표와 동일한 이름을

이 사건 도메인이름으로 사용하여 개설한 홈페이지에는

"PROFILE", "항공기", "특허정보", "구매관련", "게시판"의

항목을 두고 있는데, "PROFILE" 항목에는 피고에 대한

간단한 약력을 기재해 놓았으며, "항공기", "특허정보", "구매관련"

항목에는 해당 항목에 관계되는 관련 사이트의 주소를 소개하고

해당 사이트로 이동할 수 있도록 링크시켜 놓았으나,

소위 배너광고 등은 전혀 없을 뿐 아니라

모든 정보는 무료로 공개, 운용되고 있었습니다.

원고는, 도메인이름은 그 인터넷 사이트에서 제공하는 상품이나

서비스의 출처와 품질을 나타내주므로 상표권자 이외의 자가

상표를 그대로 도메인이름으로 사용하는 경우에는

소비자들이 상표권자가 생산하는 제품과의 착오와 혼동을 일으키게 되어 피고 등이 원고의 이 사건 상표를

이 사건 홈페이지의 인터넷상의 주소를 나타내는 도메인이름으로

사용한 행위 자체가 원고의 등록상표권 내지 등록서비스권을

침해하였을 뿐 아니라 원고가 취급하는 상품인 항공기에 관한

내용을 이 사건 홈페이지에 담고 있어 장래에 이 사건 상표를

침해할 우려가 있으므로 이러한 상표권의 침해금지 내지

침해예방청구권에 기하여 피고 등에 대하여

이 사건 홈페이지에서 원고의 이 사건 상표 및 이 사건 상표와

동일한 이름을 도메인이름을 각 사용하지 말 것과

이 사건 도메인의 등록말소 절차이행을 구한다고 주장합니다.

상표법에서 규정하는 상표권 침해행위가 되기 위해서는

타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과

유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를

그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위가 요구되고

이 사건 상표와 동일한 이름을 도메인이름으로 사용한 것만으로는

상표법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위에 해당한다고

보기 어려우며 이 사건 홈페이지에서 취급하고 있는

항공기에 관한 내용도 단순히 항공회사를 소개하는 정도에

불과하므로 이로써 곧바로 원고의 영업을

침해할 우려가 있다고 볼 수도 없습니다.

또한 원고는 부정경쟁방지및영업비빌보호에관한법률에서

방지하고자 하는 영업주체의 혼동에는 주체의 동일성에 관한 혼동

이외에도 양자 사이에 거래상, 경제상, 조직상 어떠한

관계가 있다는 의심이 들게 하는 후원관계의 혼동도 포함되는 것으로 일반인이 원고나 원고의 영업과 관련이 있는 기업의 홈페이지를

찾으려면 이 사건 상표의 영문철자를 그대로 사용한 도메인이름을

이용하여 홈페이지에 접속하려고 시도하게 되고

그 경우 원고와는 관계없는 이 사건 홈페이지에 접속하게 되므로

이는 이 사건 홈페이지가 원고의 영업과의 사이에

혼동을 일으키게 하거나 그 후원관계에 있다는

혼동을 일으킬 위험이 있는 부정경쟁행위에 해당하므로

그 금지 또는 예방청구권에 기하여 피고 등에 대하여

이 사건 홈페이지에서 원고의 이 사건 상표 및

이 사건 상표와 동일한 이름을 도메인이름을 각 사용하지 말 것과

이 사건 도메인의 등록말소 절차이행을 구한다고 주장하였습니다.

살피건대, 부정경쟁방지법 제2조 제1호에서는

'국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의

영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을

사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위'

를 말하는데요 위 법률 제2조 제1호에서 말하는 '사용'이라 함은

그 규정 내용에 비추어 영리적인 사용만을 의미하는 것으로

보아야 할 것인데 피고 등은 이 사건 도메인이름으로

운용하고 있는 홈페이지의 내용이 원고의 상호나 상표 등을

영리 또는 상업적으로 사용하지 않고 있습니다.

따라서 피고 등이 원고의 상호 또는 이 사건 상표와 동일한 문자를

이 사건 도메인이름으로 사용하였다는 것만으로는

위 법률 제2조 제1호 나목에서 규정하는

영업주체혼동의 위험이 있다고 보기 어렵습니다.

 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 모두 이유 없어

이를 각 기각하여야 할 것인바, 원심판결은 이와 결론을 같이하여

정당하므로 원고의 항소를 기각하고

항소비용역시 원고가 부담하였습니다.

인터넷상의 주소를 나타내는 도메인은 상표법 제2조 제1항 제6호

다목 소정의 '간판 또는 표찰'에 해당한다고 볼 수 없고,

 "R"이라는 도메인이름으로 운용되는 홈페이지의 내용이

상호나 등록상표 등을 영리 또는 상업적으로 사용하지 않고 있다면, 상호 또는 등록상표와 동일한 문자를 도메인이름으로

사용하였다는 것만으로는 같은 법 제66조에서 규정하는

상표권 침해행위나 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조

제1호에서 규정하는 상품주체 혼동행위나 영업주체 혼동행위에

해당하지 않음을 판시한 사례였습니다.

심결취소소송을 청구한 원고, 결과는?

피고는 2015. 3. 3. 특허심판원에 원고를 상대로,

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하여 그 보호범위에

속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고

이에 특허심판원은 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하여 그 보호범위에 속한다는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를

인용하는 이 사건 심결을 하였습니다.

이에 심결취소소송을 청구한 원고측은

현재 확인대상디자인을 실시하고 있지 않고,

앞으로도 이를 실시할 계획이 없으므로

피고의 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없는 것이며

피고는 사해행위를 통해 이 사건 등록디자인에 관한

권리를 취득하였고, 위와 같이 위법하게 취득한 권리에 기하여

이 사건 심판을 청구하였으므로, 피고의 이 사건 심판청구는

권리남용에 해당하여 허용될 수 없습니다.

이에 피고는 원고는 과거 이 사건 등록디자인을 실시한 바 있고,

향후 이를 실시할 가능성이 전혀 없다고 단정할 수 없으므로,

이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있는 것이고

이 사건 등록디자인에 관한 권리를 적법하게 양도받았을 뿐,

사해행위로 이 사건 등록디자인에 대한 권리를 취득한 것이 아니므로, 피고의 이 사건 심판청구는 적법한 권리의 행사라고 맞섰습니다.

이 사건 등록디자인의 최초 권리자인 ㅇ는 2013. 7. 18. J에게

이 사건 등록디자인권을 양도하고 그 이전등록을 마쳐 주었고

그 후 J는 2013. 12.경 원고와 사이에, 원고가 2013. 12. 4.부터 2026. 4. 27.까지 대한민국 전역에서

이 사건 등록디자인을 사용하기로 하는 내용의 전용실시권

설정계약을 체결하고, 2013. 12. 26. 원고에게 그 설정등록을

마쳐 주었으며, 원고는 그 무렵부터 확인대상디자인을 실시하였고

ㅇ와 J 사이의 이 사건 등록디자인권에 관한 위 양도계약이

사해행위임을 이유로 그 이전등록을 말소한다는 내용의

화해권고결정이 2014. 6. 20. 확정됨에 따라,

이 사건 등록디자인에 관한 J 명의의 디자인권 이전등록이

7. 10.에, 원고 명의의 전용실시권 설정등록이 7. 22.에

각각 말소되었습니다.

위 인정사실에 의하면, 비록 이 사건 심결 당시에

원고가 확인대상디자인을 실시하지 않고 있었다손 치더라도,

원고는 이 사건 등록디자인에 관한 전용실시권 설정등록을

마친 이후는 물론, 그 설정등록이 말소된 후인 2014. 8. 25.경까지

확인대상디자인을 실시한 바 있을 뿐만 아니라,

현재에도 확인대상디자인 제품을 생산할 수 있는 금형까지

보유하고 있어 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이

없다고 단정할 수 없으므로, 피고로서는 이러한 원고를 상대로

확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하는지

아닌지를 확인하기 위한 심판을 청구할 필요가 있습니다.

또한 먼저 디자인은 일단 등록이 되면 등록무효심판이

확정되기 전까지 유효한 것이어서 그 보호범위를

함부로 부정할 수 없으므로, 아직 이 사건 등록디자인에 대한

등록무효심판이 확정되지 아니한 이상, 피고의 이 사건 심판청구를

가리켜 권리남용이라고 단정하기는 어렵습니다.

또한, 디자인에 관한 권리범위확인심판은 등록되어 있는

디자인의 보호범위를 기초로 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은

디자인에 대하여 디자인권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는

것일 뿐, 그에 의하여 등록디자인에 기초한 침해금지청구권이나

손해배상채권의 존부와 같은 실체적인 권리관계를

확정하는 것도 아닙니다.

한편, 채권자가 사해행위의 취소와 함께, 수익자 또는

전득자로부터 책임재산의 회복을 명하는 판결을 받은 경우,

그 취소의 효과는 채권자와 수익자 또는 전득자 사이에만 미쳐서,

수익자 또는 전득자가 채권자에 대하여 사해행위의 취소로 인한

원상회복 의무를 부담하게 될 뿐, 채무자와 사이에서

그 취소로 인한 법률관계가 형성되거나 취소의 효력이 소급하여

채무자의 책임재산으로 회복되는 것이 아닙니다.

따라서 위와 같은 권리범위확인심판의 법적 성질과

사해행위취소의 효력 범위 등에 비추어 볼 때,

설령 원고의 주장과 같이 피고가 사해행위로

이 사건 등록디자인권을 취득하였다고 하더라도,

사해행위취소의 판결이 확정되기 전에 피고가

이 사건 권리범위확인 심판청구를 하는 것을 권리남용이라고

할 수는 없으므로, 이 부분 원고의 주장도

받아들여지지 않았습니다.

복잡한 지식재산권 소송,

전문가의 도움을 받아 진행하시는 것을 권하는데요,

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친절히 상담해드리겠습니다.

상표 출처표시 이외 용도사용,

상표법 위반 행위일까

원심은, 피고인이 중국 소재 의류제조업체에 주문제작을 의뢰한 후

납품받아 국내에 판매하는 작업복 상의 지퍼 하단의

리테이닝 박스에 등록상표와 유사한 표장이 표시되어 있지만,

피고인이 그 위치에 위 표장을 표시하여 작업복을 제작·납품하여

달라고 의뢰한 것은 아니고 중국 소재 의류제조업체에서

작업복을 생산하는 과정에서 마음대로 위 표장이 표시된 지퍼를

사용한 것으로 보이는 점, 위 작업복의 상표 부분,

상의 지퍼 슬라이더 손잡이 부분에 피고인 고유의 작업복 상표인 M이 뚜렷이 각 표시되고, 작업복 상의 하단에 위 상표를 의미하는

“M”자가 표시된 단추가 달려 있는 점, 위 등록상표가 주지저명한

상표는 아닌 점 등에 비추어, 피고인이 위 표장을 작업복의

식별표지로서 사용한 것으로 볼 수 없다는 이유로

이 부분 공소사실을 무죄라고 판단하였습니다.

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나,

타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의

본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서

상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의

상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 할 것입니다.

(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 참조)

그것이 상표로서 사용되고 있는지의  여부를 판단하기 위하여는,

상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치,

크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와

사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이

상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 할 것입니다 (대법 2003. 4. 11. 선고 2002도 3445 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면

이러한 원심의 판단은 수긍이 가고 거기에 상고이유 주장과 같은

법리오해 등의 위법이 없습니다.

이 부분 공소사실의 요지는, 피고인은 2008. 4. 8. 주식회사

S가 상표로 등록한 원심판결 등록상표가 인쇄된 종이 태그를

피고인의 작업복 의류 1,500벌에 부착하여 판매함으로써

상표권을 침해하였다고 함에 있는데요,

이에 대해 원심은, 피고의 제품인 작업복은 위 등록상표의 지정상품인 직물, 직물제품, 침대커버, 테이블커버 등(제24류)과 

유사한 상품이 아니므로 피고인이 그 등록상표권을 침해한 것으로

볼 수 없다는 이유로 이 부분 공소사실을 무죄로 인정한

제1심판결을 그대로 유지하였다으나

 위와 같은 원심의 판단은 수긍할 수 없습니다.

타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를

그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는

타인의 등록상표권을 침해하는 것입니다

(상표법 제66조 제1항 제1호).

제1심 및 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하면,

피고인은 원심판결 별지2 기재 등록상표 I와

동일한 표장이 인쇄된 종이 태그를 피고인이 판매하는 

M 상표의 작업복에 부착하여 판매하였음을 알 수 있는바,

그렇다면 피고인은 위 표장을 작업복의 출처표시로

사용한 것이 아니라 작업복의 재료가 되는 직물의 출처표시로서

사용하였다고 보는 것이 경험칙에 부합합니다.

또한 작업복 재료인 직물은 위 등록상표의 지정상품과

동일 또는 유사한 상품에 해당함이 분명하므로,

피고인이 등록상표권을 침해하였다고 인정할 여지가 충분하기에

이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있습니다.

결국 이 부분 원심판결에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해함으로써

판결에 영향을 미친 위법이 있으므로

파기를 면할 수 없습니다.

그러므로 원심판결 중 2008. 4. 8. 자 상표법 위반 부분을 파기하고

이 부분 사건을 다시 심리.판단하게 하기 위하여

원심법원으로 환송하기로 하여

나머지 상고를 기각하기로 하였습니다.

상표 디자인 및 특허출원 등록은 변리사에게

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비치가운 디자인분쟁 - 권리범위확인심판

디자인분쟁 대상이 되는 디자인들을 먼저 살펴보면

원고의 디자인

피고의 디자인

선행디자인들

이렇게 있습니다.

피고는 2015. 4. 9. 특허심판원에 이 사건 등록디자인의

디자인권자인 원고를 상대로, 이 사건 등록디자인은 그 출원전 공지된

선행디자인들과 동일.유사하여 그 등록무효심결의 확정 여부와는

관계없이 권리범위를 인정할 수 없고

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고

주장하면서, 확인대상디자인에 대한 소극적 권리범위확인심판을

청구하였습니다.

이에 특허심판원은 위 심판청구를 2015당2203 사건으로 심리하여

2016. 1. 5. 피고는 소극적권리범위확인심판을 청구할 적법한

이해관계인에 해당하고, 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된

선행디자인들과 전체적인 심미감이 유사하여 그 등록무효심결의

확정 여부와 관계없이 권리범위를 인정할 수 없으므로

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는

이유를 들어 피고의 위 심판청구를 인용하는 내용의

이 사건 심결을 하였습니다.

원고측은 피고는 확인대상디자인을 실시하고 있는 J사의 대표이사며

직접 확인대상을 실시하고 있진 않으므로

확인대상디자인에 대해 소극적 권리범위확인심판 청구를

할 수 있는 이해관계인이 아니라고 주장하였습니다.

나아가 이 사건 심결의 본안 판단에 관하여 보더라도 선행디자인들은

모두 인터넷사이트에 올린 게시글들에 불과하며

그 내용을 사후에 임의로 조작, 변경하는것이 가능하기에

선행디자인들이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 것이라고

단정할 수 없는데도 이 사건 심결은 선행디자인들이 출원 전에

공지되었음을 전제로 확인대상디자인이 자유실시디자인이라고

주장하면서, 이 사건 등록디자인의 보호범위에

포함되지 않는다고 판단하였으니 위법한것이라 주장하였습니다.

피고측은 확인대상디자인의 실시와 관련하여 원고로부터 권리의 대항을 받아 손해를 받을 염려가 있는등의

확인대상디자인에 대하여 소극적 권리범위 확인심판 청구를

할 수 있는 정당한 이해관계를 갖고있다 주장하였고

선행디자인들과 관련하여 제출한 인터넷 게시글의 출력물들은

임의로 조작되거나 변경된 자료라고 보기 어려우므로

확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부를

판단함에 있어 대비자료로 사용할 수 있다 하였습니다.

원고와 피고의 주장을 종합하여 보면 이 사건의 논점은

피고에게 확인대상디자인에 대한 소극적 권리범위확인심판을

청구할 수 있는 이해관계가 존재하는지,

선행디자인들이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 것으로서

확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지를

판단할 수 있는지 두 개로 요악할 수 있습니다.

피고가 소극적 권리범위확인심판 청구를 할 수 있는

이해관계인인지 여부를 따져보면

디자인권등에 관한 소극적 권리범위확인심판에 있어서 심판을

청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터

권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나

손해를 받을 염려가 있는 자를 말하는데요, 이러한 이해관계인엔

등록디자인의 보호범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길

염려가 있는 대상물을 제조.판매.사용하는 것을 업으로 하고 있는자에

한하지 않고, 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로

제조.판매.사용하리라고 추측이 갈 수 있는자도 포함합니다.

피고는 지정상품을 의류 등으로 한 디자인권자이며

주식회사 J의 대표이사로서 확인대상디자인을 실시한 비치가운을

비롯하여 동물 비치가운 제품을 수입하여

오픈마켓등에서 판매하였는데요,

원고는 오픈마켓등에 j사의 확인대상디자인 제품이

이 사건 등록디자인권을 침해한다고 주장하면서 지적재산권

침해신고를 하였고 그에 따라 인터넷 쇼핑몰에서 J사의

확인대상디자인제품에 대한 판매가 중지되었습니다.

위 인정사실에 의하면 피고는 이 사건 소극적 권리범위확인심판

청구 직전까지 J상호로 이 사건 등록디자인의 대상물품 비치가운등

의류 도.소매업에 종사해왔고 현재도 S라는 상호로 의류 도.소매업을

영위중에 있고, 이사건 등록디자인과 관련하여 분쟁이 생길

염려가 충분한 확인대상디자인 제품을 판매하고 있을 뿐 아니라

확인대상디자인을 실시하고 있는 J의 대표이사로서

이 사건 등록디자인에 대한 디자인권침해죄로

형사처벌을 받을 가능성도 있습니다.

이 부분에 대하여 원고는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있는

이해관계인인지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하는데요

이 사건 심결당시 피고는 개인 사업자로서는 이미 폐업한 상태기에

이후 다시 개인사업자등록을 하고 사업을 재개하였어도

이해관계인이라고 할 수는 없다는 취지로 주장하였습니다.

하지만 피고는 의류 등을 지정상품으로 하는 상표의 상표권자이자

우의를 대상물품으로 하는 디자인의 디자인권자인데다가

확인대상디자인에 대한 이 사건 소극적 권리범위확인심판

청구 직전까지도 J상호로 이 사건 등록디자인의 대상물품 비치가운등

의류 도소매업에 종사하고 있었습니다.

따라서 이 사건 심결 당시를 기준으로 보아도 피고에게는

장래에 이 사건 등록디자인과 분쟁이 생길 염려가 있는

확인대상디자인 제품을 업으로 제조.판매.사용할 가능성이

있다고 추측하기에 충분하므로 위 주장은 받아들일 수 없습니다.

선행디자인들이 이 사건 등록디자인의 출원전에

공지된 것인지 그 여부를 판단함에 있어

인터넷 포털사이트의 개인블로그에 게재된 게시글인 사실이 인정되고

따라서 특별한 사정이 없는 한 선행디자인들은 모두

이 사건 등록디자인 출원일인 2014. 2. 21. 전 위 각 게시일자에

공지된 디자인이라고 보아야 합니다.

이 부분에 대하여 원고는 게시일자는 게시글이 블로그에 최초 게재된

날짜를 의미하는 것일 뿐, 구체적인 게시글이나 댓글의 내용은

언제든지 교체 또는 변경할 수 있다고 주장하였지만

위 증거만으로는 선행디자인들의 공지시점을 확정할 수 없다는

취지로 다투었습니다.

하지만 선행디자인들은 블로그 가입자들이 각각 자신이 구입한

제품에 대한 소개와 평가 등 일상의 다분히 사적인 내용을

게시한 것일 뿐, 피고가 위 각 게시글의 작성자들에게 영향력을

행사하여 사후에 비치가운에 대한 사진등을 교체 또는 변경했다고

의심할 만한 어떠한 사정도 존재하지 않습니다.

특히 선행디자인 3이 포함된 게시글에 달린 댓글을 보면

우리도 요 가운 사용중인데 꿀벌도 귀엽다라고 달려있는데

이에 비추어 보면 선행디자인 3의 게시글에는

처음부터 비치가운 사진이 포함되어 있었기에

위와 같은 댓글이 달린 것으로 판단할 수 있습니다.

그렇기에 확인대상디자인은 선행디자인들에 의해

쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로,

이 사건 등록디자인과 대비할 필요도 없이 이 사건 등록디자인의

보호범위에 포함되지 않습니다.

따라서 나머지 쟁점에 관하여는 나아가 살필 필요 없이

이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다며 기각하였고

소송비용도 원고에게 부담하도록 하였습니다.

디자인분쟁 사례를 보면 절차도 매우 복잡하고

원고처럼 확실하고 다양한 증거가 없으면

패소한뒤로 소송비용도 부담하게 됩니다.

그렇기에 전문가의 도움과 법률자문을 받아서

신중하게 진행하시는 것을 권합니다.

변리사와 변호사가 함께 있어 특허상담은 물론

법률자문을 받을 수 있는 종합 특허법률사무소 소담에서

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 국내의 등록상표와 동일·유사한 상표가 부착된

지정상품과  동일·유사한 상품을

수입하는 행위는 상표권 침해인가요?

국내에 등록된 상표와 동일.유사한 상표가 부착된

그 지정상품과 동일.유사한 상품을 수입하는 행위가

그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는

외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상표에

상표를 부착하였어야 하고,

그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는

경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여

위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와

동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 하며

아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가

등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가

없어야 할 것입니다(대법 2005. 6. 9. 선고 2002다61965 판결 참조)

원심판결 이유와 제1심 및 원심이 적법하게 조사한 증거에 의하면

K는 K가 우리나라 특허청에 지정상품을 샌달 등으로 하여

등록한 상표인데(이하 이 사건 상표),

주식회사 H가 이 사건 상표에 관하여 2005년 1월부터

2009년 12월까지 대한민국 전역을 범위로

전용실시권 설정등록한 사실, H는 K와 상표사용계약을 체결하여

2005년 1월 경부터 부산 소재 W산업으로 하여금

이 사건 상표가 표시된 슬리퍼를 제작하게 하여

H가 이를 판매하고 있는 사실,

H는 자체 디자인팀에서 이 사건 상표가 표시될 상품에 대한 디자인을

만든 뒤 미국 본사와 협의를 거쳐 상품을 생산하고 있으며

H는 주로 신문을 통해 국내에서 판매되는 이 사건 상표 표시

상품에 대한 종합적인 광고를 하고 있는 사실, 이 사건 슬리퍼를

미국의 K본사에 보내 감정한 결과 진정상품으로 감정된

사실을 알 수 있습니다.

앞서 본 법리에 위와 같은 사실관계를 비추어 보면, 이 사건 슬리퍼에 표시된 이 사건 상표가 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가

부착한 것이라고 하더라도 H는 K와 별도로 자체 디자인팀에서

이 사건 상표가 표시될 상품에 대한 디자인을 만든 뒤

W산업으로 하여금 이 사건 상표를 표시한 상품을 제작하여

이를 판매하면서 그 제품에 대한 선전.광고를 하는 등 그 자신을

상품의 출처로 삼는 행위를 하고 있다고 할 것이므로 이 사건 상표의

상표권자인 K와 국내 전용사용권자인 H사이에 어떠한 법칙,

경제적인 관계가 있다거나 그 밖의 다른 사정에 의하여

피고인이 수입한 이 사건 슬리퍼의 출처가 국내의 전용사용권자와

실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 사정이 있다고 할 수 없습니다.

따라서 피고인이 이 사건 슬리퍼를 수입하는 행위는

H의 전용사용권을 침해하는 행위라고 할 것이므로,

원심의 판단은 그 이유 설시에서 다소 적절하지 않은 부분이 있으나, 그 결론은 옳은 것으로 수긍할 수 있습니다.

그리고 ‘지적재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리는

행정청 나름의 기준을 설정한 것으로서 상표권 등

지적재산권 침해 여부나 병행수입의 허용 여부에 관한

법원의 사법적 판단을 기속한다고 볼 수는 없고,

다만 지적재산권 침해 여부에 관한 실체법적인 판단 기준을

설정함에 있어서 참고할 수 있는 사항일 뿐이라고 할 것인데,

위 관세청고시에 의하더라도 H가 앞서 본 바와 같이

이 사건 상표가 표시된 상품을 제작·판매하는 경우라면

피고인이 이 사건 슬리퍼를 수입하는 행위는 H의 전용사용권을

침해하는 행위라고 할 것이기에 원심의 판단이 위 고시에

위반하였다는 취지의 상고이유 주장은 받아들일 수 없습니다.

또한 기록에 의하면 원심이 판시와 같은 사정을 들어

위법성 인식이 없어다는 피고인의 주장을 배척한 것은

정당한 것으로 수긍이 되고 거기에 상고이유로 주장하는

법리오해등의 위법이 없기에 상고를 기각하였습니다.

본 사례에서는 국내의 등록상표와 동일.유사한 상표가 부착된

지정상품과 동일.유사한 상품을 수입하는 행위가

그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위한 요건을

알 수 있으며, 국내에 등록된 상표가 표시된 슬리퍼를

수입하여 상표법 위반으로 기소된 사안이었는데요,

상표권자인 외국 회사와 국내 전용사용권자가 어떠한 법적이나

경제적인 관계가 있거나 그 박의 다른 사정에 의하여 위 수입상품의

출처가 실질적으로 동일하다고 볼 수 없어 이는 국내 전용사용권자의

전용사용권을 침해한다고 판시하였습니다.

상표권침해행위는 다양한 지식재산권 관련법이 얽혀있어

이해관계를 따지기 매우 복잡합니다.

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디자인권 공유 / 특허사무소 소담

디자인권의 공유란 하나의 디자인권을 2인 이상이

공동으로 소유하는 것을 말합니다.

다른 공유자의 동의 없이 실시할 수 있는 공유의 성질을

갖고 있는 동시에 지분의 양도 및 질권.실시권의 설정에 있어

타 공유자의 동의를 요하는 합유적 성질을 갖습니다.

이는 공유자 1인의 지분변동이 타 공유자 지분의 실질적 경제가치에

영향을 미칠 수 있는 무체재산권으로서의 특수성을 고려한 것입니다.

수인의 공동창작물을 공동출원하여 등록받은 경우

디자인등록받을 수 있는 권리가 일부 이전되거나

공동으로 상속하여 등록받은 경우, 질권에 의해 지분이 경락된 경우,

예약승계를 통해 직무 디자인의 수인의 사용자에게 귀속된 경우

등을 발생 태양으로 합니다.

공유 디자인권에 대한 지분 비율은 계약 또는 법률의 규정에 의하여

결정되지만 이러한 사정이 없는 경우에는

균등한 것으로 추정합니다.

공유디자인권은 무체재산권이라는 특성상,

각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는

타공유자의 동의없이 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을

지분비율에 관계없이 실시할 수 있습니다.

공유자 중 1인이 창작한 이용디자인은 특별한 약정이 없는 이상

공유디자인권에 대한 실시 권한을 가지므로 이용디자인 역시

자유롭게 실시할 수 있습니다.

침해금지청구권의 경우 보존행위임을 이유로

각 공유자가 행사할 수 있다는 견해가 있으나 패소시 타공유자에게

기판력이 미치게 되어 처분행위가 되는 문제가 있으므로

각 공유자는 자신의 지분권에 기하여 행사할 수 있다는 견해가

패소판결의 기판력이 타공유자에게 미칠 염려가 없어 타당합니다.

손해배상청구권의 경우 공유자 1인이 손해액 전부에 대한

청구가 가능하단 견해가 있으나 향후 고융자간의 내부처리가

문제되기에, 지분비율에 따른 손해액만을

청구할 수 있다고 봄이 타당합니다.

각 공유자는 침해자에 대해 부당이득반환청구권, 신용회복청구권등을

행사할 수 있습니다.

공유디자인권에 대해 공유자 간 특약이 있는 경우 적극적 효력이

제한됩니다. 계약자유의 원칙을 존중하기 위함인데요

그 이외에는 지분 비율과 관계없이 등록디자인의

자유로운 실시가 가능합니다. 이용에 있어 점유를 요하지 않는

무체재산권이기 때문입니다.

각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이는 지분의 양도 및

지분에 대한 질권을 설정할 수 없습니다.

새로운 공유자의 자본력.기술력 등에 따라

지분의 실질적 경제가치의 변동을 초래하기 때문입니다.

각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 디자인권에 대한

전용실시권의 설정이나 통상실시권의 허락을 할 수 없습니다.

실시권자의 자본력.기술력에 의해

공유자 간의 이해관계가 변화되기 때문입니다.

디자인권에 관한 절차를 밟을 경우 각자가 전원을 대표하나

법 제13조 각 호의 사항은 전원이 공동으로

절차를 밟아야 합니다. 다만 대표자를 정하여 신고한 경우에는

대표자가 전원의 동의를 얻어 절차수행이 가능합니다.

심판당사자가 되는 경우 공유디자인권자 전원이 공동으로

청구이 ㄴ또는 피청구인이 되어야 하는데요 심판의 결과는

각 공유자의 이해관계에 중요한 영향을 미치기에

합일확정의 필요가 있어 고유필수적 공동심판으로

규정하고 있습니다.

공유디자인권자 일부를 누락한 경우에는 디자인권자를

추가하는 심판청구서의 보정을 통해

그 흠을 극복할 수 있습니다.

대법원판례에서는 상표권에 대한 심결취소소송은

고유필수적공동소송이라고 할 수 없고 공유자 중 1인이라도

당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한.방해하는

심결이 있을 때엔 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다고

판시하였는데요, 디자인권에 대해서도

적용 가능한 것으로 해석됩니다.