특허등록 과정에서

혼자가 아닌 공동의 출원을 진행하였다면

그 지분은 어떻게 나누어야 하는지,

막막하실겁니다.

하지만 특허법에서는 공동출원에 관한 내용을

규정하고 있는데요,

그렇기 때문에 지식재산권 출원 및 등록 과정은

전문가의 도움을 받아 진행하시는것을 권하고 있습니다.

화학발명의 발명자 결정 기준

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는

그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여

특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데,

특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서

고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는

바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것입니다

(대법 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 참조).

따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는

발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나,

실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한

구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이

기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 합니다.

한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는

당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만

예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된

실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데,

그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데

실질적으로 기여하였는지의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 합니다

(대법 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

발명자가 아니라도

등록된 특허권의 공유지분을 가질 수 있나요?

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만,

이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여

그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항),

그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고,

그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 그 출원인이 발명자가 아니라도

등록된 특허권의 공유지분을 가진다 할 것입니다.

대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705,67712 판결에서는

특허발명의 발명자인 A에게서 특허받을 수 있는

권리를 승계한 B 회사가 C를 출원인에 포함시켰는데,

C가 B 회사 등을 상대로 특허권의 공유자임의 확인을 구한 사안이었습니다.

특허 출원에 이르기까지 C의 역할과 기여도 및 C과 A 회사 등의 관계,

특허 출원의 경위 등을 고려하면 B 회사가 출원인에 C를 포함시킴으로써

C에게 특허받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는

묵시적 합의가 출원 당시 이미 있었다고 볼 여지가 있다는 이유로,

이에 관하여 심리를 하지 아니한 채 C의 청구를 기각한 원심판결에 특허를 받을 수 있는

권리의 이전에 관한 법리 오해의 위법이 있다고 하였습니다.

지식재산출원 및 분쟁에 관한

전반적인것을 다루는 소담입니다.

지식재산권 출원 및 등록을 진행하다보면,

발명자에 해당하는지,

그 공유지분은 어떻게 해야하는지

공동출원에 관한 지분 분쟁이 생길 수 있습니다.

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지식재산권 상담문의

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가

된다고 할 것이나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는

출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는

등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 할 것입니다

(대법 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 참조).

그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계,

당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성

그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이

상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 합니다.

특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는

당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고,

그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는

미치지 않는다고 할 것이나, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는

실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지입니다.

그러므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이고

동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는

당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와

상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 할 것입니다.

대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결

[상표법위반·부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반] [공2003.6.1.(179),1218]

일본국 F 주식회사는 우리 나라 특허청에 필름, 렌즈, 프로세서

카메라 등을 지정상품으로 하여 F라는 상표를 등록한 사실, F는 1988.경 필름업계 최초로

1회용 카메라 "퀵스냅"을 개발하였고, 1989. 4.경 이를 국내에 도입하여 판매하였으며,

이후 대대적인 광고를 통하여 "퀵스냅"이 1회용 카메라의 고유명사가 될 정도로

소비자 인지도가 높은 상황이었고, 1990.부터는 타사 상품이 나오기는 하였으나

1993.까지 1회용 카메라 시장의 70%이상을 점유한 사실이 인정됩니다.

피고인은 F에서 생산되었다가 사용 후 회수된 1회용 카메라 몸체의 렌즈 둘레와 플래쉬 부분에

위와 같이 F라는 상표가 새겨져 있음을 알면서도 이를 제거하거나 가리지 아니한 상태에서

그 몸체 부분을 'Miracle'이라는 상표가 기재된 포장지로 감싼 후

새로운 1회용 카메라를 생산하여 판매하였습니다.

"miracle"라는 의미는 "기적, 불가사의한(놀랄 만한) 사물(사람)"을 나타내는 말로

그 자체로 상품의 출처를 나타내는 기능은 없고, 그것이 주지 저명한 것도 아니어서

피고인의 상품임을 나타낸다고 볼 수도 없는 사실을 인정할 수 있는바,

사정이 이와 같다면, 이 사건 1회용 카메라는 F에서 생산되는 'Quicksnap'과 마찬가지로

F에서 생산되는 상품의 일종인 'Miracle'이라고 혼동할 염려가 있고

이는 상품주체의 혼동을 야기하는 행위라고 할 것입니다.

그렇기에 같은 취지에서 피고인이 이 사건 등록상표를 침해하고

혼동을 일으키게 하였다고 본 원심의 판단은 결론에 있어서 정당한 것으로 수긍이 가고,

거기에 상표의 사용이나 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에서의 혼동에 관한

법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없기에 이 부분 상고이유를 받아들일 수 없다고 보았습니다.

피고인의 이러한 행위는 단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어

상품의 동일성을 해할 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당된다 할 것이고

이는 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 할 것이므로, 

이 사건 등록상표의 상표권자인 F는 여전히 상표권을 행사할 수 있다고 보아야 할 것입니다.

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디자인소송 분쟁시에는

유사한지 아닌지도 판단하고,

주장할 수 있는 이해관계인인지도 파악해야하며,

다양한 관점과 열려있는 시각이 요구됩니다.

하지만 디자인침해 소송 분쟁을 진행하다보면,

어쩔수없이 필수 기능적인 부분이라

유사할 수 밖에 없다고 주장하는 경우가 생깁니다.

이 디자인에서 이 부분은 필수불가결적인데,

똑같아도 이해해야 하는거 아닌가요?

디자인의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분에 대하여 그 기능을 확보할 수 있는

선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 경우에는

그 부분의 형상은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 할 수 없으므로,

그 부분이 공지의 형상에 해당된다는 등의 특별한 사정이 없는 한

디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 단정할 수 없습니다.

또한 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라

그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라

판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도

유사하다고 보아야 합니다 (대법 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 등 참조).

그리고 디자인이 표현된 물품의 사용 시뿐만 아니라

거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 합니다

(대법 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결 등 참조).

유사디자인 범위 판단시

유연한 관점 요구

옛날부터 흔히 사용되어 왔고, 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 디자인이나

구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 경우에는 디자인의 유사 범위를 비교적 좁게 보아야 하나

기존에는 없었던 참신하고 독창적인 디자인의 경우에는 디자인의 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 합니다.

따라서 참신하고 독창적인 디자인과 그 지배적인 특징이 유사한 다른 디자인이

이러한 유사 범위 안에 들어오지 않기 위해서는 참신하고 독창적인 디자인의 지배적인 특징을

압도할 수 있는 다른 창작적 특징이 있어야 하고,

그렇지 아니하면 유사 범위 안에서 벗어나기 어려운 것입니다.

특허법원 2017. 7. 21. 선고 2017허1052 판결

위 판결은 유아용 모빌 디자인 분쟁이었는데요,

유아용 모빌에서는 기둥부의 형상과 모양을 변형한 정도만으로는

확인대상디자인에 새로운 미감적 가치가 창출되었다고 보기 어려우므로,

이는 통상의 디자이너가 쉽게 할 수 있는 상업적 기능적 변형에 불과합니다.

설령 확인대상디자인의 이러한 변형이 다소의 창작성을 갖고 있다고 보더라도,

그것이 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인에 공통되는 지배적 특징을 압도하여

전체적으로 이 사건 등록디자인과 상이한 심미감을 느끼게 할 정도라고

보기는 어려운 점 등에 비추어 보면,

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 그 기둥부의 형상과 모양에 차이가 있다 하더라도

전체적인 심미감이 서로 유사하여 권리범위에 속한다고 보았습니다.

당사자의 의견과 진술이

소송에 중요한 역할을 하는 일반 민/형사 소송은

나의 주관적인 관점, 의뢰인의 정확한 진술이

소송의 승패를 결정할 수 있습니다.

하지만, 지식재산권분쟁은

고도의 전문지식이 요구되고

지재권을 바라보는 강도높은 시각과 관점으로

법률을 해석해야하기에 많은 어려움이 따릅니다.

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