구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)

 제133조의2, 제136조 제3항은, 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 

확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 

정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있습니다.

특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는

특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 

포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 

실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 합니다.

만약 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 감축에 해당되고, 

그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 

발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 

그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는

경우에는 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 않습니다

(대법 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결, 

대법 2018. 4. 12. 선고 2016후830 판결 등 참조)

대법원 2019. 2. 28. 선고 2016후403 판결 [정정무효(특)]

이 사건 정정은 명칭이 “근육강화용 실 삽입기”인 이 사건 특허발명

(특허등록번호 생략)을 대상으로 하여 특허청구범위 제1항 중 

후방을 향하도록 접혀져 있는 실을 V자형으로 접혀져 있는 실로 정정하고 

있는데요, 이러한 정정사항은 접혀져 있는 실의 형상을 

구체적으로 한정한 것으로서 특허청구범위의 감축에 해당합니다.

그리고 이 사건 특허발명의 도면 2, 3에는 실이 주사바늘 구멍 끝 부분을 

중심으로 V자 형상으로 접혀진 상태가 도시되어 있고, 

발명의 상세한 설명에는 ‘실은 대략 그 중앙부가 접혀져’라고 

기재도 되어있습니다.

원심과는 뒤집힌 결정의 특허소송,

제3자에게 예상치 못한 손해 입힐 염려 없다고 판단 …

이 사건 특허발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 

위와 같은 발명의 상세한 설명과 도면으로부터 ‘V자형으로 

접혀져 있는 실’의 구성을 충분히 파악할 수 있을 것으로 보이므로, 

이 사건 정정 전후로 발명의 목적이나 효과가 달라지지 않고, 

발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 내용을

 그대로 반영한 것에 불과하여 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 

염려가 있다고 볼 수도 없습니다.

따라서 이 사건 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 

해당되지 아니한데도 원심은 이 사건 정정으로 인하여 

이 사건 특허청구범위 제1항이 실질적으로 변경되었다고 판단하였습니다.

 이러한 원심판단에는 상고이유 주장과 같이 정정에서 

특허청구범위의 실질적 변경 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 

판결에 영향을 미친 잘못이 있습니다.

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위해

원심법원에 환송하였습니다.

특허사무소 소담에서

출원부터 소송까지 소중한권리를 담아내세요 !

특허사무소 소담에서는 변리사와 변호사가 함께 있어

특허출원부터 특허침해 소송까지

분쟁해결에도 앞장서고 있습니다.

소중한권리를 온전히 담아내기위한

아이디어경쟁이 더욱 치열해진 사회에 살고 있는 지금,

코로나시대로부터 안전하게

나의 아이디어와 권리를 지켜내세요 !

☎ 070-4352-1133

지식재산권 상담문의

디자인의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분에 대하여 그 기능을 확보할 수 있는 

선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 경우에는, 그 부분의 형상은 물품의 기능을 확보하는 데에 

불가결한 형상이라고 할 수 없습니다.

그러므로 그 부분이 공지의 형상에 해당된다는 등의 특별한 사정이 없는 한

디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 단정할 수 없고,

또한 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 

그 외관을 전체적으로 대비·관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 

판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 

유사하다고 보아야 합니다 (대법 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 등 참조).

대법원 2011. 2. 24. 선고 2010후3240 판결 [권리범위확인(디)]

위 판례의 디자인분쟁 사례가 된 물품은

받침대가 구비된 오일쿨러용 케이스였습니다.

양 디자인의 위와 같은 유사점 중 사각 형태의 몸체부 외곽 형상이나 

원형의 홀 등은 오일쿨러용 케이스의 

기본적 형태이거나 위 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라 하더라도, 

받침대가 양측 세로판 사이에  결합된 형상의 경우 송풍 모터를 지지하기 위한 

받침대를 고정시키기 위하여 오일쿨러용 케이스가 

반드시 이러한 형상을 갖고 있어야 한다고는 볼 수 없습니다.

또한, 동일한 기능을 수행하면서도 전체적인 미감을 고려하여 

그 받침대와 양측 세로판의 형상이 얼마든지 다르게 구성될 수 있으므로, 

위와 같은 형상이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 부분이라고 볼만한 아무런 증거가 없는

이 사건에 있어서, 이 부분은 위 물품을 대하는 일반 수요자가 느끼는 전체적인 심미감에 

영향을 미치는 요소임이 분명합니다.

차이점이 있긴 하지만,

자세히볼때만 인식할 수 있다면 영향 없어 …

디자인소송을 진행하다보면,

양 디자인에 대한 차이점을 찾아내어

서로 유사하지 않다는 주장을 많이 하게 됩니다.

그런경우, 차이점이 비록 일부분일 뿐이고

자세히 보아야만 나타나는 거라면

자세히 보지 않았을때 보이는 시각 시점을 기준으로 판단하기에

그다지 큰 영향을 미치지 않는 차이점이라

증거로 인정되기엔 무리가 많이 있습니다.

객관적이고 복합적인 시각으로

전문가와 함께 접근하세요 !

특허법률사무소 소담에서는

디자인 상표 특허등 다양한 출원 및 소송 경험을 대리한변리사와 변리사출신변호사가 함께특허상담 및 법률자문서비스를 제공합니다.

sodamip.com/

특허사무소 소담 홈페이지에서

광범위한 업무분야,다양한 업무성공사례를 만나보실 수 있으며

중간사건 전액무료로

거품없는 수임료 제도를 확인하세요 !

☎ 070-4352-1133

지식재산권 침해문의

어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는

 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 

거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 합니다

(대법 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 참조).

또한 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도

 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이

 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로

 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을

침해한 행위로 볼 수 없다 할 것입니다

(대법 1997. 2. 14. 선고96도1424 판결 참조).

대법원 2005. 11. 25. 선고 2005후810 판결 [권리범위확인(상)]

양 상표의 장미도형 부분은 흔히 볼 수 있는 자연물로서

그 묘사기법이 사진과 특별히 달리 취급할 수 없을 정도로 사실적이어서

상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 그 자체만으로는

식별력이 없거나 매우 미미하여 이 사건 등록상표의 요부가 될 수 없으므로

상표의 유사 여부 판단시 장미도형 부분을 제외하고 나머지 부분을 대비하여야 할 것입니다.

그러나 확인대상표장은 식별력이 없는 장미도형 부분만으로 구성되어 있으므로

그 장미도형과 이 사건 등록상표의 문자부분을 대비하여 보면,

우선 전체적인 외관이 다르고

양 표장은 전체적으로 보아 외관·호칭 및 관념이 서로 달라

동일·유사한 지정상품에 함께 사용된다고 하더라도

일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다고 할 것이므로,

확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지로 판단하였습니다.

그릇 뒷면에 별도 표시가 일반적,

장식용 의장에 불과, 상품출처 표시아냐 …

통상 접시 등의 그릇의 앞면 내지 표면의 무늬나 장식으로

각종 꽃이나 과일 등의 문양이 사실적으로 묘사된 도형이 사용되는 경우가 많고,

이러한 상품의 수요자들은 접시 등을 구입함에 있어서

물건 자체의 형상과 모양뿐만 아니라 접시에 표현되어 있는

이러한 장식 등의 미적인 가치를 평가하여 상품을 선택·구입하며,

접시 등을 생산·판매하는 자들도

그 제조업체를 그릇의 뒷면에 별도로 표시하는 것이 일반적입니다.

그러므로 위와 같이 접시 등의 제품에 표현된 도형은 특별한 사정이 없는 한

기본적으로 그릇의 일면을 이루는 디자인이나 장식용 의장에 불과할 뿐

상품 출처를 표시하기 위하여 사용되는 표장은 아니라고 봄이 상당합니다.

상품출처 표시가 아니기에

권리범위에 속하지 않는다

그렇다면 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지

않는다고 본 원심의 결론은 결과적으로 정당하고

원심이 저지른 잘못은 판결의 결과에 영향이 있는

위법이라고 볼 수 없기에 상고를 기각하고 상고비용은

 피고가 부담하는거로 하였습니다.

상표, 디자인, 특허 모두

소중한 지재권, 온전히 담아내는 소담

특허사무소 소담에서는

상표, 디자인, 특허 외에도

영업비밀, 직무발명등

소중한 아이디어를 온전히 담아냅니다.

변리사와 변호사가 함께

지식재산권 침해 및 분쟁소송도 해결하여

최상의 특허서비스와 법률자문을 제공하고 있습니다.

☎ 070-4352-1133

지식재산권 상담받기