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등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및

그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된

디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여지고

(디자인보호법 제43조),

디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을

실시할 권리를 독점합니다(디자인보호법 제41조).

여기서 디자인의 유사 여부는, 디자인을 구성하는 요소들을

각 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를

대비·관찰하여, 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과

인상이 유사한지 여부에 따라 판단하되, 그 물품의 성질, 용도,

사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를

가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하여

일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서

판단해야 합니다(대법 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등 참조).

그리고 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께

공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우

그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를

인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는

공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하기에

등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 공지 부분에서는

동일·유사하다고 하더라도 나머지 특징적인 부분에서

서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의

권리범위에 속한다고 할 수 없습니다.

(대법 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결 등 참조).

원심판결 이유에 의하면, 원심은 콤바인의 수확기커버에 대한

부분디자인인 원심 판시 제2 등록디자인(등록번호 1 생략)에서

‘정면에서 보았을 때 작업등이 비교적 폭이 넓은 사이드커버

상부 속에 좌우 대칭으로 내장된 형상’은 그 출원 전에 공개된

원심 판시 미쯔비시 디자인 등에 공지되어 있으므로

그 중요도를 높게 평가하여 유사범위를 넓게 보기는

어렵다고 판단하였습니다.

나아가 원심은, 그 도면 및 디자인 설명 등으로부터 파악되는

제2 등록디자인과 원심 판시 피고 디자인 2를 전체적으로

대비·관찰하여, 작업등의 형상과 모양이 제2 등록디자인은

세로로 긴 형태의 유리 덮개가 씌워진 하나의 작업등이

사이드커버의 전면과 측면을 비추도록 내장된 형상임에 비하여

피고 디자인 2는 2개의 개별 작업등이 각각 금속제 원형 홈에

삽입되어 사이드커버의 전면만을 비추도록 내장된 형상인 점에

차이가 있고 그 사이드커버의 형상과 모양도 상당한 차이가 있으므로

전체적으로 수요자에게 느껴지는 심미감이 달라

두 디자인이 유사하지 않다고 판단하였는데요,

앞서 본 법리를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은

정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 등록디자인의

보호범위나 디자인 유사 판단에 관한 법리를 오해하는 등의

위법이 있다고 할 수 없습니다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 대상물품을 ‘콤바인’으로 하는

원심 판시 제1 등록디자인(등록번호 2 생략)에서

‘자연스럽게 일체를 형성한 곡물탱크커버와 원동부커버의

상부 윤곽선’은 출원 전에 공개된 원심 판시 비교대상디자인 2에

이미 공지된 모양으로서 옛날부터 여러 디자인이 다양하게

고안되어 왔으므로 그 부분의 유사범위를

비교적 좁게 보아야 한다고 판단하였습니다.

나아가 원심은, 그 도면 및 디자인 설명 등으로부터 파악되는

제1 등록디자인과 원심 판시 피고 디자인 1을 전체적으로

대비·관찰하여, 곡물탱크커버 및 원동기커버의 외곽선 모양이

부드러운 느낌에서 차이가 있고, 곡물탱크커버의 형상이

제1 등록디자인은 외면 중앙부가 바깥쪽으로 완만한 호 형상으로

돌출되었음에 비하여 피고 디자인 2는 직선 형상인 점,

 탈곡커버의 형상이 제1 등록디자인은 짚 처리장치의 후단까지

연장되어 있음에 비하여 피고 디자인 1은 짚 처리장치의

후단부에 미치기 이전에 단절된 형상인 점, 조종부 전면의

엠블럼 주변 모양이 제1 등록디자인은 사각형 모양임에 비하여

피고 디자인 1은 삼각형 모양인 점 등에서도 차이가 있으므로,

전체적으로 수요자에게 느껴지는 심미감이 달라

두 디자인이 유사하지 않다고 판단하였습니다.

원심 판시 제1 등록디자인(등록번호 2 생략)의 대상물품인

 ‘콤바인’의 용도 및 사용형태, 콤바인을 광고하는

카탈로그에 콤바인의 좌우 측면과 정면을 모두 볼 수 있도록

전방 45도 지점에서 찍은 사진이 주로 실려 있는 점,

콤바인 운행 시 탈곡된 볏짚이 후부로 배출되므로

후면 또한 좌우 측면 및 정면과 동일하게 보는 사람의 눈에

자주 띄게 되는 점 등을 참작하여 보면, 콤바인에서는

그 전후좌우에서 바라보는 형태 가

보는 사람의 주의를 끄는 부분이라고 할 것인데,

이를 중심으로 대비해 보면 원심 판시 피고 디자인 1과

제1 등록디자인은 서로 유사하다고 보기 어렵습니다.

즉, 제1 등록디자인은 그 특징적 형태로서, ‘우측면도’에서

예취반송장치의 폭과 콤바인 차체의 폭은 동일한 형상,

‘정면도’에서 곡물탱크커버와 원동기커버로 이루어지는 모양을

대략 직사각형 모양에서 위 그림과 같은 모양으로 변경하고

그 외곽선을 연장할 경우 예취반송장치의 상부 끝과

부드럽게 연결되도록 함으로써 곡물탱크커버의 뒤쪽 하단에서부터

예취반송장치 하단까지 이어지는 외곽선을 부드러운 호가

되도록 한 형상,

‘배면도’에서 탈곡부커버를 뒤의 짚 처리부까지 연장시킨 형상,

‘좌측면도’에서 곡물저장탱크의 우측 외곽선이 가운데가 불룩한

호 모양이고, 방향지시등과 차폭등이 곡물저장탱크에 설치된

형상을 갖추고 있지만, 피고 디자인 1은 그러한 형상을 갖추고

있지 않아 전체적으로 보아 두 디자인은 일반 수요자의 심미감에서

뚜렷한 차이가 있습니다.

같은 취지의 원심 판단은 정당하고,

거기에 상고이유의 주장과 같이 등록디자인의 보호범위나

디자인 유사 판단에 관한 법리를 오해하는 등의

위법이 있다고 할 수 없습니다.

이에 상고를 기각하고 상고비용은 원고가 부담하기로 하였습니다.

업무상배임죄의 주체는 타인의 사무를 처리하는

지위에 있어야 합니다.

따라서 회사직원이 재직 중에 영업비밀 또는

영업상 주요한 자산을 경쟁업체에 유출하거나

스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면

타인의 사무를 처리하는 자로서 그 업무상의 임무에 위배하여

유출 또는 반출한 것이어서 유출 또는 반출시에

업무상배임죄의 기수가 됩니다.

또한 회사직원이 영업비밀 등을 적법하게 반출하여

그 반출행위가 업무상배임죄에 해당하지 않는 경우라도,

퇴사시에 그 영업비밀 등을 회사에 반환하거나

폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나

스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나

폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위 역시 퇴사시에

업무상배임죄의 기수가 됩니다

(대법 2008. 4. 24. 선고 2006도9089 판결 등 참조).

그러나 회사직원이 퇴사한 후에는 특별한 사정이 없는 한

그 퇴사한 회사직원은 더 이상 업무상배임죄에서

타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다고 볼 수 없고,

위와 같이 반환하거나 폐기하지 아니한 영업비밀 등을

경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용하더라도

이는 이미 성립한 업무상배임 행위의 실행행위에 지나지 아니하므로,

그 유출 내지 이용행위가 부정경쟁방지 및 영입비밀보호에 관한

법률 위반(영업비밀누설등)죄에 해당하는지 여부는

별론으로 하더라도, 따로 업무상배임죄를 구성할 여지는

없다고 보아야 합니다.

그리고 위와 같이 퇴사한 회사직원에 대하여

타인의 사무를 처리하는 자의 지위를 인정할 수 없는 이상

제3자가 위와 같은 유출 내지 이용행위에 공모·가담하였다

하더라도 그 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다는

등의 사정이 없는 한 업무상배임죄의 공범 역시 성립할 수 없습니다.

원심은 그 판시 증거를 종합하여, 피고인 2가 2011. 8.경

피해자 회사에서 퇴사할 당시 이 사건 각 파일을 반환하거나

폐기하지 않았고, 이후 피고인 1이 설립한 경쟁회사에 입사하여

경쟁회사를 위한 소스코드를 만드는데 이 사건 각 파일을

이용한 사실, 한편 피고인 1은 피고인 2가 2012. 8. 24.경

이 사건 14번 파일을 사용하는데 있어 공모·가담한 사실 등을

인정한 후 피고인 1에 대하여 이 사건 14번 파일 사용에 관한

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한

법률 위반(영업비밀누설등)죄가 성립한다고 판단하였습니다.

나아가 원심은 피고인 2가 퇴사하면서 이 사건 각 파일을 반환하거나

폐기하지 않아 이미 업무상배임죄의 기수에 이르렀기 때문에

이후 14번 파일을 사용한 것은 불가벌적 사후행위에 해당하나,

그와 같은 불가벌적 사후행위에 공모·가담한 피고인 1에 대하여는

이 사건 14번 파일에 관한 업무상배임죄가

별도로 성립한다고 판단하였습니다.

 그러나 원심이 인정한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면

피고인 2가 이 사건 14번 파일을 사용할 당시에는

이미 피해자 회사를 퇴사하고 1년 정도 지난 후여서

다른 특별한 사정이 없는 한 피해자 회사의 사무를 처리하는 자의

지위에 있었다고 볼 수 없으므로, 피고인 2의 이 사건 14번

파일 이용행위는 업무상배임죄의 구성요건에 해당하지 않는다고

할 것이고, 따라서 피고인 1이 이러한 피고인 2의 행위에

공모·가담하였다고 하더라도 부정경쟁방지 및

영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀누설등)죄 외에

따로 배임죄 등이 성립할 여지는 없다고 할 것입니다.

그럼에도 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 이와 달리 판단하였으니,

원심판단에는 업무상배임죄에서 타인의 사무를 처리하는 자,

불가벌적 사후행위 등에 관한 법리를 오해하여

판결에 영향을 미친 잘못이 있으므로

이를 지적하는 취지의 피고인 1의 상고이유 주장은 이유 있습니다.

원심판결 이유를 원심이 적법하게 채택한 증거들에 비추어 살펴보면,

원심이 그 판시와 같은 이유를 들어 피고인 2에 대한

이 사건 공소사실이 유죄로 인정된다고 판단한 것은 정당하고,

거기에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여

자유심증주의의 한계를 벗어나거나 엄격해석의 원칙, 죄형법정주의,

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조 제2항에서의

부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적,

영업비밀, 사용, 업무상 배임죄에서의 타인의 사무를 처리하는 자,

임무위배행위 등에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없습니다.

부정경쟁방지법 영업비밀 및 업무상배임죄

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구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로

전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제8조 제1항은

“디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제5조

제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은

그 날부터 6개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여

동조 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서는

동조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다.”고

규정하고 있고, 같은 조 제2항은 “제1항의 규정을 적용받고자 하는

자는 디자인등록출원시 디자인등록출원서에 그 취지를 기재하여

특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를

디자인등록출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출해야 합니다.

다만, 자기의 의사에 반하여

그 디자인이 제5조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우에는

그러하지 아니하다.”고 규정하고 있습니다.

(이하 ‘신규성 상실의 예외 규정').

디자인보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나

이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터

쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로

디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있습니다.

(구 디자인보호법 제5조 제1항 규정 참조).

그러나 이러한 신규성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게

가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는

디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로,

제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서 예외적으로

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과

절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도

그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여

신규성 상실의 예외 규정을 둔 것입니다.

이러한 신규성 상실의 예외 규정의 문언과

입법취지에 비추어 보면, 디자인등록을 받을 수 있는 권리를

가진 자가 구 디자인보호법 제8조 제1항의 6개월의 기간 이내에

여러 번의 공개행위를 하고 그 중 가장 먼저 공지된

디자인에 대해서만 절차에 따라 신규성 상실의 예외 주장을

하였다고 하더라도 공지된 나머지 디자인들이

가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면

공지된 나머지 디자인들에까지 신규성 상실의 예외의 효과가

미친다고 봄이 타당합니다.

여기서 동일성이 인정되는 범위 내에 있는 디자인이란

그 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 동일하거나

극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일한 디자인을 말하고,

전체적 심미감이 유사한 정도에 불과한 경우는

여기에 포함되지 않습니다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은, 피고가 이 사건 등록디자인을

출원하면서 출원서의 ‘신규성 상실의 예외 주장’란에

원심 판시 비교대상디자인 10에 관한 사항만을 기재하고,

관련 자료를 제출한 사실을 인정한 다음, 

원심 판시 비교대상디자인 1과 비교대상디자인 10은 외관 또는

심미감에 영향을 주는 요소인 정면 상단부의 개폐손잡이의 유무에

차이가 있어서 전체적으로 그 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이

시각을 통하여 동일한 미감을 일으키는 동일한 디자인으로 볼 수

없으므로, 비교대상디자인 1에 대해서는 신규성 상실의

예외 규정이 적용될 수 없다고 판단하고,

이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 1과

동일‧유사하므로, 디자인보호법 제5조 제1항 제1호에 해당한다고

판단하였습니다. 앞서 본 법리에 비추어

기록을 살펴보면 원심의 이러한 판단은 정당하고 거기에

상고이유주장과 같이 신규성상실예외에 관한

법리를 오해하는등의 잘못이 없다고 보아

상고를 기각하였습니다.

구 디자인보호법 제8조의 문언과 입법 취지에 비추어 보면,

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 구 디자인보호법

제8조 제1항의 6개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위를 하고

그중 가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 절차에 따라

신규성 상실의 예외 주장을 하였더라도 공지된 나머지 디자인들이

가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면

공지된 나머지 디자인들에까지 신규성 상실 예외의 효과가 미칩니다.

 여기서 동일성이 인정되는 범위 내에 있는 디자인이란

형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 동일하거나

극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일한 디자인을 말하고,

전체적 심미감이 유사한 정도에 불과한 경우는

여기에 포함되지 않다고 판시한 사례였습니다.

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는

 사용하는 방법이 특허발명의 특허권을 침해한다고

할 수 있기 위하여는 특허발명의 특허청구범위에 기재된

각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가

침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 합니다.

한편 침해대상제품 등에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된

구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도,

특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도

특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고

실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며,

그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게

생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면,

침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과

동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터

용이하게 발명할 수 있었던 기술에 의한 것이거나,

특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의

치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에

해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해대상제품 등은

전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과

균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을

침해한다고 보아야 할 것입니다

(대법 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결)

원심 판시 채무자 실시제품은 발명의 명칭을

“벽 블록 및 벽 구조물”로 하는 이 사건 특허발명

(등록번호 제116843호)의 특허청구범위 제1항

(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)의 구성 중 ‘앞면, 상부면,

바닥면, 후방으로 연장하는 측면을 포함하는 몸통부’와

동일한 구성을 가지고 있습니다.

그리고 채무자 실시제품은 이 사건 제1항 발명의

 ‘제1, 제2핀구멍’에 대응하는 구성으로 ‘장홈 형상으로

이루어져 삽입된 연결구의 좌우이동이 가능한

두 개의 연결구구멍’의 구성을 가지고 있으나

이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2핀구멍’은 핀을 수용하여

블록 사이의 결합을 견고히 하는 블록 상호연결수단으로서,

특허청구범위에 그 형상이나 크기에 한정이 없고 발명의

상세한 설명의 기재 및 도면 등에 의하더라도 수용된 핀의

좌우이동이 불가능한 것만으로 그 형태가 한정된다고 볼 수 없습니다.

따라서 연결구를 수용하여 블록 사이의 결합을 견고히 하는

결합수단에 해당한다는 점에서 이와 동일한 채무자 실시제품의

‘두 개의 연결구구멍’은 이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2핀구멍’의

구성에 포함된다고 함이 상당합니다.

또한 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에는 ‘제1, 제2핀구멍은

 각각 제1, 제2포켓에 인접하여 배치되고 이곳으로부터

측면방향으로 어긋나게 배열되는 것’이라고 기재되어 있는데,

 ‘포켓(43, 44)의 안쪽 끝은 대체로 핀구멍(39, 41)과 함께

 가로로 열지어 있다’는 명세서의 기재 등을 참작할 때,

그 의미는 각 핀구멍이 각 해당 포켓 안쪽 끝의 가로방향으로

 인접하여 위치하고 있다는 것으로 해석되나

채무자 실시제품에서도 각 연결구구멍이 각 해당 포켓부

안쪽 끝에서 가로방향으로 나란히 인접하여 위치하고 있으므로,

 이는 핀구멍과 포켓의 위치관계에 관한 이 사건 제1항 발명의

구성에 포함된다고 할 것입니다.

다만 채무자 실시제품에서 이 사건 제1항 발명의 구성 중

‘제1, 제2포켓’에 대응하는 구성인 ‘두 개의 포켓부’는 블록 몸통부를

관통하는 형태로 되어 있다는 점에서 블록 몸통부의 상부면과

바닥면의 하나에 개방되어 있는 위 ‘제1, 제2포켓’과는 차이가 있지만 채무자 실시제품은 두 개의 포켓부와 연결구구멍 사이에

연결구를 끼워 블록들을 견고하게 결합할 수 있게 하고

포켓부와 연결구구멍의 몸통부 내에서의 위치 차이로 옹벽의

수직축조, 후퇴축조 등을 가능하게 한다는 점에서

이 사건 제1항 발명과 과제의 해결원리가 동일합니다.

그리고 블록 몸통부의 상부면과 바닥면의 하나에 개방되어 있는

 ‘제1, 제2포켓’의 구성을 몸통부를 관통하는 형태의

‘두 개의 포켓부’로 변경하는 것은 블록의 무게나 강도 등을

고려하여 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는

정도로 자명할 뿐 아니라 그러한 변경에 의하더라도

블록간의 견고한 결합과 옹벽의 수직축조, 후퇴축조 등에서

이 사건 제1항 발명과 실질적으로 동일한 목적과 작용효과를

달성할 수 있기에 채무자 실시제품의 ‘두 개의 포켓부’는

이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2포켓’과 균등한 구성에 해당합니다.

결국 채무자 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소와

동일하거나 균등한 구성을 모두 가지고 있고,

그 구성요소 간의 유기적 결합관계도 그대로 포함하고 있으므로,

이 사건 제1항 발명에 대한 채권자의 전용실시권을

침해한다고 할 것입니다.

그럼에도 원심은 채무자 실시제품이 이 사건 제1항 발명의

구성과 동일하거나 균등한 구성을 모두 구비하고 있지 않아

이 사건 제1항 발명에 대한 채권자의 전용실시권을 침해하지

않는다는 취지로 판단하였으니, 이러한 원심결정에는

특허발명의 보호범위 판단에 관한 법리를 오해하여

판결에 영향을 미친 위법이 있으므로

이 점을 지적하는 재항고이유의 주장은 이유 있습니다.

이에따라 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리.판단하기 위하여

원심결정을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송하기로 하였습니다

특허침해 및 특허소송은

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피고는 2011. 9. 15. 특허심판원에 원고를 상대로 하여,

이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인과

유사한 디자인이거나 비교대상디자인으로부터 용이하게

창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 주장하면서

등록무효심판을 청구하였습니다.

특허심판원은 이를 2011당2213호로 심리한 후 2012. 5. 4.

이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인과

유사하여 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로

피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였습니다.

원고는 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 변 형상의

과자빵 이라는 점에서 모티브는 동일하다고 할 수 있으나,

이러한 모티브가 비교대상디자인에서 처음으로 채택된 것은

아닐 뿐만 아니라, 비교대상디자인은 변 형상을 자연물 그대로

표현한 것임에 비하여 이 사건 등록디자인은 그 전면에

활짝 웃는 사람의 얼굴 모습이 음각되어 있고

그 배면의 동그라미 속에 도형화된 코끼리 모양이 양각되어 있어

양 디자인에서 느껴지는 전체적인 심미감이 상이하므로,

양 디자인은 서로 유사하다고 할 수 없다고 주장합니다.

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여

개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로

대비 관찰 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지

여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면

세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 합니다

(대법 2011. 2. 24. 선고 2010후3240 판결 참조).

양 디자인은 이 사건 등록디자인은 하층과 중간층이 각각

거의 완전한 타원형으로 이루어져 있음에 비하여

비교대상디자인은 하층과 중간층이 마치 소시지와 같이

아래쪽으로 약간 휘어진 형상을 하고 있는 점,

이 사건 등록디자인은 상층 역시 타원형으로 이루어져 있고

그 위에 좌측으로 살짝 꼬부라진 돌기 모양이 돌출되어 있음에

비하여 비교대상디자인은 상층이 마치 소프트아이스크림

한 덩어리를 올려놓은 것과 같은 형상을 하고 있는 점,

이 사건 등록디자인은 그 전면에 활짝 웃는 사람의 얼굴 모습이

음각되어 있음에 비하여 비교대상디자인은 그 전면에 변의 모양을

보다 구체적으로 표현하기 위한 문양들이 표시되어 있는 점,

이 사건 등록디자인은 그 배면의 동그라미 속에 도형화된

코끼리 모양이 양각되어 있음에 비하여 비교대상디자인에는

그러한 모양이 없는 점 등에서 차이가 있습니다.

하지만 디자인 유사여부는 디자인이 표현된 물품의 사용시뿐 아니라

거래시 외관에 의한 심미감도 같이 고려해서 판단해야 하는데요

(대법 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 참조),

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 모두 과자빵에 관한

디자인으로서 과자빵이라는 물품의 특성상 빵을 구울 때의 온도,

앙금을 에워싼 밀가루 반죽의 두께 등에 따라 제조된 빵 표면의

모양이 잘 드러나지 않게 되는 경우가 많으므로,

이 사건 등록디자인이 비교대상디자인과 유사한지 여부를

판단함에 있어서는 사람의 얼굴 모습 등과 같은 빵 표면의

상세한 모양보다는 빵의 전체적인 윤곽을 중심으로

유사 여부를 판단하여야 할 것입니다.

그러므로 살피건대 양 디자인은 사람이 먹는 빵의 모양을

변 모양으로 하였다는 점에서 독특한 심미감이 있다고 할 것이어서

주의를 끄는 지배적인 특징을 이루는 부분도 변 모양을 모티브로해서

전체적으로 삼각형을 이루도록 3개의 타원형체가 길이 방향으로

적층 형성되어 있는 빵의 전체적인 형상과 모양이라 할 것인데요,

양 디자인의 차이점은 해당 물품을 자세히 볼 때에만

 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하거나

흔히 취할 수 있는 변형에 불과하여 전체적인 심미감에

영향을 미칠 수 없다고 할 것입니다.

결국 이 사건 등록디자인은 그 출원전에 공지된 비교대상디자인과

유사한 디자인이므로 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 의하여

그 등록이 무효로 되어야 하므로 이 사건 심결은 적법하기에

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로

이를 모두 기각하고 소송비용은 원고가 부담하게 하였습니다.

디자인출원 및 디자인소송까지

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의장의 구성 중 물품의 기능에 관한 부분이라 하더라도

그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이

존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에

불가결한 형상이라고 할 수 없습니다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면,

원심이 의장의 대상이 되는 대상물품을 “트럭용 적재함 지지구”로

하는 이 사건 등록의장(등록번호 제237866호)의 구성 중

축고정부 내부의 형상이 원형인 것은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이나 그 밖의 부분은 자유롭게 디자인할 수 있는

부분이라는 이유로, 이 사건 등록의장은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로 된 의장이 아니라는 취지로 판단한 것은

정당하고, 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없습니다.

등록된 의장은 객관적 창작성이 있어야만 그 권리범위가

인정되는 것이지만, 의장법이 요구하는 객관적 창작성이란

과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함만을

말하는 것이 아니고, 과거 및 현존의 것을 기초로 하여

거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어

그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가

인정되는 정도면 족합니다

(대법 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 참조).

등록된 의장을 구성하는 개개의 형상ㆍ모양이 공지 공용에

속하는 것이라도 이것들이 결합하여 새로운 심미감을

불러일으키는 경우에는 이를 의장의 유사 여부 판단의

대상으로 삼을 수 있습니다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 확인대상의장은

이 사건 등록의장과 유사하여 이 사건 등록의장의 권리범위에

속한다고 판단한 것은 정당하고, 상고이유에서 주장하는 바와 같은

의장의 유사 여부 및 권리범위 판단에 관한 법리오해,

심리미진 등의 위법이 없습니다.

따라서 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인

원고가 부담하게 하기로 하였습니다.

디자인출원 디자인침해등

지식재산권 보호는 창작성이 있어야

법리에 따라 보호받을 수 있는데요

소중한 내 지식재산권을 온전히 담아내는

특허사무소 소담입니다.

상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것)

제73조 제1항 제7호는 상표법 제 23조 제1항 제3호 본문에

해당하는 경우를 상표등록취소 사유로 정하고 있고

제23조 제1항 제3호 본문은 “조약당사국에 등록된 상표 또는

이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의

대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에

대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의

동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과

동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로

상표등록출원을 한 경우”를 규정하고 있습니다.

조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를 강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는 위 규정의 입법 취지에

 비추어 볼 때, 여기서 ‘정당한 이유’가 있는 경우란 반드시

상표에 관한 권리를 가진 자가 대리인 등의 상표출원에

명시적으로 동의한 경우에 한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한

경우는 물론 상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서

그 상표를 포기하였거나 권리를 취득할 의사가 없는 것으로

믿게 한 경우와 같이 대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한

상표를 출원하여도 공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로 볼 수 있는 경우를 포함하며 이러한 법리는

상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관하여도

마찬가지로 적용됩니다.

피고는 2001년 1월경 피고의 대한민국 지점인 M을 설립하여

한국에서 영업활동을 하였고, 소외인은 2003년 3월경부터

M의 대표자로 근무하였습니다.

피고는 2001년 1월경 피고의 대한민국 지점인

M을 설립하여 한국에서 영업활동을 하였고,

소외인은 2003년 3월경부터 M의 대표자로 근무하였습니다.

 소외인은 2006. 9. 27. 원고 회사를 설립하여 대표자 사내이사로

취임하고, 2006년 12월경 피고와 사이에 M 및 원고 회사에 관한

사항, 상호 계속 사용의 조건, 취급 상품, 대금 지급 등에 관하여

판매기본계약을 체결하였습니다.

원고는 2008. 9. 1. 피고와 다시 판매기본계약을 체결하였고

그 계약서 제21조 제3항에는 계약종료 시의 조치로

“원고는 계약종료 후 피고가 원고에게 판매하고 있던 상품과

유사한 상품에 피고의 상품과 동일·유사한 상품명·호칭을

사용하여 판매하지 아니한다.”라고 기재되어 있습니다.

피고는 피고의 국내 총판인 원고와 계속 거래하여 왔으나,

2012. 7. 9.경 원고의 채무불이행을 이유로 판매기본계약을

해지하는 통지서를 보냈습니다.

이 사건 등록상표들은 2008년 11월경과 2012년 5월경 출원하여

등록된 것인데, 원고는 이 사건 등록상표들을 출원하면서

피고에게 출원 승낙을 요청하거나 피고의 동의를 받았다는

증거를 제출하지 못하였습니다.

원고는 원고가 피고의 동의를 받아 피고를 위하여

이 사건 등록상표들과 유사한 원심판시 소외인 명의 등록상표들을

출원·등록받은 다음 이를 다시 피고로부터 양수하였으므로

원고가 이 사건 등록상표들을 출원한 데 정당한 이유가 있다고

주장하지만, 소외인 명의 등록상표들 역시 피고의 동의 없이

출원된 것으로 보이고, 소외인 또는 원고가 소외인 명의

등록상표들에 관한 상표권을 피고로부터 양수하였다고 보기 어렵기에 원고가 소외인 명의 등록상표들에 관하여 소외인으로부터

상표권이전등록을 받았다는 사정만으로는 이 사건 등록상표들의

출원에 관하여 피고가 묵시적으로 동의하였다거나

피고의 대한민국에서의 상표등록의 포기를 신뢰하게 하였다는 등의 정당한 이유가 있다고 볼 수 없습니다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면

원심의 판단은 정당하고 거기에 상고이유의 주장과 같은

상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 정당한 이유의 해석과

적용에 관한 법리오해나 심리미진등의 위법이 없습니다.

따라서 상고를 기각하고 상고비용은 원고가 부담하게 되었습니다.

조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를

강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는

위 규정의 입법 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘정당한 이유’가

있는 경우란 반드시 상표에 관한 권리를 가진 자가

대리인 등의 상표출원에 명시적으로 동의한 경우에

한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한 경우는 물론

상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서 상표를 포기하였거나

권리를 취득할 의사가 없는 것으로 믿게 한 경우와 같이

대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한 상표를 출원하여도

공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로

볼 수 있는 경우를 포함하며 이러한 법리는

구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관하여도

마찬가지로 적용된다는것을 판시한 사례였습니다.

상표출원 및 상표등록

지식재산권 등록 및 출원은

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단순 도메인이름 사용은

부정경쟁행위 아니라 판결한 사례

원고는 1980. 1. 24. R라는 표장에 관하여 서비스표 등록을 마쳤고

이 사건 상표는 영어사전에도 영급제 고급승용차를 뜻하는 것으로

기재되어 있을 정도로 오랜 기간 동안 자동차 분야에서

독특한 디자인을 개발하고 우수한 품질의 제품을 생산, 판매하면서

세계적으로 유명한 업체로 성공한 원고의 영업 또는 그 상품을

지칭하는 표장으로 널리 알려져 있습니다.

피고 등이 이 사건 상표와 동일한 이름을

이 사건 도메인이름으로 사용하여 개설한 홈페이지에는

"PROFILE", "항공기", "특허정보", "구매관련", "게시판"의

항목을 두고 있는데, "PROFILE" 항목에는 피고에 대한

간단한 약력을 기재해 놓았으며, "항공기", "특허정보", "구매관련"

항목에는 해당 항목에 관계되는 관련 사이트의 주소를 소개하고

해당 사이트로 이동할 수 있도록 링크시켜 놓았으나,

소위 배너광고 등은 전혀 없을 뿐 아니라

모든 정보는 무료로 공개, 운용되고 있었습니다.

원고는, 도메인이름은 그 인터넷 사이트에서 제공하는 상품이나

서비스의 출처와 품질을 나타내주므로 상표권자 이외의 자가

상표를 그대로 도메인이름으로 사용하는 경우에는

소비자들이 상표권자가 생산하는 제품과의 착오와 혼동을 일으키게 되어 피고 등이 원고의 이 사건 상표를

이 사건 홈페이지의 인터넷상의 주소를 나타내는 도메인이름으로

사용한 행위 자체가 원고의 등록상표권 내지 등록서비스권을

침해하였을 뿐 아니라 원고가 취급하는 상품인 항공기에 관한

내용을 이 사건 홈페이지에 담고 있어 장래에 이 사건 상표를

침해할 우려가 있으므로 이러한 상표권의 침해금지 내지

침해예방청구권에 기하여 피고 등에 대하여

이 사건 홈페이지에서 원고의 이 사건 상표 및 이 사건 상표와

동일한 이름을 도메인이름을 각 사용하지 말 것과

이 사건 도메인의 등록말소 절차이행을 구한다고 주장합니다.

상표법에서 규정하는 상표권 침해행위가 되기 위해서는

타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과

유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를

그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위가 요구되고

이 사건 상표와 동일한 이름을 도메인이름으로 사용한 것만으로는

상표법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위에 해당한다고

보기 어려우며 이 사건 홈페이지에서 취급하고 있는

항공기에 관한 내용도 단순히 항공회사를 소개하는 정도에

불과하므로 이로써 곧바로 원고의 영업을

침해할 우려가 있다고 볼 수도 없습니다.

또한 원고는 부정경쟁방지및영업비빌보호에관한법률에서

방지하고자 하는 영업주체의 혼동에는 주체의 동일성에 관한 혼동

이외에도 양자 사이에 거래상, 경제상, 조직상 어떠한

관계가 있다는 의심이 들게 하는 후원관계의 혼동도 포함되는 것으로 일반인이 원고나 원고의 영업과 관련이 있는 기업의 홈페이지를

찾으려면 이 사건 상표의 영문철자를 그대로 사용한 도메인이름을

이용하여 홈페이지에 접속하려고 시도하게 되고

그 경우 원고와는 관계없는 이 사건 홈페이지에 접속하게 되므로

이는 이 사건 홈페이지가 원고의 영업과의 사이에

혼동을 일으키게 하거나 그 후원관계에 있다는

혼동을 일으킬 위험이 있는 부정경쟁행위에 해당하므로

그 금지 또는 예방청구권에 기하여 피고 등에 대하여

이 사건 홈페이지에서 원고의 이 사건 상표 및

이 사건 상표와 동일한 이름을 도메인이름을 각 사용하지 말 것과

이 사건 도메인의 등록말소 절차이행을 구한다고 주장하였습니다.

살피건대, 부정경쟁방지법 제2조 제1호에서는

'국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의

영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을

사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위'

를 말하는데요 위 법률 제2조 제1호에서 말하는 '사용'이라 함은

그 규정 내용에 비추어 영리적인 사용만을 의미하는 것으로

보아야 할 것인데 피고 등은 이 사건 도메인이름으로

운용하고 있는 홈페이지의 내용이 원고의 상호나 상표 등을

영리 또는 상업적으로 사용하지 않고 있습니다.

따라서 피고 등이 원고의 상호 또는 이 사건 상표와 동일한 문자를

이 사건 도메인이름으로 사용하였다는 것만으로는

위 법률 제2조 제1호 나목에서 규정하는

영업주체혼동의 위험이 있다고 보기 어렵습니다.

 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 모두 이유 없어

이를 각 기각하여야 할 것인바, 원심판결은 이와 결론을 같이하여

정당하므로 원고의 항소를 기각하고

항소비용역시 원고가 부담하였습니다.

인터넷상의 주소를 나타내는 도메인은 상표법 제2조 제1항 제6호

다목 소정의 '간판 또는 표찰'에 해당한다고 볼 수 없고,

 "R"이라는 도메인이름으로 운용되는 홈페이지의 내용이

상호나 등록상표 등을 영리 또는 상업적으로 사용하지 않고 있다면, 상호 또는 등록상표와 동일한 문자를 도메인이름으로

사용하였다는 것만으로는 같은 법 제66조에서 규정하는

상표권 침해행위나 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조

제1호에서 규정하는 상품주체 혼동행위나 영업주체 혼동행위에

해당하지 않음을 판시한 사례였습니다.

상표 출처표시 이외 용도사용,

상표법 위반 행위일까

원심은, 피고인이 중국 소재 의류제조업체에 주문제작을 의뢰한 후

납품받아 국내에 판매하는 작업복 상의 지퍼 하단의

리테이닝 박스에 등록상표와 유사한 표장이 표시되어 있지만,

피고인이 그 위치에 위 표장을 표시하여 작업복을 제작·납품하여

달라고 의뢰한 것은 아니고 중국 소재 의류제조업체에서

작업복을 생산하는 과정에서 마음대로 위 표장이 표시된 지퍼를

사용한 것으로 보이는 점, 위 작업복의 상표 부분,

상의 지퍼 슬라이더 손잡이 부분에 피고인 고유의 작업복 상표인 M이 뚜렷이 각 표시되고, 작업복 상의 하단에 위 상표를 의미하는

“M”자가 표시된 단추가 달려 있는 점, 위 등록상표가 주지저명한

상표는 아닌 점 등에 비추어, 피고인이 위 표장을 작업복의

식별표지로서 사용한 것으로 볼 수 없다는 이유로

이 부분 공소사실을 무죄라고 판단하였습니다.

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나,

타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의

본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서

상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의

상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 할 것입니다.

(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 참조)

그것이 상표로서 사용되고 있는지의  여부를 판단하기 위하여는,

상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치,

크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와

사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이

상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 할 것입니다 (대법 2003. 4. 11. 선고 2002도 3445 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면

이러한 원심의 판단은 수긍이 가고 거기에 상고이유 주장과 같은

법리오해 등의 위법이 없습니다.

이 부분 공소사실의 요지는, 피고인은 2008. 4. 8. 주식회사

S가 상표로 등록한 원심판결 등록상표가 인쇄된 종이 태그를

피고인의 작업복 의류 1,500벌에 부착하여 판매함으로써

상표권을 침해하였다고 함에 있는데요,

이에 대해 원심은, 피고의 제품인 작업복은 위 등록상표의 지정상품인 직물, 직물제품, 침대커버, 테이블커버 등(제24류)과 

유사한 상품이 아니므로 피고인이 그 등록상표권을 침해한 것으로

볼 수 없다는 이유로 이 부분 공소사실을 무죄로 인정한

제1심판결을 그대로 유지하였다으나

 위와 같은 원심의 판단은 수긍할 수 없습니다.

타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를

그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는

타인의 등록상표권을 침해하는 것입니다

(상표법 제66조 제1항 제1호).

제1심 및 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하면,

피고인은 원심판결 별지2 기재 등록상표 I와

동일한 표장이 인쇄된 종이 태그를 피고인이 판매하는 

M 상표의 작업복에 부착하여 판매하였음을 알 수 있는바,

그렇다면 피고인은 위 표장을 작업복의 출처표시로

사용한 것이 아니라 작업복의 재료가 되는 직물의 출처표시로서

사용하였다고 보는 것이 경험칙에 부합합니다.

또한 작업복 재료인 직물은 위 등록상표의 지정상품과

동일 또는 유사한 상품에 해당함이 분명하므로,

피고인이 등록상표권을 침해하였다고 인정할 여지가 충분하기에

이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있습니다.

결국 이 부분 원심판결에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해함으로써

판결에 영향을 미친 위법이 있으므로

파기를 면할 수 없습니다.

그러므로 원심판결 중 2008. 4. 8. 자 상표법 위반 부분을 파기하고

이 부분 사건을 다시 심리.판단하게 하기 위하여

원심법원으로 환송하기로 하여

나머지 상고를 기각하기로 하였습니다.

상표 디자인 및 특허출원 등록은 변리사에게

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비치가운 디자인분쟁 - 권리범위확인심판

디자인분쟁 대상이 되는 디자인들을 먼저 살펴보면

원고의 디자인

피고의 디자인

선행디자인들

이렇게 있습니다.

피고는 2015. 4. 9. 특허심판원에 이 사건 등록디자인의

디자인권자인 원고를 상대로, 이 사건 등록디자인은 그 출원전 공지된

선행디자인들과 동일.유사하여 그 등록무효심결의 확정 여부와는

관계없이 권리범위를 인정할 수 없고

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고

주장하면서, 확인대상디자인에 대한 소극적 권리범위확인심판을

청구하였습니다.

이에 특허심판원은 위 심판청구를 2015당2203 사건으로 심리하여

2016. 1. 5. 피고는 소극적권리범위확인심판을 청구할 적법한

이해관계인에 해당하고, 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된

선행디자인들과 전체적인 심미감이 유사하여 그 등록무효심결의

확정 여부와 관계없이 권리범위를 인정할 수 없으므로

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는

이유를 들어 피고의 위 심판청구를 인용하는 내용의

이 사건 심결을 하였습니다.

원고측은 피고는 확인대상디자인을 실시하고 있는 J사의 대표이사며

직접 확인대상을 실시하고 있진 않으므로

확인대상디자인에 대해 소극적 권리범위확인심판 청구를

할 수 있는 이해관계인이 아니라고 주장하였습니다.

나아가 이 사건 심결의 본안 판단에 관하여 보더라도 선행디자인들은

모두 인터넷사이트에 올린 게시글들에 불과하며

그 내용을 사후에 임의로 조작, 변경하는것이 가능하기에

선행디자인들이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 것이라고

단정할 수 없는데도 이 사건 심결은 선행디자인들이 출원 전에

공지되었음을 전제로 확인대상디자인이 자유실시디자인이라고

주장하면서, 이 사건 등록디자인의 보호범위에

포함되지 않는다고 판단하였으니 위법한것이라 주장하였습니다.

피고측은 확인대상디자인의 실시와 관련하여 원고로부터 권리의 대항을 받아 손해를 받을 염려가 있는등의

확인대상디자인에 대하여 소극적 권리범위 확인심판 청구를

할 수 있는 정당한 이해관계를 갖고있다 주장하였고

선행디자인들과 관련하여 제출한 인터넷 게시글의 출력물들은

임의로 조작되거나 변경된 자료라고 보기 어려우므로

확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부를

판단함에 있어 대비자료로 사용할 수 있다 하였습니다.

원고와 피고의 주장을 종합하여 보면 이 사건의 논점은

피고에게 확인대상디자인에 대한 소극적 권리범위확인심판을

청구할 수 있는 이해관계가 존재하는지,

선행디자인들이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 것으로서

확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지를

판단할 수 있는지 두 개로 요악할 수 있습니다.

피고가 소극적 권리범위확인심판 청구를 할 수 있는

이해관계인인지 여부를 따져보면

디자인권등에 관한 소극적 권리범위확인심판에 있어서 심판을

청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터

권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나

손해를 받을 염려가 있는 자를 말하는데요, 이러한 이해관계인엔

등록디자인의 보호범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길

염려가 있는 대상물을 제조.판매.사용하는 것을 업으로 하고 있는자에

한하지 않고, 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로

제조.판매.사용하리라고 추측이 갈 수 있는자도 포함합니다.

피고는 지정상품을 의류 등으로 한 디자인권자이며

주식회사 J의 대표이사로서 확인대상디자인을 실시한 비치가운을

비롯하여 동물 비치가운 제품을 수입하여

오픈마켓등에서 판매하였는데요,

원고는 오픈마켓등에 j사의 확인대상디자인 제품이

이 사건 등록디자인권을 침해한다고 주장하면서 지적재산권

침해신고를 하였고 그에 따라 인터넷 쇼핑몰에서 J사의

확인대상디자인제품에 대한 판매가 중지되었습니다.

위 인정사실에 의하면 피고는 이 사건 소극적 권리범위확인심판

청구 직전까지 J상호로 이 사건 등록디자인의 대상물품 비치가운등

의류 도.소매업에 종사해왔고 현재도 S라는 상호로 의류 도.소매업을

영위중에 있고, 이사건 등록디자인과 관련하여 분쟁이 생길

염려가 충분한 확인대상디자인 제품을 판매하고 있을 뿐 아니라

확인대상디자인을 실시하고 있는 J의 대표이사로서

이 사건 등록디자인에 대한 디자인권침해죄로

형사처벌을 받을 가능성도 있습니다.

이 부분에 대하여 원고는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있는

이해관계인인지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하는데요

이 사건 심결당시 피고는 개인 사업자로서는 이미 폐업한 상태기에

이후 다시 개인사업자등록을 하고 사업을 재개하였어도

이해관계인이라고 할 수는 없다는 취지로 주장하였습니다.

하지만 피고는 의류 등을 지정상품으로 하는 상표의 상표권자이자

우의를 대상물품으로 하는 디자인의 디자인권자인데다가

확인대상디자인에 대한 이 사건 소극적 권리범위확인심판

청구 직전까지도 J상호로 이 사건 등록디자인의 대상물품 비치가운등

의류 도소매업에 종사하고 있었습니다.

따라서 이 사건 심결 당시를 기준으로 보아도 피고에게는

장래에 이 사건 등록디자인과 분쟁이 생길 염려가 있는

확인대상디자인 제품을 업으로 제조.판매.사용할 가능성이

있다고 추측하기에 충분하므로 위 주장은 받아들일 수 없습니다.

선행디자인들이 이 사건 등록디자인의 출원전에

공지된 것인지 그 여부를 판단함에 있어

인터넷 포털사이트의 개인블로그에 게재된 게시글인 사실이 인정되고

따라서 특별한 사정이 없는 한 선행디자인들은 모두

이 사건 등록디자인 출원일인 2014. 2. 21. 전 위 각 게시일자에

공지된 디자인이라고 보아야 합니다.

이 부분에 대하여 원고는 게시일자는 게시글이 블로그에 최초 게재된

날짜를 의미하는 것일 뿐, 구체적인 게시글이나 댓글의 내용은

언제든지 교체 또는 변경할 수 있다고 주장하였지만

위 증거만으로는 선행디자인들의 공지시점을 확정할 수 없다는

취지로 다투었습니다.

하지만 선행디자인들은 블로그 가입자들이 각각 자신이 구입한

제품에 대한 소개와 평가 등 일상의 다분히 사적인 내용을

게시한 것일 뿐, 피고가 위 각 게시글의 작성자들에게 영향력을

행사하여 사후에 비치가운에 대한 사진등을 교체 또는 변경했다고

의심할 만한 어떠한 사정도 존재하지 않습니다.

특히 선행디자인 3이 포함된 게시글에 달린 댓글을 보면

우리도 요 가운 사용중인데 꿀벌도 귀엽다라고 달려있는데

이에 비추어 보면 선행디자인 3의 게시글에는

처음부터 비치가운 사진이 포함되어 있었기에

위와 같은 댓글이 달린 것으로 판단할 수 있습니다.

그렇기에 확인대상디자인은 선행디자인들에 의해

쉽게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로,

이 사건 등록디자인과 대비할 필요도 없이 이 사건 등록디자인의

보호범위에 포함되지 않습니다.

따라서 나머지 쟁점에 관하여는 나아가 살필 필요 없이

이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다며 기각하였고

소송비용도 원고에게 부담하도록 하였습니다.

디자인분쟁 사례를 보면 절차도 매우 복잡하고

원고처럼 확실하고 다양한 증거가 없으면

패소한뒤로 소송비용도 부담하게 됩니다.

그렇기에 전문가의 도움과 법률자문을 받아서

신중하게 진행하시는 것을 권합니다.

변리사와 변호사가 함께 있어 특허상담은 물론

법률자문을 받을 수 있는 종합 특허법률사무소 소담에서

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