공구 디자인침해소송 / 특허사무소 소담

좌 - 원고의 디자인 / 우 - 피고의 디자인

본 디자인침해소송은 미국특허청에 등록된 원고의 공구디자인이

피고의 디자인과 유사하지 않다는 판결에 불복하여

원고가 항소한 판례이다.

원고는 전체적인 디자인을 고려하지 않고,

디자인의 기능 측면을 장식 측면과 분리시켜 판결한것은

잘못된 것이라 주장하였고,

피고는 원고의 디자인과 자신의 디자인의 유일한 유사성은

보호대상이 되지 않는 기능 구성요소의 유사성뿐이므로

제대로 판결이 내려진것이라 하였다.

이에 미국연방항소법원은 피고의 디자인은 기존 해머에 스터드 플레이밍툴과

쇠지레를 접목한 다기능공구의 기능적인 구성요소들을 배제한다면

원고와 서로 다른 디자인이라고 판결하여,

앞선 1심의 판결을 계속 유지하였다.

공구의 손잡이, 해머헤드, 쇠지레 등의 구성요소는 그 기능에 따른 구조를 지닌다.

예를들어 쇠지레는 긴 손잡이의 끝에 있어서 좁은 공간에 들어갈 수 있고,

손잡이 부분은 가장 긴 부분을 차지해야 최대한의 지렛대 효과를 낼 수 있다.

따라서 본 판례에서는 디자인의 기능적 측면이 아닌 비기능적 측면을 중심으로

두 디자인이 유사한지 여부를 판결하였다.

이번 판례를 통해 알 수 있듯이, 디자인이 장식보다는 기능과 관련된 것이라면

그 부분을 유사디자인 판단시 배제하고 있다.

즉, 기능적인 디자인에 장식적인 측면이 담겨 있는 경우에는

그 디자인의 권리범위는 장식적인 영역에만 국한됨을 의미한다.

따라서 디자인 할 때, 자신의 권리범위가 협소해지지 않기 위해서는

창작성 있는 장식요소들을 최대한 반영하는것이 바람직하다.

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듬뿍 권리범위확인심판 상표소송

좌 - 원고의 상표 / 우 - 피고의 확인대상표장

원고는 확인대상표장은 그 요부인 듬뿍이 등록상표와 외관, 관념 및 호칭에 있어

동일하기에 그 지정상품도 동일하므로

확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속한다고 하였고

피고는 등록상표와 확인대상표장에 공통으로 있는 듬뿍은

지정상품의 수량을 보통으로 표시하는 표장으로서

상표법 제 51조 제2호에 의하여 상표권의 효력이 미치지 않는다 반박하였다.

상표법 제 51조 제2호는 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의

보통명칭, 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격 또는 생산방법, 가공방법 및 시기를

 보통으로 표시하는 방법으로 표시하는 상표에는

상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있다.

그러므로 등록상표와 확인대상표장에 공통으로 포함된 듬뿍이

그 지정상품의 성질을 표시하는 상표인지에 관하여 살피건대,

듬뿍은 원래 그릇에 그득하고 수북한 모양이나

풀이나 먹물 따위를 넉넉히 칠하거나 묻히는 모양을 나타내는 말을 의미한다.

이에, 듬뿍이 등록상표와 확인대상표장에 공통으로 포함되어 있는

지정상품인 우유에 사용될 경우에는

일반 수요자로 하여금 영양이 가득하다, 또는 용기 내에 우유가 가득 들어있다는것을

직감케 할 것이므로 듬뿍은 상표법 제 51조 제2호 소정의 상품의

품질, 수량등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 불과하다 할 것이어서

이 부분에 대하여는 등록상표의 효력이 미치지 아니한다 할 것이다.

확인대상표장 중 듬뿍 부분은 상표법 제 51조 제2호에 의하여

이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니하므로

확인대상표장 중 이를 제외한 나머지 표장인 우유속 진짜 바나나과즙과

이 사건 등록상표 듬뿍을 대비하면 양 표장은 외관, 관념 및 호칭이 서로 다름이 명백하므로

등록상표와 확인대상표장은 전체적, 이격적으로 관찰할 경우 서로 유사하지 아니하다.

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특허침해에 있어 직접적인 특허침해도 있지만 간접침해 역시 특허침해에 해당합니다.

그럼 이러한 특허침해 중 간접침해 행위는 무엇인지 특허법률사무소 소담에서 알려드리겠습니다.

특허권 간접침해행위

간접침해란 특허발명 그 자체의 실시가 아니므로 직접침해는 아니지만,

그대로 방치할 경우 침해의 개연성이 높은 일정한 행위에 대해 특허권을 침해하는 것으로

의제하는 것을 말합니다.

특허가 물건의 발명인 경우

특허가 물건의 발명에 관한 것일 때에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산.양도.대여 또는

수입하거나그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위이어야 한다.
생산이란 특허발명의 구성요소를 충족하지 아니한 물건을 받은 자가 이를 사용하여

특허발명의 구성요소를 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위를 의미하고,

가공, 조립, 수리 등의 행위도 포함될 수 있다. 여기서 문제가 되는 것은 부품의 교체가 특허발명인

물건의 사용이 아닌 생산에 해당하는지 여부이다.

부품이 비소모품인 경우에는 발명의 기술적 사상과 관련된 본질적인 구성요소라면

부품의 교체가 생산에 해당하고 특허발명의 대상 또는 그와 관련된 물건을 사용함에 따라

마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모품인 경우에는

i) 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고
ii) 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서
iii) 해당 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고
iv) 특허권자 측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조.판매하고 있다면 생산에 해당한다

는 것이 판례의 태도이다.

특허가 방법의 발명인 경우

특허가 방법의 발명에 관한 것일 때에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을

생산.양도.대여 또는

수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위이어야 한다.