상표법 제73조 제1항 제3호에서 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여

취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우라 함은

상표권자가 등록상표 그 자체 또는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를

현실로 사용하지 아니한 때를 말하고, 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족합니다.

상표권자가 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든가,

그 상표의 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용한다 하더라도

이는 동일한 상표의 사용이라고 할 것입니다

(당원 1989.12.12. 선고 89후759 판결; 1992.10.27. 선고 92후605 판결;

1992.11.10. 선고 92후650 판결 등 참조).

대법원 1994. 11. 8. 선고 93후2059 판결

[상표등록취소] [공1994.12.15.(982),3275]

기록에 의하면, 피심판청구인이 지정상품인 팔목시계의 광고선전용으로 제작한 카달로그상에

상표를 표시하면서 “JAGUAR FOCUS”라는 표시와 함께 좌측중앙부근에

“상표 1”라는 표시(이하 사용상표라 한다)를 사용하고 있는바,

위 “JAGUAR FOCUS”라는 표시는 위 연합상표와 동일성 있는 상표사용이라고 할 수 없으나, 

위 사용상표의 표시는 이를 위 연합상표와 비교하여 보면,

전체적으로는 연합상표는 흰색 바탕에 검정색 활자로 표시한 반면 위 사용상표는

역사다리꼴의 도형 안에 녹색 바탕에 흰색 및 노란색의 활자로 표시하고 있고,

연합상표상에는 상단에 표시되어 있는 영문자부분 “JAGUAR FOCUS”가 사용상표상에는

하단에 작은 활자로 표시되고 국문자 부분이 상단에 글자꼴이 약간 변형되어 크게 표시되었습니다.

연합상표상에는 하단의 좌측에 “JAGUAR FOCUS”의 두문자(이니셜)만을 따서

이를 사각형 안에 약간 도형화시켜 배치시켰으나 위 카달로그 상에는 이 도형부분이 빠져있고

대신 “JAGUAR FOCUS” 아래에 이와 거의 같은 크기의 활자로 “QUARTZ”라는 문자를 부기한 차이점이 있긴 하나,

연합상표상에 있는 도형부분 “상표 3”은 그 자체만으로는 식별력이 있는 요부라고 할 수 없습니다.

위 사용상표에 부가된 “QUARTZ” 부분은 수정진동자를 이용한 시계임을 나타내는 것으로서

지정상품의 성질표시에 해당하여 이 또한 식별력이 있는 요부라고 할 수 없어

이러한 부분이 있고 없음은 단지 부기적인 변형에 불과하다고 할 것이므로 거래통념상 색상이나 글자꼴의 차이,

문자의 도치, “상표 3”도형 대신 “QUARTZ”의 부기적인 표기 등에도 불구하고

위 사용상표의 사용이 동일성을 벗어날 정도로 변형되어 사용된 것이라고는 말할 수 없다 할 것입니다.

상표법위반 상표침해 판단,

전문가의 도움이 필요

단순 상표법리해석에 의거하여 상표권침해 상표법위반 여부를 판단하는게 아닌

전체적인 관점으로 접근하여 복합적인 시각으로 판단되는것이

상표를 포함한 지식재산권 분쟁입니다.

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어떤 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지 여부는 사회통념상 인정되는

그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부,

그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가

모두 포함되었는지 여부, 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등

위의 각 요소들을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단하여야 합니다.

사회통념상 인정되는 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없다고 하기 위해서는,

그 물건에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 합니다.

이와 달리 단순히 특허방법 이외의 다른 방법에 사용될 이론적, 실험적

또는 일시적 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는

그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어렵습니다

(대법 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 참조).

또한 당사자가 주장한 사항에 대한 구체적·직접적인 판단이

판결 이유에 표시되어 있지 않았더라도

판결 결과에 영향이 없다면 판단누락의 위법이 있다고 할 수 없습니다

(대법 2002. 12. 26. 선고 2002다56116 판결 등 참조).

대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결 [손해배상(지)] [공2019상,622]

원고는 원고 보조참가인(이하 ‘참가인’이라고 한다)과 사이에

이 사건 실시계약을 체결하면서 이 사건 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비를 제조·판매할 권한을

참가인에게 명시적으로 부여하였으므로, 참가인이 피고 회사에 이 사건 각 용접기를 판매한 것은

특허권자인 원고의 허락하에 이루어진 적법한 양도에 해당합니다.

피고 회사가 이 사건 각 용접기의 일부를 사용하는지 여부에 관하여

원심이 아무런 판단을 하지 않았음은 상고이유 주장과 같으나,

앞서 본 바와 같은 이유로 이 사건 각 용접기에 대하여 특허권이 소진되어 특허권 침해가 성립하지 않는 이상

원심의 이러한 판단누락은 판결의 결과에 영향을 미치는 것이라고 할 수 없으므로,

이에 관한 원고의 상고이유 주장은 받아들일 수 없다고 보았습니다.

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소에 적법한지, 이해관계인인지 등

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지식재산권변리사 상담문의

외국 법원의 관할을 배제하고 대한민국 법원을 관할법원으로 하는

전속적인 국제관할의 합의가 유효하기 위하여는, 당해 사건이 외국 법원의 전속관할에 속하지 아니하고,

대한민국 법원이 대한민국법상 당해 사건에 대하여 관할권을 가져야 하는 외에,

당해 사건이 대한민국 법원에 대하여 합리적인 관련성을 가질 것이 요구되며,

그와 같은 전속적인 관할 합의가 현저하게 불합리하고 불공정하여

공서양속에 반하는 법률행위에 해당하지 않는 한

그 관할 합의는 유효하다고 할 것입니다

(1997. 9. 9. 선고 96다20093 판결, 대법 2010. 8. 26. 선고 2010다28185 판결 참조).

그리고 당해 사건이 외국 법원의 전속관할에 속하는지 여부와 관련하여

특허권은 등록국법에 의하여 발생하는 권리로서 법원은 다른 국가의 특허권 부여행위와

그 행위의 유효성에 대하여 판단할 수 없으므로 등록을 요하는 특허권의 성립에 관한 것이거나

유·무효 또는 취소 등을 구하는 소는 일반적으로 등록국 또는

등록이 청구된 국가 법원의 전속관할로 볼 수 있습니다.

그러나 그 주된 분쟁 및 심리의 대상이 특허권의 성립, 유·무효 또는

취소와 관계없는 특허권 등을 양도하는 계약의 해석과 효력의 유무일 뿐인 그 양도계약의 이행을 구하는 소는

등록국이나 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할로 볼 수 없습니다.

또한 계약서에 기재된 당사자의 서명이 당사자 본인이 아니라 제3자에 의하여 이루어진 것이라 하더라도,

제3자가 당사자 본인으로부터 수여받은 권한의 범위 내에서 당사자 본인을 대리하여 서명한 것이라면

그 계약은 당사자 본인과 사이에 유효하게 성립한다고 볼 것입니다.

계약당사자 중 일방만이 의무를 부담하고 다른 일방에 대하여는 반대급부나 부담이 부과되지 않았다는 사정만으로는

그 계약이 민법 제103조 또는 제104조에 위반되어 무효라고 볼 수 없으며,

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제39조 제3항이

종업원 등이 한 발명 중 직무발명을 제외하고는 미리 사용자 등으로 하여금

특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정한 계약이나

근무규정의 조항은 이를 무효로 한다고 규정하고 있습니다.

하지만 그렇다 하더라도 고용계약 종료 후 그와 별도로,

발명이 이루어진 뒤 사후적으로 특허권 등을 양도하는 계약을 체결한 경우에는 고용계약 당시

그와 같은 약정이 있었다는 사정만으로 이후 체결된 특허권 등의 양도계약이 무효라고 볼 수 없으며,

양도계약의 목적물이 타인의 권리에 속하는 경우에 있어서도 그 양도계약은 계약당사자 간에 있어서는 유효하고,

그 양도계약에 따라 양도인은 그 목적물을 취득하여 양수인에게 이전하여 줄 의무가 있습니다.

(대법 1993. 8. 24. 선고 93다24445 판결 참조).

또한 입증촉구에 관한 법원의 석명권은 소송의 정도로 보아 당사자가 무지,

부주의 또는 오해로 인하여 입증하지 아니하는 것이 명백한 경우에 한하여 인정되는 것이고

다툼이 있는 사실에 관하여 입증이 없는 모든 경우에 법원이 심증을 얻을 때까지

입증을 촉구하여야 하는 것은 아니며(대법 1991. 11. 8. 선고 90다15716 판결,

대법 1998. 2. 27. 선고 97다38442 판결 등 참조),

결서의 이유에는 주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로

당사자의 주장, 그 밖의 공격방어방법에 관한 판단을 표시하면 되고

당사자의 모든 주장이나 공격방어방법에 관하여 판단할 필요가 없습니다(민사소송법 제208조).

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