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특허권자가 어떤 물품이 자신의 특허권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우,

그 심판청구인이 특정한 물품과 피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이에 동일성이 인정되지 아니하면,

피심판청구인이 실시하지도 않는 물품이 특허권의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도

그 심결은 심판청구인이 특정한 물품에 대하여만 효력을 미칠 뿐

실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대하여는 아무런 효력이 없으므로,

피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구는

확인의 이익이 없어 부적법하고 각하되어야 합니다 (대법 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결).

특허법원 2007. 7. 5. 선고 2006허6723 판결

 원고는 2006. 2. 13. 피고가 실시하고 있는

이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 목적, 구성 및 효과가 동일하여

이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하면서, 특허심판원에 2006당350호로

적극적 권리범위확인심판을 청구하였는데요,

특허심판원은 이에 대하여 2006. 6. 29. 피고가 이 사건 확인대상발명을 실시하였거나

실시하고 있다고 볼 증거가 없어 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 인정되지 아니한다는 이유로,

이 사건 심판청구를 각하하는 심결을 하였습니다.

원고측과 피고측의 주장

원고측에서는 피고는 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있고,

이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 목적,

구성 및 효과가 동일하므로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하였는데요,

가사, 피고가 이 사건 확인대상발명인 자수물 을 실시하지 않고 그 일부 구성인 스팽글 만을 실시한다 하더라도,

스팽글은 이 사건 특허발명의 생산에만 사용되는 물건이어서 스팽글을 실시하는 것은

이 사건 특허발명의 간접침해에 해당하여 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 덧붙였습니다.

이에 피고는 이 사건 확인대상발명의 일부 구성인 스팽글만 실시하고 있을 뿐 스팽글이 봉착된 자수물인

이 사건 확인대상발명을 실시하고 있지 아니하므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하며

 스팽글은 구두, 모자 등의 물품에서 장식용으로 널리 사용되는 것이어서 이 사건 특허발명의 생산에만

사용되는 물건에 해당하지 아니하므로, 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 내세웠습니다.

이 사건 확인대상발명은 하나의 필름상에 단계별로 색도를 달리하여 다양한 색상으로 인쇄된 스팽글이

하나의 자수라인에 반복 혹은 연속적으로 봉착된 것을 특징으로 하는 자수물 에 관한 것인데요

각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고가 단계별로 색도를 달리하여 다양한 색상으로 인쇄된 스팽글을

제조, 판매하고 있는 사실은 인정되나, 나아가 위 증거들만으로는 피고가 스팽글이 봉착된 자수물까지

실시하는 것으로 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없습니다.

따라서, 이 사건 심판청구는 피고가 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있다고 볼 근거가 없어

그 확인의 이익이 인정되지 아니하므로, 이 사건 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 구성이

동일한지 여부에 관하여 나아가 판단할 필요 없이 부적법하다고 보았습니다.

확인대상발명 - 상대방 실시품 자체만으로 특정해야 …

또한 피고가 실시하고 있는 스팽글이

이 사건 특허발명의 생산에만 사용되는 물건에 해당하는지 여부를 판단하기에 앞서,

먼저 이 사건 확인대상발명이 원고의 간접침해 주장과 관련하여

적법하게 특정된 것인지에 관하여 직권으로 살펴보았는데요,

적극적 권리범위확인심판은 특허권자가 상대방의 실시품을 확인대상발명으로 특정하여

그 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단을 구하는 심판입니다.

그렇기에 상대방의 실시품이 특허발명의 생산에만 사용되는 물건에 해당하여

특허발명의 간접침해에 해당하므로 특허발명의 권리범위에 속한다는 판단을 구함에 있어서는

 확인대상발명을 자신의 특허발명 전체가 아닌

상대방의 실시품 자체만으로 특정하여야 합니다.

그런데, 원고는 예비적으로 피고의 실시품인 스팽글이

이 사건 특허발명의 생산에만 사용되는 것이어서 간접침해에 해당한다고 주장하면서도,

이 사건 확인대상발명은 스팽글이 아니라 스팽글이 봉착된 자수물로 특정하여

심판을 청구하고 있어 이 사건 심판청구는 간접침해로 인하여

권리범위에 속하게 되는지 여부 판단과 관련하여서는

확인대상발명을 제대로 특정하지 못한 것이어서 역시 부적법하다 할 것이기에

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하고,

소송비용은 원고가 부담하였습니다.

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디자인권에 관한 소극적 권리범위확인심판에 있어서의

심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터

권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말합니다.

이러한 이해관계인에는 권리범위에 속하는지 여부에 관하여

분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하는 것을 업으로 하고 있는 자에 한하지 아니하고

그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고

추측이 갈 수 있는 자도 포함됩니다

(대법 2000. 4. 11. 선고97후3241 판결 참조).

특허법원 2007. 7. 20. 선고 2007허3769 판결 [권리범위확인(디)]

원고로부터 디자인침해금지 요청 경고장 받은 피고는

심판청구 이해관계인 해당

위 사례에선 심판청구인인 피고는

이 사건 등록디자인과 동종의 물품을 제조·판매하는 자로서

이 사건 등록디자인권자인 원고로부터

디자인권의 침해금지를 요청하는 경고장을 받은 사실을 인정할 수 있었습니다.

위 인정사실에 의하면,

피고는 이 사건 심판청구를 할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 할 것이고,

설령 원고의 주장처럼 확인대상디자인이 이 사건 심판청구 당시

제조·판매해 온 물품이 아니어서

원고로부터 경고장을 받게 된 당해 물품이 아니라 하더라도

심판청구인으로서는 장래 실시하고자 하는 확인대상디자인이

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하는지의 여부를 확인하기 위하여

심판을 청구할 이익이 있다고 할 것입니다.

따라서 이 사건 심판청구는 적법한 이해관계인에 의하여 청구된 것으로서

확인의 이익이 인정되었으며,

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하지 아니하므로

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다고 판결하였습니다.

이해관계에 해당되어야만

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구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제89조는

특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고,

그 허가 또는 등록 등(이하 ‘허가 등’이라 한다)을 위하여 필요한

활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는

대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항의 규정에 불구하고

그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서

당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있고 규정하여 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여

특허발명을 실시할 수 없는 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해주는 제도를 두고 있습니다 

(대법 2017. 11. 29. 선고 2017후882, 899 판결 등 참조).

위 조항에서 말하는 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명의 하나로

구 특허법 시행령 제7조 제1호는 특허발명을 실시하기 위하여 구 약사법

(2007. 4. 11. 법률 제8365호로 개정되기 전의 것) 제26조 제1항

또는 제34조 제1항의 규정에 의하여

품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명을 들고 있습니다.

존속기간이 연장된 특허권의 효력은?

한편, 존속기간이 연장된 특허권의 효력에 대해 구 특허법 제95조는 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의

대상물건에 관한 그 특허발명의 실시 외의 행위에는 미치지 아니한다고 규정하고 있는데요,

특허법은 이와 같이 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위를 규정하면서

청구범위를 기준으로 하지 않고 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한

특허발명의 실시로 규정하고 있을 뿐,

허가 등의 대상 ‘품목’의 실시로 제한하지는 않았습니다.

이러한 법령의 규정과 제도의 취지 등에 비추어 보면,

존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는

특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과

특정 질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분,

치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 합니다.

특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산 등을 한 의약품이

약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 사람(이하 통상의 기술자)이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고,

인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면

존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 합니다.

대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결

이 사건 특허발명은 과민성 방광증상 등에 치료효과를 가지는

특정 기본골격을 갖는 화합물을 특징으로 하는

물질특허인데, 그 유리염기 형태의 특정 화합물은 숙신산이나 푸마르산을 비롯한

다양한 산과 염 화합물을 형성할 수 있습니다.

원고 A는 2007. 6. 26. 특허청장에게 이 사건 특허발명을 실시하기 위하여

이 사건 허가대상 의약품의 수입품목허가를 받는 데 1년 6월 16일이 걸렸다는 이유로

위 기간만큼 이 사건 특허발명의 존속기간을 연장해줄 것을 요청하는 내용의 존속기간 연장등록출원을 하였는데

위 출원서에는 일반명(품목명) 숙신산 솔리페나신, 제품명(상표명) 베시케어정, 효능 및 효과(용도)

과민성 방광 증상의 치료 등이 기재되어 있고,

특허청 심사관은 2007. 8. 21. 이 사건 특허발명의 존속기간을 1년 6월 16일 연장하는 내용의

존속기간 연장등록결정을 하였는데요, 이에 따라 이 사건 특허발명의 청구항 1 내지 8의

존속기간 만료일이 2015. 12. 27.에서 2017. 7. 13.로 연장되었습니다.

피고 제품은 건강한 사람을 대상으로 한

임상 1상 시험에서 피고 제품을 투여한 후

유효성분인 솔리페나신의 혈중농도가 이 사건 허가대상 의약품을 투여했을 때와

대등한 수준임을 확인하는 내용의

생물학적 동등성 시험자료를 제출하여 제조‧판매품목허가를 받았습니다.

투여용량 미세한 차이,

치료효과 다르지 않아 …

일반적으로 약물의 염은 약물의 용해도와 흡수율을 높이기 위해

유리염기 형태의 화합물과 결합시키는 작용을 한하고

(중략)

푸마르산염과 숙신산염의 성질, 이 사건 허가대상 의약품과

피고 제품의 투여용량의 미세한 차이만으로

인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해

나타나는 치료효과가 다르다고 볼 수 없다고 판단하였습니다.

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디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 

그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 

상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로, 

그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도

유사하다고 보아야 하는건 자명한 사실입니다.

또한 대비되는 디자인의 대상 물품들이 다같이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여

당연히 형태의 변화가 일어나는 경우에 그 디자인의 유사 여부는 형태의 변화 전후에 따라 

서로 같은 상태에서 각각 대비한 다음 이를 전체적으로 판단하여야 하는데요

즉 열린상태/닫힌상태에 등 이러한 상태와 형태변화가 가능하여 상태에 따라 느껴지는 심미감이 다를땐

어떻게 판단하는 지 엎개를 예를들어 판례를 소개해드리고자 합니다.

대법원 2010. 9. 30. 선고 2010다23739 판결 [디자인권침해금지등] [공2010하,1984]

 이 사건 제1 및 제2 등록디자인과 원심 판시 피고 실시 디자인은 모두 

부속품 수납공간과 휴대폰 수납공간을  별도로 구분하고

부속품 수납공간만을 가리는 내부덮개 및 본체 전부를 가리는 

외부덮개 등을 형성한  휴대폰 포장용 상자에 관한 것이었습니다.

그렇기에 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히

내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태, 내부덮개만이 닫힌 상태 및 

내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태 등으로 형태의 변화가 일어나게 되므로

이 사건 제1 및 제2 등록디자인과 피고 실시 디자인의 유사 여부는 형태의

변화 전후에 따라 서로 같은 상태에서 각각 대비한 다음 이를 전체적으로 판단하여야 합니다.

양 디자인은 내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태에서는 그 형상과 모양이 유사하고,

또한 내부덮개만이 닫힌 상태에서도 부속품 수납공간과 휴대폰 수납공간이 따로 분리되어 있고,

그 가로 세로 길이의 비율이 대략 2 : 1이며, 부속품 수납공간만을 가린

내부덮개 및 상단의 일부가본체를 감쌀 수 있도록 구성된 외부덮개가

각 형성되어 있는 등으로 유사한데,

각 내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태에서의 형상과 모양은 동일·유사한 물품에 관한

선행디자인들에 의하여 공지된 것이어서 그 중요도를 높게 평가할 수 없지만,

내부덮개만이 닫힌 상태에서의 위와 같은 형상과 모양은 휴대폰 포장용 상자에 관한 선행디자인에서는

찾아볼 수 없는 참신한 것으로서 피고 실시 디자인과의 전체적인 유사 판단에 있어

그 중요도를 높게 평가하여야 할 것입니다.

지배적인특징이 가장 잘 드러난 상태가 유사하므로

다른 차이점들로 달라지진 않는다

다만 내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태에 관하여 보면,

내부덮개를 본체에서 분리할 수 있으며,

또한 내부덮개가 본체 전부를 덮되

휴대폰만이 드러나도록 내부덮개에 직사각형의 빈 공간을 형성하는 등에서

이 사건 제1 및 제2 등록디자인과 차이가 있긴하나

이와 같이 부속품 수납공간 내에서 격벽을 제거하거나 내부덮개를 본체에서 분리하는 것 등은 

흔히 취할 수 있는 변형에 해당하여 새로운 미감적 가치를 창출하는

부분이라고 하기 어렵습니다.

그렇다면 이 사건 제1 및 제2 등록디자인의 지배적인 특징이 가장 잘 드러난

내부덮개만이 닫힌 상태에서의 형상과 모양이 피고 실시 디자인과 유사한 이상,

내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태에서의 차이점들로 인하여

전체적인 심미감이 달라진다고 보기는 어려우므로,

전체적으로 보아 유사하다고 판단하였습니다.

디자인침해 판단,

왜 전문가와 진행해야 하나

디자인침해 유사디자인판단은

디자인의 전체적인 심미감이 유사한지 볼 때

어느부분을 중요부분으로 놓고 판단해야 하는지

지배적인 형상을 추리는 자세도 요구되며,

그에대한 정확하고 객관적인 판단까지 필요합니다.

그렇기에 전문가의 관점으로 접근하여

하나하나 체계적이고 면밀한 분석을 통해

소중한 나의 디자인을 지켜내는것을 권합니다.

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특허청구의 범위에 관하여 다항제를 채택하고 있는 우리나라에 있어서

특허청구의 범위의 항이 2이상인 경우 그 특허청구의 범위의 항마다

무효로 할 수 있으나(1990.1.13. 개정 이전의 구 특허법 제69조 제2항, 현행법 제133조 제1항 참조),

이와는 달리 1개의 특허청구범위의 항의 일부가 공지기술의 범위에 속하는 등

특허무효의 사유가 있는 경우에는 그 공지기술 등이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것이라고

인정되지 아니하는 한 그 항 전부에 관하여 무효로 하여야 하고, 그 특허청구범위의 항 중

일부에 관하여만 무효라 할 수는 없다고 할 것입니다.

대법원 1994. 4. 15. 선고 90후1567 판결 [특허무효] [공1994.6.1.(969),1482]

본건특허는 두개 이상의 화합물을 소정 비율로 배합하여 제조한 염료조성물에 관한 것이고,

이와 같은 염료조성물의 진보성은 그 조성물 자체의 작용효과 유무에 따라 판단되어야 하는 것이며,

비록 조성물을 구성하는 개개의 성분이 공지의 범주에 속하는 화합물이라 할지라도

이를 소정비율로 배합한 결과

종전에 예측할 수 없는 작용효과가 창출되었다면 이는 진보성이 있는 것입니다.

일부무효 경우에는 특허전체 무효

그렇다면, 원심으로서는 본건특허의 청구범위 및 명세서 기재 전반을 통하여 파악되는

조성성분 각각의 공지 여부와 더불어 조성물 자체의 작용효과 유무를 심리한 다음

이를 기초로 단일항으로 된 본건특허의 조성물 중 무효사유에 해당하는 것이있는지 여부를 가려

일부무효의 경우에는 특허 전체가 무효가 된다는 법리를 적용하여야 할 것입니다.

그럼에도 원심은 본건특허의 실시예 2 내지 15의 경우에는 조성물로서의 작용효과에 대하여

판단하지 아니한 채 아무런 이유 설시없이 막연히 각 염료의 배합이나 그 배합비율은

발명의 특징이 될 수 없다고 판시한 다음

단일항으로 청구된 본건특허에 일부무효 사유가 있더라도 실시예 1의 경우에는

발명의 진보성이 인정되므로 특허 전체가 무효라고는 할 수 없다고 판단하였습니다.

이러한 원심결에는 특허무효사유에 관한 법리오해의 위법이 있다 할 것이고

이 점을 지적하는 논지는 이유 있으므로

다른 상고이유에 대한 판단을 생략하고 원심결을 파기하여 사건을

특허청 항고심판소로 환송하기로 하였습니다.

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도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남기므로,

도형상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여

두 상표를 동일·유사한 상품에 같이 사용하는 경우 일반 수요자나

거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여

오인·혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부를 기준으로 하여야 합니다

(대법 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결, 대법 2013. 7. 25. 선고 2011후1548 판결 등 참조).

특허법원 2015. 7. 17. 선고 2015허1874 판결

원고의 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은

2013. 12. 16. 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여

상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 선등록상표와 외관이 유사하고

지정상품이 견련관계에 있는 점 등에 비추어

상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였습니다.

이에 원고는 2014. 1. 3. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2014원43호)을 청구하였는데,

특허심판원은 2015. 2. 27. ‘이 사건 출원상표는

선등록상표와 도형을 구성하는 모티브가 동일하고 외관이 주는

지배적인 인상이 유사하여 그 표장이 서로 유사하고,

지정상품도 동일 내지 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에

해당하며, 국내외의 수요자 간에 발리의 상표로 현저하게 인식되어 있는

선등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서

부당한 이익을 얻으려는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표이므로

상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로

원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였습니다.

하지만 뒤집힌 원심,

왜 원고의 주장이 받아들여졌나

이 사건 출원상표와 선등록상표는 검은색 도형 내부에 흰색의 옆으로 누운 아치형의 도형 2개가

상하로 배치된 점에서는 유사하나, 모두 하나의 검은색 도형와

그 내부의 2개의 흰색 도형으로 구성된 매우 단순한 형태의 도형 상표로서,

검은색 도형의 형태가 상표의 지배적인 인상을 좌우한다고 할 것입니다.

도형상표들이 여러개라면

일반 수요자가 더 주의를 기울이게 되는 점 인정

같은 상품류에 같은 종류의 도형상표들이 여러 개 등록되어 있는 경우

일반 수요자나 거래자가 상품 거래시 좀 더 주의를 기울이게 되어

출처의 오인·혼동 가능성이 줄어드는 점 등의 사정을 종합하여 보면,

이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 지배적인 외관이 확연히 다르고,

이러한 외관의 차이로 인해 선등록상표와 동일,유사한 상품에 같이 사용되는 경우에도

일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여

오인 및 혼동을 일으킬 염려가 없으므로, 선등록상표와 서로 유사하지 않다고 보입니다.

지식재산권 침해 여부 판단시

수요자의 성향 파악 중요

이처럼 지식재산권의 유사성, 침해여부 판단시

수요자들의 관점에서 어떻게 보이는지 고려해야 하는데요,

수요자들의 성향을 파악하려면

전문가의 관점으로 접근하는것이 좋습니다.

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지식재산권 상담문의

구 상표법 제7조 제5항에 의하면, 같은 법 제73조 제1항 제3호의 규정에 해당하는 것을 사유로 하는

상표등록의 취소심판에 있어 그 청구일 이후에 상표권자가 상표권을 포기한 경우에는

상표권자는 포기한 날부터 3년이 경과한 후가 아니면 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를

그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 없도록 되어 있습니다.

위 규정의 취지는 불사용을 이유로 하는 상표등록의 취소심판이 청구된 후 상표권자가 그 상표를 자진 포기하고

신규로 출원하여 등록을 받음으로써 취소심판제도가 실효를 거두지 못하게 되는

폐단을 방지하기 위한 것이라 할 것입니다.

이러한 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위 규정에서 말하는 취소심판의 청구란

반드시 모든 소송요건을 갖춘 적법한 청구일 것을 요하는 것은 아니고 상표권 포기 당시

취소심판청구가 계류중이면 족하며 그 이후 그 취소심판청구의 처리결과에

영향을 받는 것은 아니라고 보아야 할 것입니다.

대법원 1998. 9. 25. 선고 97후2279 판결

원심심결 이유에 의하면 원심은,

심판청구인 명의로 이 사건 등록상표(등록 제287837호)와 유사한

피심판청구인의 선등록상표(등록 제123386호)에 대하여 불사용을 이유로 한 취소심판청구서가

특허청에 제출된 이후에 피심판청구인이 선등록상표에 대한 상표권을 포기하였음을 알 수 있었습니다.

그러나 그 후 위 취소심판청구서가 대리권을 증명하는 서류를 보정하지 아니하였다는 이유로 각하됨으로써

위 상표권 포기 당시 취소심판청구가 적법하게 계류중이었다고 할 수 없고,

따라서 이 사건 등록상표가 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)

제7조 제5항에 위반되어 등록되었다고 할 수 없으므로

심판청구인의 이 사건 등록상표에 대한 무효심판청구는 이유 없다고 하여

이를 배척한 사실이 인정됩니다.

상표등록취소심판청구가 계류중이라면

규정요건 충족

그런데 이 사건의 경우 피심판청구인의 선등록상표에 대한 상표권 포기 당시

심판청구인 명의의 취소심판청구가 있었고 다만 그 대리권의 증명이 없는 경우일 뿐이므로

그러한 청구가 부존재한다고 할 수 없는 이상 취소심판청구가 계류중이었다고 할 것이고,

그러한 상태에서 피심판청구인의 상표권 포기가 이루어졌다면 위 규정이 정하는 요건은

충족되었다고 봄이 상당하므로 결국 이 사건 등록상표는 위 규정에 위반하여 등록된 것으로서

그 등록이 무효라고 보아야 할 것입니다.

그럼에도 원심이, 위 취소심판청구는 그 심판청구서가 후에 각하됨으로써 상표권 포기 당시

계류중이었다고 볼 수 없다는 이유로 심판청구인의 이 사건 무효심판청구를 배척하였음은

위 규정에 관한 법리를 오해한 위법을 저지른 것이고,

이러한 위법은 심결결과에 영향을 미쳤음이 분명하므로

이 점에 관한 상고이유 주장은 이유 있다고 보았습니다.

그러므로 원심심결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여

원심에 상당한 특허법원에 환송하기로하여

사건을 특허법원으로 환송하였습니다.

취소심판의 청구란 반드시 모든 소송요건을 갖춘

적법한 청구일 것을 요하는 것은 아니고

상표권 포기 당시 취소심판청구가 계류중이면 족하며 

그 이후 그 취소심판청구의 처리결과에

영향을 받는 것은 아니라고 보아야 할 것임을 판시한 사례였습니다.

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특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 

그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 

특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 

제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 

특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 

특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있습니다.

또한 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용하여 

기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 

특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 

바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것입니다.

 따라서 발명자가 아닌 사람으로서

특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’)이

발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 

발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 

그 변경이 기술적 사상의 창작에 

실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명은 

무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효입니다.

대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 [등록무효(특)] [공2011하,2265]

위와 관련한 사례로 이 사건 제1항 발명의 특징적인 부분은, 

떡이 가진 장기간 보관할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 

떡생지 제조공정인 구성 2라고 할 것인데,

 모인대상발명과 구성 2의 원심 판시 차이점 1은 (중략) 모두 당알콜류에 속하여

동일한 기능을 하는 등 양 대응구성의 떡생지 원료 및 배합비 

사이에 별다른 차이가 없습니다.

그리고 이 사건 제1항 발명의 핵심적인 기술적 과제는 

떡의 보존기간의 연장에 있는데 이는 구성 2에 의하여 해결되고, 

구성 2에 모인대상발명에 없는 구성 1, 3, 4를 새로 부가하는 것은

통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 

지나지 아니하며, 그 변경으로 인하여 발명의 작용효과에

 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없다고 덧붙였습니다.

차이점이 있더라도 발명작용효과에 차이 없다면,

무권리자에 의한 출원이 됩니다

그렇다면 피고는 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작에 

실질적으로 기여한 바가 없다고 할 것이므로 

이 사건 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 

해당하여 특허법 제133조 제1항 제2호, 

제33조 제1항 본문에 의하여 그 등록이 무효라고 할 것입니다.

따라서 원심이 이 사건 특허발명은 무권리자의 특허출원에 

해당하여 그 등록이 무효라고 판단한 것은 정당한 것으로 

수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 

무권리자의 특허출원에 관한 법리오해 등의 잘못이 없습니다.

개인업체 연구개발부장이 다른 회사에 전직하여

기존 회사의 의 영업비밀을 새로운 회사 직원들에게 누설하여 새로운 회사가

기존의 영업비밀을 변형하여 명칭이 “떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법”인 특허발명을 출원하여

특허등록을 받은 사안에서, 위 특허발명은 무권리자가 출원하여

특허를 받은 경우에 해당하여 그 등록이 무효라고 한 사례였습니다.

이처럼 특허권분쟁 특허분쟁시 특허권침해여부는

무권리자에 의한 출원인지,

기술적사상을 꼼꼼히 살펴보아야 하며

그에따른 차이점도 단순히 파악하는것이 아닌

종합적으로 고려하여 증거물로 채택될 수 있는지,

차이점으로 인정받을 수 있는지 등

여러관점으로 접근해야 합니다.

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그렇기에 특허소송 특허침해분쟁시

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상표법 제 66조 제1호에 기재된 조항은

타인의 등록상표와 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면

타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 규정하고 있다는 사실은

지식재산권 출원 및 등록을 하여 조금이라도 관심이 있다면 누구나 아는 사실인 부분입니다.

그러나 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도

그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라

순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는

등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수는 없습니다.

대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 [상표법위반] [공1997.3.15.(30),830]

기록에 의하면, 피고인이 사용하였다는 이 사건 등록상표들(특허청 등록 제136547호, 제178331호,

제178332호, 제178333호)과 유사한 표장이라는 것은 동물의 머리 모습을 한

봉제완구들(이하 이 사건 완구라 한다)에 의장적으로 표현된 것임을 알 수 있어

그것이 출처표시를 위한 것이라고 단정하기 어렵습니다.

출처표시 위한 것이라 단정지을 수 없을 뿐더러

양 상표는 유사하지 않다

이 사건 완구가 출처표시의 기능을 가지고 있다고 하더라도

이 사건 완구와 이 사건 등록상표들을 대비하여 보면

양자의 전체적인 외관이나 관념에 차이가 있고,

이 사건 완구에 문자부분이 기재되어 있기는 하나 이 사건 등록상표들이

일반 수요자들에게 널리 알려져 있음을 인정할 증거가 부족합니다.

이 사건 완구와 이 사건 등록상표들이 그 칭호에 있어서

반드시 유사하다고 할 수도 없어 양자는 일반 수요자나 거래자로 하여금

상품의 출처에 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 있을 정도로 유사하다고 보이지 아니하므로

피고인이 이 사건 완구의 제작, 판매에 의하여

이 사건 등록상표들의 상표권을 침해하였다고 볼 수는 없다고 할 것입니다.

동물의 머리 모습을 한 봉제완구의 제작, 판매가 

등록상표의 상표권을 침해한 것이 아니라고 본 사례였는데요

의장적으로만 사용되는 등으로

상표사용으로 인식될 수 없는 경우엔 상표권침해가 아니라 판시한것을

알 수 있는 사례였습니다.

상표권침해행위 판단

단순하지 않습니다

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지식재산권 침해에 대한 판단은

종합적인 시각과 관점이 요구되어전문가의 도움이 필요합니다.

또한 위와같은 분쟁사례 뿐 아니라출원 및 등록 과정으로소중한 나의 권리를 지킬 수 있는 과정 역시중간에 거절결정에 대한 대응 및 출원등록하여보호받을 수 있는 아이디어인지꼼꼼히 검토하는 자세가 요구됩니다.

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구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

(2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정되기 전의 것) 제2조 제2호의

 ‘영업비밀’이란 공공연히 알려져 있지 않고 

독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 

상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법 

그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말합니다.

여기에서 ‘상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다’는 것은 

정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표지를 하거나 고지를 하고, 

정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 

정보에 접근한 사람에게 비밀준수의무를 부과하는 등 

객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이

인식 가능한 상태인 것을 뜻합니다.

이러한 유지·관리를 위한 노력이 상당했는지는 영업비밀 보유자의 

예방조치의 구체적 내용, 해당 정보에 접근을 허용할 영업상의 필요성, 

영업비밀 보유자와 침해자 사이의 신뢰관계와 그 정도, 

영업비밀의 경제적 가치, 영업비밀 보유자의 사업 규모와 경제적 능력 등을

 종합적으로 고려해야 합니다.

대법원 2019. 10. 31. 선고 2017도13791 판결

[업무방해, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반(영업비밀누설등),

독점규제및공정거래에관한법률위반] [공2019하,2288]

위 판례에선 피고인 회사 직원들 중 도매점들을 관리하는 업무를 담당하는 직원들은 

자신의 업무 범위 내에서 도매점이 입력한 정보만 열람할 수 있지만, 

이 사건 도매점 전산시스템을 유지·관리하던 

피고인 회사의 영업본부 직원들은 이 사건 정보를 볼 수 있고 

별다른 보안절차가 설정되어 있지는 않았습니다.

도매점장들은 이 사건 도매점 전산시스템에 각자의 아이디에 따라 

비밀번호를 설정해두었으나, 영업상 편의를 위해 

자신의 도매점을 관리하는 피고인 회사의 영업직원들에게

 위 아이디와 비밀번호를 알려주고 대신 물품 주문을 하도록 

요청하기도 하였습니다.

이 사건 정보는 도매점장들이 피고인 회사로부터 관할지역에 대한 

주류판매권을 부여받아 영업하는 과정에서 알게 된 것으로 거래관계가 

계속되고 있는 동안에는 도매점주들과 피고인 회사가

공동으로 활용하였는데요 피고인 회사와 거래관계가 종료된 도매점장들은 

이 사건 정보를 활용할 수 없다고 보았습니다.

피고인 회사는 2010. 5.경 새로 개정한 도매점 계약서 제14조 제2항에 

‘피고인 회사는 도매점에 포털시스템을 무료로 제공하고, 

도매점이 포털시스템을 사용하면서 발생되는 각종 데이터에 대한 소유권은

 계약기간 중에는 피고인 회사와 도매점의 공유로, 

계약기간 후에는 피고인 회사의 소유로 한다’는 내용을 추가하여 

도매점장들과 계약을 체결하였습니다.

이러한 사정들을 위에서 본 법리에 비추어 보면, 

도매점장들은 피고인 회사가 이 사건 도매점 전산시스템을 통해 

이 사건 정보를 관리해온 것을 인식하였는데도 

이의를 제기하지 않았으므로 이 사건 정보를 비밀로 유지·관리할

 의사가 있었다고 보기 어려우며 도매점장들이 피고인 회사에

 이 사건 도매점 전산시스템의 관리를 사실상 위임한 것으로 볼 수 있으므로,

피고인 회사와 그 직원들 사이의 관계에서는 비밀관리성을 

인정하기 어렵다고 보았습니다.
(대법원 2019. 10. 31. 선고 2017도13791 판결 참조).

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