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디자인권 공유 / 특허사무소 소담

디자인권의 공유란 하나의 디자인권을 2인 이상이

공동으로 소유하는 것을 말합니다.

다른 공유자의 동의 없이 실시할 수 있는 공유의 성질을

갖고 있는 동시에 지분의 양도 및 질권.실시권의 설정에 있어

타 공유자의 동의를 요하는 합유적 성질을 갖습니다.

이는 공유자 1인의 지분변동이 타 공유자 지분의 실질적 경제가치에

영향을 미칠 수 있는 무체재산권으로서의 특수성을 고려한 것입니다.

수인의 공동창작물을 공동출원하여 등록받은 경우

디자인등록받을 수 있는 권리가 일부 이전되거나

공동으로 상속하여 등록받은 경우, 질권에 의해 지분이 경락된 경우,

예약승계를 통해 직무 디자인의 수인의 사용자에게 귀속된 경우

등을 발생 태양으로 합니다.

공유 디자인권에 대한 지분 비율은 계약 또는 법률의 규정에 의하여

결정되지만 이러한 사정이 없는 경우에는

균등한 것으로 추정합니다.

공유디자인권은 무체재산권이라는 특성상,

각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는

타공유자의 동의없이 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을

지분비율에 관계없이 실시할 수 있습니다.

공유자 중 1인이 창작한 이용디자인은 특별한 약정이 없는 이상

공유디자인권에 대한 실시 권한을 가지므로 이용디자인 역시

자유롭게 실시할 수 있습니다.

침해금지청구권의 경우 보존행위임을 이유로

각 공유자가 행사할 수 있다는 견해가 있으나 패소시 타공유자에게

기판력이 미치게 되어 처분행위가 되는 문제가 있으므로

각 공유자는 자신의 지분권에 기하여 행사할 수 있다는 견해가

패소판결의 기판력이 타공유자에게 미칠 염려가 없어 타당합니다.

손해배상청구권의 경우 공유자 1인이 손해액 전부에 대한

청구가 가능하단 견해가 있으나 향후 고융자간의 내부처리가

문제되기에, 지분비율에 따른 손해액만을

청구할 수 있다고 봄이 타당합니다.

각 공유자는 침해자에 대해 부당이득반환청구권, 신용회복청구권등을

행사할 수 있습니다.

공유디자인권에 대해 공유자 간 특약이 있는 경우 적극적 효력이

제한됩니다. 계약자유의 원칙을 존중하기 위함인데요

그 이외에는 지분 비율과 관계없이 등록디자인의

자유로운 실시가 가능합니다. 이용에 있어 점유를 요하지 않는

무체재산권이기 때문입니다.

각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이는 지분의 양도 및

지분에 대한 질권을 설정할 수 없습니다.

새로운 공유자의 자본력.기술력 등에 따라

지분의 실질적 경제가치의 변동을 초래하기 때문입니다.

각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 디자인권에 대한

전용실시권의 설정이나 통상실시권의 허락을 할 수 없습니다.

실시권자의 자본력.기술력에 의해

공유자 간의 이해관계가 변화되기 때문입니다.

디자인권에 관한 절차를 밟을 경우 각자가 전원을 대표하나

법 제13조 각 호의 사항은 전원이 공동으로

절차를 밟아야 합니다. 다만 대표자를 정하여 신고한 경우에는

대표자가 전원의 동의를 얻어 절차수행이 가능합니다.

심판당사자가 되는 경우 공유디자인권자 전원이 공동으로

청구이 ㄴ또는 피청구인이 되어야 하는데요 심판의 결과는

각 공유자의 이해관계에 중요한 영향을 미치기에

합일확정의 필요가 있어 고유필수적 공동심판으로

규정하고 있습니다.

공유디자인권자 일부를 누락한 경우에는 디자인권자를

추가하는 심판청구서의 보정을 통해

그 흠을 극복할 수 있습니다.

대법원판례에서는 상표권에 대한 심결취소소송은

고유필수적공동소송이라고 할 수 없고 공유자 중 1인이라도

당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한.방해하는

심결이 있을 때엔 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다고

판시하였는데요, 디자인권에 대해서도

적용 가능한 것으로 해석됩니다.

디자인 선출원에 따른 통상실시권

타인의 디자인권이 설정등록 되는 때에 그 디자인등록출원된 디자인의 내용을

알지 못하고, 선의로 국내에서 그 디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나

준비를 하고 있는 자는 일정 요건하에서 그 디자인권에 대해 통상실시권을 갖습니다.

이는 법률의 규정에 의해 인정되는 무상의 통상실시권으로서

채권적 권리에 해당합니다.

2007년 시행법이 중복투자.개발 및 거절의 연쇄를 방지하기 위해

거절결정.심결이 확정된 출원의 선원의 지위를 부정함에 따라

신규성 위반을 이유로 거절된 선출원인의 자유실시영역에서의 실시가

선출원과 유사하지만 선원의 지위가 없음을 이유로 등록된

후출원 등록디자인권의 침해를 구성하는 문제가 발생될 수 있어

이 경우 선.후출원인간의 이해관계를 조정하기 위함입니다.

선출원에 따른 통상실시권이 발생하려면 선의의 실시여야 하는데요

선의란 디자인등록출원된 디자인의 내용을 알지 못하고 그 디자인을

창작하거나 그 디자인을 창작한 자로부터 지득한 경우를 의미합니다.

또한 타인의 디자인권의 설정등록시에 국내에서 그 디자인 또는

이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있어야 하는데요,

본 요건은 선출원자의 실시 개시의 시기적 요건에 관한 것입니다.

후출원의 출원이후부터 설정등록 이전까지 실시사업 또는 그 준비를 하여야 합니다.

이 시기에 개시된 실시라면 타인의 등록디자인을 알 것 없이 개시된 실시이기 때문에

구제의 대상으로 한 것입니다.

후출원 디자인의 출원 전에 실시 또는 준비를 하는 경우라면

이미 종전의 선사용에 의한 통상실시권에 따른 구제가 규정되어 있으므로

본 규정의 적용대상이 아니며

실시사업이란 법 제2조 제7호 규정되고 있는 형태로서의 실시사업이 되고 있는 경우를 말하며

사업의 준비란 명확치는 않으나 머릿속에서 생각하고 있던 정도 또는

단지 출원만 있는 경우는 준비에 해당되지 않고 준비사업을 객관적으로

증명하는 데 충분한 증거가 필요합니다.

타인의 디자인권을 설정등록받기위해 디자인등록출원을 한 날 전에

그 디자인 또는 이와 유사한 디자인에 대하여 디자인등록출원을 하였을 것이 요구되는데요,

본 규정에 따른 통상실시권은 타인의 출원보다 선출원된 자신의

디자인등록출원이 있었음을 전제로 합니다.

타인의 디자인권이 설정등록되는 때에 자신이 한 디자인등록출원에 관한

디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있을 것 역시 요구되는데,

본 요건은 거절결정이 확정된 출원과 실시디자인과의 관계에 관한 요건입니다.

실시사업 등을 하고 있는 디자인은 선출원에 관한 것이어야 하고

출원디자인에 유사한 디자인은 포함되지 않습니다.

선출원디자인이 신규성상실을 이유로 거절결정 또는 심결이 확정되었어야 하는데요,

거절이유를 신규성 상실로 제한한 것은 고지디자인과 동일.유사한 디자인은

일반공중이 자유롭게 실시할 수 있는 영역에 해당되는 것으로서

이러한 공지영역에 있는 선출원 디자인에 대해 선출원의 지위가 없어

등록될 수 있었던 후출원 디자인에 유사하다는 것을 이유로

침해를 인정하는 것은 양자의 형평상 선출원인에게 심히 부당한 것이기 떄문입니다.

마지막으로, 선사용에 의한 통상실시권이 발생되는 경우가 아니어야 하는데요

선출원에 따른 통상실시권은 선사용권이 인정되지 않는 경우에

선출원에 의한 선의의 실시자를 구제하기 위한 규정이기 때문입니다.

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직물지 디자인분쟁 권리범위확인심판 사례

명칭이 “직물지”인 이 사건 등록디자인(등록번호 제483945호)과 

확인대상디자인의 표면도와 이면도를 대비하여 볼 때, 

양 디자인의 이면은 아무런 모양이 없는 점에서 동일하나, 

그 표면은 이 사건 등록디자인

은 여러 가닥으로 된 실 형상의 선들이 아래로 내려오면서 서로 꼬이듯이 보이도록 한 

‘V’자 모양을 상하좌우로 연속적으로 반복하여 이루어져 있는 반면, 

확인대상디자인은

이 사건 등록디자인과 유사한 바탕 모양에 큰 나뭇잎 모양이 위와 아래로 서로 엇갈려 반복하여 이루어져 있고 

황색 계통의 색으로 채색되어 있어서, 양 디자인은 전체적으로 볼 때 서로 유사하지 않습니다.

그런데 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 위 ‘V’자 모양과 유사한 모양이 일부 반복하여 이루어지다가 

그 사이 사이에 큰 나뭇잎 모양이 위와 아래로 서로 엇갈리게 반복하여 이루어진 것이 혼연일체로 결합하여 

하나의 디자인을 형성하고 있어서 이 사건 등록디자인의 본질적 특징인 

위 ‘V’자 모양이 상하좌우로 연속적으로 반복된 부분 중 상당한 부분이 손상되어 있습니다. 

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 

그대로 자기의 디자인 내에 도입하고 있다고 할 수 없으므로 

이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있다고 할 수 없습니다.

그럼에도 원심은 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 이용관계에 있어서

그 권리범위에 속한다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 디자인의 이용관계 여부에 관한 법리를 오해하여

심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있습니다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고,

사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 판단한 사례가 있었습니다.

특허.디자인분쟁은

각종 법리와 특허법 상표법등 여러 법리가 얽혀있어

지식재산권 분쟁은 매우 복잡합니다.

따라서 변리사와 변호사의 도움을 받을 수 있는

특허사무소 소담에서 도움을 받으시는것을 권합니다.

디자인출원 - 국제디자인등록출원

헤이그협정에따라 대한민국을 지정한 국제디자인등록출원은

국내에서 출원된 것과 동일한 효력을 가지므로

국내 출원 및 심사절차를 따릅니다.

다만, 이 과정에서 국내출원에 적용되는 일부 조항과 조약이

충될도는 부분이 있을 수 있어

이와 관련된내용을 디자인보호법 제 179 내지

제205조에서 특례로 규정하고 있습니다.

헤이그협적 제10조(2)에 따른 국제등록일은

이 법에 따른 디자인등록출원일로 봅니다.

국제등록일은 국제출원일이 되는것이 원칙이지만

형식요건의 흠결로 인하여 보정이 이루어진 경우에는

국제사무국이 보정서를 접수한 날 또는

국제출원일 중 늦은 날로 봅니다.

국제디자인등록출원에 대하여는 법 제38조

(디자인등록출원일의 인정 등)를 적용하지 않으며

창작내용의 요점의 기재가 요구되지 아니하고

도면이 이미 제출되어 있으므로 법 제37조 제3항의

도면에 갈음하여 사진이나 견본으로 제출할 수 있다는 규정은

적용되지 않습니다.

국제디자이등록출원에 대하여는 법 제43조 규정의

비밀디자인제도를 적용하지 않으며

국제디자인등록출원의 경우 도면 등의 모든 내용이

국제등록부에 공개된 후 국제사무국이 각 지정국에 국제출원서를

송부하므로, 국내출원과 같이 등록 후 디자인의

비밀유지를 구하는 것이 실질적으로 불가능하기 때문입니다.

다만 헤이그협적 제5조(5)에 따른 공개연기신청에 의해

비밀디자인의 효과를 누릴 수 있습니다.

국제디자인등록출원에 대해서는 국내법상 신청에 의한

출원공개규정을 적용하지 않는데요

국제등록은 국제사무국에 의하여 공개됩니다.

그러한 국제등록공개는 모든 체약 당사자에게 충분히

공개된 것으로 간주하고 지정국에서의 더 이상의 국내공개가

요구되지 않습니다(헤이그협정 10조(3)).

국제등록공개는 국제등록일부터 6월 또는 그 이후

가능한 빨리 이루어지는 것이 원칙이며

출원인의 신청에 의해 등록 후 즉시 공개 또는

공개의 연기가 이루어질 수 있습니다.

국제디자인등록출원은 국제출원시에 출원료 및 등록료를

미리 납부하므로 등록료를 납부하여야 설정등록이 된다는

국내법 규정을 적용하지 않습니다.

국제디자인등록출원 후에는 디자인등록을 받을 수 있는

권리의 승계는 국제디자인등록출원인이 국제사무국에

명의변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않으며

국제디자인등록출원에 대하여는 심사.일부심사등록출원의

구분에 관한 거절규정은 적용하지 않습니다.

저촉관계디자인의 법적효과 및 관련문제

후출원 디자인권자등은 선출원권리자의 허락을 얻거나

통상실시권허여심판에 의하지 아니하면

자신의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없는데요

다만 소극적 효력이 제한되는 경우는 아닌 바

제3자의 침해 행위에 대하여 권리를 행사할 수 있습니다.

또한 실시권이나 질권의 설정 행위 역시 선출원 권리자의

허락을 요하지 않는데요, 다만 실시권자가 이를 실시하기 위해서는

선출원 권리자의 허락이나 통상실시권허여심판의

제기가 요구될 것입니다.

디자인권자.전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 등록디자인

또는 등록디자인과 유사한 디자인이 법 제95조 제1항 또는

제2항에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이

정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수

없을 때에는 자기의 등록디자인 또는 등록디자인과 유사한 디자인의

실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을

청구할 수 있습니다.

통상실시권 허락의 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가

그 통상실시권을 허락받은 자의 등록디자인 또는

이와 유사한 디자인을 실시할 필요가 있는 경우에 그 통상실시권을

허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을

받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는

등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 범위에서

통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있습니다.

선출원권리자의 허락 또는 통상실시권허여심판에 의하지 않고

등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시하는 행위는

선출원 권리 침해를 구성하여 민.형사상 책임을 질 수 있습니다.

저촉관계에 있는 선출원 등록권리가 존속기간만료로 소멸시

후출원등록권리에 대한 법정실시권이 발생하는데요

기존의 사업시설보호 및 이해당사자등의 손해를

방지하기 위함입니다.

권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판의 경우

원칙적으로 후출원 등록권리의 효력을

부정하는 것에 해당되므로 부적법하나

이용관계의 확인을 위한 경우에는 후출원 등록권리의

효력을 부정하는 것이 아니기에 판례는

이용.저촉관계의 성립유무를 인정하고 있습니다.

상표권에는 강제사용권제도가 없고 법 제70조 제3항 규정의

대가 지급대상에 상표권자가 제외되어 있는 것을 고려하면

후출원 디자인권자는 선출원 상표권자의 허락에 의해서만

자신의 권리의 실시가 가능하다고 해석됩니다.

저작권의 경우 인격권에 맞지 않으므로 통상실시권허락의 심판이

존재하지 않으므로 후출원 디자인권자는 저작권자 허락에 의해서만

자신의 등록권리 실시가 가능하며

선출원 타 공유자의 허락을 얻지 않고도 당해 등록디자인 또는

이와 유사한 디자인을 실시할 수 있다고 해석되는데요

디자인권이 공유인 경우 실시는 지분의 관념을 떠나

자유실시를 원칙으로 하기 때문입니다.

디자인보호법에서의 우선권주장

우선권주장의 기초가 되는 제1국 출원은

디자인등록출원, 특허출원 또는 실용신안등록출원이어야 합니다.

제1국 출원은 제1국에서의 출원일이 확정된 정규의 출원이어야 하며

일단 정규출원으로 인정된 후에는 출원이 무효, 취하, 포기 또는

거절되더라도 이를 기초로 우선권주장을 할 수 있습니다.

제1국 출원과 우선권주장출원의 출원내용간 동일성이 있어야 하는데

이 경우 출원의 형식이나 디자인을 표현하는 방식과 관계없이

우선권증명서류에 표현된 디자인 가운데 우리나라에 출원된 디자인과 실질적으로 동일한 디자인이 포함되어 있으면 족합니다.

가국ㄱ의 법제가 상이하므로 엄격한 동일성을 요구하면

국제적 보호의 실효성을 도모할 수 없기 때문입니다.

우리나라에 출원된 디자인이 우선권증명서류에 표현되어 있는지

그 여부는 해당 디자인이 속하는 분야에 있어서 통상의 지식에

기초하여 우선권증명서류의 전체 기재내용 및 최초에 출원한 국가의

제도 등을 종합적으로 고려하여 판단합니다.

최초출원 디자인의 물품명칭과 우리나라 출원디자인의 물품명칭이

다르더라도 우선권 증명서류의 기재내용을 종합적으로 고려하여

판단할 때, 출원디자인이 적용되는 물품의 용도.기능이

실질적으로 동일하면 물품의 동일성을 인정합니다.

우선권증명서류에 기재된 물품명칭이 다수의 물품을

포괄하는 명칭이더라도 그 가운데 하나의 물품의 명칭을

우리나라의 출원서에 적은 경우에는 물품의 동일성을 인정합니다.

제1국과 우리나라에서 등록을 받으려고 하는 디자인의 대상이 되는

물품의 형상.모양.색채가 실질적으로 동일하면

디자인의 동일성이 인정됩니다.

하지만 우선권증명서류에 첨부된 도면에

우리나라에서 등록을 받으려고 하는 디자인의 전체적인 형태가

표현되어 있지 않은 경우 동일성이 인정되지 않습니다.

우선권주장의 대상이 되는 출원은 우선권주장의

기초가 되는 제1국 출원의 출원일부터 6월 이내에 우리나라에

출원된 것이어야 하는데요, 특허.실용신안등록출원의

우선권 주장기간이 12개월인 것과 달리,

디자인은 출원서류의 작성 및 기타 절차가 용이하므로

우선기간을 6개월로 정하고 있습니다.

디자인무효소송 - 디자인보호법 제5조 제2항

피고는 2012. 2. 21. 이 사건 등록디자인은

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

국내에서 널리 알려진 형상에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하고, 이 사건 등록디자인 공보의 정면도, 사시도,

참고도 1, 2에는 접착제가 형성된 곳에 구획선이 도시되어 있는 반면, 평면도에는 구획선이 도시되어 있지 않아 도면 상호간에

불일치하므로 공업상 이용가능성이 없다고 주장하면서

이 사건 등록디자인에 대하여 등록무효심판(2012당475호)을

청구하게 되었습니다.

특허심판원은 2013. 3. 5. 이 사건 등록디자인은

주지의 형상과 모양에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인으로서 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하여 그 등록이

무효로 되어야 한다 는 이유로 피고의 심판청구를

받아들이는 이 사건 심결을 하게 되었습니다.

이 사건 등록디자인은 종래 존재하지 않던

용도와 기능을 갖는 새로운 물품에 관한 디자인으로서

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

국내에서 널리 알려진 형상 등에 의해 용이하게 창작할 수 있는

디자인에 해당하지 않습니다.

이 사건 등록디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서

통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상 등에 의해

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 주장하였는데요,

피고는 변론기일에서 이 사건 등록디자인 공보의 도면들이

상호 불일치하여 공업상 이용가능성이 없다는 취지의 주장을

철회하였습니다.

당사자의 위와 같은 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은,

이 사건 등록디자인이 국내에서 널리 알려진 형상 등에 의해

용이하게 창작될 수 있는 디자인으로서

디자인보호법 제5조 제2항에 해당하는지 여부입니다.

이 사건 등록디자인은, 전체적으로 네 모서리가 라운딩 처리된

직사각형 판재의 형상으로서, 컴퓨터 모니터의 가장자리에 부착되는 부분에 접착제가 도포되어 있고, 그 위에 접착제를 이물질로부터

보호하기 위해 이형지가 부착되어 있으며, 접착제가 도포되어 있는

부분과 그렇지 않은 부분이 가로 방향으로 약 1:4의 비율을

이루고 있으면서 그 사이에 구획선이 형성되어 있는 디자인입니다

 이 사건 등록디자인의 특징 중에서 네 모서리가 라운딩 처리된

직사각형 판재의 형상은 국내에서 널리 알려진

주지의 형상이라 할 것이고, 이 사건 등록디자인이

컴퓨터 모니터 부착용 메모지 부착 보드 에 관한

디자인이라는 점에서 볼 때, 컴퓨터 모니터의 가장자리에

부착되는 부분에 일정한 폭으로 접착제를 도포하고,

그 위에 접착제를 이물질로부터 보호하기 위해 이형지를 부착하며,

접착제가 도포되어 있는 부분과 그렇지 않은 부분을 구분하거나

그 사이에 구획선을 형성하는 정도는 그 디자인이

속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나

위와 같은 물품에 맞도록 하기 위하여 가할 수 있을 정도의

변화에 지나지 아니하므로, 결국 이 사건 등록디자인은

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

국내에서 널리 알려진 주지의 형상을 토대로

용이하게 창작할 수 있는 것에 불과하다고 할 것입니다.

 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록디자인은

컴퓨터 모니터 부착용 메모지 부착 보드 라는

종래 전혀 존재하지 않던 용도와 기능을 갖는 새로운 물품에 관한

디자인으로서, 미국과 일본 등 외국에서도 디자인 등록이 되었고, 2011년 초부터 판매되어 2012년까지 약 20억 원의 매출을 달성하는 등 상업적으로 성공한 물품에 관한 디자인이므로,

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

용이하게 창작할 수 있는 것이 아니라는 취지로 주장합니다.

살피건대, 설령 이 사건 등록디자인의 물품이 원고에 의해

컴퓨터 모니터 부착용 메모지 부착 보드용으로

최초 개발된 것이라고 하더라도 그와 같은 사정에 의해

이 사건 등록디자인이 창작하기 어려운 것이라고 단정할 수는 없고, 한편 디자인의 등록적격성 유무는 각 디자인에 따라 개

별적으로 판단되어야 하며, 더욱이 이 사건 등록디자인의

등록 가부는 우리나라 디자인보호법에 의해 독립적으로

판단할 것이지 법제나 심사기준 등이 다른 외국의 등록례에

구애받을 것이 아니고(대법 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 참조)

어떠한 물품이 상업적으로 성공하는 데에는

디자인의 창작성 외에 다른 많은 요인들이 작용하는 것이어서

이 사건 등록디자인에 관한 물품이 상업적으로 성공하였어도

바로 그 디자인의 창작 비용이성이 인정된다고 볼 순 없으므로

원고의 위 주장은 받아들여지지 않았습니다.

따라서 이 사건 등록디자인은 국내에서 널리 알려진 형상 등으로부터

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진자가

용이하게 창작할 수 있는 것이어서

디자인보호법 제5조 제2항에 해당되어

그 등록이 무효로 되어야 할 것인바

이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하기에,

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어

이를 기각하기로 하였습니다.

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디자인등록출원 및 디자인소송시

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신규성 상실의 예외 / 디자인보호법

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이

법 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우

그 디자인은 그날부터 6개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한

디자인에 대하여 가은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는

같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 봅니다.

다만 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서

출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 않습니다.

디자인은 유행성이 강한 특성을 가지므로 창작 이후에

바로 판매 등이 되는 것이 일반적인데요

이러한 특성에도 불구하고 출원 전의 공지를 이유로 일률적으로

등록이 불허된다면 창작자에게 가혹하고 디자인창작의

보호.장려라는 법 목적에 반하게 되므로

구체적 타당성을 기하기 위함입니다.

디자인이 공지될 당시 그 디자인에 대하여

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지는 자가 출원하거나

또는 공지된 이후 그 권리를 승계한 자가 출원해야 합니다.

디자인의 공지주체가 여럿일 경우 그 중 1인 이상이

출원인에 포함되어 있을 것이 요구되며

공동출원의 경우에는 공유자 중 1인이 신규성상실행위를

한 경우에도 타 공유자의 보호를 위해

본 규정의 적용이 가능하다고 해석됩니다.

법 제36조는 출원디자인과 공지디자인의 관계에 대해서는

어떠한 규정도 하고 있지 않기 때문에

출원디자인이 증명서류의 공지디자인과 동일한지 또는 유사한지

그 여부는 관계가 없습니다.

따라서 갑이 a라는 디자인을 공지시킨 이후에 a와 비유사한

b라는 디자인을 a의 공지일로부터 6일 이내에

디자인등록출원하면서 신규성상실의 예외 규정의

적용을 받을 수 있습니다.

신규성 상실의 예외 규정의 적용 대상은 공지된 디자인인데요

디자인의 공지가 아닌 모양만의 공지 또는 디자인이 아닌 자연물,

저작물에 공지에 대해서는 본 규정의 적용을 받을 수 없습니다.

예를 들어 전사지에 포함되는 모양의 공지가 있는 경우

상기 모양이 표현된 전사지를 디자인등록출원하면서

모양의 공지에 대해 창작성 판단의 인용참증에서 제외하고자

본 규정의 적용받고자 하더라도 이는 허용되지 않습니다.

적법한 신규성상실 예외 주장을 하기 위해서는

디자인이 최초로 공지된 날부터 6월 이내에 상기 공지디자인에 대해

신규성상실의 예외 주장을 하고자 하는 디자인등록출원이

있어야 합니다. 이렇게 6월의 출원시기를 제한하는 것은

심사절차의 안정 및 제3자의 불측의 손해를 방지하기 위함입니다.

조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 출원이라도

우선권주장의 효과가 제1국 출원일 이전까지 미치지 아니한다는

조약4B의 규정상, 공지된 날부터 6월 이내에

우리나라에서의 디자인등록출원이 있어야 합니다.

디자인등록출원 실체보정 / 특허사무소 소담

디자인등록출원에 대한 보정은 크게 절차에 대한 보정과

디자인의 실체 내용에 대한 보정으로 나뉩니다.

절차보정은 법 제47조 각 호의 사항 중 어느 하나에 해당되는 경우

특허청장 또는 특허심판원장의 명령에 따라 행하는 보정을 말하고

절차보정의 대상은 기재사항에 흠이 있거나 구비서류가 미비한 경우

등의 형식적인 사항을 말합니다.

따라서 외국인의 권리능력에 관한 것 등의 실질적인 사항은

일단 서류를 수리한 다음

심사관으로 하여금 심사를 하게 해야합니다.

이러한 절차보정은 특허청장이나 특허심판원장의

명령에 의하여 수행되기도 하고, 출원인의 자발적인 의사에 의해

수행되기도 합니다. 이와 비교하여 실체보정은

출원인의 자발적인 의사에 의해서만 수행될 수 있습니다.

실체보정이란 디자인등록출원된 디자인의 내용에

흠결이나 불비한 사항이 있는 경우 동일성이 유지되는 범위 내에서

보충.정정하는 것을 말합니다. 선출원주의하에서 출원을

서두르는 과정에서 생긴 경미한 하자에 대한 치유기회를

부여함으로써 당해 출원의 선출원의 지위를 유지시키고

재출원에 따르는 절차적 번잡을 방지하기 위함입니다.

디자인등록출원은 최초의 디자인등록출원의 요지를

변경하지 아니하는 범위에서 디자인등록출원서의 기재사항,

디자인등록출원서에 첨부한 도면, 도면의 기재사항이나 사진

또는 견본을 보정할 수 있습니다.

디자인등록출원인은 관련디자인등록출원.단독의 디자인등록출원

상호간, 일부심사등록출원.심사등록출원 상호간

출원의 구분을 변경하는 보정을 할 수 있습니다.

보정을 할 수 있는 자는 디자인등록출원인 또는

출원에 관한 적법한 승계인이며

보정은 출원인의 이익을 보호하기 위한 제도이므로

임의대리인은 보정을 수행함에 있어 출원인에게

특별한 권한을 위임받을 것이 요구되지 않습니다.

공동출원인의 경우 각자가 전원을 대표하여 보정을 수행할 수 있고

대표자를 선정하여 특허심판원장에게 신고하면

그 대표자가 모두를 대표하게 됩니다.

최초 출원된 디자인등록출원의 요지를 변경하지 않는 범위내에서

출원서의 기재사항, 첨부도면 및 도면의 기재사항을

보정할 수 있는데요, 요지를 변경하지 않는 범위내란

동일성이 유지되는 범위 이내를 의미합니다. 

비밀디자인 청구 효과 / 특허사무소 소담

비밀기간 중에는 디자인등록공보에 디자인의

서지적 사항만을 게재하고 실질적 사항에 해당되는

도면 또는 사진, 창작내용의 요점, 디자인의 설명은

디자인등록출원인이 청구한 비밀기간이 지난 후에

게재하여야 합니다.

디자인권자의 의사에 반하지 않거나 공익적 견지에서 필요한 경우엔

예외적으로 열람을 허용할 필요가 있는 바,

산업재산권법 기본 이념에 따라 비밀기간이 지난 후에는

디자인건의 실체내용을 디자인공보에 게재하여야 합니다.

비밀기간동안 비밀디자인으로 등록된 디자인과 동일 유사한

후출원은 신규성이 아니라 선출원 규정 위반을 이유로 거절됩니다.

심사실무는 선출원 디자인이 비밀디자인으로 등록된 경우에는

도면 등이 게재된 공보의 발행일 전까지 출원된 디자인에 대하여

법 제46조 제1항을 적용합니다.

비밀디자인의 경우 최초 발행되는 공보에는

실체적인 내용이 게재되지 않으므로 설정등록일로부터

도면 등이 게재된 공보발행일 후 3월까지

이의신청이 가능하도록 하고 있습니다.

디자인권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여

과실이 있는 것으로 추정하나, 비밀디자인으로 설정등록된 디자인권

또는 전용실시권 침해에 대하여는 그러하지 않습니다.

비밀디자인의 경우 권리의 실질적인 내용이

공시되지 않으므로 과실 추정 규정을 적용하는 경우

선의의 실시자에게 가혹하기 때문입니다.

따라서 권리를 행사하는 디자인권자 또는 전용실시권자가

침해자의 과실을 입증할 책임을 갖습니다.

비밀기간동안 등록된 디자인권의 내용은 비밀로 유지되므로

등록건리자는 모방에 대한 우려 없이 디자인의 실시에 필요한

준비기간을 확보할 수 있습니다.

비밀디자인청구는 타인의 모방.도용을 미연에 방지할 수 있고

장래의 디자인경향을 예측한 디자인을 저장해 둘 수 있는

이점이 있습니다.

타인의 모방 출원을 방지하여 관련디자인권의 확보가 용이하고

비밀기간을 연장.단축하여 실시시기의 변경에 적절하게

대처할 수 있으며, 필요한 경우 예외적 열람이 가능하므로

권리의 이용 및 처분에 지장이 없습니다.

다만 별도의 절차.별도의 비용이 요구되고

과실추정규정이 배제되므로 손해배상청구시

침해자의 고의.과실을 권리자가 입증해야 하는 부담이 있습니다.

침해경고시 특허청장의 증명을 받은 서면의 제시를

선행해야 하는 권리행사상의 제약이 있습니다.

디자인의 모방의 용이성과 유행성을 고려하여

디자인권리자를 보호하기 위한 제도라는 점에서

출원공개제도와 공통되지만, 비밀디자인제도는 디자인의 내용을

비밀로 유지하면서, 출원공개제도는 공개를 전제로 하는

법적효과를 취득하면서 보호를 실현하는 차이가 있습니다.