특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는

특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가

확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 합니다.

한편 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도

특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이

그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 통상의 기술자)이라면

누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한

확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서

여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 합니다

(대법 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결 [권리범위확인(특)] [공2018하,1200]

이 사건 제1항 발명의 바닥 배수관 장치는 기초 콘크리트 바닥 내부에 설치되고,

L자형 접속관과 바닥 하수관으로 이루어지며, L자형 접속관 상면에 설치된 취수구를 통해

기초 콘크리트 바닥 상면에 고이는 오수 등을 배출합니다.

이 사건 확인대상발명의 배수배관장치는 기포콘크리트 층 내부에 설치되고,

배수연결배관, 천공 연결관, 천공 연장관, 밀봉관을 포함하여 구성되며,

천공 연결관과 천공 연장관에 각각 형성된 제1 배수 통공과 제2 배수 통공을 통해 기포콘크리트

층 내에 함유된 수분을 배출합니다.

위처럼 이 사건 제1항 발명의 바닥 배수관 장치와 이 사건 확인대상발명의 배수배관장치는

그 설치 위치, 구조, 기능 등에서 상당한 차이가 있기에

이 사건 제1항 발명의 바닥 배수관 장치를 이 사건 확인대상발명의 배수배관장치와 같이 변경하는 것이

통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도에 불과하다고 보기도 어렵다고 보았습니다.

그렇기에 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2, 3, 5와 동일하거나

균등한 구성요소를 포함하고 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한하며

이 사건 제4항 발명도 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2, 3, 5와 기술적 특징이 동일한 구성요소를 포함하고 있으므로,

이 사건 확인대상발명은 이 사건 제4항 발명의 권리범위에도 속하지 않습니다.

특허출원 및 등록 이후에도

침해 및 분쟁소송까지 !

이처럼 특허를 포함한 지식재산권 출원 및 등록 역시 복잡하지만

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무효심판청구 당시 이해관계가 있었던 당사자라 하더라도

심판 계속 중에 그 심판에 관하여 당사자 사이에 다투지 아니하기로 하는 합의가 있었다면

특별한 사정이 없는 한 그 이해관계는 소멸된다고 해석하여야 할 것입니다

(대법 1990. 10. 23. 선고 89후2151 판결, 2000. 1. 21. 선고 99후2198 판결 등 참조).

특허법원 2008. 4. 11. 선고 2007허7471 판결

원고는 2000. 7. 18. 피고의 비교대상상표가 원고의 ‘SODA’가 포함된

다른 선등록상표들과 동일하게 사용됨으로써 상표법 제73조 제1항 제2호 소정의 부정사용에 해당한다는 이유로

특허심판원 2000당1159호로 등록취소심판을 제기하였고,

특허심판원은 2000. 10. 28. 원고 주장과 같은 이유로 비교대상상표에 대하여 등록취소심결을 하였습니다.

위 심결은 2000. 11. 27. 확정된 사실, 그 후 원고가 2001. 7. 6. 이 사건 등록상표를 출원하자,

피고는 2003. 1. 2. 이 사건 등록상표가 비교대상상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제8호에 해당한다는 이유로

특허심판원 2003당5호로 등록무효심판을 제기하였다가, 2003. 4.경(단, 계약서는 2002. 12. 30.로 소급 작성함)

피고가 대표이사로 있던 소외 회사와 원고 사이에 이 사건 등록상표에 대한 상표사용계약이 체결하는 방향으로

원만히 합의됨에 따라, 2003. 6. 12. 위 등록무효심판을 취하한 사실,

위 상표사용계약은 소외 회사의 약정사용료 미지급 등 채무불이행에 기한

원고의 해지통지에 따라 2005. 4. 21.경 해지된 사실을 인정할 수 있습니다.

위 인정사실에서 나타나는 원․피고 및 소외 회사의 관계,

이 사건 등록상표와 비교대상상표를 둘러싼 분쟁 경과, 위 특허심판원 2003당5호 등록무효심판에서 삼은 무효 사유,

심판취하 경위 및 위 상표사용계약의 해지 사유 등을 종합하여 볼 때,

피고는 위 특허심판원 2003당5호 심판청구를 취하할 때 원고와 사이에

향후 이 사건 등록상표의 효력에 대하여는 다투지 않기로 합의하였다고 봄이 상당합니다.

따라서 다른 특별한 사정이 없는 한, 위 심판취하와 합의에 따라

이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구할 수 있는 피고의 이해관계는 소멸되었다고 할 것이므로,

피고의 이 사건 심판청구는 부적법하여 각하되어야 한다고 판결하였습니다.

특허분쟁시 요구되는 지식재산권에 대한 지식

이처럼 특허소송 및 지식재산권 분쟁은

단순히 침해 여부만 확인하는것이 아닌,

소송을 제기할 수 있는 당사자인지, 이해관계인인지

그에 따른 여부도 중요하게 작용하게 됩니다.

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특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의

적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과

피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면,

확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도

그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐

실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없습니다.

피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는

확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 하고

이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은

피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로

이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 합니다

(대법 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 참조).

적극적 권리범위확인 심판청구 사건에서 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있다는

사실에 대한 입증책임은 심판청구인에게 있고,

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로서

특허권 권리범위확인 심판청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은

구체적인 발명이라고 할 것입니다.

실시주장발명이 확인대상발명과 사실적 관점에서 동일성이 인정되지 않는다면,

설령 양 발명이 균등관계에 있다는 평가를 받을 수 있다고 하더라도

심결의 효력은 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에는 미치지 아니하여

피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한

적극적 권리범위확인심판청구는 부적법하다고 볼 수밖에 없습니다.

특허법원 2015. 1. 29. 선고 2014허7332 판결

 심판청구인인 원고가 제출한 증거들만으로는 확인대상발명이 피고에 의해 실시되고 있음을

인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없음은 앞서 본 바와 같을 뿐만 아니라,

실시주장발명은 심판피청구인인 피고가 자신이 실시하고 있는 것으로 주장하는 발명을 특정한 것으로서

설령 실시주장발명이 현실적으로 실시하기가 어려운 것이라고 하더라도

그러한 이유만으로 곧바로 피고가 확인대상발명을 실시하고 있다고 단정할 수는 없으므로,

원고의 위 주장은 이유 없다고 하여 기각된 사례였습니다.

권리범위확인심판을 청구하는 자에게도

어느정도 사실에대한 입증책임이 심판청구인에게도 요구되고 있으며,

동일성인정이 특허권리범위확인심판에서 매우 중요하게 작용하고 있습니다.

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