구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제6조 제2항은

‘상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인지

현저하게 인식되어 있는 것은 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고,

상표등록을 받을 수 있다’는 취지로 규정하고 있습니다.

위 규정은 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이

적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로

그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 하지만, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성,

그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수,

상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을

종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자의 대다수에게

특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있습니다

(대법 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등 참조).

이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용됩니다.

대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결 [거절결정(상)] [공2017하,2013]

실사용표장들 1, 2는 반복적으로 이루어진 광고에서 이 사건 출원서비스표와 함께 사용된

일련의 표장들 중 일부인데, 이 사건 출원서비스표를 중심으로 하여

이를 강조하는 내용으로 구성되어 있는데요,

실사용표장들 1, 2에는 이 사건 출원서비스표가 단독으로 표시되어 있지는 않으나,

이 사건 출원서비스표와 동일성이 인정되는 부분과 함께 사용된 문자 부분은

운영주체인 원고를 나타내는 것으로 인식되는 ‘웰컴론’이나

대출을 신청하는 방법에 해당하는 ‘전화’, ‘인터넷’, ‘한통화’, ‘모바일’ 또는 대출대상을 나타내는

‘100% 여성전용’ 등으로 대부업에서 흔히 쓰이는 표지에 불과합니다.

실사용표장들 1, 2 중 상당수에서 이 사건 출원서비스표와 동일성이 인정되는 부분은

나머지 부분과 글자체나 글자 크기, 글자의 색상, 글자 부분의 배경 색상 등을 달리하여

독립성을 유지하면서 분리 인식될 수 있도록 구성되어 있고,

실사용표장들 1, 2에서 공통적으로 반복됨으로써 수요자들에게 강조되어 인식되도록 사용되고 있습니다.

 이러한 사정들에다 원심판결 이유에 나타난 이 사건 출원서비스표와 관련된

직접대출방식의 대출 규모, 신문·방송 등을 통한 광고 횟수와 기간,

원고가 대부업체로서 알려진 정도 등을 종합하여 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면,

이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제6조 제2항이 규정하는 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 보입니다.

원심판결이 실사용표장들 1, 2가 그 자체로 이 사건 출원서비스표와 동일성이 인정되는 것처럼 설시한 것은

다소 부적절하다고 보이지만, 상고이유 주장과 같이 구 상표법 제6조 제2항에 관한 법리를 오해하거나

필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 잘못으로 판결에 영향을 미쳤다고 보기는 어려우므로

 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 피고가 부담하게 하였습니다.

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민법에는 불법행위 일반에 대하여 장래의 예방이나 배제를 위한 사전 금지청구권이

명문으로 규정되어 있지 않고, 판례는 인격권 침해행위(대법 1996. 4. 12. 선고 93다40614, 40621 판결 등 참조) 등

그 성질상 일단 침해된 후의 구제수단(금전배상이나 명예회복 처분)만으로

그 피해의 완전한 회복이 어렵고 손해전보의 실효성을 기대하기 어려운

불법행위 사안에서만 제한적으로 사전 예방적 구제수단으로

침해행위 정지·방지의 금지청구권을 인정하고 있습니다.

특허법원 2019. 8. 23. 선고 2018나2018 판결 [손해배상(지)] [각공2020상,1]

갑 주식회사는 허리 통증 등을 완화시켜주는 허리용 찜질패드를 개발하기로 한 후

을 주식회사와 상품 기획 개발에 있어 업무제휴에 관한 양해각서 및 비밀유지계약을 체결하고,

을 회사로부터 허리용 찜질패드 제품(이하 ‘이 사건 제품’이라 한다)을 공급받아 판매하였는데,

을 회사가 명칭을 ‘휴대용 발열팩’으로 하여

이 사건 제품에 적용된 디자인을 등록출원하여 디자인등록이 되자,

갑 회사는 을 회사가 자신의 특허권을 침해하였다고 주장하면서

을 회사의 다른 제품의 판매가 예정된 방송의 중지를 요청하여 을 회사 제품의 홈쇼핑 방송이 무산되었습니다.

을 회사 역시 갑 회사의 거래처인 병 주식회사 등에 ‘을 회사가 갑 회사에

을 회사의 등록디자인이 적용된 이 사건 제품을 공급하기로 하는 계약이 해지되었으니

이 사건 제품을 판매할 경우 판매자도 을 회사의 디자인권을 침해할 수 있다’는 취지의 통지를 하여

판매 및 납품 중단 등의 사태가 발생하자, 갑 회사가 을 회사를 상대로 위와 같은 통지가

불법행위에 해당한다고 주장하면서 손해배상을 구한 사안이었습니다.

제반 사정에 비추어 을 회사의 등록디자인은 갑 회사 측과

을 회사 측 정이 공동으로 창작하였다고 봄이 타당하므로,

정으로부터만 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 을 회사가

단독으로 디자인등록출원을 하여 등록된 디자인권에는 디자인보호법 제39조,

제121조 제1항 제2호에 따른 무효사유가 있고, 을 회사 측은 등록디자인을 정과 갑 회사 측이

공동으로 창작하였음을 알거나 알 수 있었음에도 불구하고

이를 단독으로 출원하여 디자인등록을 받았음을 인식한 것으로 보이므로

결국 디자인권에 무효사유가 존재함 역시 알 수 있었던 것으로 보입니다.

등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나

어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없으며, 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우

그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매·광고 등에 대한

경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로

생산자에 대하여 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에

더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다고 할 것입니다.

그럼에도 을 회사는 갑 회사의 직원들과 정 사이에 을 회사의 등록디자인 관련 논쟁이 있은 후

얼마 지나지 않은 시점에서 갑 회사의 거래처 등에 ‘이 사건 제품을 판매하는 행위도

디자인권을 침해할 수 있다’는 단정적인 취지의 통지를 하였기에

을 회사가 갑 회사의 거래처 등에 발송한 통지는 정당한 권리행사를 벗어나

고의 또는 과실로 위법하게 갑 회사의 영업활동을 방해한 것으로

민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 한 사례였습니다.

디자인권자라 하여도 디자인침해에 대해

섣불리 판단하여 정당한 권리행사를 벗어나는일은

없어야 할 것입니다.

또한 디자인침해자라 하여도

억울하게 침해자로 몰리거나

손해배상범위를 벗어난

과도한 배상 행위를 지는일 역시 방지되어야 합니다.

그렇기에 지식재산권 변리사와 변호사가 함께 있는

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상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 외관·호칭·관념을

객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지

여부에 의하여 결정하여야 할 것이고, 문자와 문자가 결합된 결합상표는

언제나 반드시 그 구성 부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니므로

각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않으면

그 구성 부분 중 식별력이 있는 일부의 요부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수 있어서

그 요부와 대비되는 상표를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 할 것입니다.

반대로 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있거나

문자와 문자의 결합으로 독자적인 의미를 가지는 경우에는 원칙으로 돌아가

양 상표의 구성 전체를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 합니다.

그리고 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에

그 중 하나의 호칭·관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는

두 상표는 유사하다고 할 것이고, 상표 서로간에 다른 부분이 있어도

그 요부를 이루는 부분이 유사하여 그 호칭이나 관념에 있어서 혼동하기 쉬운 경우에는

유사상표로 보아야 합니다.

특허법원 1999. 3. 25. 선고 99허338 판결 [거절사정(상)]

위 사례에선 인용상표는 

와

‘Green Generation’ 부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로

결합되어 있지 아니하므로 위 각 부분으로 분리하여 관찰할 수 있고,

비록 ‘Green Generation’ 부분이 매우 작은 글씨로 기재되어 있다 하더라도

오른쪽으로 길게 뻗어나와 있어서 눈에 잘 띄고 중, 고등학생 정도라면

그 의미를 알 수 있는 비교적 쉬운 영어단어로 구성되어 있으므로 ‘ 

’ 부분과 ‘Green Generation’ 부분 모두 각각 요부가 될 수 있다고 보았습니다.

반면에 ‘Generation’은 원고의 주장과 같이 다른 단어와 결합되어 사용되는 것이 일반적이라 할지라도

‘세대, 발생, 산출, 자손’ 등의 독자적인 의미를 가지고 있으므로 그와 같은 사정만으로

항상 식별력이 매우 약하여 요부가 될 수 없다고는 할 수 없고,

인용상표의 지정상품과 관련하여 보더라도 독자적으로 또는

다른 단어와 결합하여 충분히 식별력을 가질 수 있습니다.

이와 같은 관점에서 보면, 인용상표는 ‘지지’ 또는 ‘그린 제너레이션’으로 불려지리라 예상되고

긴 호칭을 간략화하여 부르는 등 간이·신속을 관례로 하는 오늘날의 상거래 관습으로 보아

‘그린 제너레이션’ 부분이 ‘제너레이션’으로 약칭될 개연성도 부인할 수 없습니다.

다만 이 건 출원상표들에 있어서 ‘Clean Generation’ 중 ‘Clean’은 ‘깨끗한, 청결한’이란 의미를 가지고 있으므로

그 지정상품인 행주, 솥솔, 씽크, 휴지통, 접시 등과 관련하여 그 품질이나 용도 또는

효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이므로 식별력이 없습니다.

그러므로 이 건 출원상표 1은 ‘크린 제너레이션’ 또는 ‘클린 제너레이션’이라고,

이 건 출원상표 2는 ‘크린 제너레이션 옥시(클린 제너레이션 옥시)’ 또는

‘크린 제너레이션(클린 제너레이션)’이라고 각 불려지리라 예상되고,

긴 호칭을 간략화하여 부르는 등 간이·신속을 관례로 하는 오늘날의 상거래 관습으로 보아

‘제너레이션’으로 약칭될 개연성도 부인할 수 없습니다.

따라서 이 건 출원상표들은 선출원에 의한 타인의 등록상표인 인용상표와 유사한 상표로서

인용상표의 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 상표이므로,

상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표법 제23조 제1항 제1호에 의하여

등록을 받을 수 없습니다.

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