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전자정보화 시대가 되면서 그에 따른 기술 역시 발전함에 따라

전자상거래 관련 발명 일명 BM특허가 뜨고 있는데요

오늘은 이러한 전자상거래 발명 BM특허는 무엇인지,

BM특허 요건은 어떻게 되는지 설명해드리고자 합니다.

전자상거래 발명(BM특허)이란 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되도록

컴퓨터기술에 의하여 구현된 발명을 말합니다.

전자상거래 관련 발명은 자연법칙을 100% 이용하지 아니하여 발명의 성립성이 문제되지만,

최근 인터넷기술의 발달과 전자상거래의 확대, 세계 각국의 발명으로서

인정경향등을 반영하여 특허법상 발명으로서 인정하고 있습니다.

이에 특허청은 심사의 효율화와 출원인의 편익을 도모하고

행정작용의 명확화를 위해 심사기준을 마련하여 운영하고 있습니다.

다만, 특허법은 전자상거래 관련 발명을 포함한 컴퓨터 프로그램과 관련된 발명에 대해서는

특허를 허여하고 있으나 컴퓨터 프로그램 그 자체는 특허법의 보호대상이 아니라고 하여

특허를 허여하지 아니하며 이러한 컴퓨터 프로그램 자체는

저작권법에 의하여 보호받을 수 있습니다.

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이 사건 등록디자인 도면

비교대상디자인 도면

─────────────────────────────────────────────────────────────────

원고 A씨는 이 사건 등록디자인의 권리자인 피고 B씨를 상대로, 이 사건 등록디자인이 그 출원전에 공지된

비교대상디자인등과 유사하여 구 의장법(2004. 12. 31, 법률 제7289호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인등과 유사하지 아니하다는 이유로

위 심판청구를 기각하는 내용의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다.

이 사건 등록디자인의 신규성 여부

디자인 유사 여부 판단은 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을

느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면

세부적인 점에 다소 차이가 있더라도 유사하다고 보아야 하고,

구 의장법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는

미적 고안이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면

구 의장법에 의한 디자인등록을 받을 수 있다.

하지만, 부분적으로는 창작성이 인정되더라도 전체적으로 보아 과거 및 현재의 디자인들과 다른 미감적 가치가

인정되지 아니한다면 그것은 단지 공지된 미적 고안의 상업적, 기능적 변형에 불과하여

창작성을 인정받을 수 없다.

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 유사한가

우선 양 디자인은 모두 돌망태에 관한 것으로 디자인의 대상물품이 동일하다.

나아가, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 형상 등을 대비하여 보면

양 디자인은 모두

1. 금속철선의 재질로 되어 있는 점

2. 앞면, 뒷면, 밑면이 일체로 형성되는 프레임이 절단되지 않은 상태로 절곡되는 점

3. 앞뒷면 및 밑면의 프레임과 좌.우측면의 프레임이 결합하여 직육면체의 돌망태를 이루고

그 길이방향으로 소정의 간격을 두고 중간 칸막이로 구분되는 점

4. 상면 덮개부를 앞뒷면 및 밑면의 프레임과 별개로 분리시킨 점

5. 앞뒷면 및 밑면의 프레임과 좌우측면의 프레임 및 중간 칸막이가

모두 육각형의 철망과 테두리의 틀을 이루는 굵은 테두리철선으로 형성되는 점

등에서 동일.유사하여, 돌망태의 용도와 사용상태를 고려할 때

사람의 주의를 끌기 쉬운 특징적 요부를 공통적으로 갖추고 있는 바, 양 디자인은 이러한 공통점으로 인하여

전체적인 심미감에서 별다른 차이가 없다.

다만 이 사건 등록디자인에서는 중간칸막이가 5개로서 전체적으로 가늘고 긴 느낌을 주는데 비하여,

비교대상디자인에서는 중간 칸막이가 1개로서 상대적으로 넓고 짧은 느낌을 주는 점에서

차이가 있지만, 중간 칸막이는 돌망태 내부에 채워진 돌이 아래쪽으로 밀려 내려가

돌망태의 변형을 일으키는 현상을 방지하기 위한 것으로서 종래부터 돌망태의 길이에 맞춰서

통상 1m 간격을 두고 여러 개를 설치하는 방식으로 사용되어 온 것이고,

비교대상디자인의 설명 부분에서도 필요에 따라 돌망태의 길이를 변경할 수 있음을

명시하고 있으므로, 위와 같은 차이점은 양 디자인에서 느껴지는 전체적인 인상과

미감의 유사함에 비하면 미미한 것으로서 단순한 상업적.기능적 변형에 불과할 뿐이다.

또한 이 사건 심결에서는 비교대상디자인의 도면의 다른 부분에서 테두리철선을

실선으로 표시하고 있으므로 앞면과 밑면 및 뒷면과 밑면 사이에 도시된 실선도

테두리철선으로 보아야 하고, 그렇게 본다면 앞면과 밑면 및 뒷면과 밑면 사이에

테두리철선이 형성되지 않는 이 사건 등록디자인과 상이하여 서로 유사하지 않다고 판단하였으며,

피고 B씨 역시 같은 취지로 주장하고 있으나, 앞에서 본 바와 같이

비교대상디자인의 앞.뒷면 및 밑면의 프레임은 육각형의 철망으로,

일체로 형성되어 절곡되는 것으로 보이는데, 이와 같이 일체로 형성된 앞면과 밑면 및 뒷면과 밑면 사이의

육각형 철망에 다시 테두리철선을 부가하는 것으로 비교대상디자인의 도면을 해석하는 것은

상당하지 아니하므로, 비교대상디자인의 도면에서 앞면과 밑면 및 뒷면과 밑면 사이에 도시된 실선은

절곡선을 표시한 것으로 봄이 경험칙에 부함하고, 가사 비교대상디자인의 도면을

이 사건 등록디자인과 달리 앞면과 밑면 및 뒷면과 밑면 사이에 테두리철선이

더 부가된것으로 본다 하더라도, 위와같은 차이점 또한 양 디자인에서 느껴지는

전체적인 인상과 미감의 유사함에 비하면 미미한 것으로서 단순한 상업적.기능적 변형일 뿐이다.

따라서 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 국내에서 반포된 간행물에 게재된

비교대상디자인과 유사하여 구 의장법 제5조 제1항 제3호에 해당하여

이 사건 등록디자인은 등록무효가 되어야 하며, 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 위법하므로,

그 취소를 구하는 원고 A씨의 이 사건 청구는 이유 있다 판단하여

이를 인용하기로 하여 원고가 승소하였습니다.

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디자인등록무효심판 심결취소소송 판례

디자인특허등록 되었어도 다시 등록무효심판을 통해

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직무발명 보상제도란? 특허사무소 소담

종업원등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을

계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는

정당한 보상을 받을 권리를 가진다. 이는 사용자 등이 종업원 등의 직무발명을 무상으로

또는 비합리적인 저렴한 비용으로 취득함을 방지하기 위한 강행규정으로서,

경제적 약자인 종업원 등을 보호하기 위한 규정이다. 그러므로 사용자등이

보상금청구권ㅇ르 부인하거나 지급을 거절 또는 유보시키는 계약은 무효라고 할 수 있으며,

계약 또는 근무규정에 보상금 지급에 관한 규정이 없는 경우에도

종업원등은 발명진흥법 제15조제1항에 따라 보상금청구권을 당연히 취득한다.

사용자등은 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된

보상규정을 작성하고 종업원 등에게 문서로 알려야 한다. 사용자등은 보상규정의 작성 또는

변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 또한, 보상규정을 종업원등에게

불리하게 변경하는 경우에는 그 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의

과반수의 동의를 받아야 한다. 이는 종업원 등의 협상력 및 절차적 권리를 강화하여

실질적으로 보상과정에 참여하도록 하기 위함이다.

사용자등이 발명진흥법 제15조제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는

정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여

사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원등이 공헌한정도를

고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. 사용자등과 종업원등의 신뢰를 바탕으로 한

합리적인 보상규정 작성과 투명한 보상문화의 정착을 유도하기 위함이다.

한편, 직무발명에 대한 보상이 계약 또는 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나

정하고 있더라도 사용자등의 이익과 사용자등과 종업원등의 공헌 정도를 고려하여

적절한 수준으로 이루어지지 아니한다면 법원이 보상액의 적정여부를

판단하게 된다.

사용자등이 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기또는

취하하는 경우에도 발명진흥법 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다.

종업원등에 대한 사용자등의 보상의무는 출원여부와 관계없이 직무발명에 대한

권리의 승계시 당연히 발생함에도 불구하고, 직무발명보상제도에 대한

사용자등의 전반적인 인식 부재로 인해 출원유보시에 대한 보상실시가

미흡한 상태이기 때문에 출원유보 보상에 대한 사용자등의 인식을 제고하여

종업원등의 보상받을 권리를 강화하기 위해 이를 법률에 명확히 밝히고 있다.

이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 떄에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면

종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

사용자등이 직무발명을 출원하지 않고 유보하여 영업비밀로서 보호하는 겨우에도

적극적인보상이 이루어질 수 있도록 고려사항을 법률로써 규정하고 있다.

특허법률사무소 소담에서 알려드린 직무발명보상제도

직무발명보상제도에 관해 더 궁금하거나 특허상담을 원하시는분들은

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같은 듯 다른 특허법과 저작권법의 관계는 어떤 관계일까

특허변리사와 저작권소송변호사가 함께 운영하는 특허사무소 소담에서 알려드릴게요!

특허법과 저작권법 / 특허사무소 소담

특허법은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작물인 발명을 일정기간 동안 독점적 · 배타적으로

실시할 수 있는 권리를 인정하고 있다. 저작권법은 인간의 사상 또는 감정이 표현된 창작물을

일정기간 독점적 · 배타적으로 이용할 수 있는 권리를 인정하고 있다.

특허권이나 저작권은 모두 인간의 창작물에 대하여 인정된다는 점이 공통된다.

그러나 특허권은 기술적 사상의 창작물에 인정되어 산업 발전을 도모하는 데 비해

저작권은 문화적 사상의 창작물에 인정되어 정신문화 향상에 기여하고,

어느 발명이 특허로 등록받기 위해서는 그 출원 전 선행기술과 대비하여

신규성과 진보성 등이 부정되지 않아야 하고 이때 설정등록이 효력발생요건인 데 비해,

저작권은 저작물에 창작성등이 있다면 창작한 때부터 발생하고 그 등록은 효력발생요건이 아니다.

그리고 특허법은 가장 먼저 출원하여 등록된 발명의 기술에 관한 사상 내지 아이디어의 응용을

보호하는 것인 데 비해 저작권법은 독자적으로 창작된 인간의 사상이나 감정 내지

아이디어에 관한 구체적인 표현을 보호한다.

특허법에서 하나의 기술적 사상 내지 아이디어의 응용이 구현된 발명이 선행기술로부터 쉽게 발명될 수 있다면

그것이 다른 방식으로 표현되었더라도 먼저 출원되어 등록된 특허권과 별도의 특허권으로 인정받을 수 없고

특허성 여부 판단에 어느 발명자가 이미 등록된 발명의 존재를 실제로 알고 있었는지 여부는

고려되지 않는 반면, 저작권법에서는 하나의 문학적 사상 내지 아이디어라도

그 구체적인 표현이 다른 창작물이라면 저작권으로 인정받을 수 있고, 먼저 창작된 저작물을

알지 못한 채 독자적으로 그 저작물을 창작한 경우라면

그것에 대해 저작권이 인정될 수 있다.

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오랜만이죠. 사실 3월에 개인적인 일도 있었고

티스토리에 방문할때마다 페이지를 찾을 수 없다고 해서

포스팅을 못하고 있었네요 이런이런

특허침해 특허권 분쟁 뿐 아니라 상표권 분쟁 역시 주위에서 흔히 일어나고 있습니다.

상표소송변호사가 알려드리는 상표권 분쟁 소송 판례를 통하여

왜 저희 특허법률사무소 소담을 선택해야 하는지, 알아봅시다.

상표소송변호사가 알려드리는 상표권 분쟁 소송 판례

이 사건 출원상표

선등록상표1

선등록상표2

원고의 상표 출원에 대해 특허청 심사관은 2010. 4. 1. 이 사건 출원상표는 선등록상표들과의 관계에서

상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 등의 이유로 의견제출통지를 하였다.

이에 대해 원고는 2010. 8. 2. 보정서 및 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은

그 보정서 및 의견서를 고려하더라도 위 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로

2010. 9. 8. 상표등록 거절결정을 하였다.

그러자 원고는 특허심판원에 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이를 2010원7833호로 심리한 다음,

2011. 7. 14. 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여

상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

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이 사건 출원상표와 선등록상표들은 모두 ‘우리아이’라는 문자 부분을 공통적으로 포함하고 있다는 점에서

일부 유사한 면이 있다. 그러나 그 외에도 이 사건 출원상표는 ‘풀무원’이라는 문자 부분이 부가되어 있고,

선등록상표 1은 ‘매일’이라는 문자 부분이, 선등록상표 2는 정사각형 안에 나뭇잎과 산 모양의 도형을

표시해 넣은 도형 부분과 ‘산들촌’이라는 문자 부분이 각각 부가되어 있어

표장의 전체 외관이나 호칭 및 관념은 서로 다르다.

다만, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 모두 '우리아이'라는 문자를 공통적으로 포함하고 있어

위 상표들이 '우리아이'만으로 분리되어 관찰되는 경우, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은

호칭, 관념이 동일하거나 유사하여 전체적으로 표장이 유사하다고 볼 여지도 있으므로,

위 상표들이 '우리아이'만으로 분리되어 관찰된 것인지에 관하여 본다.

상표의 구성부분 중 상품의 보통명칭, 관용명칭, 효능.용도.원재료 표시 등의 기술적 표장,

현저한 지리적 명칭, 회사의 명칭 등 식별력이 없거나 미약한 부분은

그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로, 일반 수요자나 거래자들이 대상 상표를

그 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고,

이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도

전체가 일체 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 마찬가지이다.

네이버 국어사전에는 ‘우리’란 ‘말하는 이가 자기와 듣는 이 또는 자기와 듣는 이를 포함한 여러 사람을

가리키는 일인칭 대명사’, ‘말하는 이가 자기보다 높지 아니한 사람을 상대하여 자기를 포함한

여러 사람을 가리키는 일인칭 대명사’, ‘말하는 이가 자기보다 높지 아니한 사람을 상대하여

어떤 대상이자기와 친밀한 관계임을 나타낼 때 쓰이는 말’로 정의되어 있고, ‘아이’란 ‘나이가 어린 사람’,

‘남에게 자기 자식을 낮추어 이르는 말’, ‘아직 태어나지 않았거나 막 태어난 아기’로 정의되어 있는 사실, 인

터넷 구글 검색사이트에서 ‘우리아이 식품’이란 단어로 검색을 해 보면, 2010년 1월경부터 2010년 12월경 사이에
등재된 것으로서 ‘[우리아이의 즐거운 밥상] 건강한 식품...’

(...중략...)

‘우리 아이들을 위한 선택’ 등과 같이 ‘우리아이’라는 표현을 사용하거나

이를 주제로 한 기사가 다수 게재된 사실을 각 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, ‘우리아이’라는 표현은 이 사건 거절결정일 무렵인 2010년 9월경

이 사건 출원상표의 지정상품인 곡물가공식품, 과자, 빵, 껌, 캔디, 초콜릿 등의 식품 분야에서 뿐만 아니라,

일상생활에서도 누구나 흔히 사용하는 용어이거나, 위 지정상품인 식품 등과 관련하여

 ‘우리아이를 위한 식품’,‘우리아이에게 좋은 식품’ 등의 의미나, 광고문구 등으로 사용되는

용어임을 알 수 있으므로, 이 사건 출원상표나 선등록상표들에 있어 '우리아이'라는 표현은

식별력이 없거나 미약한 부분이라 할 것이다.

따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 모두 식별력이 없거나 미약한 부분인 '우리아이'만으로

분리되어 관찰되지 않고 전체로서 관찰된다고 보아야 할 것인데

전체로서 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 표장을 대비하면

앞서 본 바와 같이 서로 외관, 호칭, 관념을 달리하므로 동일 또는 유사하다고 할 수 없다.

이와 같이 이 사건 출원상표과 선등록상표들과 표장이 동일 또는 유사하다고 할 수 없는 이상

지정상품의 동일 또는 유사여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이

이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 할 수 없다.

그렇다면 위와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는

이유 있으므로, 이를 받아들이기로 하여 원고의 손을 들어준 판례가 있었다.

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직무발명의 성립요건

1. 종업원등이 발명하였을 것

(1) 종업원등

종업원등이란 종업원.법인의 임원 또는 공무원 등과 같이 사용자와 고용계약이나 그 밖의 관계에 의하여 타인의 사무에 종사하는 자로서, 상근.비상근, 보수지급유무, 근로기준법상의 최하 연령 등을 불문하고

사용자와 고용관계에 있는 한 종업원등이다. 고용관계란 민법이나 근로기준법에서 말하는 고용관계보다 더 넓게 해석하여 계약의 종류나 내용에 상관없이 사실상 타인에게 노무를 제공할 의무를 부담하는 관계를 말한다.

문제가 되는 것은 파견된 종업원 등의 지위인데 이는 급여와 지휘.감독권을 고려하여 결정하여야 할 것이다.

즉, 일반적으로 파견된 회사로부터 급여를 받은 경우 그 회사의 종업원등이고 그 반대의 경우는 파견을 보낸

회사의 종업원 등으로 보나, 급여를 지급하는 회사에 종업원 등의 지휘.감독권이 없는 특수한 경우에는

지휘.감독권이 있는 회사의 종업원 등이라고 본다.

(2) 발명

발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도성이 있는 것을 말한다.

종업원등이 어떤 문제를 해결하기 위하여 기술적 수단을 새로 착상하거나

새로운 기술적 수단을 구체화한 경우 발명자가 된다.

2. 사용자등의 업무범위에 속할 것

(1) 사용자등

사용자등이란 종업원 등을 선임하여 특정 사무에 종사하게 하고 그 지휘 및 감독을 하는 자를 말하며

사용자.법인 또는 국가나 지방자치단체 등을 의미한다. 개인회사의 경우에는 일률적으로 누가 사용자 등인지

단정할 수는 없으며 개인회사가 법인이냐, 법인이 아니냐에 따라 판단하여야 할 것이다.

예컨대, 법인격을 갖춘 개인회사인 경우에는 대표자(자연인)와 회사(법인)는 각각 법률상 별개의 인격체로서

대표자라 할지라도 사용자 등이 아니라고 보아야 하나, 법인격을 갖추지 못한 소규모의 개인회사의 경우에는

대표자가 당연히 사용자 등이 되어야 한다.

(2) 업무범위

직무발명에 있어서 사용자등의 업무범위에 관한 문제는 종업원등의 발명이 사용자 등의 업무범위에

속하지 아니하면 직무발명이라 할 수 없기 때문에 중요하다. 업무범위란 사용자 등이 수행하는

사업의 범위로서 사용자가 개인, 법인 및 국가인지에 따라 각각 달리 해석된다. 먼저, 사용자등이

개인일 경우 그 개인이 추구하는 현실적인 사업내용을 중심으로 업무범위를 파악하여야 한다.

예를 들면, 나사를 생산.판매하는 것을 목적으로 하는 개인사업자의 업무범위는 나사와 관련된 생산.판매 등이

사용자등의 업무범위로 볼 수 있다.

다음으로, 사용자 등이 법인일 경우에는 일반적으로 정관을 중심으로 그 밖의 부수하는 사업까지를

업무범위로 본다. 그러나 사용자 등의 업무범위는 법인이 정관으로 정한 목적의 범위가 아니라

객관적으로 현재 또는 장래에 행할 예정에 있는 업무와 기술적인 관련성이 있는 범위라고

해석함이 타당하다.

마지막으로 사용자등이 국가일 경우에 업무범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 전 국가의

업무가 모두 포함되기 때문에 불합리하게 된다. 따라서 발명을 한 공무원이 소속된 기관의 직제와

사무분장규칙에 정해진 업무범위로 한정하여 해석하여야 한다.

3. 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

(1) 발명을 하게 된 행위가 직무에 속할 것

발명을 하게 된 행위란 발명을 착상하고 구체화하여 완성을 하기까지의 행위로서

발명을 의도하였는지 여부와 상관없이 이론적 추구, 문헌조사 등 정신적 활동뿐만 아니라, 이것에 부수하는

연구소에서의 실험, 공장에서의 제조 작업 등 육체적 활동도 포함하며, 근무시간의 내외 또는

직무 내외를 불문한다. 직무란 종업원 등이 사용자등의 요구에 따라 사용자등의 업무의 일부를

담당하는 것을 말하는 것으로, 직무인지 여부는 그 종업원등의 지위.급여.발명과 수행하였던 업무와

연관성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다.

따라서 발명을 하게된 행위가 종업원등의 직무에 속하는 발명이란 종업원등이 발명에 대한 구체적인 과제를

사용자등으로부터 부여받지 아니하였을지라도 종업원등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아

발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 말한다.

(2) 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명일 것

직무발명은 종업원 등이 현재에 담당하고 있는 직무에 속하는 발명은 물론이고

과거에 담당하고 있던 직무에 속하는 발명도 포함된다.

여기에서의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이란 동일기업내에서 해당종업원등이

담당하였던 현재 또는 과거의 직무를 말한다. 특히 문제가 되는 것은 고용관계가 이미 종료된 후,

즉 퇴직 후의 발명이 직무발명인지 여부이다. 현재 또는 과거의 직무란 발명진흥법 제2조제2호의 문리해석상

종업원등이 발명완성 당시에 사용자등과 고용관계에 있는 경우에 있어서의 직무만을 의미한다고

해석되므로 재직중에 발명을 완성하고 퇴직한 경우에는 직무발명이지만 퇴직 후에 발명을 완성한 경우에는

원칙적으로 자유발명이라고 해석함이 타당하다.

특허사무소 소담이 알려드리는 국내우선권주장출원

특허출원등에 의한 우선권주장출원(이하 국내우선권주장출원이라 한다)이란, 특허를 받으려는 자가

특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 선출원이라 한다)을 기초로 1년 이내 우선권주장의

출원을 한 경우에 우선권주장출원에 포함된 선출원 발명은 법 제55조제3항에 열거된 규정에 대하여

선출원 시에 출원한 것으로 판단시점을 소급하여 주는 출원을 말한다. 특허출원 등에 의한 우선권은

강학상 국내우선권이라 하는데, 이는 조약우선권과 구별하기 위한 용어이다.

우선권주장의 요건

1. 주체적요건

우선권주장출원 당시에 출원인은 선출원의 출원인 또는 그 승계인과 동일인이어야 한다.

승계인은 조약에 의한 우선권주장과는 달리 우선권의 승계는 필요로 하지 아니한다.

이는 조약우선권은 제1국 출원을 기초로 제2국에 출원하는 것이므로 특허독립의 원칙에 따라

별도로 제2국에 우선권을 주장할 수 있는 권리가 필요한 반면, 국내우선권은 국내에서의 특허를 받을 수 있는

권리의 승계만 있으면 충분하기 때문이다.

2. 객체적요건

(1) 선출원의 요건

① 우선권주장출원을 할 때에 선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 특허여부의 결정,

실용신안등록여부의 결정이 확정되지 아니하였을 것

i) 우선권주장출원을 할 때에 선출원이 포기.무효 또는 취하된 경우

ii) 우선권주장출원을 할 때에 선출원이 특허여부의 결정, 실용신안등록여부의 결정 또는

거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우가 아니어야 한다.

한편, 우선권주장출원을 할 때를 기준으로 하기 때문에 우선권주장 이후에는 선출원이

무효, 취하 또는 포기되거나 특허여부의 결정, 실용신안등록여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이

확정되더라도 상관없다.

② 분할출원.변경출원이 아닐 것

국내우선권주장의 선출원은 분할출원 또는 변경출원이 아니어야 한다. 선출원이 분할출원 또는 변경출원인

경우에는 심사의 어려움을 줄이기 위해 우선권주장을 할 수 있는 출원에서 제외된다.

③ 형식에 제한

선출원은 특허출원 또는 실용신안등록출원하여야 한다. 국내우선권주장출원의 취지인 개량발명 보호의

적정화에 비추어볼 때 디자인등록출원은 선출원의 대상에 포함되지 아니한다.

(2) 우선권주장출원(후출원)의 요건

1) 우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명이 선출원의 출원할 떄 최초로 첨부한 명세서 또는 도면이 기재된

사항의 범위 이내이어야 한다. 여기서 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란

최초 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 그와 기술적 구성이 실질적으로

동일한 발명, 즉 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 명시적으로 기재되어 있는 것과

마찬가지라고 이해할수 있는 사항을 말한다. 우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명중 선출원과 동일한 발명은

선출원일로 판단시점이 소급되고, 이용.개량발명은 현실의 국내우선권주장출원일을 기준으로

특허요건 등을 판단한다. 이와 같이 국내우선권 주장출원은 선출원에 포함되어 있지 않았던

발명을 포함하여 우선권을 주장할 수 있음을 물론 둘 이상의 선출원을 근거로 우선권을 주장할 수도 있다.

또한 조약에 의한 우선권과의 복합우선권을 주장할 수도 있다.

2) 선출원의 최초 명세서 또는 도면에는 기재되어 있었으나 보정에 의하여 삭제된 발명을 기초로도

우선권주장을 할 수 있다. 한편, 우선권주장출원의 청구범위가 보정된 경우에는 보정 후에 최종적으로

확정된 청구범위를 기준으로 우선권주장의 적법성을 판단한다.

3. 시기적 요건

우선권주장출원은 선출원의 출원일로부터 1년 이내에 할 수 있다. 조약우선권주장출원과 마찬가지로

출원인의 이익과 제3자의 이익의 조화를 위해서 우선기간을 1년으로 하고 있다.

특허사무소 소담이 알려드린 국내우선권주장출원

특허등록 변리사와 특허소송 변호사를 한곳에서 모두 만나보실 수 있는

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특허침해 주장이 부당할 때 !

부당하게 특허침해 주장을 받고 있는 경우

어떻게 해야하나요?

특허사무소 소담에서 알려드리겠습니다!

1. 법원소송에서 의견서 제출 및 상대방에 대한 답변서 회신

침해의 대항을 받고 있는 자는 특허발명의 실시 또는 간접침해항위가 아니거나

정당한 권원이 있거나

업으로서의 실시가 아니기 때문에 침해가 아니라는 의견서를 법원에 제출할 수 있다.

이 때 필요하다면 변리사의 감정서를 첨부할 수 있으며

해당 의견서와 같은 취지의 답변서를 상대방인 특허권자에게 회신할 수 있다.

2. 소극적 권리범위확인심판 청구

특허권자가 제기한 침해소송과는 별도로 특허심판원에 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의

권리범위확인심판을 청구할 수 있다.

다만, 권리범위확인심판의 심결은 법원에 유력한 증거로서 활용될 수 있으나

법원을 기속하지는 못한다.

3. 확인의 소 제기

특허권자가 제기한 침해소송과는 별도로 선사용권존재 확인의 소, 침해금지청구권부존재 확인의 소

손해배상채무부존재 확인의 소 등을 법원에 제기할 수 있다.

4. 소송절차의 중지 신청

침해의 대항을 받고 잇는 자가 특허무효심판을 청구한 경우 심결이 확정될 때까지 침해소송절차를

중지해 줄 것을 법원에 신청할 수 있다. 그러나 소송절차중지여부는 법관의 재량사항이다.

5. 권리남용의 항변

특허권도 사권의 일종인 이상 권리의 남용은 허용되지 아니한다.

권리남용의 인정여부는 특허권자의 권리행사에 얻어지는 이익과 상대방 내지 일반 제3자, 특히 사회 공공이

이로 인하여 입는 손해를 비교하고 금지청구권자가 타인에게 손해를 가하는 목적등까지도 감안하여

구체적으로 해석하여야 한다.

6. 실효의 항변

실효의 원칙은 권리자가 상당한기간 권리를 행사하지 아니하여 상대방에 대하여 앞으로도 그 권리를

행사하지 않겠다는 확신을 주고 상대방에 이에 따라 행동한 경우, 권리자가 이 확신에 반하여

새삼스럽게 권리를 행사하는 것은 신의성실의 원칙에 반하여 허용되지 아니한다는 이론이다.

부당하게 특허침해 주장을 받고 계신 경우, 당황하지마시고

특허법률사무소 소담이 알려드린 위와 같은 조치를 취하시기 바랍니다.

또한 특허법률사무소 소담은 대기업출신 무수한 경력의 변리사와

변리사를 겸한 변호사까지 한번에 만나보실 수 있으시며

특허등록 특허출원 뿐 아니라 특허소송 분쟁 문제까지도 상담받으실 수 있습니다.

안녕하세요. 특허법률사무소 소담입니다.

티스토리는 참으로 오랜만에 포스팅하는듯합니다.

사실 매일 들어왔는데 요즘들어 계속 웹사이트를 표시할 수 없다면서 오류가 나길래 못했어요.

독자분들이 너무 보고싶었답니다. 오늘은 특허침해 주장을 받고 있을때

어떠한 조치를 취해야 하는지 대응방안에 대해서 알려드리겠습니다.

특허침해 주장이 정당한 경우, 저는 어떻게 해야하죠?

(1) 실시의 중지

침해의 대항을 받고 있는 자는 자기의 실시가 특허권의 침해라고 판단되면 그 물품의 제조.판매나

사용 등을 즉시 중지하고 선의.무과실을 주장하는 것이 현명하다.

(2) 정당한 권원의 획득 후 실시

특허침해가 됨에도 불구하고 계속 실시를 원하는 경우에는 특허권자로부터 정당한 권원을 획득하여야 한다.

따라서 침해의 대항을 받고 있는 자는 특허권자로부터 전용실시권을 설정받거나 통상실시권을 허락받아서

실시하여야 한다. 한편, 침해의 대항을 받고 있는 자가 이용.저촉발명을 실시하고 있는 경우에는

통상실시권허락심판의 청구를 고려해 볼 수 있다.

(3) 화해.중재

특허침해 주장을 받은 자는 침해소송이 계속 중인 경우에는 원고인 특허권자와 화해.중재등을 통해

원만한 해결을 보는 것이 바람직하다. 한편, 특허침해로 인해 발생된 분쟁 등이 있는 경우에 특허청

산업재산권분쟁조정위원회에 조정신청을 할 수 있으며, 여기에서 조정이 성립되어 조정조서가 작성되는 경우에도 재판상 화해와 동일한 효력을 갖는다.

(4) 회피설계

특허침해라고 판단된 경우 회피설계를 고려해 볼 수 있다.

단, 회피설계에 필요한 시간, 생산설비의 교체, 연구원의 노력 등에 대한 비용 등과

특허권자로부터 실시권을 허락받을 때 소요되는 비용 등을 비교하여 회피설계하는데 비용이 더 많이 든다고

판단되는 경우에는 실시권을 허락받는 것이 타당하다.

(5) 대응특허 매입 등

대응특허를 매입하거나 대응특허를 소유한 회사를 M&A 하는 것을 고려해 볼 수 있다.

특허침해 피의자는 대응특허를 매입하여 특허권자가 생산, 판매하고 있는 제품에 대한 침해를 주장함으로써

침해에 대한 분쟁에서 상호간의 화해를 이끌어 낼 수 있다.

특허침해 주장을 받고 있을 때, 당황하지 마시고 대응방안을 마련해 차근차근 준비하시기 바랍니다.

특허침해 및 특허소송문의는 특허법률사무소 소담