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디자인출원 - 국제디자인등록출원

헤이그협정에따라 대한민국을 지정한 국제디자인등록출원은

국내에서 출원된 것과 동일한 효력을 가지므로

국내 출원 및 심사절차를 따릅니다.

다만, 이 과정에서 국내출원에 적용되는 일부 조항과 조약이

충될도는 부분이 있을 수 있어

이와 관련된내용을 디자인보호법 제 179 내지

제205조에서 특례로 규정하고 있습니다.

헤이그협적 제10조(2)에 따른 국제등록일은

이 법에 따른 디자인등록출원일로 봅니다.

국제등록일은 국제출원일이 되는것이 원칙이지만

형식요건의 흠결로 인하여 보정이 이루어진 경우에는

국제사무국이 보정서를 접수한 날 또는

국제출원일 중 늦은 날로 봅니다.

국제디자인등록출원에 대하여는 법 제38조

(디자인등록출원일의 인정 등)를 적용하지 않으며

창작내용의 요점의 기재가 요구되지 아니하고

도면이 이미 제출되어 있으므로 법 제37조 제3항의

도면에 갈음하여 사진이나 견본으로 제출할 수 있다는 규정은

적용되지 않습니다.

국제디자이등록출원에 대하여는 법 제43조 규정의

비밀디자인제도를 적용하지 않으며

국제디자인등록출원의 경우 도면 등의 모든 내용이

국제등록부에 공개된 후 국제사무국이 각 지정국에 국제출원서를

송부하므로, 국내출원과 같이 등록 후 디자인의

비밀유지를 구하는 것이 실질적으로 불가능하기 때문입니다.

다만 헤이그협적 제5조(5)에 따른 공개연기신청에 의해

비밀디자인의 효과를 누릴 수 있습니다.

국제디자인등록출원에 대해서는 국내법상 신청에 의한

출원공개규정을 적용하지 않는데요

국제등록은 국제사무국에 의하여 공개됩니다.

그러한 국제등록공개는 모든 체약 당사자에게 충분히

공개된 것으로 간주하고 지정국에서의 더 이상의 국내공개가

요구되지 않습니다(헤이그협정 10조(3)).

국제등록공개는 국제등록일부터 6월 또는 그 이후

가능한 빨리 이루어지는 것이 원칙이며

출원인의 신청에 의해 등록 후 즉시 공개 또는

공개의 연기가 이루어질 수 있습니다.

국제디자인등록출원은 국제출원시에 출원료 및 등록료를

미리 납부하므로 등록료를 납부하여야 설정등록이 된다는

국내법 규정을 적용하지 않습니다.

국제디자인등록출원 후에는 디자인등록을 받을 수 있는

권리의 승계는 국제디자인등록출원인이 국제사무국에

명의변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않으며

국제디자인등록출원에 대하여는 심사.일부심사등록출원의

구분에 관한 거절규정은 적용하지 않습니다.

저촉관계디자인의 법적효과 및 관련문제

후출원 디자인권자등은 선출원권리자의 허락을 얻거나

통상실시권허여심판에 의하지 아니하면

자신의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없는데요

다만 소극적 효력이 제한되는 경우는 아닌 바

제3자의 침해 행위에 대하여 권리를 행사할 수 있습니다.

또한 실시권이나 질권의 설정 행위 역시 선출원 권리자의

허락을 요하지 않는데요, 다만 실시권자가 이를 실시하기 위해서는

선출원 권리자의 허락이나 통상실시권허여심판의

제기가 요구될 것입니다.

디자인권자.전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 등록디자인

또는 등록디자인과 유사한 디자인이 법 제95조 제1항 또는

제2항에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이

정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수

없을 때에는 자기의 등록디자인 또는 등록디자인과 유사한 디자인의

실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을

청구할 수 있습니다.

통상실시권 허락의 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가

그 통상실시권을 허락받은 자의 등록디자인 또는

이와 유사한 디자인을 실시할 필요가 있는 경우에 그 통상실시권을

허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을

받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는

등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 범위에서

통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있습니다.

선출원권리자의 허락 또는 통상실시권허여심판에 의하지 않고

등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시하는 행위는

선출원 권리 침해를 구성하여 민.형사상 책임을 질 수 있습니다.

저촉관계에 있는 선출원 등록권리가 존속기간만료로 소멸시

후출원등록권리에 대한 법정실시권이 발생하는데요

기존의 사업시설보호 및 이해당사자등의 손해를

방지하기 위함입니다.

권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판의 경우

원칙적으로 후출원 등록권리의 효력을

부정하는 것에 해당되므로 부적법하나

이용관계의 확인을 위한 경우에는 후출원 등록권리의

효력을 부정하는 것이 아니기에 판례는

이용.저촉관계의 성립유무를 인정하고 있습니다.

상표권에는 강제사용권제도가 없고 법 제70조 제3항 규정의

대가 지급대상에 상표권자가 제외되어 있는 것을 고려하면

후출원 디자인권자는 선출원 상표권자의 허락에 의해서만

자신의 권리의 실시가 가능하다고 해석됩니다.

저작권의 경우 인격권에 맞지 않으므로 통상실시권허락의 심판이

존재하지 않으므로 후출원 디자인권자는 저작권자 허락에 의해서만

자신의 등록권리 실시가 가능하며

선출원 타 공유자의 허락을 얻지 않고도 당해 등록디자인 또는

이와 유사한 디자인을 실시할 수 있다고 해석되는데요

디자인권이 공유인 경우 실시는 지분의 관념을 떠나

자유실시를 원칙으로 하기 때문입니다.

디자인보호법에서 보는 디자인의 이용관계

특허권.실용신안권.상표권.저작권간에는

독자적 요건에 의해 각각 권리가 발생되므로

상이한 법익간에는 동일한 객체에 대한 권리가 경합될 수 있습니다.

또한 디자인보호법 내로 한정하여 살피더라도

후출원 권리가 선출원 권리의 내용을 이용하였으나

전체로서는 비유사하면 선.후출원 모두

디자인등록이 가능한 경우가 있습니다.

이러한 중첩되는 2 이상의 권리들은 적법하게 등록된 권리이지만

이를 실시하면 선.후출원 권리간 충돌이 발생될 수 있어

권리관계의 조정이 요구됩니다.

이 경우 선출원 우위 원칙에 따라 선출원권리자의 이익을 보호하고

후출원 권리자의 실시방안을 보장하기 위하여 디자인보호법은

이용.저촉에 관한 규정을 두고 있습니다.

이용관계란 후출원 디자인이 선출원 디자인을 그 본질적인 특징을

손상시키지 않고 그대로 포함하고 있어 후출원 권리를

실시하는 경우에는 후출원 권리에 포함되어 있는 선출원 권리내용

전부의 실시가 수반되지만, 선출원 권리를 실시하는 경우에는

선출원 권리는 후출원의 일부에 불과한바 후출원 권리의

전부 실시는 되지 않는 일방적 충돌관계를 의미합니다.

권리를 전부 실시한다는 의미는 등록권리의 보호범위 이내의

실시가 될 수 있다는 의미입니다.

이러한 일방적 충돌관계가 발생되기 위해서는 필연적으로

후출원의 권리의 내용을 구성하는 요소가 선출원의 그것보다

많아야 하며 후출원의 권리의 내용에 선출원 디자인이

포함되어 있어야 합니다.

이용관계는 후출원 권리의 실시만이 선출원 권리와의 충돌을

발생시킨다는 점에서 선.후출원 권리 어느 것을 실시하더라도

타방의 권리와의 충돌이 발생되는 쌍방충돌의 경우인

저촉관계와 구별됩니다.

이용관계가 성립하려면 적법하게 등록된 2 이상의 권리가

존재해야 합니다. 법 제45조 규정의 취지는 적법하게 등록된

선.후 권리 조정을 위한 규정이므로 권리의 취소이유나

무효사유가 없는 적법 등록 권리여야 합니다.

양 권리 중 어느 하나에 디자인권의 취소사유 또는 무효사유가 있는

경우에는 일부심사등록이의신청이나 무효심판에 의해

일방 권리를 소멸시키는 것으로 권리의 조정이 이루어질 수 있는바

법 제95조 규정의 적용의 대상이 되지 않습니다.

또한 양 권리의 출원일이나 발생일이 상이해야 하는데요

후출원 등록디자인 또는 그와 유사한 디자인이

그 디자인등록출원일전에 출원된 타인의 등록디자인 또는

이와 유사한 디자인.특허발명.등록실용신안 또는 등록상표를

이용하는 경우여야 하며 저작물 이용시

후출원의 디자인등록출원일전에 발생한 타인의 저작권을

이용하여야 합니다.

선.후권리의 출원일이나 발생일이 동일자인 경우에는 본 규정의

규율을 받는 이용관계가 성립되지 않고 양 권리자는

자신의 등록권리를 자유롭게 실시할 수 있습니다.

자신의 선행 권리를 이용하는 경우에는 권리의 조정이

필요치 않기 때문에 본 규정의 적용 대상이 되지 못하는데요

공유인 선출원 등록 권리의 공유자 중 1인의 후출원 등록 권리에

선출원 등록 권리의 권리 내용이 그대로 포함되어 있다고 하더라도

후출원 권리자는 타 공유자의 동의 없이 자신의 권리를 자유롭게

실시할 수 있습니다. 공유자는 지분의 관념을 떠나

등록 디자인을 자유롭게 실시할 수 있는 권리가 있기 때문에

선출원 등록권리와의 충돌이 발생되지 않기 때문입니다.

부품디자인과 완성품디자인은 양자는 용도와 기능이

상이한 비유사물품으로서 선출원 규정이 적용되지 않아

모두 등록이 가능하나 완성품디자인의 외관에

부품디자인이 포함되어 있는 경우 등록 후 이용관계가 성립됩니다.

다만 부품의 구성이 완성품에 가까운 경우에는

유사한 물품으로 취급될 수 있어 후출원은 선출원 규정 위반으로

거절될 것이므로 이용관계가 성립 안됩니다.

한 벌의 물품의 디자인은 한 벌 전체로서 등록요건을 판단하는바

선출원 규정의 적용이 없어 모두 등록이 가능하나

한 벌의 물품의 외관에 그 구성물품의 디자인이 포함되어 있으므로

등록 후 이용관계가 성립됩니다.

양자는 등록받고자 하는 범위 및 보호방법이 상이하여

선출원 규정의 적용이 없어 모두 등록이 가능하나

전체디자인 부분디자인이 포함되어 있는 경우

등록 후 이용관계가 성립됩니다.

디자인보호법에서의 우선권주장

우선권주장의 기초가 되는 제1국 출원은

디자인등록출원, 특허출원 또는 실용신안등록출원이어야 합니다.

제1국 출원은 제1국에서의 출원일이 확정된 정규의 출원이어야 하며

일단 정규출원으로 인정된 후에는 출원이 무효, 취하, 포기 또는

거절되더라도 이를 기초로 우선권주장을 할 수 있습니다.

제1국 출원과 우선권주장출원의 출원내용간 동일성이 있어야 하는데

이 경우 출원의 형식이나 디자인을 표현하는 방식과 관계없이

우선권증명서류에 표현된 디자인 가운데 우리나라에 출원된 디자인과 실질적으로 동일한 디자인이 포함되어 있으면 족합니다.

가국ㄱ의 법제가 상이하므로 엄격한 동일성을 요구하면

국제적 보호의 실효성을 도모할 수 없기 때문입니다.

우리나라에 출원된 디자인이 우선권증명서류에 표현되어 있는지

그 여부는 해당 디자인이 속하는 분야에 있어서 통상의 지식에

기초하여 우선권증명서류의 전체 기재내용 및 최초에 출원한 국가의

제도 등을 종합적으로 고려하여 판단합니다.

최초출원 디자인의 물품명칭과 우리나라 출원디자인의 물품명칭이

다르더라도 우선권 증명서류의 기재내용을 종합적으로 고려하여

판단할 때, 출원디자인이 적용되는 물품의 용도.기능이

실질적으로 동일하면 물품의 동일성을 인정합니다.

우선권증명서류에 기재된 물품명칭이 다수의 물품을

포괄하는 명칭이더라도 그 가운데 하나의 물품의 명칭을

우리나라의 출원서에 적은 경우에는 물품의 동일성을 인정합니다.

제1국과 우리나라에서 등록을 받으려고 하는 디자인의 대상이 되는

물품의 형상.모양.색채가 실질적으로 동일하면

디자인의 동일성이 인정됩니다.

하지만 우선권증명서류에 첨부된 도면에

우리나라에서 등록을 받으려고 하는 디자인의 전체적인 형태가

표현되어 있지 않은 경우 동일성이 인정되지 않습니다.

우선권주장의 대상이 되는 출원은 우선권주장의

기초가 되는 제1국 출원의 출원일부터 6월 이내에 우리나라에

출원된 것이어야 하는데요, 특허.실용신안등록출원의

우선권 주장기간이 12개월인 것과 달리,

디자인은 출원서류의 작성 및 기타 절차가 용이하므로

우선기간을 6개월로 정하고 있습니다.

디자인무효소송 - 디자인보호법 제5조 제2항

피고는 2012. 2. 21. 이 사건 등록디자인은

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

국내에서 널리 알려진 형상에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하고, 이 사건 등록디자인 공보의 정면도, 사시도,

참고도 1, 2에는 접착제가 형성된 곳에 구획선이 도시되어 있는 반면, 평면도에는 구획선이 도시되어 있지 않아 도면 상호간에

불일치하므로 공업상 이용가능성이 없다고 주장하면서

이 사건 등록디자인에 대하여 등록무효심판(2012당475호)을

청구하게 되었습니다.

특허심판원은 2013. 3. 5. 이 사건 등록디자인은

주지의 형상과 모양에 의해 용이하게 창작할 수 있는 디자인으로서 디자인보호법 제5조 제2항에 해당하여 그 등록이

무효로 되어야 한다 는 이유로 피고의 심판청구를

받아들이는 이 사건 심결을 하게 되었습니다.

이 사건 등록디자인은 종래 존재하지 않던

용도와 기능을 갖는 새로운 물품에 관한 디자인으로서

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

국내에서 널리 알려진 형상 등에 의해 용이하게 창작할 수 있는

디자인에 해당하지 않습니다.

이 사건 등록디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서

통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상 등에 의해

용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 주장하였는데요,

피고는 변론기일에서 이 사건 등록디자인 공보의 도면들이

상호 불일치하여 공업상 이용가능성이 없다는 취지의 주장을

철회하였습니다.

당사자의 위와 같은 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은,

이 사건 등록디자인이 국내에서 널리 알려진 형상 등에 의해

용이하게 창작될 수 있는 디자인으로서

디자인보호법 제5조 제2항에 해당하는지 여부입니다.

이 사건 등록디자인은, 전체적으로 네 모서리가 라운딩 처리된

직사각형 판재의 형상으로서, 컴퓨터 모니터의 가장자리에 부착되는 부분에 접착제가 도포되어 있고, 그 위에 접착제를 이물질로부터

보호하기 위해 이형지가 부착되어 있으며, 접착제가 도포되어 있는

부분과 그렇지 않은 부분이 가로 방향으로 약 1:4의 비율을

이루고 있으면서 그 사이에 구획선이 형성되어 있는 디자인입니다

 이 사건 등록디자인의 특징 중에서 네 모서리가 라운딩 처리된

직사각형 판재의 형상은 국내에서 널리 알려진

주지의 형상이라 할 것이고, 이 사건 등록디자인이

컴퓨터 모니터 부착용 메모지 부착 보드 에 관한

디자인이라는 점에서 볼 때, 컴퓨터 모니터의 가장자리에

부착되는 부분에 일정한 폭으로 접착제를 도포하고,

그 위에 접착제를 이물질로부터 보호하기 위해 이형지를 부착하며,

접착제가 도포되어 있는 부분과 그렇지 않은 부분을 구분하거나

그 사이에 구획선을 형성하는 정도는 그 디자인이

속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나

위와 같은 물품에 맞도록 하기 위하여 가할 수 있을 정도의

변화에 지나지 아니하므로, 결국 이 사건 등록디자인은

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

국내에서 널리 알려진 주지의 형상을 토대로

용이하게 창작할 수 있는 것에 불과하다고 할 것입니다.

 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록디자인은

컴퓨터 모니터 부착용 메모지 부착 보드 라는

종래 전혀 존재하지 않던 용도와 기능을 갖는 새로운 물품에 관한

디자인으로서, 미국과 일본 등 외국에서도 디자인 등록이 되었고, 2011년 초부터 판매되어 2012년까지 약 20억 원의 매출을 달성하는 등 상업적으로 성공한 물품에 관한 디자인이므로,

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

용이하게 창작할 수 있는 것이 아니라는 취지로 주장합니다.

살피건대, 설령 이 사건 등록디자인의 물품이 원고에 의해

컴퓨터 모니터 부착용 메모지 부착 보드용으로

최초 개발된 것이라고 하더라도 그와 같은 사정에 의해

이 사건 등록디자인이 창작하기 어려운 것이라고 단정할 수는 없고, 한편 디자인의 등록적격성 유무는 각 디자인에 따라 개

별적으로 판단되어야 하며, 더욱이 이 사건 등록디자인의

등록 가부는 우리나라 디자인보호법에 의해 독립적으로

판단할 것이지 법제나 심사기준 등이 다른 외국의 등록례에

구애받을 것이 아니고(대법 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 참조)

어떠한 물품이 상업적으로 성공하는 데에는

디자인의 창작성 외에 다른 많은 요인들이 작용하는 것이어서

이 사건 등록디자인에 관한 물품이 상업적으로 성공하였어도

바로 그 디자인의 창작 비용이성이 인정된다고 볼 순 없으므로

원고의 위 주장은 받아들여지지 않았습니다.

따라서 이 사건 등록디자인은 국내에서 널리 알려진 형상 등으로부터

그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진자가

용이하게 창작할 수 있는 것이어서

디자인보호법 제5조 제2항에 해당되어

그 등록이 무효로 되어야 할 것인바

이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하기에,

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어

이를 기각하기로 하였습니다.

특허사무소 소담은

변리사와 변호사가 함께 있어

디자인등록출원 및 디자인소송시

복합적인 자문을 받아보실 수 있습니다.

신규성 상실의 예외 / 디자인보호법

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이

법 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우

그 디자인은 그날부터 6개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한

디자인에 대하여 가은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는

같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 봅니다.

다만 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서

출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 않습니다.

디자인은 유행성이 강한 특성을 가지므로 창작 이후에

바로 판매 등이 되는 것이 일반적인데요

이러한 특성에도 불구하고 출원 전의 공지를 이유로 일률적으로

등록이 불허된다면 창작자에게 가혹하고 디자인창작의

보호.장려라는 법 목적에 반하게 되므로

구체적 타당성을 기하기 위함입니다.

디자인이 공지될 당시 그 디자인에 대하여

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지는 자가 출원하거나

또는 공지된 이후 그 권리를 승계한 자가 출원해야 합니다.

디자인의 공지주체가 여럿일 경우 그 중 1인 이상이

출원인에 포함되어 있을 것이 요구되며

공동출원의 경우에는 공유자 중 1인이 신규성상실행위를

한 경우에도 타 공유자의 보호를 위해

본 규정의 적용이 가능하다고 해석됩니다.

법 제36조는 출원디자인과 공지디자인의 관계에 대해서는

어떠한 규정도 하고 있지 않기 때문에

출원디자인이 증명서류의 공지디자인과 동일한지 또는 유사한지

그 여부는 관계가 없습니다.

따라서 갑이 a라는 디자인을 공지시킨 이후에 a와 비유사한

b라는 디자인을 a의 공지일로부터 6일 이내에

디자인등록출원하면서 신규성상실의 예외 규정의

적용을 받을 수 있습니다.

신규성 상실의 예외 규정의 적용 대상은 공지된 디자인인데요

디자인의 공지가 아닌 모양만의 공지 또는 디자인이 아닌 자연물,

저작물에 공지에 대해서는 본 규정의 적용을 받을 수 없습니다.

예를 들어 전사지에 포함되는 모양의 공지가 있는 경우

상기 모양이 표현된 전사지를 디자인등록출원하면서

모양의 공지에 대해 창작성 판단의 인용참증에서 제외하고자

본 규정의 적용받고자 하더라도 이는 허용되지 않습니다.

적법한 신규성상실 예외 주장을 하기 위해서는

디자인이 최초로 공지된 날부터 6월 이내에 상기 공지디자인에 대해

신규성상실의 예외 주장을 하고자 하는 디자인등록출원이

있어야 합니다. 이렇게 6월의 출원시기를 제한하는 것은

심사절차의 안정 및 제3자의 불측의 손해를 방지하기 위함입니다.

조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 출원이라도

우선권주장의 효과가 제1국 출원일 이전까지 미치지 아니한다는

조약4B의 규정상, 공지된 날부터 6월 이내에

우리나라에서의 디자인등록출원이 있어야 합니다.

디자인 보상금청구권

보상금청구권이란 출원공개 후 경고를 받거나

출원공개된 디자인임을 알고 디자인설정등록 전에 업으로서

출원디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시한 자에게

통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금을

청구할 수 있는 권리입니다. 제3자의 모방.도용으로부터

출원인을 보호하고 출원인의 이익상실 보상을 위함입니다.

출원 계속 중 출원인의 보호를 위한 제도라는 점에서

디자인권의 설정등록 이후 디자인권자의 보호를 위한

침해금지청구권 및 손해배상청구권 등과 차이가 있습니다. 

보상금청구권이 발생되기 위해서는

디자인등록출원에 대한 출원공개가 있어야 하고

출원인이 제3자에게 서면으로 경고하거나

경고가 없더라도 제3자가 출원공개된 디자인임을 알았을 것,

출원디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시하였을 것,

정당권원 없는 제3자가 업으로서 실시하였을 것이 요구되며

발생된 보상금청구권은 디자인등록출원인에게 귀속됩니다.

출원공개 후 경고를 받은 때 또는 출원공개된 디자인임을 안 때부터

설정등록 될 때까지의 기간 동안의 실시에 대해 통상 받을 수 있는

금액에 상당하는 보상금의 청구가 가능합니다.

통상 받을 수 있는 금액으로 한 것은 미등록 상태의 디자인임을

이유로, 부당하게 저액으로 평가되는 것을 방지하기 위함입니다.

보상금청구권의 행사는 디자인권 행사에 영향을 미치지 않는데요

이는 디자인권은 설정등록 이후에 관한 것이고

보상금청구권은 출원단계에서의 출원인의 보호를 위한 제도기에

그 권리의 내용이 서로 다르기 때문입니다.

출원공개에 속하는 디자인을 실시하는 자라고 하여도

선사용권자, 직무디자인의 경우 사용자 등 장래 법정실시권을

취득할 지위에 있는 자에 대해서는 보상금청구권을

행사할 수 없습니다.

간접침해, 서류의 제출, 공동불법행위책임, 소멸시효 규정이

준용되며, 이 경우 소멸시효에 관한 민법 규정을 적용함에 있어

피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날은

해당 디자인권의 설정등록일로 봅니다.

보상금청구권은 유효한 디자인권의 발생을 전제로 하는

권리이므로 디자인등록출원이 포기.무효 또는 취하된 경우,

디자인등록출원에 대하여 제62조에 따른 디자인등록거절결정이

확정된 경우, 제 73조제3항에 따른 디자인등록취소결정이

확정된 경우, 제121조에 따른 디자인결정을 무효로 한다는

심결이 확정된 경우 등의 사유로

디자인권이 등록에 이르지 못하였거나 등록 후 소급되어

소멸되었다면 보상금청구권도 처음부터 발생하지 않은 것으로 봅니다

소멸시효에 관한 민법 제766조를 준용하므로

해당 디자인권의 설정등록일로부터 3년간 행사하지 않으면

시효에 의해 소멸됩니다.

비밀디자인 청구 효과 / 특허사무소 소담

비밀기간 중에는 디자인등록공보에 디자인의

서지적 사항만을 게재하고 실질적 사항에 해당되는

도면 또는 사진, 창작내용의 요점, 디자인의 설명은

디자인등록출원인이 청구한 비밀기간이 지난 후에

게재하여야 합니다.

디자인권자의 의사에 반하지 않거나 공익적 견지에서 필요한 경우엔

예외적으로 열람을 허용할 필요가 있는 바,

산업재산권법 기본 이념에 따라 비밀기간이 지난 후에는

디자인건의 실체내용을 디자인공보에 게재하여야 합니다.

비밀기간동안 비밀디자인으로 등록된 디자인과 동일 유사한

후출원은 신규성이 아니라 선출원 규정 위반을 이유로 거절됩니다.

심사실무는 선출원 디자인이 비밀디자인으로 등록된 경우에는

도면 등이 게재된 공보의 발행일 전까지 출원된 디자인에 대하여

법 제46조 제1항을 적용합니다.

비밀디자인의 경우 최초 발행되는 공보에는

실체적인 내용이 게재되지 않으므로 설정등록일로부터

도면 등이 게재된 공보발행일 후 3월까지

이의신청이 가능하도록 하고 있습니다.

디자인권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여

과실이 있는 것으로 추정하나, 비밀디자인으로 설정등록된 디자인권

또는 전용실시권 침해에 대하여는 그러하지 않습니다.

비밀디자인의 경우 권리의 실질적인 내용이

공시되지 않으므로 과실 추정 규정을 적용하는 경우

선의의 실시자에게 가혹하기 때문입니다.

따라서 권리를 행사하는 디자인권자 또는 전용실시권자가

침해자의 과실을 입증할 책임을 갖습니다.

비밀기간동안 등록된 디자인권의 내용은 비밀로 유지되므로

등록건리자는 모방에 대한 우려 없이 디자인의 실시에 필요한

준비기간을 확보할 수 있습니다.

비밀디자인청구는 타인의 모방.도용을 미연에 방지할 수 있고

장래의 디자인경향을 예측한 디자인을 저장해 둘 수 있는

이점이 있습니다.

타인의 모방 출원을 방지하여 관련디자인권의 확보가 용이하고

비밀기간을 연장.단축하여 실시시기의 변경에 적절하게

대처할 수 있으며, 필요한 경우 예외적 열람이 가능하므로

권리의 이용 및 처분에 지장이 없습니다.

다만 별도의 절차.별도의 비용이 요구되고

과실추정규정이 배제되므로 손해배상청구시

침해자의 고의.과실을 권리자가 입증해야 하는 부담이 있습니다.

침해경고시 특허청장의 증명을 받은 서면의 제시를

선행해야 하는 권리행사상의 제약이 있습니다.

디자인의 모방의 용이성과 유행성을 고려하여

디자인권리자를 보호하기 위한 제도라는 점에서

출원공개제도와 공통되지만, 비밀디자인제도는 디자인의 내용을

비밀로 유지하면서, 출원공개제도는 공개를 전제로 하는

법적효과를 취득하면서 보호를 실현하는 차이가 있습니다.

디자인 권리범위확인심판

권리범위확인심판이라 함은 특정 게쟁대상물이 등록디자인의

권리범위에 속하는가의 여부에 관한 확인을 구하는 심판을 말합니다.

등록디자인의 객관적인 보호범위를 확인하여

간이한 심판 절차를 통해 분쟁의 해결을 도모하고자 함입니다.

대상에 따라 권리대 비권리간, 권리대 권리간 권리범위확인심판으로

구분될 수 있고 방식에 따라 권리범위에 속한다는 취지의

심결을 구하는 적극적 권리범위 확인심판과

권리범위에 속하지 않는다는 취지의 심결을 구하는

소극적 권리범위확인심판으로 구분될 수 있습니다.

적극적 권리범위확인심판의 경우 디자인권자.전용실시권자가

청구인이 되며, 소극적 권리범위확인심판의 경우,

이해관계인이 청구인이 됩니다. 이해관계인이라 함은

권리범위가 확인됨에 따라 이익을 얻거나 손해를 면하는 자를

의미하며, 청구인 적격을 갖는 이해관계인은

현재 확인대상디자인을 실시하고 있는 자 및 실시할 예정에

있는 자를 모두 포함합니다.

적극적 권리범위확인심판의 경우 이해관계인이 피청구인이 되고

이 경우 이해관계인은 현재 확인대상디자인을 실시하고

있는 자를 의미합니다. 소극적 권리범위확인심판의 경우

디자인권자가 피청구인이 됩니다.

전용실시권자의 피청구인 적격과 관련하여 보호범위를 객관적으로

공정하게 해석함으로서 분쟁을 신속히 해결하려는

권리범위확인심판의 취지상 전용실시권자는

소극적 권리범위확인심판의 피청구인 적격을 부정함이 타당합니다.

전용실시권자와 실시자가 담합하여 디자인권자에게 불리한 결과를

초래하는 경우도 상정될 수 있고 심판실무도 이와 같이 해석됩니다.

디자인권 및 확인대상디자인이 객체가되며

복수디자인등록의 경우 명문의 규정은 없으나

각각 등록된 별개의 권리이므로 각 디자인마다 권리범위확인심판을

청구해야 합니다. 관련디자인은 기본디자인등록과는 별개의

권리이므로 관련디자인만에 대한 권리범위확인심판은 불가합니다.

일반적으로 디자인의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서

심팣넝구의 대상이 되는 확인대상디자인은 당해 등록디자인과

서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바

그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을

전부 기재할 필요는 없고 등록디자인의 구성요건에 대응하는

부분의 구체적인 구성을 기재하여 등록디자인의 구성요건과 대비하여

그 차이점을 판단함에 필요한 정도여야 할 것이고

만약 확인대상디자인이 불명확하여 등록디자인과 대비대상이

될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면

특허심판원으로서는 요지 변경이 되지 않는 범위 내에서

확인대상디자인의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의

조치를 취하여야 할 것이며 그럼에도 불구하고 그와 같은

특정에 미흡합이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것입니다.

대법원판례는 일관되게 권리범위확인심판은

현존하는 디자인권의 권리범위를 확인하게 하는 것을

목적으로 하므로 디자인권의 소멸 후에는 청구의 이익이 없다고

하고 있습니다(대법 94 후 2223 등).

디자인무효심판 확정의 효과

디자인무효심판소송에서 인용심결이 확정되면

디자인권은 처음부터 없었던 것으로 봅니다.

다만 후발적 사유에 의해 무효로 된 경우에는

그 사유에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 봅니다.

디자인권에 대한 무효심판청구의 등록전에 법 제102조 제1항

각호에 해당하는자가 자기의 등록디자인이 무효사유에 해당되는것을

알지 못하고 국내에서 그 디자인 또는 이와 유사한 디자인의

실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 경우에는

그 실시 또는 준비를 하고 있는 디자인 및 사업의 목적의 범위에서

그 디자인권 또는 디자인등록을 무효로 한 당시에 존재하는

전용실시권에 대하여 통상실시권(중용권)을 가집니다.

디자인등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 연도의

다음 연도부터의 등록료 해당분에 대해서는

납부한 자의 청구에 의하여 이를 반환하며 이 때 등록료 반환은

무효심결이 확정된 날로부터 3년이 경과한 때에는

청구할 수 없습니다.

무권리자의 디자인등록에 대해 무효심결이 확정된 경우

정당권리자의 출원이 있으면 출원일이 무권리자의 출원일로

소급됩니다. 다만, 심결이 확정된 날부터 30일을 경과한 후에

출원한 경우엔 그러하지 않습니다.

디자인등록을 무효로 한다는 심결(후발적으로 소멸한 경우는 제외)이

확정된 때에는 보상금청구권은

처음부터 발생하지 않은 것으로 봅니다.

등록요건의 흠결이 있음에도 착오로 등록된 경우라도

원칙적으로 타인의 실시에 대하여 디자인권에 기한

민.형사상의 조치가 가능합니다. 다만, 무효심결이 확정되어

디자인권이 소급하여 소멸된 경우에 민사소송의 확정판결 또는

침해죄의 확정판결에 대하여 재심사유가 발생되는데요

디자인권자가 무효심결의 확정전에 특허권을 행사하여

고의 또는 과실로 타인에게 손해를 입힌 경우

그 손해를 배상하여야 하며 고의.과실에 의하지 아니한 경우에도

부당이득은 반환하여야 합니다.

확정심결에는 소급적.형성적 효력이 인정되며 이러한 효력은

대세효로서 디자인권 침해와 관련하여 민.형사상 침해소송의 계속 중

무효로 한다는 심결이 확정되면 계속중인 민사.형사 소송은

그 목적물이 없어지게 되어 청구기각 또는 무죄판결이 내려집니다.

권리범위확인심판의 경우는 심결로서 각하됩니다.

이미 지급된 실시료를 부당이득으로 반환하여야 하는지가 문제되는데

당사자간에 실시계약을 체결함에 있어 반환을 청구할 수 없다고

약정을 하는 것이 보통이며 이러한 약정이 없는 경우라고 하더라도

실시권자는 사실상 보호 내지 이익을 받고 있었으므로

디자인권자가 손해를 입힌 자가 아니라고 풀이되어

반환할 필요가 없다고 해석됩니다.