'디자인침해'에 해당되는 글 245건

피고는 2011. 9. 15. 특허심판원에 원고를 상대로 하여,

이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인과

유사한 디자인이거나 비교대상디자인으로부터 용이하게

창작할 수 있는 디자인에 해당한다고 주장하면서

등록무효심판을 청구하였습니다.

특허심판원은 이를 2011당2213호로 심리한 후 2012. 5. 4.

이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인과

유사하여 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로

피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였습니다.

원고는 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 변 형상의

과자빵 이라는 점에서 모티브는 동일하다고 할 수 있으나,

이러한 모티브가 비교대상디자인에서 처음으로 채택된 것은

아닐 뿐만 아니라, 비교대상디자인은 변 형상을 자연물 그대로

표현한 것임에 비하여 이 사건 등록디자인은 그 전면에

활짝 웃는 사람의 얼굴 모습이 음각되어 있고

그 배면의 동그라미 속에 도형화된 코끼리 모양이 양각되어 있어

양 디자인에서 느껴지는 전체적인 심미감이 상이하므로,

양 디자인은 서로 유사하다고 할 수 없다고 주장합니다.

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여

개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로

대비 관찰 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지

여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면

세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 합니다

(대법 2011. 2. 24. 선고 2010후3240 판결 참조).

양 디자인은 이 사건 등록디자인은 하층과 중간층이 각각

거의 완전한 타원형으로 이루어져 있음에 비하여

비교대상디자인은 하층과 중간층이 마치 소시지와 같이

아래쪽으로 약간 휘어진 형상을 하고 있는 점,

이 사건 등록디자인은 상층 역시 타원형으로 이루어져 있고

그 위에 좌측으로 살짝 꼬부라진 돌기 모양이 돌출되어 있음에

비하여 비교대상디자인은 상층이 마치 소프트아이스크림

한 덩어리를 올려놓은 것과 같은 형상을 하고 있는 점,

이 사건 등록디자인은 그 전면에 활짝 웃는 사람의 얼굴 모습이

음각되어 있음에 비하여 비교대상디자인은 그 전면에 변의 모양을

보다 구체적으로 표현하기 위한 문양들이 표시되어 있는 점,

이 사건 등록디자인은 그 배면의 동그라미 속에 도형화된

코끼리 모양이 양각되어 있음에 비하여 비교대상디자인에는

그러한 모양이 없는 점 등에서 차이가 있습니다.

하지만 디자인 유사여부는 디자인이 표현된 물품의 사용시뿐 아니라

거래시 외관에 의한 심미감도 같이 고려해서 판단해야 하는데요

(대법 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 참조),

이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 모두 과자빵에 관한

디자인으로서 과자빵이라는 물품의 특성상 빵을 구울 때의 온도,

앙금을 에워싼 밀가루 반죽의 두께 등에 따라 제조된 빵 표면의

모양이 잘 드러나지 않게 되는 경우가 많으므로,

이 사건 등록디자인이 비교대상디자인과 유사한지 여부를

판단함에 있어서는 사람의 얼굴 모습 등과 같은 빵 표면의

상세한 모양보다는 빵의 전체적인 윤곽을 중심으로

유사 여부를 판단하여야 할 것입니다.

그러므로 살피건대 양 디자인은 사람이 먹는 빵의 모양을

변 모양으로 하였다는 점에서 독특한 심미감이 있다고 할 것이어서

주의를 끄는 지배적인 특징을 이루는 부분도 변 모양을 모티브로해서

전체적으로 삼각형을 이루도록 3개의 타원형체가 길이 방향으로

적층 형성되어 있는 빵의 전체적인 형상과 모양이라 할 것인데요,

양 디자인의 차이점은 해당 물품을 자세히 볼 때에만

 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하거나

흔히 취할 수 있는 변형에 불과하여 전체적인 심미감에

영향을 미칠 수 없다고 할 것입니다.

결국 이 사건 등록디자인은 그 출원전에 공지된 비교대상디자인과

유사한 디자인이므로 디자인보호법 제5조 제1항 제3호에 의하여

그 등록이 무효로 되어야 하므로 이 사건 심결은 적법하기에

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로

이를 모두 기각하고 소송비용은 원고가 부담하게 하였습니다.

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원고의 이 사건 공소사실 요지는

피고인은 2006. 5. 초순경부터 2006. 12. 22. 까지 사이에

포천시 화현면 지현리 거성섬유 내에서 제작하여 창고에 보관하고 있던

고소인 디자인의 등록 재고품 수세미 약 5만장을 2006. 12. 22. 부터

2007. 1. 말일경까지 포천 가산면 가산리 소재 가산할인마트등

재래시장에서 판매하면서 고소인의 디자인권을 침해했다는 것입니다.

원심은 그 채택 증거들에 의하여 판시와 같은 사실을 인정한 뒤

피고인이 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판에서 패소한

2006. 12. 22. 이후에도 고소인의 디자인권을 침해하는 제품들을

판매한 사실을 충분히 인정할 수 있고 이에 반하는 피고인의 진술은

경찰에서부터 제1심법정 및 원심법정에 이르기까지

그 내용이 수시로 바뀌고 있어 신빙성을 인정하기 어렵고

변호인이 제출한 증거들만으로는 위 범죄사실의 인정에 방해가 되지

않는다는 이유로 피고인에 대한 이 사건 공소사실을

유죄로 인정하였습니다.

그러나 위와 같은 원심의 판단은 등록디자인이 그 출원전에

국내에서 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된

디자인이나 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에

게재된 디자인과 동일 유사한 경우에는 그에 대한 등록무효의

심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없고

(대법 2001. 9. 14. 선고 99도1866 판결,

대법 2003. 1. 10. 선고 2002도 5514 판결 등 참조)

이와 같이 권리범위가 인정되지 아니하는 등록디자인에 대하여는

그 등록디자인과 동일한 디자인의 물품을 제작, 판매하였다 하여

디자인침해죄를 구성할 수 없습니다

(대법 1987. 6. 23. 선고 86도2670 판결,

대법 2004. 6. 11. 선고 2002도3151 판결 등 참조).

한편 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리해

개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로

대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면

세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고,

디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 과거 또는 현존의

모든 것과 유사하지 아니한 독특함만을 말하는 것은 아니므로

과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는

미적 창작이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른

미감적 가치가 인정되는 정도면 디자인등록을 받을 수 있으나,

부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서

종전의 디자인과 다른 미감적 가치가 인정되지 않는다면

디자인등록을 받을 수 없습니다

(대법 2006. 7. 28. 선고 2005후2915 판결 등 참조).

기록에 의하면, 피고인은 원심에서 2005. 7. 14. 출원된

이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 국내에서 반포된 간행물에

게재된 디자인과 동일 또는 유사하므로 무효라는 취지의

주장을 하면서 G사에서 2002년에 발행한

GIFT BOOK MILLENIUM 2002 664-665면에 게재된 디자인’ 사본을

제출한 사실을 알 수 있고, 이 사건 등록디자인과

위 간행물 게재 디자인의 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보면,

두 디자인은 전체적으로 심미감을 느끼게 하는 지배적인 특징이

동일 또는 유사하다고 볼 여지가 있는바, 만일 위 간행물이

이 사건 등록디자인의 출원 전에 반포된 것이고

이 사건 등록디자인이 위 간행물 게재 디자인과 동일 또는

유사한 것이라면, 이 사건 등록디자인에 대하여는

그 권리범위를 인정할 수 없다 할 것입니다.

그렇다면 원심으로서는 위 간행물이 이 사건 등록디자인의 출원 전에

반포된 간행물인지 여부를 심리하고 나아가 이 사건

등록디자인과 위 간행물 게재 디자인의 외관을 대비 관찰하여

그 동일.유사 여부를 판단하였어야 함에도 불구,

그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 공고사실을

유죄로 인정하였으니 원심판결에는 디자인보호법에 관한

법리를 오해하였거나 그에 필요한 심리를 다하지 않은

위법이 있다 할 것이고 이러한 위법은 판결에 영향을 미쳤음이

분명하여 원심판결을 파기하고

사건을 원심법원에 환송하게 하였습니다.

등록디자인이 국내외에서 공지된 디자인이나 그 출원전에

반포된 간행물에 기재된 디자인과 동일.유사한 경우

등록무효심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없고

권리범위가 인정되지 아니하는 등록디자인에 대하여는

그 등록디자인과 동일한 디자인의 물품을 제작, 판매하였다 하여

디자인침해죄를 구성할 수 없다고 판시한 사례였습니다.

디자인등록 및 디자인침해 디자인소송 문의는

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의장의 구성 중 물품의 기능에 관한 부분이라 하더라도

그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이

존재하는 경우에는 물품의 기능을 확보하는 데에

불가결한 형상이라고 할 수 없습니다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면,

원심이 의장의 대상이 되는 대상물품을 “트럭용 적재함 지지구”로

하는 이 사건 등록의장(등록번호 제237866호)의 구성 중

축고정부 내부의 형상이 원형인 것은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이나 그 밖의 부분은 자유롭게 디자인할 수 있는

부분이라는 이유로, 이 사건 등록의장은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상만으로 된 의장이 아니라는 취지로 판단한 것은

정당하고, 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없습니다.

등록된 의장은 객관적 창작성이 있어야만 그 권리범위가

인정되는 것이지만, 의장법이 요구하는 객관적 창작성이란

과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함만을

말하는 것이 아니고, 과거 및 현존의 것을 기초로 하여

거기에 새로운 미감을 주는 미적 창작이 결합되어

그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가

인정되는 정도면 족합니다

(대법 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 참조).

등록된 의장을 구성하는 개개의 형상ㆍ모양이 공지 공용에

속하는 것이라도 이것들이 결합하여 새로운 심미감을

불러일으키는 경우에는 이를 의장의 유사 여부 판단의

대상으로 삼을 수 있습니다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 확인대상의장은

이 사건 등록의장과 유사하여 이 사건 등록의장의 권리범위에

속한다고 판단한 것은 정당하고, 상고이유에서 주장하는 바와 같은

의장의 유사 여부 및 권리범위 판단에 관한 법리오해,

심리미진 등의 위법이 없습니다.

따라서 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인

원고가 부담하게 하기로 하였습니다.

디자인출원 디자인침해등

지식재산권 보호는 창작성이 있어야

법리에 따라 보호받을 수 있는데요

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특허사무소 소담입니다.

상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것)

제73조 제1항 제7호는 상표법 제 23조 제1항 제3호 본문에

해당하는 경우를 상표등록취소 사유로 정하고 있고

제23조 제1항 제3호 본문은 “조약당사국에 등록된 상표 또는

이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의

대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에

대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의

동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과

동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로

상표등록출원을 한 경우”를 규정하고 있습니다.

조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를 강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는 위 규정의 입법 취지에

 비추어 볼 때, 여기서 ‘정당한 이유’가 있는 경우란 반드시

상표에 관한 권리를 가진 자가 대리인 등의 상표출원에

명시적으로 동의한 경우에 한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한

경우는 물론 상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서

그 상표를 포기하였거나 권리를 취득할 의사가 없는 것으로

믿게 한 경우와 같이 대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한

상표를 출원하여도 공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로 볼 수 있는 경우를 포함하며 이러한 법리는

상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관하여도

마찬가지로 적용됩니다.

피고는 2001년 1월경 피고의 대한민국 지점인 M을 설립하여

한국에서 영업활동을 하였고, 소외인은 2003년 3월경부터

M의 대표자로 근무하였습니다.

피고는 2001년 1월경 피고의 대한민국 지점인

M을 설립하여 한국에서 영업활동을 하였고,

소외인은 2003년 3월경부터 M의 대표자로 근무하였습니다.

 소외인은 2006. 9. 27. 원고 회사를 설립하여 대표자 사내이사로

취임하고, 2006년 12월경 피고와 사이에 M 및 원고 회사에 관한

사항, 상호 계속 사용의 조건, 취급 상품, 대금 지급 등에 관하여

판매기본계약을 체결하였습니다.

원고는 2008. 9. 1. 피고와 다시 판매기본계약을 체결하였고

그 계약서 제21조 제3항에는 계약종료 시의 조치로

“원고는 계약종료 후 피고가 원고에게 판매하고 있던 상품과

유사한 상품에 피고의 상품과 동일·유사한 상품명·호칭을

사용하여 판매하지 아니한다.”라고 기재되어 있습니다.

피고는 피고의 국내 총판인 원고와 계속 거래하여 왔으나,

2012. 7. 9.경 원고의 채무불이행을 이유로 판매기본계약을

해지하는 통지서를 보냈습니다.

이 사건 등록상표들은 2008년 11월경과 2012년 5월경 출원하여

등록된 것인데, 원고는 이 사건 등록상표들을 출원하면서

피고에게 출원 승낙을 요청하거나 피고의 동의를 받았다는

증거를 제출하지 못하였습니다.

원고는 원고가 피고의 동의를 받아 피고를 위하여

이 사건 등록상표들과 유사한 원심판시 소외인 명의 등록상표들을

출원·등록받은 다음 이를 다시 피고로부터 양수하였으므로

원고가 이 사건 등록상표들을 출원한 데 정당한 이유가 있다고

주장하지만, 소외인 명의 등록상표들 역시 피고의 동의 없이

출원된 것으로 보이고, 소외인 또는 원고가 소외인 명의

등록상표들에 관한 상표권을 피고로부터 양수하였다고 보기 어렵기에 원고가 소외인 명의 등록상표들에 관하여 소외인으로부터

상표권이전등록을 받았다는 사정만으로는 이 사건 등록상표들의

출원에 관하여 피고가 묵시적으로 동의하였다거나

피고의 대한민국에서의 상표등록의 포기를 신뢰하게 하였다는 등의 정당한 이유가 있다고 볼 수 없습니다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면

원심의 판단은 정당하고 거기에 상고이유의 주장과 같은

상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 정당한 이유의 해석과

적용에 관한 법리오해나 심리미진등의 위법이 없습니다.

따라서 상고를 기각하고 상고비용은 원고가 부담하게 되었습니다.

조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를

강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는

위 규정의 입법 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘정당한 이유’가

있는 경우란 반드시 상표에 관한 권리를 가진 자가

대리인 등의 상표출원에 명시적으로 동의한 경우에

한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한 경우는 물론

상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서 상표를 포기하였거나

권리를 취득할 의사가 없는 것으로 믿게 한 경우와 같이

대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한 상표를 출원하여도

공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로

볼 수 있는 경우를 포함하며 이러한 법리는

구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관하여도

마찬가지로 적용된다는것을 판시한 사례였습니다.

상표출원 및 상표등록

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시나몬 상표 - 상표법 제6조 제1항 제3호

영어  CINNAMON으로 구성된 이 사건 출원상표는

나리싱크림, 립스틱등 상품류 구분 제3류로 출원하였는데요,

특허청은 2005. 8. 17. 이 사건 출원상표는 계피색(황갈 또는 적갈색)

뜻으로서 지정상품의 색깔을 표시하는 기술적 표장이므로

상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 거절결정을 하였습니다.

원고는 위 거절결정에 불복하여 이 사건 출원상표는 일반 수요자들이 사전을 찾아보지 않고서는 황갈색 등과 같은 색깔을 의미한다고

알 수 없으므로 기술적 표장에 해당하지 않는다고 주장하면서

위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였는데요,

특허심판원은 이를 2005원6157호로 심리하여

2006. 4. 21. 영한사전과 화장품 관련 신문에 의하면

이 사건 출원상표는 화장품 업계에서 계피, 계피색, 계피향로등의

의미로 널리 사용되고 있으며 그 지정상품 중 화장품과 비누류에

사용될 경우에 지정상품의 성질을 직접적으로 표시하는

기술적 표장에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를

기각하는 이 사건 심결을 하였습니다.

원고는 이 사건 출원상표는 대학 이상 교육수준의 단어이고

국내에서 많이 서식하여 자주 접할 수 있는

일반적인 수목의 명칭도 아니므로 일반 수요자가 사전을 찾아보거나 심사숙고하지 아니하면 그 의미내용을 직관적으로 인식하기 어렵다며 이 사건 심결에서 이 사건 출원상표가 화장품에서 사전상 의미로

널리 사용되고 있다는 증거로 든 장업신문 등은

일반 수요자나 거래자가 일상적으로 보는 신문이 아니라 주장합니다.

또한 이 사건 출원상표가 화장품 등의 원재료로 현실에서

사용되고 있다는 자료가 없을 뿐만 아니라, 이와 같이 화장품의

원재료로 실제 사용되는지조차 알기 어려운 실정에 비추어 볼 때

일반 수요자나 거래자가 이 사건 출원상표를 화장품 등의 원재료로 사용되는 것으로 직관적으로 인식한다고 할 수 없다고 덧붙였습니다.

상표법 제6조 제1항 제3호가 지정상품의 원재료, 형상 등을

보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를

등록받을 수 없도록 규정한 것은, 그와 같은 성질표시의 상표는

통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도

이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에

이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는

공익상의 요청과 그 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 이유가 있습니다.

따라서 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가

지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래 사회의 실정 등의

여러 사정을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이므로,

그 상표가 상품의 원재료나 형상을 표시하는 것이라고

할 수 있으려면 당해 상표가 뜻하는 물품이나 단어가

지정상품의 원재료나 형상으로 현실로 사용되고 있는 경우라든가

또는 그 상품의 원재료나 형상으로서 사용되는 것으로

일반수요자나 거래자가 인식하고 있는 경우여야 합니다

(대법 2003. 5. 13. 선고 참조).

이러한 관점에서 이 사건 출원상표가 그 지정상품의 원재료,

색깔이라는 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로

표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지를 살펴보면,

영한사전에는 Cinnamon을  신나몬, 육계피, 녹나무과 녹나무속의

몇 종의 나무의 방향성 껍질, 신남알데히드가 채취됨, 신나몬, 육계, 신나몬으로 만드는 향신료, 육계나무, 신나몬(나무 껍질)을 얻는

나무의 총칭, 실론 육계나무, 계수나무, 육계색, 노랑 또는

빨강색을 띤 갈색, 계피색(황갈색 또는 적갈색), 계피 향료로

맛들인, 계피색의’ 등의 뜻을 가지는 단어로 기재되어 있는 사실,

백과사전에는 시나몬(Cinnamon)을 ‘녹나무과 녹나무속의

나무 껍질을 벗겨서 건조시킨 향신료’로 정의하면서

인류 역사상 가장 오래된 향신료 중의 하나로 설명하고 있습니다.

미용·화장품에 관한 전문신문인 장업신문에는 이 사건 출원상표의

출원일 이전에 관한 기사로 “치약에 사용하는 향기로

시나몬러쉬가 있고, 포장그림디자인으로 적색(시나몬)을 사용하며

립 디자인 펜슬의 하나로 시나몬 브라운이 있고 향수의 성분에

시나몬이 들어 있는데 미국에서는 1996년 시나몬 등

허브(Herb)라고 불리는 식물 성분이 함유된 화장품을 사용하는

사람이 약 6,000만 명으로 추산되고 연간 매출액은 약 32억 달러이며

아시아 열대지역에서 허브 화장품에 사용하기 위하여 채취되는

식물은 주로 시나몬이고 발삼(시나몬) 성분이 들어간 여성용 향수가 1997년 이미 국내에 판매되었다.”는 등의 기사가 게재되어 있습니다.

이 사건 출원상표의 출원 당시에도 계피 또는 적갈색,

암갈색이 아닌 시나몬이라는 표현으로써 이미 향수와 립 디자인

펜슬 등의 화장품의 원재료나 색깔로 실제 사용되고 있었던 점,

이 사건 출원상표의 지정상품이 속한 거래업계에서는

그 전문신문의 기사내용에 비추어 이 사건 출원상표를 그 지정상품의 원재료나 형상 등의 성질을 표시하는 것으로 널리 사용하고

인식하였을 것이 그다지 어렵지 않게 추인되는 점,

그 일반 수요자 역시 주로 미용과 화장에 관심이 많은

여성일 것이어서 심사숙고할 필요 없이 조금만 주의를 기울인다면

이 사건 출원상표가 그 지정상품의 원재료나 색깔을 표시하는 것임을 용이하게 인식할 수 있을 것이라는것을 알 수 있습니다.

게다가 이 사건 출원상표의 출원 당시는 물론 그 이후에도

시나몬이라는 문자 부분이 들어간 상품들이 그 종류와 판매량에서

지속적인 증가 추세를 보이고 있는 데에서 추론되듯이

이 사건 출원상표는 상품의 유통과정에서 통상 필요한 표시여서

누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에

이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하도록 하는 것은

공익상 바람직하지 아니한 점 등 여러 사정을 종합하여 볼 때,

이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 비누와 화장품 등과 관련하여

그 원재료와 색깔이라는 형상을 표시하는 상표로서

상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당합니다.

상표등록 및 상표출원 관련하여

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부정경쟁행위 아니라 판결한 사례

원고는 1980. 1. 24. R라는 표장에 관하여 서비스표 등록을 마쳤고

이 사건 상표는 영어사전에도 영급제 고급승용차를 뜻하는 것으로

기재되어 있을 정도로 오랜 기간 동안 자동차 분야에서

독특한 디자인을 개발하고 우수한 품질의 제품을 생산, 판매하면서

세계적으로 유명한 업체로 성공한 원고의 영업 또는 그 상품을

지칭하는 표장으로 널리 알려져 있습니다.

피고 등이 이 사건 상표와 동일한 이름을

이 사건 도메인이름으로 사용하여 개설한 홈페이지에는

"PROFILE", "항공기", "특허정보", "구매관련", "게시판"의

항목을 두고 있는데, "PROFILE" 항목에는 피고에 대한

간단한 약력을 기재해 놓았으며, "항공기", "특허정보", "구매관련"

항목에는 해당 항목에 관계되는 관련 사이트의 주소를 소개하고

해당 사이트로 이동할 수 있도록 링크시켜 놓았으나,

소위 배너광고 등은 전혀 없을 뿐 아니라

모든 정보는 무료로 공개, 운용되고 있었습니다.

원고는, 도메인이름은 그 인터넷 사이트에서 제공하는 상품이나

서비스의 출처와 품질을 나타내주므로 상표권자 이외의 자가

상표를 그대로 도메인이름으로 사용하는 경우에는

소비자들이 상표권자가 생산하는 제품과의 착오와 혼동을 일으키게 되어 피고 등이 원고의 이 사건 상표를

이 사건 홈페이지의 인터넷상의 주소를 나타내는 도메인이름으로

사용한 행위 자체가 원고의 등록상표권 내지 등록서비스권을

침해하였을 뿐 아니라 원고가 취급하는 상품인 항공기에 관한

내용을 이 사건 홈페이지에 담고 있어 장래에 이 사건 상표를

침해할 우려가 있으므로 이러한 상표권의 침해금지 내지

침해예방청구권에 기하여 피고 등에 대하여

이 사건 홈페이지에서 원고의 이 사건 상표 및 이 사건 상표와

동일한 이름을 도메인이름을 각 사용하지 말 것과

이 사건 도메인의 등록말소 절차이행을 구한다고 주장합니다.

상표법에서 규정하는 상표권 침해행위가 되기 위해서는

타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과

유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를

그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위가 요구되고

이 사건 상표와 동일한 이름을 도메인이름으로 사용한 것만으로는

상표법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위에 해당한다고

보기 어려우며 이 사건 홈페이지에서 취급하고 있는

항공기에 관한 내용도 단순히 항공회사를 소개하는 정도에

불과하므로 이로써 곧바로 원고의 영업을

침해할 우려가 있다고 볼 수도 없습니다.

또한 원고는 부정경쟁방지및영업비빌보호에관한법률에서

방지하고자 하는 영업주체의 혼동에는 주체의 동일성에 관한 혼동

이외에도 양자 사이에 거래상, 경제상, 조직상 어떠한

관계가 있다는 의심이 들게 하는 후원관계의 혼동도 포함되는 것으로 일반인이 원고나 원고의 영업과 관련이 있는 기업의 홈페이지를

찾으려면 이 사건 상표의 영문철자를 그대로 사용한 도메인이름을

이용하여 홈페이지에 접속하려고 시도하게 되고

그 경우 원고와는 관계없는 이 사건 홈페이지에 접속하게 되므로

이는 이 사건 홈페이지가 원고의 영업과의 사이에

혼동을 일으키게 하거나 그 후원관계에 있다는

혼동을 일으킬 위험이 있는 부정경쟁행위에 해당하므로

그 금지 또는 예방청구권에 기하여 피고 등에 대하여

이 사건 홈페이지에서 원고의 이 사건 상표 및

이 사건 상표와 동일한 이름을 도메인이름을 각 사용하지 말 것과

이 사건 도메인의 등록말소 절차이행을 구한다고 주장하였습니다.

살피건대, 부정경쟁방지법 제2조 제1호에서는

'국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의

영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을

사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위'

를 말하는데요 위 법률 제2조 제1호에서 말하는 '사용'이라 함은

그 규정 내용에 비추어 영리적인 사용만을 의미하는 것으로

보아야 할 것인데 피고 등은 이 사건 도메인이름으로

운용하고 있는 홈페이지의 내용이 원고의 상호나 상표 등을

영리 또는 상업적으로 사용하지 않고 있습니다.

따라서 피고 등이 원고의 상호 또는 이 사건 상표와 동일한 문자를

이 사건 도메인이름으로 사용하였다는 것만으로는

위 법률 제2조 제1호 나목에서 규정하는

영업주체혼동의 위험이 있다고 보기 어렵습니다.

 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 모두 이유 없어

이를 각 기각하여야 할 것인바, 원심판결은 이와 결론을 같이하여

정당하므로 원고의 항소를 기각하고

항소비용역시 원고가 부담하였습니다.

인터넷상의 주소를 나타내는 도메인은 상표법 제2조 제1항 제6호

다목 소정의 '간판 또는 표찰'에 해당한다고 볼 수 없고,

 "R"이라는 도메인이름으로 운용되는 홈페이지의 내용이

상호나 등록상표 등을 영리 또는 상업적으로 사용하지 않고 있다면, 상호 또는 등록상표와 동일한 문자를 도메인이름으로

사용하였다는 것만으로는 같은 법 제66조에서 규정하는

상표권 침해행위나 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조

제1호에서 규정하는 상품주체 혼동행위나 영업주체 혼동행위에

해당하지 않음을 판시한 사례였습니다.

심결취소소송을 청구한 원고, 결과는?

피고는 2015. 3. 3. 특허심판원에 원고를 상대로,

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하여 그 보호범위에

속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고

이에 특허심판원은 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하여 그 보호범위에 속한다는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를

인용하는 이 사건 심결을 하였습니다.

이에 심결취소소송을 청구한 원고측은

현재 확인대상디자인을 실시하고 있지 않고,

앞으로도 이를 실시할 계획이 없으므로

피고의 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없는 것이며

피고는 사해행위를 통해 이 사건 등록디자인에 관한

권리를 취득하였고, 위와 같이 위법하게 취득한 권리에 기하여

이 사건 심판을 청구하였으므로, 피고의 이 사건 심판청구는

권리남용에 해당하여 허용될 수 없습니다.

이에 피고는 원고는 과거 이 사건 등록디자인을 실시한 바 있고,

향후 이를 실시할 가능성이 전혀 없다고 단정할 수 없으므로,

이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있는 것이고

이 사건 등록디자인에 관한 권리를 적법하게 양도받았을 뿐,

사해행위로 이 사건 등록디자인에 대한 권리를 취득한 것이 아니므로, 피고의 이 사건 심판청구는 적법한 권리의 행사라고 맞섰습니다.

이 사건 등록디자인의 최초 권리자인 ㅇ는 2013. 7. 18. J에게

이 사건 등록디자인권을 양도하고 그 이전등록을 마쳐 주었고

그 후 J는 2013. 12.경 원고와 사이에, 원고가 2013. 12. 4.부터 2026. 4. 27.까지 대한민국 전역에서

이 사건 등록디자인을 사용하기로 하는 내용의 전용실시권

설정계약을 체결하고, 2013. 12. 26. 원고에게 그 설정등록을

마쳐 주었으며, 원고는 그 무렵부터 확인대상디자인을 실시하였고

ㅇ와 J 사이의 이 사건 등록디자인권에 관한 위 양도계약이

사해행위임을 이유로 그 이전등록을 말소한다는 내용의

화해권고결정이 2014. 6. 20. 확정됨에 따라,

이 사건 등록디자인에 관한 J 명의의 디자인권 이전등록이

7. 10.에, 원고 명의의 전용실시권 설정등록이 7. 22.에

각각 말소되었습니다.

위 인정사실에 의하면, 비록 이 사건 심결 당시에

원고가 확인대상디자인을 실시하지 않고 있었다손 치더라도,

원고는 이 사건 등록디자인에 관한 전용실시권 설정등록을

마친 이후는 물론, 그 설정등록이 말소된 후인 2014. 8. 25.경까지

확인대상디자인을 실시한 바 있을 뿐만 아니라,

현재에도 확인대상디자인 제품을 생산할 수 있는 금형까지

보유하고 있어 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이

없다고 단정할 수 없으므로, 피고로서는 이러한 원고를 상대로

확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하는지

아닌지를 확인하기 위한 심판을 청구할 필요가 있습니다.

또한 먼저 디자인은 일단 등록이 되면 등록무효심판이

확정되기 전까지 유효한 것이어서 그 보호범위를

함부로 부정할 수 없으므로, 아직 이 사건 등록디자인에 대한

등록무효심판이 확정되지 아니한 이상, 피고의 이 사건 심판청구를

가리켜 권리남용이라고 단정하기는 어렵습니다.

또한, 디자인에 관한 권리범위확인심판은 등록되어 있는

디자인의 보호범위를 기초로 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은

디자인에 대하여 디자인권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는

것일 뿐, 그에 의하여 등록디자인에 기초한 침해금지청구권이나

손해배상채권의 존부와 같은 실체적인 권리관계를

확정하는 것도 아닙니다.

한편, 채권자가 사해행위의 취소와 함께, 수익자 또는

전득자로부터 책임재산의 회복을 명하는 판결을 받은 경우,

그 취소의 효과는 채권자와 수익자 또는 전득자 사이에만 미쳐서,

수익자 또는 전득자가 채권자에 대하여 사해행위의 취소로 인한

원상회복 의무를 부담하게 될 뿐, 채무자와 사이에서

그 취소로 인한 법률관계가 형성되거나 취소의 효력이 소급하여

채무자의 책임재산으로 회복되는 것이 아닙니다.

따라서 위와 같은 권리범위확인심판의 법적 성질과

사해행위취소의 효력 범위 등에 비추어 볼 때,

설령 원고의 주장과 같이 피고가 사해행위로

이 사건 등록디자인권을 취득하였다고 하더라도,

사해행위취소의 판결이 확정되기 전에 피고가

이 사건 권리범위확인 심판청구를 하는 것을 권리남용이라고

할 수는 없으므로, 이 부분 원고의 주장도

받아들여지지 않았습니다.

복잡한 지식재산권 소송,

전문가의 도움을 받아 진행하시는 것을 권하는데요,

변리사와 변호사의 도움을 한번에 받을 수 있는

종합 특허법률사무소 소담으로 문의주시면

친절히 상담해드리겠습니다.

 국내의 등록상표와 동일·유사한 상표가 부착된

지정상품과  동일·유사한 상품을

수입하는 행위는 상표권 침해인가요?

국내에 등록된 상표와 동일.유사한 상표가 부착된

그 지정상품과 동일.유사한 상품을 수입하는 행위가

그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는

외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상표에

상표를 부착하였어야 하고,

그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는

경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여

위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와

동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 하며

아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가

등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가

없어야 할 것입니다(대법 2005. 6. 9. 선고 2002다61965 판결 참조)

원심판결 이유와 제1심 및 원심이 적법하게 조사한 증거에 의하면

K는 K가 우리나라 특허청에 지정상품을 샌달 등으로 하여

등록한 상표인데(이하 이 사건 상표),

주식회사 H가 이 사건 상표에 관하여 2005년 1월부터

2009년 12월까지 대한민국 전역을 범위로

전용실시권 설정등록한 사실, H는 K와 상표사용계약을 체결하여

2005년 1월 경부터 부산 소재 W산업으로 하여금

이 사건 상표가 표시된 슬리퍼를 제작하게 하여

H가 이를 판매하고 있는 사실,

H는 자체 디자인팀에서 이 사건 상표가 표시될 상품에 대한 디자인을

만든 뒤 미국 본사와 협의를 거쳐 상품을 생산하고 있으며

H는 주로 신문을 통해 국내에서 판매되는 이 사건 상표 표시

상품에 대한 종합적인 광고를 하고 있는 사실, 이 사건 슬리퍼를

미국의 K본사에 보내 감정한 결과 진정상품으로 감정된

사실을 알 수 있습니다.

앞서 본 법리에 위와 같은 사실관계를 비추어 보면, 이 사건 슬리퍼에 표시된 이 사건 상표가 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가

부착한 것이라고 하더라도 H는 K와 별도로 자체 디자인팀에서

이 사건 상표가 표시될 상품에 대한 디자인을 만든 뒤

W산업으로 하여금 이 사건 상표를 표시한 상품을 제작하여

이를 판매하면서 그 제품에 대한 선전.광고를 하는 등 그 자신을

상품의 출처로 삼는 행위를 하고 있다고 할 것이므로 이 사건 상표의

상표권자인 K와 국내 전용사용권자인 H사이에 어떠한 법칙,

경제적인 관계가 있다거나 그 밖의 다른 사정에 의하여

피고인이 수입한 이 사건 슬리퍼의 출처가 국내의 전용사용권자와

실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 사정이 있다고 할 수 없습니다.

따라서 피고인이 이 사건 슬리퍼를 수입하는 행위는

H의 전용사용권을 침해하는 행위라고 할 것이므로,

원심의 판단은 그 이유 설시에서 다소 적절하지 않은 부분이 있으나, 그 결론은 옳은 것으로 수긍할 수 있습니다.

그리고 ‘지적재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리는

행정청 나름의 기준을 설정한 것으로서 상표권 등

지적재산권 침해 여부나 병행수입의 허용 여부에 관한

법원의 사법적 판단을 기속한다고 볼 수는 없고,

다만 지적재산권 침해 여부에 관한 실체법적인 판단 기준을

설정함에 있어서 참고할 수 있는 사항일 뿐이라고 할 것인데,

위 관세청고시에 의하더라도 H가 앞서 본 바와 같이

이 사건 상표가 표시된 상품을 제작·판매하는 경우라면

피고인이 이 사건 슬리퍼를 수입하는 행위는 H의 전용사용권을

침해하는 행위라고 할 것이기에 원심의 판단이 위 고시에

위반하였다는 취지의 상고이유 주장은 받아들일 수 없습니다.

또한 기록에 의하면 원심이 판시와 같은 사정을 들어

위법성 인식이 없어다는 피고인의 주장을 배척한 것은

정당한 것으로 수긍이 되고 거기에 상고이유로 주장하는

법리오해등의 위법이 없기에 상고를 기각하였습니다.

본 사례에서는 국내의 등록상표와 동일.유사한 상표가 부착된

지정상품과 동일.유사한 상품을 수입하는 행위가

그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위한 요건을

알 수 있으며, 국내에 등록된 상표가 표시된 슬리퍼를

수입하여 상표법 위반으로 기소된 사안이었는데요,

상표권자인 외국 회사와 국내 전용사용권자가 어떠한 법적이나

경제적인 관계가 있거나 그 박의 다른 사정에 의하여 위 수입상품의

출처가 실질적으로 동일하다고 볼 수 없어 이는 국내 전용사용권자의

전용사용권을 침해한다고 판시하였습니다.

상표권침해행위는 다양한 지식재산권 관련법이 얽혀있어

이해관계를 따지기 매우 복잡합니다.

변리사와 변호사가 함께 있는 특허사무소 소담에서

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디자인 선출원에 따른 통상실시권

타인의 디자인권이 설정등록 되는 때에 그 디자인등록출원된 디자인의 내용을

알지 못하고, 선의로 국내에서 그 디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나

준비를 하고 있는 자는 일정 요건하에서 그 디자인권에 대해 통상실시권을 갖습니다.

이는 법률의 규정에 의해 인정되는 무상의 통상실시권으로서

채권적 권리에 해당합니다.

2007년 시행법이 중복투자.개발 및 거절의 연쇄를 방지하기 위해

거절결정.심결이 확정된 출원의 선원의 지위를 부정함에 따라

신규성 위반을 이유로 거절된 선출원인의 자유실시영역에서의 실시가

선출원과 유사하지만 선원의 지위가 없음을 이유로 등록된

후출원 등록디자인권의 침해를 구성하는 문제가 발생될 수 있어

이 경우 선.후출원인간의 이해관계를 조정하기 위함입니다.

선출원에 따른 통상실시권이 발생하려면 선의의 실시여야 하는데요

선의란 디자인등록출원된 디자인의 내용을 알지 못하고 그 디자인을

창작하거나 그 디자인을 창작한 자로부터 지득한 경우를 의미합니다.

또한 타인의 디자인권의 설정등록시에 국내에서 그 디자인 또는

이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있어야 하는데요,

본 요건은 선출원자의 실시 개시의 시기적 요건에 관한 것입니다.

후출원의 출원이후부터 설정등록 이전까지 실시사업 또는 그 준비를 하여야 합니다.

이 시기에 개시된 실시라면 타인의 등록디자인을 알 것 없이 개시된 실시이기 때문에

구제의 대상으로 한 것입니다.

후출원 디자인의 출원 전에 실시 또는 준비를 하는 경우라면

이미 종전의 선사용에 의한 통상실시권에 따른 구제가 규정되어 있으므로

본 규정의 적용대상이 아니며

실시사업이란 법 제2조 제7호 규정되고 있는 형태로서의 실시사업이 되고 있는 경우를 말하며

사업의 준비란 명확치는 않으나 머릿속에서 생각하고 있던 정도 또는

단지 출원만 있는 경우는 준비에 해당되지 않고 준비사업을 객관적으로

증명하는 데 충분한 증거가 필요합니다.

타인의 디자인권을 설정등록받기위해 디자인등록출원을 한 날 전에

그 디자인 또는 이와 유사한 디자인에 대하여 디자인등록출원을 하였을 것이 요구되는데요,

본 규정에 따른 통상실시권은 타인의 출원보다 선출원된 자신의

디자인등록출원이 있었음을 전제로 합니다.

타인의 디자인권이 설정등록되는 때에 자신이 한 디자인등록출원에 관한

디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있을 것 역시 요구되는데,

본 요건은 거절결정이 확정된 출원과 실시디자인과의 관계에 관한 요건입니다.

실시사업 등을 하고 있는 디자인은 선출원에 관한 것이어야 하고

출원디자인에 유사한 디자인은 포함되지 않습니다.

선출원디자인이 신규성상실을 이유로 거절결정 또는 심결이 확정되었어야 하는데요,

거절이유를 신규성 상실로 제한한 것은 고지디자인과 동일.유사한 디자인은

일반공중이 자유롭게 실시할 수 있는 영역에 해당되는 것으로서

이러한 공지영역에 있는 선출원 디자인에 대해 선출원의 지위가 없어

등록될 수 있었던 후출원 디자인에 유사하다는 것을 이유로

침해를 인정하는 것은 양자의 형평상 선출원인에게 심히 부당한 것이기 떄문입니다.

마지막으로, 선사용에 의한 통상실시권이 발생되는 경우가 아니어야 하는데요

선출원에 따른 통상실시권은 선사용권이 인정되지 않는 경우에

선출원에 의한 선의의 실시자를 구제하기 위한 규정이기 때문입니다.

특허사무소 소담은

변리사와 변호사가 함께 있어

내 소중한 지식재산권을 온전히 담아내기 위해

특허상담은 물론 법률자문 서비스를 제공하고 있습니다.

직물지 디자인분쟁 권리범위확인심판 사례

명칭이 “직물지”인 이 사건 등록디자인(등록번호 제483945호)과 

확인대상디자인의 표면도와 이면도를 대비하여 볼 때, 

양 디자인의 이면은 아무런 모양이 없는 점에서 동일하나, 

그 표면은 이 사건 등록디자인

은 여러 가닥으로 된 실 형상의 선들이 아래로 내려오면서 서로 꼬이듯이 보이도록 한 

‘V’자 모양을 상하좌우로 연속적으로 반복하여 이루어져 있는 반면, 

확인대상디자인은

이 사건 등록디자인과 유사한 바탕 모양에 큰 나뭇잎 모양이 위와 아래로 서로 엇갈려 반복하여 이루어져 있고 

황색 계통의 색으로 채색되어 있어서, 양 디자인은 전체적으로 볼 때 서로 유사하지 않습니다.

그런데 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 위 ‘V’자 모양과 유사한 모양이 일부 반복하여 이루어지다가 

그 사이 사이에 큰 나뭇잎 모양이 위와 아래로 서로 엇갈리게 반복하여 이루어진 것이 혼연일체로 결합하여 

하나의 디자인을 형성하고 있어서 이 사건 등록디자인의 본질적 특징인 

위 ‘V’자 모양이 상하좌우로 연속적으로 반복된 부분 중 상당한 부분이 손상되어 있습니다. 

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 

그대로 자기의 디자인 내에 도입하고 있다고 할 수 없으므로 

이 사건 등록디자인을 이용하는 관계에 있다고 할 수 없습니다.

그럼에도 원심은 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인과 이용관계에 있어서

그 권리범위에 속한다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 디자인의 이용관계 여부에 관한 법리를 오해하여

심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있습니다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고,

사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 판단한 사례가 있었습니다.

특허.디자인분쟁은

각종 법리와 특허법 상표법등 여러 법리가 얽혀있어

지식재산권 분쟁은 매우 복잡합니다.

따라서 변리사와 변호사의 도움을 받을 수 있는

특허사무소 소담에서 도움을 받으시는것을 권합니다.