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상표법 제66조 제1호는 타인의 등록상표와 동일한 상표를

그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나

타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위를,

같은 조 제2호는 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를

그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이나 사용하게 할 목적으로

교부 또는 판매하거나 위조·모조 또는 소지하는 행위를 상표권을 침해하는 행위로 보고 있습니다.

상표법 제 66조 제2호 - 교부 또는 판매대상

상표가 아닌 상표를 표시한 물건

상표권자의 승낙 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위는

상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하고 있는 상표의 사용에 해당하지 아니하고,

상표법 제66조 제2호의 교부 또는 판매의 대상이 되는 것은

상표 그 자체가 아니라 상표를 표시한 물건을 의미한다고 봄이 상당합니다.

그러므로 상표권자의 승낙 없이 제3자에게 등록상표를 사용하게 하는 행위 자체는

상표법 제66조 제1호나 제2호 소정의 상표권 침해행위에 해당한다고 볼 수 없습니다

(대법 1999. 8. 20. 선고 98후119 판결, 2004. 9. 24. 선고 2002다58594 판결 등 참조).

대법원 2006. 12. 8. 선고 2006다54064 판결 [손해배상(지)]

원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 피고 2, 소외 1 주식회사가

피고 1, 4의 2003. 1. 이후의 원심 판시 이 사건 각 상표 등을 부착한

신발의 제조·공급행위에 가담하였음을 인정할 증거가 없고,

피고 5 주식회사가 피고 4로부터 이 사건 각 상표가 부착된 신발을 공급받아 판매하는 행위가

상표권 침해행위에 해당된다는 점을 알면서도 이에 가담하였거나

그러한 사실을 알지 못한 데 과실이 있음을 인정할 증거가 없습니다.

또한 피고 4가 2004. 1.경부터 같은 해 6. 8.경까지 피고 1로부터 직접 생산주문을 받아

이 사건 각 상표를 사용하여 신발을 제조한 다음 피고 1에게 이를 공급하는 형식으로

신발을 제조·판매하였다고 인정할 증거가 없다고 보았음은 정당하고,

거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 손해배상책임의 발생 및 범위 등에 관한

심리미진, 채증법칙 위반 및 법리오해 등의 위법이 없다고 보입니다.

원심에 적절치 못한점이 있지만

판결 뒤집을 정돈 아냐 …

원심판결의 이유설시에 적절치 않은 점이 있기는 하지만,

피고 1이 이 사건 각 상표에 관하여 통상실시권을 설정한 것 자체가 아니라

피고 4가 이 사건 각 상표를 사용하여 상품을 제조·판매 또는 공급한 기간을 기준으로 하여

피고 1, 2, 소외 1 주식회사, 피고 4의 원고에 대한 손해배상책임의 유무와 범위를 정한 것은

결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은

채증법칙 위반으로 인한 사실오인이나 법리오해 등의 위법이 없다고 판결하였습니다.

상표권자의 승낙 없이 제3자에게 등록상표를 사용하게 하는

행위 자체는 상표법 제66조 제1호나 제2호 소정의

상표권 침해행위에 해당한다고 볼 수 없다는 것을

판시한 사례였는데요,

이처럼 지식재산권 침해 행위에 대한 판단은

복잡하고 다양한 관점으로 접근해야 하기에

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그 심판을 청구할 수 있는 권리가 있는지,

증거자료가 적합한지 등

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대법원 2009. 5. 14. 선고 2008후5083 판결 [등록무효(디)] [공2009상,899]

원심판결 이유에 의하면, 원심은 을 제1호증(카탈로그)의 기재에 

변론 전체의 취지를 종합하여 중국 청도 래서시에 소재한 소외 회사가

2001. 7.경 원심 판시 비교대상디자인이 게재된 카탈로그를 제작하여 

그 무렵 중국 내 거래처에 이를 배부하였다고 본 뒤, 

이 사건 등록디자인이 그 출원 전에 그와 유사한 원심 판시

비교대상디자인에 의해 공지되었다고 판단하였습니다.

실제로 제작된 것인지

위조가능성 판단해야

그러나 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 카탈로그의 표지 뒷면 아래쪽에

중국 인쇄창이 2001. 7.경에 인쇄한 것으로 기재되어 있기는 하나, 

원심에서 원고는 기차표 등의 각종 문서가 중국에서 위조되고 있다는 

신문기사 자료를 제출하면서 이 사건 카탈로그의 발행일자가 

임의로 변경되었을 가능성이 있다고 일관되게 주장하고 있습니다.

이 사건 카탈로그의 진정성립 여부에 대하여 ‘부지’라고 진술하여 

이를 다투었으며, 이 사건 카탈로그에 기재된 소외 회사의 

다른 기재 부분과 위 발행일자 부분은 각 글씨 모양, 글자색 등에서 

서로 확연히 다른 점 등을 알 수 있는바, 

이러한 사정들에 의하면 이 사건 카탈로그가 그와 같이 기재된 

발행일자에 실제로 제작된 것인지에 대하여 

석연치 않은 점이 있었다고 할 것입니다.

문서의 진정성립 인정 여부

문서에 대한 진정성립의 인정 여부는 

법원이 모든 증거자료와 변론 전체의 취지에 터잡아 

자유심증에 따라 판단하는 것이라고 하더라도,

이 사건에서 이 사건 카탈로그 외에 그 진정성립을 인정할 

아무런 자료가 없을 뿐 아니라, 이 사건 카탈로그에 게재된 원심 판시 

비교대상디자인이 이 사건 등록디자인과 유사함은 당사자 사이에 

다툼이 없어서 이 사건 카탈로그가 그 진정성립이 인정될 경우에는 

이 사건 등록디자인의 등록이 무효로 될 수 있는 중요한 결과를 

가져오는 유일한 증거자료임을 감안하면, 원심은 이 사건 카탈로그에 

기재된 소외 회사의 설립등기일이나 소외 회사의 전화번호 개설 시점

등에 대하여 더 심리하는 등의 방법으로 이 사건 카탈로그의 발행일자를 

인정함에 있어 신중하였어야 할 것입니다.

그럼에도, 원심이 이 사건 카탈로그가 그것에 기재된 발행일자인 

2001. 7.경에 제작되었음을 전제로 이 사건 등록디자인이 

그 출원 전에 수록된 원심 판시 비교대상디자인에 의해 

그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 데에는 문서의 발행일자에 관한 

심리미진 등의 잘못이 있다고 할 것이고, 이 점을 지적하는 

원고의 상고이유의 주장은 이유 있습니다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여

사건을 특허법원으로 환송하였습니다.

등록디자인의 등록무효로 될 수 있는 유일한 증거자료인 

비교대상디자인이 게재된 카탈로그의 진정성립을

인정하기 어려우므로 비교대사디자인은 등록디자인의

출원 전 공지되었다고 볼 수 없다고 한 사례였습니다.

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구 부정경쟁방지법 제2조 제2호의 ‘영업비밀’이란 공연히 알려져 있지 아니하고

독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된

생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말하는 것입니다.

여기서 ‘공연히 알려져 있지 아니하다’는 것은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등

불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는

그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말하고, ‘독립된 경제적 가치를 가진다’는 것은

그 정보의 보유자가 그 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여

경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 그 정보의 취득이나 개발을 위해

상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것을 말합니다

(대법 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결 등 참조).

대법원 2009. 4. 9. 선고 2006도9022 판결

[부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반] [공2009상,680]

원심판결 별지 문서는 공소외 2 주식회사가 개발한

게임기어의 설명문으로서 위 회사가 그 해외마케팅 대행사인

피해 회사에 거래처 배포용 등으로 제공한 것으로 보이는바,

위 문서는 그 내용 중 일부가 피해 회사의 웹사이트에 공개되어 있었고,

위 문서의 내용은 미들웨어에 관하여 기술적으로 중요한 정보가 기재되어 있거나

그 보유자가 경쟁상의 이익을 얻을 수 있는 정보를 담고 있다기보다는

구성과 기능상의 특징에 관하여 간략히 개괄하고 있는 것에 불과해 보입니다.

그러므로 위 법리에 비추어 볼 때 위 문서는 공연히 알려져 있는 것이거나

독립된 경제적 가치를 가진다고 할 수 없는 것이어서 영업비밀에 해당하지 않으며,

원심이 위 문서 또한 영업비밀에 해당한다고 본 것은 영업비밀에 관한 법리를 오해함으로써

판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이고,

이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다고 판단하였습니다.

그리고  이 사건과 같이 피고인이 같은 기회에 하나의 행위로

여러 개의 영업비밀을 취득하였다면 이는 일죄로 평가되어야 할 것이고, 

이 사건 공소사실 중 일부를 유죄로 인정한 원심판결이 앞서 본 바와 같은 이유로 위법하여

그대로 유지될 수 없는 이상 이와 일죄의 관계에 있는

나머지 공소사실 부분 역시 파기를 면할 수 없습니다.

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리.판단하게 하기 위해

사건을 서부지방법원 합의부에 환송하였습니다.

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부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 (이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 가목

소정의 ‘타인의 상품과 혼동하게 하는 행위’에는 현실적으로 상품의 출처에 관한 혼동을 초래하는 행위뿐만 아니라

혼동을 초래할 우려가 있는 행위도 포함되며, 그에 해당하는지 여부는 상품표지의 주지성과 식별력의 정도,

표지의 유사 정도, 사용 태양, 상품의 유사 및 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부,

그리고 모방자의 악의 유무 등을 종합하여 판단하여야 합니다

(대법 2007. 4. 27. 선고 2006도8459 판결 등 참조).

따라서 비록 상품의 품질과 가격, 판매장소, 판매방법이나 광고 등 판매 당시의 구체적 사정 때문에

그 당시 구매자는 상품의 출처를 혼동하지 아니하였다고 하더라도, 구매자로부터 상품을 양수하거나

구매자가 지니고 있는 상품을 본 제3자가 그 상품에 부착된 상품표지 때문에 상품의 출처를 혼동할 우려가 있는 등

일반 수요자의 관점에서 상품의 출처에 관한 혼동의 우려가 있다면 그러한 상품표지를 사용하거나

그 상품표지를 사용한 상품을 판매하는 등의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목

소정의 ‘타인의 상품과 혼동하게 하는 행위’에 해당합니다.

대법원 2012. 12. 13. 선고 2011도6797 판결

[상표법위반(변경된죄명:부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반)] [공2013상,203]

원심과 제1심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하면

피고인이 판매한 이 사건 모조품 가방에는

피해자 공소외인의 상품표지와 거의 동일한 표장이 부착되어 있는 점,

피해자도 위와 같은 상품표지를 가방이나 핸드백 등에 사용하여 온 점,

피고인 스스로 그의 인터넷 쇼핑몰에 이번에 야심차게 준비한 신상 디자인의 숄더백이라고

상품 설명을 기재하는 등 피고인도 이 사건 모조품 가방이

피해자 상품의 모조품임을 알고 있었던 점 등을 알 수 있습니다.

이러한 사정을 위와 같은 법리에 비추어 보면, 비록 원심판결에서 설시한 사정 때문에 피고인으로부터

이 사건 모조품 가방을 구매한 구매자들은 그 출처를 혼동할 우려가 없다고 하더라도,

구매자로부터 이 사건 모조품 가방을 양수하거나 구매자가 지니고 있는 이 사건 모조품 가방을 본 제3자가

그 출처를 혼동할 우려가 있는 등 일반 소비자의 관점에서는 그 출처를 혼동할 우려가 있으므로,

피고인이 이 사건 모조품 가방을 판매한 것은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 소정의

‘타인의 상품과 혼동하게 하는 행위’에 해당합니다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 위반 !

그럼에도 원심이 그 판시와 같은 사정 때문에 구매자가 상품의 출처를 혼동할 우려가 없다는 이유로

피고인에게 무죄를 선고한 제1심판결을 유지한 조치에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목

소정의 ‘타인의 상품과 혼동하게 하는 행위’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고

이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있기에 원심판결을 파기하고

사건을 인천지방법원 본원 합의부에 환송하였습니다

상품의 판매 당시 구매자는 그 출처를 혼동하지 않았으나 구매자로부터 상품을 양수하거나

구매자가 지니고 있는 상품을 본 제3자 등 일반 수요자의 관점에서 혼동할 우려가 있다면

그러한 상품표지를 사용하거나 상품표지를 사용한 상품을 판매하는 등의 행위가 부정경쟁방지 및

영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목에서 정한 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위에

해당한다고 판시한 사례였습니다.

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대법원 1996. 10. 29. 선고 95후1302 판결에서는 미완성 발명이라고 하여

특허 진보성 판단에 있어서 반드시 대비자료로 될 수 없는것은 아니라고 규정하였습니다.

위 판결이 적용된 조금 더 최근 판례를 소개해드리고자 합니다.

특허법원 2010. 1. 22. 선고 2009허4339 판결 [거절결정(특)] 

특허청 심사관이 2008. 11. 28. 이 사건 출원발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자(이하 통상의 기술자 라 한다)가 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로

거절결정을 함에 따라 원고가 위 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하였는데,

특허심판원은 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들에 비하여 진보성이 없어 특허등록을 받을 수 없고,

이 사건 제1항 발명이 특허등록을 받을 수 없는 이상 이 사건 출원발명은

그 전부가 거절되어야 한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였습니다.

이 사건 제1항 발명은 해삼추출물을 이용한 피부미백용 화장료 조성물을 제공하고자 하는 것이고,

비교대상발명 1은 해삼추출물을 이용하여 주름개선 효과와 피부미백효과를 가지는

화장품 제조방법을 제공하고자 하는 것이며, 비교대상발명 2는 곰치, 멍게, 해삼이나 이들의 추출물을 이용하여

주름, 피부 처짐 등의 피부노화증상을 방지하는 효과를 가지는 고운 피부용 조성물을 제공하고자 하는 것이므로

이들 발명은 기술분야가 동일하고 그 목적에 있어서 공통점이 있습니다.

해삼추출물에 피부미백효과

쉽게 알 수 있어 …

먼저 이 사건 제1항 발명 중 물 또는 수용성 에탄올을 용매로 사용하여

해삼으로부터 해삼추출물을 추출하는 구성 은 비교대상발명 2의 물, 에탄올 등을 용매로 하여

해삼으로부터 해삼추출물을 추출하는 구성과 동일하고

이 사건 제1항 발명은 해삼추출물을 이용한 피부미백용 화장료 조성물이 뛰어난 피부미백효과를 가진 것으로 알려진

코직산과 대비할 때, 기미, 주근깨 등의 색소침착을 일으키는 멜라닌 과다생성을 촉진하는 효소인

타이로시네이스 저해효과가 약 69%에 달할 정도로 우수한 미백효과를 가지고 있음을 밝히는 것에 그칠 뿐,

해삼추출물의 어떤 성분이 미백효과를 가지는 것인지를 밝힌 것은 아닙니다.

그리고 비교대상발명 1의 명세서에 본 발명은 해양천연물을 이용하여 피부의 미백효과가 있는

화장품의 제조방법에 관한 것이다 , "본 발명에서의 해양천연자원이라 함은 해삼추출물이다"라는 기재가 있고,

비교대상발명 2의 명세서에 피부노화증상을 보이는 30~60대의 여성패널 20명으로 하여금

해삼추출물 등이 들어간 정제, 또는 화장품을 하루에 2회씩 2개월간 섭취하거나 피부에 도포하도록 하고

효과가 있었는지 여부를 답변하는 방법으로 시험을 실시하였는데,

20명의 여성패널 중에서 상당수가 피부색이 하얘졌다고 대답하였다는 내용의 시험결과가 기재되어 있습니다.

따라서 통상의 기술자라면, 비교대상발명들에 나타난 위 기재들로부터 해삼추출물에

피부미백효과가 있음을 쉽게 알 수 있을 것으로 보입니다.

이에 대하여 원고는, 비교대상발명 1의 명세서에는 해삼추출물에 피부미백효과가 있다는

단 한 줄의 기재만이 있을 뿐, 그에 상응하는 구성 및 효과에 관한 아무런 기재가 없으므로,

이것이 완성된 발명인지 여부도 알 수 없을 정도로 발명의 내용이 특정되어 있지 않기 때문에

이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하기 위한 비교대상발명으로 삼을 수 없다는 취지로 주장하지만

앞서 본 법리에 따르면 미완성 발명이라고 하여 진보성판단에 반드시 대비 자료가 될수 없는건 아니라고 하였습니다.

또한 통상의 기술자로서는 해삼추출물에 피부미백효과가 있음을 충분히 알 수 있다고 할 것이므로,

원고의 위 주장은 받아들이지 않았습니다.

또한 하나라도 거절이유가 있다면

특허출원 전부 거절 !

결국 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들과 기술분야가 동일하고, 그 목적에 있어서도 공통점이 있으며,

그 구성요소들이 비교대상발명들로부터 용이하게 도출될 수 있고, 그 결합에 기술적 곤란성이 없으며,

그 효과도 비교대상발명들에 의하여 예상되는 정도에 그칠 뿐, 현저하게 상승된 것이라거나

이질적인 것이라고 할 수 없기에 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들에 의하여

용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없으므로 그 특허등록을 받을 수 없다고 보았습니다.

하나의 특허출원에 여러 개의 청구항이 있는 경우 어느 하나의 항에라도 거절이유가 있는 때에는

그 특허출원 전부가 거절되어야 하는 것이므로,

이 사건 제1항 발명에 진보성이 없어 특허등록을 받을 수 없는 이상

나머지 청구항에 관하여 더 살필 것 없이 이 사건 출원발명은 그 전부가 특허를 받을 수 없다고 보아

이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 기각하고

소송비용역시 원고가 부담하게 하였습니다.

미완성발명이 반드시 특허 진보성 판단 대비 자료가 될 수 없다고 단정할 수 없고

하나의 특허출원에 거절이유가 있으면 전부가 거절되어야 한다는 사실을

판시한 사례였습니다.

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구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)

 제133조의2, 제136조 제3항은, 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 

확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 

정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있습니다.

특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는

특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 

포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 

실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 합니다.

만약 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 감축에 해당되고, 

그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 

발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 

그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는

경우에는 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 않습니다

(대법 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결, 

대법 2018. 4. 12. 선고 2016후830 판결 등 참조)

대법원 2019. 2. 28. 선고 2016후403 판결 [정정무효(특)]

이 사건 정정은 명칭이 “근육강화용 실 삽입기”인 이 사건 특허발명

(특허등록번호 생략)을 대상으로 하여 특허청구범위 제1항 중 

후방을 향하도록 접혀져 있는 실을 V자형으로 접혀져 있는 실로 정정하고 

있는데요, 이러한 정정사항은 접혀져 있는 실의 형상을 

구체적으로 한정한 것으로서 특허청구범위의 감축에 해당합니다.

그리고 이 사건 특허발명의 도면 2, 3에는 실이 주사바늘 구멍 끝 부분을 

중심으로 V자 형상으로 접혀진 상태가 도시되어 있고, 

발명의 상세한 설명에는 ‘실은 대략 그 중앙부가 접혀져’라고 

기재도 되어있습니다.

원심과는 뒤집힌 결정의 특허소송,

제3자에게 예상치 못한 손해 입힐 염려 없다고 판단 …

이 사건 특허발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 

위와 같은 발명의 상세한 설명과 도면으로부터 ‘V자형으로 

접혀져 있는 실’의 구성을 충분히 파악할 수 있을 것으로 보이므로, 

이 사건 정정 전후로 발명의 목적이나 효과가 달라지지 않고, 

발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 내용을

 그대로 반영한 것에 불과하여 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 

염려가 있다고 볼 수도 없습니다.

따라서 이 사건 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 

해당되지 아니한데도 원심은 이 사건 정정으로 인하여 

이 사건 특허청구범위 제1항이 실질적으로 변경되었다고 판단하였습니다.

 이러한 원심판단에는 상고이유 주장과 같이 정정에서 

특허청구범위의 실질적 변경 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 

판결에 영향을 미친 잘못이 있습니다.

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위해

원심법원에 환송하였습니다.

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지식재산권 상담문의

디자인의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분에 대하여 그 기능을 확보할 수 있는 

선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 경우에는, 그 부분의 형상은 물품의 기능을 확보하는 데에 

불가결한 형상이라고 할 수 없습니다.

그러므로 그 부분이 공지의 형상에 해당된다는 등의 특별한 사정이 없는 한

디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 단정할 수 없고,

또한 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 

그 외관을 전체적으로 대비·관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 

판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 

유사하다고 보아야 합니다 (대법 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 등 참조).

대법원 2011. 2. 24. 선고 2010후3240 판결 [권리범위확인(디)]

위 판례의 디자인분쟁 사례가 된 물품은

받침대가 구비된 오일쿨러용 케이스였습니다.

양 디자인의 위와 같은 유사점 중 사각 형태의 몸체부 외곽 형상이나 

원형의 홀 등은 오일쿨러용 케이스의 

기본적 형태이거나 위 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라 하더라도, 

받침대가 양측 세로판 사이에  결합된 형상의 경우 송풍 모터를 지지하기 위한 

받침대를 고정시키기 위하여 오일쿨러용 케이스가 

반드시 이러한 형상을 갖고 있어야 한다고는 볼 수 없습니다.

또한, 동일한 기능을 수행하면서도 전체적인 미감을 고려하여 

그 받침대와 양측 세로판의 형상이 얼마든지 다르게 구성될 수 있으므로, 

위와 같은 형상이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 부분이라고 볼만한 아무런 증거가 없는

이 사건에 있어서, 이 부분은 위 물품을 대하는 일반 수요자가 느끼는 전체적인 심미감에 

영향을 미치는 요소임이 분명합니다.

차이점이 있긴 하지만,

자세히볼때만 인식할 수 있다면 영향 없어 …

디자인소송을 진행하다보면,

양 디자인에 대한 차이점을 찾아내어

서로 유사하지 않다는 주장을 많이 하게 됩니다.

그런경우, 차이점이 비록 일부분일 뿐이고

자세히 보아야만 나타나는 거라면

자세히 보지 않았을때 보이는 시각 시점을 기준으로 판단하기에

그다지 큰 영향을 미치지 않는 차이점이라

증거로 인정되기엔 무리가 많이 있습니다.

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지식재산권 침해문의

어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는

 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 

거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 합니다

(대법 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 참조).

또한 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도

 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이

 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로

 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을

침해한 행위로 볼 수 없다 할 것입니다

(대법 1997. 2. 14. 선고96도1424 판결 참조).

대법원 2005. 11. 25. 선고 2005후810 판결 [권리범위확인(상)]

양 상표의 장미도형 부분은 흔히 볼 수 있는 자연물로서

그 묘사기법이 사진과 특별히 달리 취급할 수 없을 정도로 사실적이어서

상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 그 자체만으로는

식별력이 없거나 매우 미미하여 이 사건 등록상표의 요부가 될 수 없으므로

상표의 유사 여부 판단시 장미도형 부분을 제외하고 나머지 부분을 대비하여야 할 것입니다.

그러나 확인대상표장은 식별력이 없는 장미도형 부분만으로 구성되어 있으므로

그 장미도형과 이 사건 등록상표의 문자부분을 대비하여 보면,

우선 전체적인 외관이 다르고

양 표장은 전체적으로 보아 외관·호칭 및 관념이 서로 달라

동일·유사한 지정상품에 함께 사용된다고 하더라도

일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다고 할 것이므로,

확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지로 판단하였습니다.

그릇 뒷면에 별도 표시가 일반적,

장식용 의장에 불과, 상품출처 표시아냐 …

통상 접시 등의 그릇의 앞면 내지 표면의 무늬나 장식으로

각종 꽃이나 과일 등의 문양이 사실적으로 묘사된 도형이 사용되는 경우가 많고,

이러한 상품의 수요자들은 접시 등을 구입함에 있어서

물건 자체의 형상과 모양뿐만 아니라 접시에 표현되어 있는

이러한 장식 등의 미적인 가치를 평가하여 상품을 선택·구입하며,

접시 등을 생산·판매하는 자들도

그 제조업체를 그릇의 뒷면에 별도로 표시하는 것이 일반적입니다.

그러므로 위와 같이 접시 등의 제품에 표현된 도형은 특별한 사정이 없는 한

기본적으로 그릇의 일면을 이루는 디자인이나 장식용 의장에 불과할 뿐

상품 출처를 표시하기 위하여 사용되는 표장은 아니라고 봄이 상당합니다.

상품출처 표시가 아니기에

권리범위에 속하지 않는다

그렇다면 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지

않는다고 본 원심의 결론은 결과적으로 정당하고

원심이 저지른 잘못은 판결의 결과에 영향이 있는

위법이라고 볼 수 없기에 상고를 기각하고 상고비용은

 피고가 부담하는거로 하였습니다.

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상표는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여

호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로

불가분적으로 결합되어 있지 아니하는 한 그 구성부분 중 일부만에 의하여

간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나

관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호·관념이 타인의 상표와

동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것입니다.

한편 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 상표의 의미내용은 일반 수요자나

거래자를 기준으로 하여 그들이 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고,

심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려대상이 될 수 없습니다.

(대법 1992. 10. 23. 선고 92후896 판결 참조).

특허법원 2004. 12. 24. 선고 2004허6118 판결 [거절결정 (상)] [각공2005.2.10.(18),281]

우선 원고는, 이 사건 출원서비스표의 출원서에 별도로 

색채서비스표라는 기재를 하지 아니한 이상 

이 사건 출원서비스표를 색채서비스표로 취급하여서는 아니된다고 주장하므로 살피건대, 

상표법 제52조 제1항은 "등록상표의 보호범위는 

상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여진다."라고 

규정하고 있고,  같은 법 제9조 제1항은 상표등록출원서에는 

'상표'를 기재하여야 한다고 규정하고 있습니다.

 또한 같은 법 제9조 제2항은 입체상표인 경우 그 취지를 출원서에 기재하여야 한다고 규정하고 있을 뿐 

색채상표인 경우에 관하여는 아무런 의무 규정이 없는 점 등에 비추어 볼 때, 

어떤 서비스표가 색채서비스표에 해당하는지 여부는 오로지 그 서비스표등록출원서에 첨부된

서비스표의 견본을 기준으로 판단하여야 할 것입니다.

그리고 서비스표등록출원서에 색채서비스표라는 취지의 기재가 

없다는 이유만으로 채색한 견본이 제출되었다고 하더라도

 이를 색채서비스표가 아니라고 볼 수는 없으며

 원고는 이 사건 출원서비스표의 출원서에 보라색과 파란색으로 채색한

 서비스표 견본을 첨부한 사실을 인정할 수 있습니다.

그러므로 이 사건 출원서비스표는 색채서비스표로서 출원한 것으로 보아야 할 것이고, 

원고가 실제로는 출원한 서비스표를 색채 구분 없이 사용하고 있거나 

사용하려 한다고 하여 달리 판단할 수는 없기에 위 주장은 이유 없다고 보았습니다.

보정절차로 지정상품 철회 보정 아닌 이상,

전체 상품출원에 하나의 거절결정

따라서 이 사건 출원서비스표는 일부 지정서비스업에 대한 관계에서 선등록서비스표 2와 

표장 및 지정서비스업이 서로 동일 또는 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 

한편 지정상품이 2 이상인 출원상표가 일부 지정상품에 관하여는 상표등록요건을 갖춘 것으로 인정되고

나머지 지정상품에 관하여는 상표등록요건을 갖추지 못한 것으로 인정되는 경우 

그것이 보정절차를 통하여 지정상품에서 철회되는 등 보정되지 아니하는 한 

전체 지정상품에 대한 출원에 대하여 하나의 거절결정을 할 수밖에 없습니다

(대법 1993. 12. 21. 선고 93후1360 판결 참조).

그러므로 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업 전부에 대하여

서비스표로서 등록될 수 없다고 할 것인바,  이 사건 출원서비스표와 

선등록서비스표 1, 3의 동일·유사 여부에 관하여 더 살펴볼 필요 없이, 

이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 정당하여 원고의 청구를 기각하였습니다.

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상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관·호칭·관념 등을 객관적, 전체적,

이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여

그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의

여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때

전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나,

반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 중 어느 하나가 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는

유사상표라고 보아야 합니다 (대법 2000. 4. 25. 선고 99후1096 판결 등 참조).

특허법원 2006. 3. 29. 선고 2005허4638 판결 [거절결정(상)]

 이 사건 출원상표가 선등록상표 1, 2와 유사한가에 관하여 살펴보면,

우선 이 사건 출원상표는 영어 단어의 앞 부분에 붙어서 부정의 뜻을 나타내는

“UN”과 “스트레스, 긴장” 등의 뜻을 나타내는 ”STRESS“가 결합하여 구성된 상표이고,

선등록상표 1은 “STRESS”와 “벗어나, 없어져, 밖으로, 외부에” 등의 뜻을 갖는 “OUT”을

하이픈(-)으로 연결하여 구성한 상표입니다.

선등록상표 2는 “STRESS”와 “완충기, 완충물, 완충제, 부드럽게 하다” 등의 뜻을 갖는

“BUFFER”가 결합하여 구성된 상표로서 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2는

구성하고 있는 영문 글자수, 구성 및 청감의 차이로 인하여 전체적인 외관과 호칭은 다소 다릅니다.

호칭 달라도 관념이 유사하면,

유사상표에 해당한다

그러나 관념의 유사 여부에 관하여 살펴보면, 이 사건 출원상표는

“스트레스를 방지하거나 받지 않게 하다” 또는 “스트레스를 없애다” 등의 의미로 인식되기 쉽고,

선등록상표 1은 “스트레스에서 벗어나게 하다” 또는 “스트레스가 없어지다” 등의 의미로 인식됩니다.

이 사건 출원상표와 선등록상표 1이 같은 상품류 구분 제3류에 속하는 동종 상품인 위 각 지정상품에 사용될 때

일반수요자나 거래자들은 그 의미 내용을 서로 같거나 유사하게 직감할 수 있고,

그 관념의 동일·유사성으로 인하여 상품출처의 오인·혼동을 초래할 우려가 있다고 보입니다.

원심에서 호칭이 유사하다고 본 잘못이 있으나,

양 상표가 유사하다는 결론은 같다아 …

결국, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1은 전체적으로 관찰할 때 그 외관 및 호칭에 있어

다소 차이가 있기는 하지만 관념의 유사로 인하여 거래상 상품의 출처에 관하여

오인ㆍ혼동을 초래할 우려가 있는 유사상표에 해당하여,

이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호· 제8호에 의하여 등록받을 수 없다 할 것이므로,

이 사건 심결이 양 상표의 호칭이 유사하다고 판단한 것은 잘못이나,

그 결론에 있어서는 정당합니다.

지식재산권침해,

한가지 방향으로만 판단할 순 없어 …

상표, 디자인, 특허등은

끊임없이 분쟁이 일어나고 있는 지식재산권의 종류로서

지식재산권 침해 소송 및 심판등의 경우

단순 어느 한 부분이 유사하다고 하여

곧바로 유사하여 침해라고 볼 수는 없는 것입니다.

그렇기에 전문가의 관점으로여러가지 시각으로 접근하는 방식이 요구되며,

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