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디자인심판 소송 분쟁 진행시,

디자인유사성, 디자인침해에 대한 부분을 밝혀내는 소송이 주를 이루지만,

디자인소송시 회사가 흡수합병 되었다면 소를 어떻게 진행해야 하는지

이처럼 뜻밖의 난관에 부딪힐때가 있습니다.

심판절차 도중에 소외 회사 가 흡수합병되어 그 법인격이

 소멸되기는 하였으나 심판절차에서는 그를 위한 심판대리인이 

선임되어 있었으므로 심판절차는 중단되지 않습니다

(디자인보호법 제4조에서 준용되는 특허법 제20조 단서)

특허법원 2009. 5. 15. 선고 2009허2173 판결 [등록무효(디)]

피고 회사는 무효심판청구 당시 이 사건 등록디자인의 권리자였던 

소외 주식회사 I(등록번호 130111-0071116, 이하 소외 회사라 한다)을 

상대로, 이 사건 등록디자인이 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인

 1, 2와 유사하다는 사유를 주장하면서 등록무효심판을 청구하였습니다.

특허심판원은 위 심판청구에 대하여 이 사건 등록디자인은

비교대상디자인1과 유사하다는 이유로

피고회사의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였습니다.

당사자 표시 정정으로

회사표시 정정 가능

원고회사는 유에스비 드라이브의 형상과 모양의 결합을 디자인창작의

내용으로 하는 등록디자인의 디자인권자인데요,

소외회사가 2008. 4. 23. M사에 흡수합병되었기에

이사건 소 제기일 현재 부존재하는 회사임에도

이 사건 소는 소외 회사 명의로 제기된 것이어서 부적법하다고 하였습니다.

하지만 수계절차를 밟지 않은 심판절차 및 그러한 사유를 알지 못한 채

심결문제 종전 당사자(소외 회사)를 피심판청구인으로 기재한

이 사건 심결에는 아무런 하자가 없으며

위 심판대리인은 당연히 흡수법인인 주식회사 M사를 위하여

심판절차를 수행기에 이 사건 심결은 주식회사 M사에 대하여도

효력이 있습니다 (대법 1996. 2. 9. 선고 94다61649 판결 참조).

그런데 이 사건 소 제기일 직후 주식회사M사의 명칭이 

주식회사 I로 변경(결과적으로 소외 회사와 원고 회사의 법인체 명칭 및 

대표이사가 완전히 동일하게 되었다)되었으므로,

 재차 당사자 표시정정 을 통해 원고 회사로 그 표시를 정정할 수 있습니다.

법인격의 소멸 및 변경 입증,

하자없다고 보아 …

결국 이 사건에 있어서 소외 회사의 법인격 변동과 관련한 하자는 

2차례에 걸친 당사자 표시정정 에 의해 해소될 수 있는 정도에 불과하다며

게다가 원고 회사는 소외 회사로부터 원고 회사에 이르는

 법인격의 소멸 및 변경에 관하여 상세히 주장, 입증하고 있습니다.

이러한 원고 회사의 주장에는 소외 회사로부터 원고 회사로의 

당사자 표시정정을 신청하는 취지도 포함되었다고 할 것이므로, 

이로써 법인격과 관련한 하자는 모두 치유되었기에

원고의 청구를 기각하고 소송 총 비용은 원고가 부담하게 되었습니다.

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특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용하여

기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로,

특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 발명을 한 자는

바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것입니다.

따라서 발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 

권리의 승계인이 아닌 사람(이하 무권리자)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써

그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도,

그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 통상의 기술자)이

보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여

발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등

기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는

그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것입니다.

대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결

이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고,

나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)은

가공버터 8～10중량% 등의 1차 균질 혼합공정, 과당 10～15중량% 등의 2차 균질 혼합공정 및

우유지 1～5중량% 등의 3차 균질 혼합공정으로 이루어진

쿠키생지 제조공정(이하 구성 1),(제조방법중략)

오븐에서 굽는 소성공정(이하 ‘구성 4’라 한다)으로 구성된 쿠키 속에

떡을 내장하는 과자의 제조방법에 관한 것임을 알 수 있었습니다.

그런데 이 사건 제1항 발명의 특징적인 부분은,

떡이 가진 장기간 보관할 수 없는 문제점을 해결하기 위한

떡생지 제조공정인 구성 2라고 할 것인데, 솔비톨과 말티톨이

모두 당알콜류에 속하여 동일한 기능을 하는 등 양 대응구성의 떡생지 원료 및

배합비 사이에 별다른 차이가 보이지 않습니다.

필요에따라 추가할 수 있는 증자횟수는

특별한 차이를 일으킨다고 볼 수 없어 …

또한 나머지 2차 원료를 80℃에서 투입하는 것이어서

온도를 낮추면서 원료를 투입하는 것에 불과하여 구성 2와 대비하여 실질적인 차이가 없으며,

2차 증자 실시의 경우 모인대상발명도 증자과정이 있어

곡물류의 호화를 유도하고 있고 그 증자 횟수는 필요에 따라 추가할 수 있는 것에 불과합니다.

그리고 모인대상발명과 실질적으로 차이가 없는

구성 2에 모인대상발명에 없는 구성 1, 3, 4를 새로 부가하는 것은

통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하며,

그 변경으로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없습니다.

특허요건에대해 잘못 판단했지만

무권리자의 특허출원이라 영향없어 …

한편 위 사례에서 발명자에 해당하기 위하여는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여할 것이 요구되나,

이는 발명의 특허요건으로서 요구되는 신규성·진보성을 갖추어야 한다는 것과는 구분되는 것임에도,

이와 달리 원심이 발명자가 되기 위하여 그 발명이 신규성·진보성 등의 특허요건까지 구비하여야 한다고 판단한 것은

잘못이라고 할 것이지만, 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명이 무권리자의 특허출원에 해당하는 이상,

이러한 원심의 잘못은 판결의 결과에 영향을 미치지 아니하여 원심판결을 파기할 사유가 되지 아니하고,

진보성 판단에 관한 상고이유 주장에 관하여는 앞서 본 바와 같은 이유로

이 사건 특허발명의 등록이 무효로 되는 이상 더 나아가 살펴볼 필요가 없다고 보았습니다.

발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 무권리자)이

발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도,

변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의

부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등

기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여

등록이 무효인것을 판시한 사례였습니다.

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특허출원 및 등록은 필수적인 과정이라고 할 수 있습니다.

그러한 과정에서 특허법을 포함한

다양한 지식재산권법리에 부딪히게 되는데요,

위 판례처럼 종합적이고 복합적인 시각이 요구되기 때문에

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상표법 제23조 제1항 제3호는 파리협약 제6조의7 규정의 취지를 상표법에 반영한 것으로서,

외국 상표권자의 국내 대리점, 총판 등 대리인이나 대표자가 동일 유사한 상표를

무단으로 국내에서 등록하는 것을 방지하여 공정한 국제거래질서를 확립하기 위한 규정입니다

(대법 2013. 2.; 1. 선고 2012허8812 판결 등 참조).

또한 어떤 상표가 상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는지는

그 출원시에 위 조항에 해당하는 등록취소사유가 있었는지 여부의 문제로서,

등록 이후의 사정은 위 조항에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 고려의 대상이 되지 않습니다

(대법 2005. 1. 27. 선고 2004허6644 판결 참조).

특허법원 2015. 4. 24. 선고 2014허6681 판결

피고는 2013. 9. 7. 특허심판원에 원고를 상대로 하여,

이 사건 등록상표는 피고가 베네룩스 상표청에 등록한

비교대상상표와 동일하거나 극히 유사한 것으로서,

원고가 피고의 대리인 지위에 있으면서 정당한 이유 없이

비교대상상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품을 지정상품으로 출원하여 등록받았으므로,

상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호 본문에 따라

그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 등록취소심판(2013당2451호)을 청구하였는데요,

특허심판원은 2014. 8. 8. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제7호,

제23조 제1항 제3호 본문에 규정된 등록취소 사유에 해당한다는 이유로

피고의 청구를 받아들여 이 사건 등록상표의 등록을 취소하는

이 사건 심결을 하였습니다.

이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제7호,

제23조 제1항 제3호 본문에 해당하려면,

비교대상상표가 이 사건 등록상표의 출원시 조약당사국에 등록되어 있어야 하고,

이 사건 등록상표와 비교대상상표의 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여야 하며,

이 사건 등록상표의 출원인이 출원시 비교대상상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는

출원 전 1년 이내에 비교대상상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이거나 대표자이었어야 합니다.

또한 이 사건 등록상표의 출원인이 그 출원에 대하여 비교대상상표에 관한 권리를 가진 자로부터

동의를 받는 등의 정당한 이유를 가지고 있지 않아야 하며,

비교대상상표에 관한 권리를 가진 자가 이 사건 등록상표의 등록일로부터 5년 이내에

이 사건 심판을 청구하여야 한다는것이 이 사건 심결의 주요 내용이었습니다.

하지만 이 사건 등록상표의 출원인인 주식회사 J가

이 사건 등록상표의 출원일인 2010. 6. 23.보다

훨씬 전인 2009. 4. 6.경에 피고와 상표전용사용계약 을 체결하고

그 무렵부터 피고로부터 전자담배를 수입하여 판매하는 등

이 사건 등록상표의 출원시에 비교대상상표의 존재를 알고 있었다고 보이는 점,

조약당사국마다 상표제도가 달라 상표의 등록 가부를 엄격하게 심사하는 국가가 있는 반면에 출원의

형식적인 요건만 심사함에 따라 출원이 곧 등록이라고 볼 수 있는 국가도 있고, 

사용주의 국가의 경우에는 사용에 의하여 독점배타권을 가지게 된 상표를

조약당사국에 등록된 상표 로 보아야 하는 점(특허법원 2011. 5. 25. 선고 2010허1398 판결 참조)등을 종합하면,

조약당사국에 등록된 상표 에 해당하는지 여부는

상표법 제23조 제1항 제3호의 입법 취지를 고려하여 판단해야 합니다.

따라서 비록 비교대상상표가 이 사건 등록상표의 출원시에

베네룩스 상표청에 출원 계류 중인 상태였다고 하더라도,

이 사건 등록상표의 출원 전에 조약당사국에 출원(2010. 4. 26.)되어

이 사건 등록상표의 출원(2010. 6. 23.) 후 바로(2010. 7. 12.) 등록된 점 등을 고려하면,

상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 조약당사국에 등록된 상표에 해당한다고 봄이 타당합니다.

등록주의국가에서 상표출원은

배타적 권리가 발생한다고 보기 어렵다

그러나 상표법 제23조 제1항 제3호 본문은 보호 대상이 되는 상표를

베네룩스와 같은 등록주의 국가에서 상표출원만으로는

배타적 권리가 발생한다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면,

피고의 위 주장과 같은 사정만으로 이 사건 등록상표의 출원시에 출원 계류 중이었던

비교대상상표가 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 조약당사국에 등록된

상표 에 해당한다고 할 수는 없습니다.

비교대상상표가 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 조약당사국에 등록된 상표 에 해당하지 않는 이상,

이 사건 등록상표가 비교대상상표와의 관계에서 상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호 본문에 규정된

등록취소사유에 해당한다고 할 수 없기에 위와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고

그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여

특허심판원이 2014. 8. 8. 2013당2451호 사건에 관하여 한 심결을 취소하고

소송비용은 피고가 부담하게 되었습니다.

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상법 제23조 제1항은 누구든지 부정한 목적으로

타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다고 규정하고 있는데,

위 규정의 취지는 일반거래시장에서 상호에 관한 공중의 오인․혼동을 방지하여

이에 대한 신뢰를 보호함과 아울러 상호권자가 타인의 상호와 구별되는 상호를 사용할 수 있는

이익을 보호하는 데 있습니다.

위와 같은 입법취지에 비추어 볼 때

어떤 상호가 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호에 해당하는지를 판단함에 있어서는

양 상호 전체를 비교 관찰하여 각 영업의 성질이나 내용, 영업방법, 수요자층 등에서

서로 밀접한 관련을 가지고 있는 경우로서 일반인이 양 업무의 주체가 서로 관련이 있는 것으로 생각하거나

또는 그 타인의 상호가 현저하게 널리 알려져 있어 일반인으로부터 기업의 명성으로 인하여

견고한 신뢰를 획득한 경우에 해당하는지 여부를 종합적으로 고려하여야 합니다

(대법 2002. 2. 26. 선고 2001다73879 판결 등 참조).

부정경쟁행위의 부정한목적 판단은

어떻게 이루어질까

또한 위 조항에 규정된 '부정한 목적'이란 어느 명칭을 자기의 상호로 사용함으로써

일반인으로 하여금 자기의 영업을 그 명칭에 의하여 표시된 타인의 영업으로 오인하게 하여

부당한 이익을 얻으려 하거나 타인에게 손해를 가하려고 하는 등의 부정한 의도를 말하고,

부정한 목적이 있는지는 상인의 명성이나 신용, 영업의 종류․규모․방법, 상호 사용의 경위 등

여러 가지 사정을 종합하여 판단하여야 할 것입니다.

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법) 제2조 제1호 (나)목은

상당한 노력과 비용을 들여 형성한 타인의 신용이나 명성에 무임승차하여 부정하게 이익을 얻는

부정경쟁행위를 방지하기 위하여 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장,

그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여

타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위를 규정하고 있습니다.

대법원 2016. 1. 28. 선고 2013다76635 판결

원심판결 이유에 의하면, 원심은, 원고의 상호 D주식회사와 변경 전 피고의 상호 주식회사 D지주는

전체적으로 관찰하여 유사하고, 원고와 피고의 주된 영업 목적이 지주사업으로 동일하므로

변경 전 피고의 상호는 원고의 영업으로 오인할 수 있는 상호에 해당한다고 판단한 다음,

피고가 원고의 상호와 유사하여 일반인으로 하여금

오인․혼동을 일으킬 수 있다는 것을 충분히 알 수 있었음에도

변경 전 피고의 상호를 사용한 사정 등을 이유로 부정한 목적이 인정된다고 판단하였습니다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고,

거기에 상법 제23조의 규정에 관한 법리를 오해하고 논리와 경험의 법칙에 반하여

자유심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 잘못이 없습니다.

계열사의 기업표지 사용,

반드시 부정경쟁행위 성립은 아냐 …

경제적․조직적으로 관계가 있는 기업그룹이 분리된 경우,

어느 특정 계열사가 그 기업그룹 표지를 채택하여 사용하는 데

중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자에게

그 기업그룹 표지에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러

그 기업그룹 표지를 승계하였다고 인정되지 않는 이상은,

해당 기업그룹의 계열사들 사이에서

그 기업그룹 표지가 포함된 영업표지를 사용한 행위만으로는

타인의 신용이나 명성에 무임승차하여

부정하게 이익을 얻는 부정경쟁행위가 성립한다고 보기 어렵습니다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 D라는 표지가

반드시 피고 측 계열사만의 영업표지만을 지칭하는 표지라거나,

피고 측 계열사만의 영업표지로서 널리 인식되었다고 볼 수 없으므로

원고가 D라는 표지가 포함된 상호를 선정하여

사용한 것이 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (나)목의

영업주체 혼동행위에 해당한다고 볼 수 없다고 보아

이 사건 청구가 권리남용에 해당하지 않는다고 판단한 사실이 있는데요,

이는 정당한것으로 수긍이 간다고 판결하여 상고를 기각하였습니다.

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상표법 제 34조 제1항 제7호에서는

선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장 제외)와

동일.유사한 상표로서 그 지정상품과 동일.유사한 상품에 사용하는 상표는

상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있습니다.

특허법원 2007. 7. 25. 선고 2007허4625 판결 [거절결정(상)]

원고는 2005. 6. 24. Angel cat sugar 라는 이 사건 출원상표를 출원하였는데,

특허청은 2006. 6. 23. 이 사건 출원상표는 선등록상표를 포함한

다수의 선등록상표들과 그 표장 및 지정상품이 유사하여

상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 상표등록을 받을 수 없다는 이유로

거절결정을 하게 되었습니다.

이 사건 출원상표는 천사 등의 뜻을 지닌 ANGEL,

고양이 등의 뜻을 지닌 CAT, 설탕 등의 뜻을 지닌 SUGAR라는

영단어가 각각 일정간격을 두고 연결되어 구성된 것으로,

선등록상표와 전체적인 외관과 관념이 상이합니다.

그런데 여러 개의 단어가 간격을 두고 연결되어 구성된

다소 긴 문자상표의 경우, 그 첫 부분이나 주요부분으로 분리하여

인식·호칭하려는 일반수요자들의 성향에 비추어 보면,

이 사건 출원상표는 그 첫 부분이자 주요부분의 하나인 ANGEL만으로 인식되고

엔젤 만으로 호칭될 수 있으며,

그와 같이 분리 인식·호칭되는 경우에는 선등록상표와 그 관념 및 호칭이 동일하므로,

이들 표장은 유사합니다.

이미 널리 알려졌다는 원고의 주장,

왜 기각되었나?

이에 대하여 원고는, ANGEL 또는 엔젤 이란 단어는

국내에서 다수의 상표로 등록되어 있을 뿐 아니라,

대다수의 수요자들이 그 의미를 쉽게 이해하고 널리 사용하고 있는

일반적인 어휘로서 식별력이 없거나

없을 정도로 약화된 것이므로, 상표의 유사여부를 판단함에 있어서

그 주요부분이 될 수 없다고 할 것이어서,

이 사건 등록상표는 선등록상표와 오인·혼동될 염려가 없다는 취지로 주장하였습니다.

하지만 국내에 ANGEL이란 어휘가 널리 알려져 사용되고 있다고 할지라도,

그와 같은 사정만으로는 이들 상표의 지정상품 중의 하나인 낚시대와 관련하여

그 식별력이 미약하다고 할 수 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없으며,

이들 상표는 모두 낚시대 를 그 지정상품 중의 하나로 하고 있기에,

이 사건 출원상표의 지정상품 중 낚시대에 관한 부분은 그 표장과 지정상품이

선등록상표와 유사하거나 동일하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하게 됩니다.

그렇다면, 이 사건 출원상표의 지정상품 중 낚시대에 관한 부분은 상표등록을 받을 수 없고,

하나의 상표출원은 지정상품이 여러 개라 할지라도 일체불가분으로 취급될 수밖에 없으므로,

이 사건 출원상표의 일부 지정상품에 관하여 거절이유가 있는 이상,

이 사건 상표출원은 그 지정상품 전부에 관하여 거절될 수밖에 없다고 할 것이어서,

이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다고 할 것인바,

그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어

이를 기각하기로 하고 소송비용은 원고가 부담하였습니다.

상표출원및등록, 침해및분쟁소송

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상표법에 근거한 상표출원 및 등록으로

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위 사례처럼 상표출원 및 등록은

단순히 쉬운 과정에 의해 등록되는것이 아닌

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형사소송법 제254조 제4항이 “공소사실의 기재는 범죄의 시일, 장소와 방법을 명시하여 사실을

특정할 수 있도록 하여야 한다.”라고 규정한 취지는,

심판의 대상을 한정함으로써 심판의 능률과 신속을 꾀함과 동시에

방어의 범위를 특정하여 피고인의 방어권 행사를 보장해 주기 위한 것이므로,

검사로서는 위 세 가지 특정요소를 종합하여 다른 사실과의 식별이 가능하도록

범죄 구성요건에 해당하는 구체적 사실을 기재하여야 합니다

(대법 2000. 10. 27. 선고 2000도3082 판결, 2007. 1. 25. 선고 2006도7342 판결 등 참조).

등록상표·서비스표·디자인이나 주지표지와 동일 내지 유사한 표지나 디자인을 사용하였는지 여부가

제로 되는 상표법 위반, 디자인보호법 위반 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반사건에서

다른 사실과 식별이 가능하도록 범죄 구성요건에 해당하는 구체적 사실을 기재하였다고 하기 위해서는,

침해의 대상과 관련하여서는 등록번호 등을 기재하거나 침해의 대상이 된 등록상표·서비스표나 주지표지의 구성과

지정 내지 사용상품이나 서비스업, 디자인의 형태와 디자인의 대상인 물품 등을 기재하는 방법 내지는

그 외 공소사실의 다른 사항의 기재 등에 의하여 침해의 대상이 된 등록상표·서비스표·디자인이나 주지표지를

특정할 수 있어야 하고, 침해의 태양과 관련하여서는 적어도 침해의 대상이 된

등록상표·서비스표·디자인이나 주지표지별로 피고인이 사용한 표지나 디자인 등이

 이를 침해하였는지 여부를 알 수 있을 정도로는 기재하여야 할 것입니다.

대법원 2007. 8. 23. 선고 2005도5847 판결

[상표법위반·부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반·의장법위반]

[공2007.9.15.(282),1499]

이 사건 공소사실에는 범죄의 방법에 대하여, “상표, 상호, 서비스마크,

기타 동인의 제품을 식별하게 할 목적으로 고안된 상징표시 및

주유소의 이미지를 나타내는 고유색상, 디자인(이하 ‘상표 등’이라 한다) 등을”,

“상표 등의 사용권한이 없음에도 불구하고”, 성명불상자들에게 판매함으로써

위 주식회사의 상품과 혼동을 일으키게 하여 부정경쟁행위를 하고,

위 등록상표 등을 침해한 것이다.”라고만 기재하고 있습니다.

이는 침해의 대상이 된 등록상표·서비스표·디자인이나 주지표지가 어떠한 것인지

명확하게 적시되어 있지 아니하여 이를 특정할 수 없고,

그와 함께 기재된 공소사실의 다른 사항을 고려하더라도

달리 볼 것은 아니므로, 이 사건 공소는 그 공소사실이 특정되었다고 할 수 없습니다.

그렇다면 이 사건은 공소사실이 특정되지 않아

공소제기의 절차가 법률의 규정에 위반된다고 할 것임에도,

이 사건 공소사실이 특정되었다고 보아 공소사실을 유죄로 인정한 원심에는

공소사실의 특정에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있으므로

상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고,

사건을 원심법원에 환송하기로 하였습니다.

지식재산권 침해 분쟁 소송

제대로 알아야 소송도 가능한 것입니다

명백한 침해행위인데, 공소사실을 제대로 기재하지않아

소를 제기할 수 없다면

지식재산권 보유자는 침해에도 적극적으로 대응할 수 없습니다.

공소사실의 요지를 기재하여전문가의 도움을 받아전략적이고 체계적으로 소를 제기하는것이소중한 나의 지재권을 지켜내는 방법입니다.

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지식재산권 상담문의

구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제1항 제1호는

공업상 이용할 수 있는 디자인이라고 하더라도 그 디자인이 디자인등록출원 전에

국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 디자인인 경우에는

디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있습니다.

여기에서 공지되었다 고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 것을 요하지는 않더라도

적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고,

공연히 실시되었다 고 함은 디자인의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서

양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미합니다

(대법 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결, 대법 2015. 5. 14. 선고 2015후239 판결 등 참조).

특허법원 2016. 10. 21. 선고 2016허3129 판결 [권리범위확인(디)]

원고가 피고 운영의 회사 직원으로서 개발한 로켓 완구는

이 사건 등록디자인과 동일한 것으로서 2011. 7. 22. 신갈중학교 운동장에서 실시한

비행테스트를 통하여 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓이게 되었고,

달리 그 시험적 실시가 이 사건 등록디자인에 대한

비밀이 유지된 상태에서 이루어졌다고 볼 만한 증거가 없으므로,

이 사건 등록디자인은 그 비행테스트 일시 장소에서 공연히 실시되었다고 할 것입니다.

따라서 이 사건 등록디자인은

그 출원일인 2011. 7. 26. 이전에 공연히 실시된 디자인에 해당하므로

구 디자인보호법 제5조 제1항 제1호에 의하여 그 신규성이 인정되지 않습니다.

피고는, 이 사건 등록디자인은 위 비행테스트 이후

6개월 이내에 출원되었고, 원고 및 J가 그 등록을 받을 수 있는 권리자인 피고의 의사에 반하여

공연히 실시함으로써 그 신규성을 상실한 것이므로,

구 디자인보호법 제8조 제2항 단서에 정한 신규성 상실의 예외사유에 해당한다고 주장합니다.

신규성 상실 예외를 주장했지만,

인정받지 못한이유

살피건대, 원고와 J가 실시한 위 비행테스트가 피고 주장과 같이 피고의 의사에 반하여 이루어진 것이라는 사실을

인정할 만한 증거가 없고, 오히려 앞서 든 증거에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들

즉, 원고와 J 등은 이전에도 피고 운영의 회사 직원으로서

완구용 비행기 등의 디자인을 설계한 후 신갈중학교 운동장 등에서 비행테스트를 하였고,

비행테스트를 마친 후에는 피고에게 그 결과를 보고하였던 점,

피고 역시 이전에는 원고와 J 등과 함께 비행테스트를 한 적도 있었던 점이 인정됩니다.

덧붙여 이 사건 등록디자인 형상의 로켓 완구가 게재된

교육교재가 업무상 저작물에 해당한다는 확인을 받아 피고 운영의 회사를

위 교육교재의 저작자로 등록신청을 하였던 점 등에 비추어 보면,

원고와 J가 실시한 위 비행테스트가 피고의 의사에 반하여 이루어진 것으로 볼 수 없기에

이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제5조 제1항 제1호에 의하여

그 신규성이 인정되지 아니하므로

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것입니다.

디자인침해소송,

무엇이 중요할까

디자인의 권리범위에 속하는지 여부는단순 디자인의 외형만 보고 유사여부를 판단하진 않습니다.

공지된 디자인인지, 이해관계인에 해당하는지,소를 제기할 수 있는 자격이 있는지 등디자인보호법에 의거하여 다양한 사정을 고려해야 합니다.

그렇기에 당사자의 진술에 의존하는 일반 민/형사 소송보다는디자인침해소송을 비롯한 지식재산권소송은전문가의 견해가 반드시 수반되어야승소로가는길로 볼 수 있습니다.

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특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이

발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는,

특허등록의 유ㆍ무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 

특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐,

발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없습니다 

(대법 2001. 9. 7. 선고 99후734 판결, 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결 등 참조).

대법원 2005. 11. 24. 선고 2003후2515 판결

이 사건 제1항 발명은 제1덮개부의 바에

절곡부가 형성되어 있는 것으로 한정되어 있지 않고 ‘제2덮개부 절첩수단’에

그 설치위치 또는 길이조절수단이 한정되어 있다거나

그 ‘작동봉’이 절곡되어 있다고 볼 수 없다고 보았습니다.

그리고 이 사건 제2항 발명은 ‘제2덮개부 절첩수단’에 ‘길이조절부’가 형성되어 있고

그 ‘작동봉’이 절곡되어 있으나, ‘길이조절부’는 인용발명 1의 ‘아암’에 구비된

‘길이조정수단’과 동일하고, ‘작동봉’에 형성되어 있는 ‘절곡부’는

적재함을 수평으로 덮는 데에 어떤 작용을 한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라,

‘절곡부가 형성된 작동봉’은 인용발명 1의 ‘레버, 아암’에 인용발명 2의 ‘링크간의 절곡부’를

결합한 구성과 동일하고 그 결합에는 기술적인 곤란성도 없다고 보입니다.

따라서 이 사건 제1, 2, 4항 발명의 진보성을 부정한 원심의 위와 같은 판단은 정당하고,

거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 발명의 진보성 판단에 관한

법리오해, 심리미진, 판단누락 등의 위법이 있다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

상고에서 내놓은 새로운 주장,

적법한 상고이유 일까

이 사건 제3항 발명의 부가된 구성은 인용발명 1, 2에 전혀 나타나 있지 아니할 뿐만 아니라,

주지관용의 기술이라고도 할 수 없으므로, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고,

거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해, 심리미진 등의

위법이 있다고 할 수 없습니다.

그리고 상고이유 중 이 사건 제3항 발명이 명세서의 기재요건을 구비하지 못하였다는 주장은

원고가 원심에서 주장하지 아니하다가 상고심에 이르러 비로소 내놓은 새로운 주장이므로

적법한 상고이유가 될 수 없다고 보아 상고를 기각하였습니다.

지식재산권 소송,

단순 분쟁 비교만 하는것이 아닙니다

특허소송 디자인소송 상표소송 등

지식재산권 분쟁 소송시

단순히 외관 외형만 보고 유사한지, 침해여부를 가리는것이 아닙니다.

적법한 소송인지, 적법한 상고 이유가 될 수 있는지,

반드시 전문가의 견해가 동반되어

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지식재산권 상담문의

상표법 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는

이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금

상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우를 상표등록취소사유의 하나로 들면서,

다만 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있습니다.

위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한

감독의무를 부과하여 사용권자에 의한 등록상표의 부정사용행위에 대해서도

그 등록상표를 취소할 수 있도록 함으로써 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의

영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것입니다.

이러한 취지에 비추어 볼 때, 상표권자가 등록상표에 대한

전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여

상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를

하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로

상표사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고

평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 입증책임은 상표권자에게 있다고 보아야 합니다.

대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결

원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고가

이 사건 등록상표에서 문자 부분이 빠져 있는 도형 상표를 별도로 등록하였고,

실사용상표가 위 도형 상표에 가까운 점, 통상사용권자들이 제품 라벨 등에

이 사건 등록상표와 동일한 표장을 부착한 점, 피고가 통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고

그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청한 점 등을 근거로 피고가 이 사건 등록상표에 대한

통상사용권자들의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 다하였다고 판단하였습니다.

하지만 위 법리에 비추어 볼 때, 통상사용권자들이 등록상표와 동일한 표장을 사용하더라도

그것이 부정사용에 해당한다면 위 규정에 의한 상표등록취소사유에 해당하므로,

통상사용권자들이 이 사건 등록상표에서 문자 부분이 빠져 있는 피고가 별도로 등록한 도형 상표에 가까운

상표를 사용하였다는 것이 피고의 사용감독의무 이행 여부를 판단하는 데 고려할 요소가 된다고 볼 수 없고,

통상사용권자들이 대상상표와 혼동을 초래하게 실사용상표를 사용한 이상 제품 라벨 등에

이 사건 등록상표와 동일한 표장을 부착하였다고 하여 대상상표와 혼동이 생길 염려가 없어졌다고 볼 것도 아닙니다.

피고가 응하지 않은것,

혼동을 방치했다고 판단

그리고 통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을

요청하였다는 사정만으로는 상표사용에 관하여 그들을 실질적으로

지배하에 두고 감독하고 있었다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

오히려 원심이 인정한 사실에 의하면, 원고가 실사용상표 사용행위가 대상상표와

상품의 출처에 관하여 혼동을 생기게 하므로 실사용상표 사용행위를 중지하고

이 사건 등록상표와 같은 형태로 상표를 사용하라고 요구하였음에도

피고가 이에 응하지 않았다는 것이어서

피고가 대상상표의 상품과의 혼동을 방치한 것으로 볼 여지도 있습니다.

그럼에도 불구하고, 원심은 상표권자인 피고가 이 사건 등록상표에 대한

통상사용권자들의 부정사용행위에 대하여

상당한 주의의무를 다하였다고 판단하였으니,

원심판결에는 상표법 제73조 제1항 제8호 소정의 상당한 주의의무에 대한 법리를 오해하여

판결에 영향을 미친 잘못이 있고 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있으므로

원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여

원심법원으로 환송하기로 하여 사건을 특허법원으로 환송하였습니다.

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특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도

그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명인 경우에는

특허를 받을 수 없도록 규정하고 있습니다.

공지되었다고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 것을 요하지는 않더라도

적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고,

‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서

양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미합니다

(대법 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 등 참조).

대법원 2015. 5. 14. 선고 2015후239 판결 [등록무효(특)]

원심은, 명칭을 ‘비접지 통전선로의 절연 감시장치’로 하는 이 사건 정정발명

(특허등록번호 제290575호로 등록되고 2011. 5. 5. 정정청구된 것)에 대하여,

그 특허출원일인 1998. 9. 22. 전에 해양경찰청 소속 함정인

창원 116정의 주배전반에 설치된 절연저항 감시기인 비교대상발명 6에 의하여 공연히 실시되어

그 신규성이 부정된다고 판단하였습니다.

왜냐하면 이 사건 정정발명과 비교대상발명 6은 그 구성과 작용효과가 동일하고

창원 116정은 1996. 7. 15. 건조되었고 1996. 7. 27. 취역 당시에 최초 탑재된 비교대상발명 6이

현재까지 교체 없이 사용되고 있으며, 비교대상발명 6에 대한 정비창 수리 실적이 없고,

주배전반은 ‘주배전반 기계경력카드’에 1996. 7. 27.부터 4차례의 절연상태 점검 결과

이상이 없었던 것으로 기재되어 있습니다.

그리고 창원 116정의 주배전반에 설치되어 있는 비교대상발명 6의 측면에 일련번호가

‘951124’라고 기재된 스티커와 검사일이 ‘1995년 11월 24일’라고 기재된 스티커가 부착되어 있는데,

시간의 경과로 인한 자연적 들뜸 현상 이외에는 훼손이나 변조의 흔적이 발견되지 않았습니다.

비밀로 해야 할 직무나 의무 없다면,

누구나 마음대로 들어가지 않더라도 인식 가능하다고 판단

비교대상발명 6은 통상의 기술자가 간단한 공구를 이용하여 쉽게 분해할 수 있고,

기본적 회로분석 장비와 회로도 작성 프로그램을 이용하여

내부 부품의 결합관계를 어렵지 않게 확인할 수 있는 제품이며

해양경찰서 소속 경찰관들에게 본연의 업무와는 상관없는,

함정에 설치된 기계장치의 내용에 대하여

비밀로 해야 할 직무나 계약 또는 상관습상의 의무는 없습니다.

그러므로 비교대상발명 6은 창원 116정에 설치되어 인도된 것만으로

불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓였다고 할 것이고,

창원 116정이 외부인 누구나가 마음대로 들어갈 수 있는 곳이 아니라고 하더라도

이를 달리 볼 것은 아닙니다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고,

거기에 상고이유 주장과 같이 공연실시된 발명에 관한 법리 등을 오해하거나

논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어난 위법이 없기에

상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 피고가 부담하도록 하였습니다.

특허소송, 제대로 알고 진행해야 합니다

특허분쟁소송 역시 아는만큼 보이고, 아는만큼 이깁니다.

단순히 비교하여 특허침해여부를 판단하는것이 아닌,특허 권리에 대한 이해권, 관계, 공지된것인지,다른 수요자들 등 종합적으로 접근하는 자세가 요구됩니다.

그렇기에 전문가의 견해가 반드시 동반되어야하며전문가의 역량이 소의 승패를 결정하게 되는데요,

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