부정경쟁행위 금지 및 예방청구권 요건

 

금지 및 예방청구권은 부정경쟁행위 등으로 인하여

영업상의 이익이 침해되었거나

또는 침해될 우려가 있는 경우에 행사할 수 있다.

 

 

 

영업상의 이익이란 영업상 신용을 뜻하며

부정경쟁방지법이 보호하려는 영업이나 이익의 개념은

넓게 해석할 수 있다.

 

 

 

 

실제로 이익침해가 있을 것임을 필요로 하지 않고

혼동행위에 의하여 장래 금지청구권자의 이익이 침해될 상당 정도의

가능성이 있는 것이면 충분하다.

 

 

 

 

혼동사실이 인정되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한

영업상의 이익이 침해될 우려가 있다고 본다.

혼동의 위험, 거래선의 상실, 매상의 감소, 영업상 신용이나

명성의 훼손등이 있으면 이익침해가 있는 것으로 해석되고 있다.

 

 

 

판례는 영업상 이익을 침해할 우려가 있다 함은

타인의 상표 및 용기와 유사한 것을 사용함으로써

신용 및 고객흡인력을 실추 또는 희석화시켜

타인에게 영업상의 손실을 가져오게 하는 경우를 포함한다고 하여

이를 넓게 인정하고 있다.

 

 

 

 

부정경쟁을 할 생각으로 혼동을 초래하는 상표를

등록 출원하거나 상호를 등기한 경우에는

이를 실제로 사용하지 아니하였더라도 영업 이익을 침해할

우려가 있다고 본다.

그러나 일시적 휴업의 경우와 달리 폐업하여 영업의사가 없는 것으로

인정되는 경우까지 침해의 우려가 있다고 보긴 어렵다.

 

 

 

물론 상법상 상호권의 침해에서와 같은 부정한 목적이나

부정경쟁자의 고의.과실은 금지청구요건이 아니다.

이러한 주관적 요건과 관계없이 부정경쟁행위를

즉시 금지시킴으로써 간접적으로 소비자를 보호하는 효과도 있다.

부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은

사실심 변론종결당시를 기준으로 한다.

 

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특허 정당권리자 출원효과

 

무권리자의 특허출원후에 한 정당권리자의 특허출원은

무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다.

정당권리자의 특허출원에 대하여 법 제34조 및 제35조에 따라

특허된 경우에는 특허권 존속기간은

무권리자의 특허출원일 다음날부터 기산한다.

즉, 정당권리자 출원의 특허권을 설정등록한 날로부터

무권리자의 출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다.

 

 

 

특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과

출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어

특허권 설정등록이 이루어지는 경우에는

법 제88조 제1항에도 불구하고

지연된 기간만큼 해당 특허권 존속기간을 연장할 수 있다.

 

 

 

 

여기서 특허출원일부터 4년과 관련하여

정당권리자 특허출원의 경우에는

정당권리자가 출원을 한 날을 특허출원일로 본다.

 

 

 

한편, 분할출원, 변경출원과 달리

정당권리자의 출원일이 무권리자의 출원일로 소급하는 경우

등록지연에 따른 존속기간연장등록출원이외에 출원일의

소급효에 대한 예외 규정을 두고 있지 아니한 것은 문제가 있다.

 

 

 

 

구체적인 예로 정당권리자의 특허출원이

확대된 선출원에 관한 규정에서의 다른 출원에

해당한다면, 무권리자 특허출원의 명세서 또는 도면에는

포함되어 있지 아니하지만 정당권리자 출원사이의 제3자의 출원을

거절시키는 것은 먼저 출원하여 공개시킨자에게

독점.배타적인 특허권을 부여한다는 특허법의 목적에 반하게 된다.

 

 

 

따라서 이와같은 해석의 논란을 없애기 위해서는

분할출원, 변경출원과 같이 구체적 타당성 도모를 위해

일정한 경우 소급효의 예외를 명확히 규정하는 것이 필요하다.

 

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부정경쟁행위 품질오인이란?

 

품질오인은 저급품을 초일류품, 중고품을 신품이라고

칭하는것과 같이 직접 품질을 과대 또는

허위로 광고하는 경우 뿐 아니라

간접적으로 연구소의 연구 실험을 거쳤다던가,

품질검사기관의 보증을 받았다던가,

특허품, 산지특약재배, 직수입, 수상, 추천의 사칭을 비롯하여

자체품질 검사기관이나 연구인력,

전문가 자문등을 갖추고 있다고 허위광고에도 일어난다.

 

 

 

 

그러나 실제로 기술자가 내한하여 기술지도를 했고,

기술제휴 계약이 체결되었다면 실제 투자가 없었고,

무상 기술제공이라서 당국의 인가를 받지 아니한 채

상품에 기술제휴 표지를 하였더라도 허위표지라고 할 수는 없다.

 

 

 

본래부터 품질을 보증하는 정부기관의 인증이 아니더라도

전국적인 운동협회 등이 운동용품에 대하여 부여하는 인증은

일반 수요자들에게 품질에 대한 실질적 보증의 효과를 줄 수 있어

그 협회 등의 허락을 받지 아니하고 자신의 운동용품 등의 상품에

그 인증표지를 하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호

바목이 말하는 부정경쟁행위에 속한다.

 

 

 

 

그 협회 등의 공인을 받아 인증표지를 사용하고 있는

동종 영업을 하는 자로서는

법원에 그러한 부정경쟁행위의 금지를 청구할 수 있다.

 

 

 

 

한편, 상술에 속하는 광고선전은 자사 제품의 판촉을 위해

시간과 비용을 투자하는것이기에,

판촉에 불리한 조건.상태를 광고의 내용으로 삼기를

기대하기는 어렵다.

 

 

 

 

오히려 현실 조건 중 좋은 점, 유리한 점만을 집중 홍보하는 과정에서

어느정도의 과장은 허용될 수밖에 없다.

예컨대 세계최고, 국내최초등의 표현을 제품에 붙였는데,

진실은 그렇지 않다 하더라도,

과연 이정도 표현만으로 그 제품이 세계 최고의 품질을

갖춘것으로 오인하여,

고객을 부당하게 흡입할것이라 판단할 수 있을까.

 

 

 

 

나아가 선전하는 측에서는 자사 제품이

세계 최고라고 믿고 있는 경우라면?

경우에 따라서는 그와 같은 표현이 소비자 일반에게

품질에 대한 오신을 일으키지 않을 수도 있을 것이다.

 

 

 

그러므로 부정경쟁방지법상 규제되는 광고의

과장, 허위의 정도는 그와 같은 광고로 소비자나 시장이

부당하게 변동되어 경쟁업자에게

손해를 미칠 우려가 있을 정도에 이르러야 한다.

 

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카테고리가 다른 확인대상발명

 

물건발명과 방법발명은 실시의 유형이 달라짐에 따라

특허권 효력범위에 차이가 있을 뿐

서로 대비할 수 없는 별개의 발명이라 할 수는 없다.

 

 

 

구체적으로 물건발명의 권리범위에서는

그 물건에 관련된 방법발명(예컨대 제조방법 발명, 사용방법발명)이

포함되고, 제조방법발명의 권리범위는 그 제조방법에 의하여

생산된 물건에까지 미치므로,

결국 양 발명은 그 효력범위의 광협에 있어 차이가 있음에 불과하다.

 

 

 

따라서 특허발명이 물건인 경우

방법을 특정하여 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.

 

 

 

 

이와 관련하여 특허법원 1998. 11. 6. 선고 98허2498 판결은

이 사건 제3항 발명은 프레스 성형장치에 관한 것인데 비하여

확인대상발명은 세라믹필터의 제좁아법에 관한것이어서

양 발명은 대비 대상이 될 수 없는 듯 보이나,

만일 확인대상발명의 일 구성요소로서

이 사건 제3항 발명의 프레스 성형장치가 사용된다면

확인대상발명은 이 사건 제3항 발명을 이용한 발명으로서

그 권리범위에 속한다고 아니할 수 없다고 하여 이를 긍정하고 있다.

 

 

 

 

또한 특허발명이 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에도

물건을 특정하여 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.

 

 

 

대법원은 이를 긍정하되, 확인대상발명을

특정한 생산방법에 의하여 생산된 물건으로 한정하여

권리범위확인심판을 청구하여야 하고,

확인대상발명의 설명서에는 그 특정한 생산방법을 특허발명과

대비할 수 있을 정도로 기재되어야 한다고 판시하였다.

 

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영업비밀 침해금지 소송중 영업비밀 보호문제

 

영업비밀 침해행위 금지 등 청구소송에서는

청구취지에서 상대바이 침해하는 영업비밀을

정확히 기재해야 하는데,

그 과정에서 청구권자의 영업비밀이 공개될 위험이 있다.

 

 

 

그러나 판결주문은 기판력의 물적 범위와 집행력의 범위를

정하는 근거가 되기 때문에 주문 그 자체로서

내용이 특정되도록 기재하여야 한다.

 

 

 

따라서 불가피하게 영업비밀이 청구취지에서 구체적으로 특정되어도

집행상 의문이 없는 한 영업비밀이 이유와 주문에서

개괄적으로 특정되도록 기재하는 것을 허용해야 한다.

 

 

 

 

영업비밀의 존부와 비공지성을 다투는 상대방의 주장.입증정도에

따라서는 청구인측이 더 구체적으로 영업비밀 내용을

특정하여야 할 필요가 생길 수 있다.

 

 

 

영업비밀 소송과정에서 추가로 침해되는것을

방지하기 위하여 법원이 취할 수 있는 조치가

문제가 된다.

 

 

 

 

2002년 개정 민사소송법 제 163조에서는

영업비밀 등의 보호를 위하여 소송기록의 열람 등의 제한규정을

신설하였고, 위 규정에 따라 소송기록중 비밀이 적혀있는 부분의

열람.복사, 정본.등본.초본의 교부의 제한 또는

제한결정의 취소에 관하여

필요한 사항을 규정하기 위하여 비밀보호를 위한 열람 등의

제한 예규를 신설하였다.

 

 

 

영업비밀 침해,

특허법률사무소 소담에서

변리사와 변호사에게 상담받으시는것을 권합니다.

 

 

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부정경쟁행위 출처지 오인야기행위

 

출처지 오인야기행위는 상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이

알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통신에

그 상품이 생산.제조 또는 가공된 지역 외의 곳에서

생산 또는 가공된 듯이 오인하게 하는 표지를 하거나

이러한 표지를 한 상품을 판매.반포 또는

수입.수출하는 행위를 말한다.

 

 

 

여기의 출처지는 생산지.제조지.가공지를 의미하며

원산지와 같은 개념인데, 유명한 생산지는

원산지 명칭에 해당하는 경우가 전형적이고,

유명한 제조.가공지의 예로는 스위스, 파리등이다.

 

 

 

 

이러한 출처지 표지는 거짓일 필요는 없고 오인하게 하면 충분하다.

예를들어 국산품을 단순히 외제라고 표시하거나

거꾸로 수입품에 국내산인것처럼 신토불이라고 표기하거나

화장품에 모두 불어를 사용하면서 마치 프랑스산인것처럼 암시하거나

일본 후지산을 배경으로 넣어 마치 일본제품인것처럼

암시적인 표시를 하는 것 등에까지 널리 적용된다.

 

 

 

소비자에게 오인 가능성이 있는 한

유럽풍이니, 프렌치스타일이니 하는 용어를 사용하는 것도

여기에 충분히 해당한다.

 

 

 

정당한권원이 없는자는 지리적표시를 사용한 상품을

양도.인도 또는 이를 위하여 전시.수입.수출하는행위,

제2조 제1호 라목 또는 마목에 해당하는 방식으로

지리적 표시를 사용한 상품을 인도하거나

이를 위하여 전시하는 행위를 할 수 없다.

 

 

 

다만, 같은 조 제1항에 해당하는 방식으로

상표를 사용하는 자로서, 국내에서 지리적표시의 보호개시일

이전부터 해당 상표를 사용하고 있고,

그 결과 해당 지리적표시의 보호개시일에 국내 수요자간에

그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고

인식되어 있는 경우에는 제1항에도 불구하고

해당상표를 그 사용하는 상품에 계속 사용할 수 있다.

 

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영업비밀이라고 특정할 수 있는것

 

영업비밀 침해행위의 금지를 구함에 있어서는

법원의 심리와 상대방의 방어권행사에 지장이 없도록

그 비밀성을 잃지 않는 한도에서 가능한

영업비밀을 구체적으로 특정하여야 합니다.

 

 

 

어느 정도로 영업비밀을 특정해야 하는지는

영업비밀로 주장된 개별 정보의 내용과 성질, 관련 분야에서 공지된

정보의 내용, 영업비밀 침해행위의 구체적 태양과 금지청구의 내용,

영업비밀 보유자와 상대방 사이의 관계 등

여러 사정을 고려하여 판단하여야 합니다.

 

 

 

영업비밀의 비공지성, 비밀관리성 및 경제성을 다투는

상대방의 주장과 입증의 정도에 따라

청구인에게 요구되는 영업비밀 내용 특정 정도는

달라질 수 있습니다.

청구인이 영업비밀이 제대로 특정되지 못한 경우에는

신청을 기각하여야 합니다.

 

 

 

 

상당한 정도의 기술력과 노하우를 가지고 경쟁사로 전직하여

종전의 업무와 동일.유사한 업무에 종사하는

근로자를 상대로 영업비밀침해금지를 구하는 경우

사용자가 주장하는 영업비밀이 영업비밀로서의

요건을 갖추었는지의 여부 및 영업비밀로서 특정이 되었는지 등을

판단함에 있어서는,

사용자가 주장하는 영업비밀 자체의 내용 뿐 아니라

근로자의 근무기간, 담당업무, 직책, 영업비밀에의 접근가능성,

전직한 회사에서 담당하는 업무의 내용과 성격,

사용자와 근로자가 전직한 회사와의 관계 등

여러 사정을 고려해야 합니다.

 

 

 

통상 그놀자가 청구인 회사의 특정 업무에 종사하면서

지득한 것으로 제한하여 -를 만드는 기술,

-의 배합비율,

-를 조절하는 기술 정도면 특정되었다고 보고,

예컨대 A성분 50%, B성분 25%등의 구체적인 배합비율,

조절방법 등의 특정까지는 요구하지 않습니다.

 

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특허권 이전 / 특허사무소 소담

 

특허권 이전이란 특허권의 주체인 특허권자를

변경하는것을 말한다.

특허권 이전은 주체변경으로서 상대적 소멸이라는 점에서

특허권이 절대적으로 소멸하는

무효심결확정 또는 특허권 포기 등과 구별된다.

 

 

 

특허권 이전, 즉 이전적 승계는 매매.증여 등과 같이

개개의 권리가 개개의 취득원인에 의하여 취득되는

특정승계와 상속.포괄유증.회사의 합병 등과 같이

하나의 취득원인에 의하여 다수의 권리가 일괄해서 취득되는

일반승계로 나뉜다.

 

 

 

 

특허권자는 특허권의 전부를 이전할 수 있을 뿐만 아니라

특허권의 지분의 일부를 이전할 수 있다.

다만, 청구범위가 다항으로 되어 있는 경우에 그 중 일부인

어느 하나의 항만을 이전할 수 있는지에 대해 논란이 있다.

 

 

 

 

특허법상 특허권은 복수의 청구항 모두를 일체로 하여

부여되는 것이며, 청구항마다 특허권이 있는 것으로 본다고

규정하고 있는 법 제215조의 대상에서

법 제99조 제1항이 제외되어 있으며,

일부 청구항의 이전을 허용한다면 실시상의 권리충돌로 인하여

법적 안정성을 해치게 되며,

실무상으로도 특허권의 설정등록 후에는 특허의 정정의 대상이 되고

분할 및 보정이 인정되지 않으므로,

일부 청구항의 이전은 인정되지 아니한다고 함이 타당하다.

 

 

 

특허권 이전은 특허등록원부에 등록하여야만 효력이 발생한다.

즉 이전등록은 특허권 이전의 효력발생요근이다.

공시의 원칙에 기한 결과이지만,

공신의 원칙은 성립하지 아니한다.

 

 

 

상속 또는 회사의 합병 등의 경우에

사망 또는 합병 등의 사실이 있으면 권리는 당연히

상속인 또는 흡수법인에 포괄적으로 이전되어 버리므로

그것만으로 권리이전의 효력이 발생한다.

 

 

 

 

특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 밟는 절차의 효력은

그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에게 미치며

특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 특허청 또는

특허심판원에 계속 중일 때

특허권 또는 특허에 관한 권리가 이전되면

그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여

그 절차를 속행하게 할 수 있다.

 

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특허무효심판 실시료 반환여부

 

당사자간에 실시료 불반환 합의와 같은

특약이 없는 경우 무효심결이 확정된 특허권에 대하여

지급된 실시료를 부당이득으로 반환청구가 될 수 있는지와 관련하여

견해의 대립이 있었다.

 

 

 

하지만 대법원은  특허발명 실시계약에 의하여

특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여

특허침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을

청구할 수 없게되고, 특허가 무효로 확정되기 이전에

존재하는 특허권의 독점.배타적 효력에

제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보았다.

 

 

 

 

특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가

불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고

그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된

특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로

이행불능상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

 

 

 

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로

확정되더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이

원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나

그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한

특허권자가 특허발명 실시계약에 따라

실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중

특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에

상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로

반환할 의무가 있다고 할 수 없다 하여

특별한 사정이 없는 한 부당이득 반환의무를 부정하였다.

 

 

 

 

특허무효심결이 확정되면 특허료 납부한 자의 청구에 의하여

무효심결이 확정된 해의 다음 해부터의

특허료 해당분을 반환한다.

다만, 반환대상에 해당함을 통지받은 날로부터

3년이 지나면 청구할 수 없다.

 

 

 

기각심결이 확정된 경우 특허권은 유지되며

이 경우 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여

동일한 무효심판을 청구할 수 없고

동일한 무효심판을 청구한 경우 심결각하된다.

이 때 전부무효심판과 일부무효심판은

동일한 심판으로 본다.

 

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부정경쟁행위 주지성 입증

 

부정경쟁행위로 손해배상이나 신용회복을 구하는 청구에서는

상대방이 혼동초래 또는 오인유발행위를 하였을 당시에

청구인 측의 표지가 주지성을 갖추고 있어야 한다.

 

 

 

문제는 금지청구권을 행사하는 경우

그 주지성을 사실심변론종결시까지 취득하면 좋은지,

아니면 부정경쟁행위 즉 침해당시에

이미 취득하고 있어야 하는지 양론이 있다.

 

 

 

사실심변론종결시설은 주지의 상품표지로서 보호하기에 족한

사실상태가 형성되어 있는 이상, 그 시점에서 주지된 상품표시와

유사한 상품표시를 사용하여 혼동을 일어나게 하는 행위를

방지하는 것이 부정경쟁방지법 입법 취지에 부합한다는 입장이다.

 

 

 

 

민사소송법상 일반적으로 당사자는 사실심 변론종결시까지

사실자료를 제출하고, 법원이 판결의 기초로 하는 사실관계는

당사자가 사실심의 변론종결시까지 제출한 것에 한하여

그 시점까지 상품표지의 주지성이 구비되어 있다면,

소송제기 시에는 구비되어 있지 않아도

금지청구가 인용된다.

 

 

 

 

상대방표지사용시설은 주지성의 존재는 늦어도 나중의 영업주체가

유사한 상품표지 또는 영업표지를 사용한 시점에서 인정되어야

한다는 것인데, 이 견해에 의할 경우에는 상대방이 상호를

시작하기 시작한 때에 주지성이 갖추어져 있지 않으면

사실심 변론종결시에 주지성을 취득하였다고 하더라도

패소하게 될 것이다.

 

 

 

 

동법상의 권리를 보다 넓게 보호할 수 있는

사실심 변론종결시설이 타당한 것으로 생각되고,

우리나라 다수설 및 판례의 입장이다.

 

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