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이용과 균등의 구별 / 특허사무소 소담

이용은 청구범위의 확장.해석이 아닌 통상의 침해의

일유형에 불과하므로

균등과는 구별되어야 할 것이다.

즉, 균등이란 청구범위의 기재요건 중 하나 또는 둘 이상의 요소가

등가치의 다른 요소로 치환된 경우로서

선행발명과 동일하다고 인정되는것임에 대하여

이용은 청구범위의 구성요소를 전부 포함하고

이에 부가요소가 있어 이용발명의 실시는

곧 선행발명을 실시하는 것으로 되는 것으로서

선행발명과는 상이하나

실시면에서 의존관계가 있는 경우이다.

결국 양자는 모두 보호범위에 속하는 경우이나

동일하다고 보는것인가,

동일하지는 아니하지만 실시면의 의존관계가 있는가

및 침해형식에 있어서 요소의 치환에 의한 것인가

아니면 이를 그대로 이용한 형태에

요소의 부가를 가한 것인가라는 점에서 구별된다.

그리고 요건면에 있어서도 이용의 경우는

선행발명이 그대로 이용되는 이상 이용발명이 개시된 대로

침해가 성립하는 반면,

균등의 성립에는 침해유형이 선행발명과 실질적으로 동일하다는것,

즉 등가치로 평가되는 작업수단으로 치환된 것이라는 점을

입증하고 또한 이러한 치환이 자명하다는 것을

입증하여야 한다는 점에서도 차이가 있다.

결국 균등이란 선행기술과 동일한지 여부의 문제이며

이용은 일단 양자발명이 동일하지 아니함을 전제로 한

개념인 점에서 차이가 있다.

따라서 특허심사단계에서는 균등은 발명의 동일성의 문제로서

균등물이나 균등방법으로 인정되면

신규성 결여를 이유로 특허거절결정이 될 것이지만,

선행발명을 이용한 경우는 그것이 선행발명을 개량한 것으로서

진보성이 인정되면 특허가 허여되며 달리 심사단계에서

문제가 될 리 없다.

또한 침해소송이나 특허무효심판에서 균등물이나 균등방법으로

인정된다면 대상특허는 침해를 구성하는 외에 무효사유에도

해당하지만, 이용의 경우는 동일성의 문제가 아니므로

무효여부가 문제될 리 없고 다만 침해가 인정될 뿐이다.

그러나 실제의 침해소송에 있어서 균등과 이용이 함께

주장되는 경우가 많고, 또한 치환과 부가의 구별은

극히 곤란한 경우가 많으므로 청구범위의 문언을 형식적으로

대비하기보다는 해당 원고의 특허가 속하는 기술분야,

기술수준, 피고의 실시형식의 개발과정등

제반 사정을 고려하여 판단하여야 한다.

특허 발명의 동일성 / 특허사무소 소담

발명의 동일성이란 둘 이상의 발명을 상호대비하여

그 대비되는 발명의 기술적사상이 동일한 것을 말한다.

형식적으로 완전동일이란 있을 수 없기 때문에

특허법은 발명의 동일성 개념을 도입하여

신규성, 선출원주의, 확대된 선출원의 지위등

특허요건과 무권리자의 특허출원.특허와 정당권리자의 보호,

보정, 분할출원, 변경출원, 조약우선권주장출원,

국내우선권주장출원등 각종 제도를 이용할 때

소급효를 인정하기 위한 요건등을 판단하고 있다.

실질적 동일성이란 양자의 구성요소에 차이가 있는 경우라도

그 차이가 발명의 과제해결을 위한 구체화 수단에 있어서

미소한 차이에 불과한 것을 말한다.

구체적으로 단순한 표현의 상이, 단순한 효과의 인식의 상이,

단순한 목적의 상이, 단순한 구성요소의 변경,

단순한 용도의 상이 및 한정 등 발명의 사상으로서

실질적으로 아무런 영향을 미치지 아니한 비본질적 사항에

차이가 있는데 불과한 경우를 말한다.

내재적 동일성이란 양 발명의 구성요소의 비교에 의해서는

동일성이 있는지 여부의 직접적인 판단이 어려우나

발명의 설명에 기재된 실시예 등을 통해

간접적으로 기술적 사상의 동일성이 인지되는것을 말한다.

내재적 동일성은 실질적 동일성의 변형에 불과하다.

부분적 동일성이란 양 발명이 광협의 폭에 있어서

일부중복이 발생하는 것을 말하며,

발명의 대부분이 중복되거나 주요부분이 중복된다면

실질적 동일성의 개념에 포함된다고 본다.

즉, 출원된 발명이 동일하다 함은

그 기술적 구성요소가 전면적으로 일치하는 경우는 물론이고

부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한

나머지만으로 별개의 발명을 이룬다거나

위 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로

연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의

특별한 사정이 없는 한 양 발명은 동일하다 할것이다.

구체적으로 특허출원 전에 상위개념의 발명이 있는 경우에는

출원발명과 동일성이 없지만

하위개념의 발명이 있는 경우에는

출원발명과 동일성이 있게 된다.

직무발명에 대한 통상실시권

직무발명에 대한 통상실시권이란 종업원등이

그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자등의

업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가

종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명에 대하여

종업원등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는

권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에

사용자등에게 그 특허권에 대하여 인정되는

통상실시권을 말한다.

발명진흥법은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를

원시적으로 발명자인 종업원등에게

귀속한다고 하는 한편, 사용자 등에게는

그 직무발명의 탄생에 기여한 점을 인정하여

법정실시권을 인정하고 있다.

종업원등이 그 직무에 관하여 발명한것이

성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고

그 발명을 하게 된 행위가

종업원등의 현재 또는 과거의

직무에 속하는 발명이어야 성립한다.

또한 종업원등이 특허를 받았거나

특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가

특허를 받았어야 하며

사용자등이 중소기업기본법 제2조에 따른

중소기업이 아닌 기업인 경우

종업원등과의 협의를 거쳐 미리 예약승계에 해당하는

계약 또는 근무규정을

체결하거나 작성하였을 것이 요구된다.

통상실시권의 효력발생 당시의 실시하거나 준비하고 있는

발명 및 사업의 목적범위에 한정되지 않고

특허발명 전체에 대해 통상실시권을 갖는다.

직무발명에 대한 통상실시권은 산업정책적인 측면보다는

직무발명의 탄생에 기여한 사용자 등의

이익형량을 고려한 공평의 견지에서 인정되는

실시권이기 때문에 사용자등은

무상으로 특허발명을 실시할 수 있다.

국제특허출원 국내공개

일반 국내특허출원 공개시기는 조기공개 신청이 없는 경우

출원일로부터 1년 6개월이 지난 후이다.

그러나 국제특허출원은 원칙적으로 국내서면제출기간이 지난 후에

국내공개가 이루어진다.

다만, 국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한

국제특허출원으로서 특허협력조약 제21조에 따라

국제공개된 경우에는 우선일부터 1년 6개월이 되는 날과

출원심사의 청구일 중 늦은 날이 지난 후 국내공개가 이루어지며,

우선일로부터 1년 6개월이 지나기 전이라도

출원인이 국어번역문을 제출한 후라면 조기공개의 신청을 할 수 있다.

국어로 출원한 국제특허출원에 관하여 국내에서의 출원공개 전에

이미 특허협력조약 제21조에 따라 국제공개가 된 경우에는

그 국제공개 시에 출원공개가 된 것으로 본다.

이는 국어가 PCT국제출원의 국제공개어로 채택됨에 따라

국내출원의 공개시점과 국내출원의 공개시점을

동일하게 적용토록 하여

동일한 효과를 발새옽록 하기 위한 조치이다.

국제특허출원의 출원인은 국제특허출원에 관하여

출원공개가 있은 후 국제특허출원된 발명을

업으로 실시한 자에게 국제특허출원된 발명인 것을

서면으로 경고할 수 있다.

국제특허출원의 출원인은 제3항에 따른 경고를 받거나

출원공개된 발명임을 알고도 그 국제특허출원된

발명을 업으로서 실시한 자에게 그 경고를 받거나

출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록 시까지의

기간동안 그 특허발명의 실시에 대하여

통상적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는

보상금 지급을 청구할 수 있다.

커피도 디자인권으로 인정받을 수 있나요?

청구인은 피청구인의 디자인이

수요자가 양 디자인을 구분하기 어려울 정도로

자신의 디자인과 형상이 유사하다고 주장하였고

피청구인은 양 디자인의 형상의 차이가 전체적으로 다른 인상을 준다고 주장하였다.

본 디자인 무효소송은 청구인이 OHIM에 등록된 피청구인의 커피도저 디자인이

자신의 디자인과 동일한 인상을 준다는 이유로 무효소송을 청구한 판례이다.

청구인은 수요자가 양 디자인을 구분하기 어려울 정도로 형상이 유사하다고 주장하였는데

피청구인은 인공커피를 디자인할때 제품의 속성 및 형상의 제약을 받기에

양 디자인의 형상의 차이점 정도라면 전체 인상에 영향을 준다고 주장하였다.

판례결과 OHIM무효심판부는 홈의 모양과 표면 광택 여부의 차이점이 있으나

거의 동일한 형상과 크기로 전체적으로 유사한 인상을 주므로

피청구인의 등록 디자인이 무효화 되어야 한다고 판결하였다.

여기서 주목할만한 점은 식품인 커피도 디자인권으로 등록받을 수 있는지

디자인권 등록 여부인데, 피청구인의 커피는 인공물이며 동일한 형상으로

대량생산이 가능한 제조식품이기 때문에 디자인권리를 가질수 있다.

우리주변에서 쉽게 볼 수 있는 식품중에 케익, 빵, 과자, 아이스크림, 초콜렛, 사탕 등도

디자인 출원/등록이 가능하며 주로 대기업에서 출원을 많이 하고 있다.

제조식품은 무심사로 다른 제품에 비해 단기간에 디자인등록이 가능하므로

대기업 뿐 아니라 수작업으로 음식을 제조하는 디자이너들도 자신의 디자인권리를 인정받기를 바란다.

또한 용도가 다른 식품류인 커피와 기계류에 포함되어있는 커피도저가

어떻게 디자인 분쟁이 발생할 수 있었을까 하는것인데,

현재 한국디자인보호법에서는 물품의 용도와 기능에 따라 디자인의 유사여부를 판단하고 있다.

그러나 본 판례가 진행된 OHIM에서는 용도와 상관없이

물품의 전체적인 형상이 주는 인상에 대한 유사여부를 판단하기 때문에

본 판례의 커피와 커피도저처럼 비록 용도가 다르더라도 분쟁발생이 가능했던 것이다.

부정경쟁행위 금지청구를 할 수 있는 사람은?

금지청구권은 부정경쟁행위나 제3조의2 제1항 또는 제2항을 위반하는 행위로

자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자만이,

즉 영업상 경쟁자만이 행사할 수 있다.

여기에서 말하는 영업상의 이익이라고 하는 것은

부정경쟁방지법 제1조 목적 규정에 비추어 볼 때 그 이익이 부정경쟁행위 등에 의한 침해로부터

보호받을 가치가 인정되어 그 보호를 위하여 그 침해행위의

중지를 구하는 것이 건전한 상거래의 질서유지의 이념에서 능히 시인될 수 있는

정당한 업무상의 이익을 말합니다.

부정경쟁행위의 금지청구권 행사에 필요한 영업상의 이익은

원칙적으로 현존함을 요하므로, 과거에 향수한 영업상의 이익이라 하더라도

현존하지 않으면 그 보호를 받을 수 없습니다.

일반소비자 또는 소비자단체는 물론 해당 경쟁업자가 아닌 사업자단체도

청구권이 없다. 청구인이 이러한 원고 적격을 갖추지 못한 경우

통상 이행소송에서 이행청구권의 발생요건 흠결과 마찬가지로 청구기각되어야 한다.

주지상품표지의 이전과 함께 거기에 관계된 영업의 일체가 함께 이전된 경우

원칙적으로 상품표지의 주지성이 신영업주에게 승계되므로

그 경우 영업과 주지표지를 함께 양수받은 자는 금지청구권도 승계한다.

물론 금지청구권 자체만을 양도할 수는 없다.

부정경쟁행위의 등의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자에는

그러한 표지의 소유자 뿐만 아니라 독점적 실시권자,

그룹 명칭의 경우 계열사 중 한 회사, 프랜차이즈에 있어서 그 본부와 가맹점 등

그 표지의 사용에관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자도 포함된다.

상표법상으로는 상표권자 또는 전용사용권자에게만 금지청구권이 있으나

부정경쟁방지법은 사실 상태를 보호하는 측면이 강하고

또한 주지표지의 경우에만 금지청구권이 문제되므로

상표의 통상사용권자도 무정경쟁방지법상의 다른 요건을 구비하면 금지청구권을 행사할 수 있다.

특허소송의 법적성질 및 행정소송 민사소송과의 관계

심결취소소송은 기본적으로 행정소소으이 일종으로 보는 것이 통설.판례의 입장이다.

심결취소소송 중 특허청장을 피고로 하는 결정계 사건은

행정소송법 제3조 제1호 소정의 항고(취소)소송이라는 데 다툼이 없으나,

특허권자 또는 이해관계인을 상대로 하는 당사자계 사건에 관하여는

결정계 사건과 마찬가지로 항고소송이라고 보는 견해와 당사자소송에 속한다고 보는

두 견해가 나뉜다.

당사자계 사건은 소송의 외양을 보면 양 당사자가 서로 대립하는

민사소송의 구조와 크게 다를 바가 없어 항고소송이라기보다는 당사자소송에 속한다고

보아야 할 것이나, 특허청의 결정.심결은 이른바 행정처분에 속하는 것으로

당사자계사건도 그 실질을 보면 특허청 처분의 위법성을 다투는 것이어서

당사자 대립의 구조는 편의상의 것에 불과하므로 항고소송과 비슷하게

직권증거조사 등 심리에 있어서 민사소송과 다른 특수성을 인정할 필요가 있으므로

이를 항고소송으로 보아도 좋다고 생각되고 판례역시 이를 긍정하고 있다.

특허법 등에서 특허법원의 전속관할에 속하는 사건으로

특별히 규정한 것만이 특허소송사건으로 되고 나머지 사건은 일반원칙에 따라 해결된다.

예컨대 소위 특허침해소송이라고 불리는 금지청구소송, 손해배상청구소송 및 신용회복조치청구소송등은

일반 민사소송사건이 되고,

서류불수리, 절차의 무효, 특허권의 수용, 통상실시권허락을 위한 재정에 관한 불복 등에 관하여는

특허법에 특별한 불복규정이 없으므로 일반 행정소송법의 절차에 의한 행정소송사건이 된다.

특허법 제190조 소정의 보상금 또는 대가에 관한 불복의 소는 그 성질에 따라

행정소송 혹은 민사소송이 된다.

특허소송에 대해서는 절차법인 특허소송법이 아직 존재하지 않는다.

그러므로 우선 특허법이 적용되고, 특허법에 규정이 없는 사항의 경우에는

특허소송이 기본적으로 행정소송적인 성질을 가지므로 행정소송법이 준용되고,

다시 행정소송법에 특별한 규정이 없는 경우에는 행정소송법 제8조에 따라 민사소송법이 준용될 것이다.

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특허등록의 효력 / 특허사무소 소담

특허권의 발생.이전.포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한,

전용실시권의 설정.이전.변경.소멸 또는 처분의 제한,

특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정.이전.변경.소멸 또는 처분의 제한은

이를 등록하여야만 효력이 발생한다.

이는 특허권.전용실시권이 독점.배타적인 물권적 권리이므로

권리의 변동을 공시하여야 할 필요가 있기 때문이다.

다만, 특허권, 전용실시권 또는 그 질권이 상속이나 그 밖의 일반승계에 의하여

이전되는 경우에는 등록을 하지 않더라도 권리변동의 효력이 발생하며

그 취지를 지체없이 특허청장에게 신고하면 된다.

이는 상속의 경우 사망과 상속인의 등록 사이에

권리의 공백상태의 발생을 방지하기 위함이고,

승계 전후의 사이에 권리내용의 변동이 없이 권리.의무가 포괄적으로 이전되는 것이므로

등록이 없어도 제3자에게 영향을 미치지 않기 때문이다.

통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에

특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도

그 효력이 발생한다.

통상실시권의 이전.변경.소멸 또는 처분의 제한,

통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정.이전.변경.소멸 또는

처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다.

즉 통상실시권은 등록이 없어도 효력이 발생하나 제3자에 대해 대항하려면

등록을 하여야 한다.

다만, 법정실시권은 설정등록이 없이도 대항가능하며

강제실시권은 등록이 대항요건이나

강제실시권의 등록은 특허청장의 직권등록사항이다.

선사용에 의한 통상실시권

선사용에 의한 통상실시권이란 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고

그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나

이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서

그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다.

이를 강학상 선사용권이라 한다.

선사용에 의한 통상실시권이 성립하려면 특허출원시를 표준으로

그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있어야 하므로

과거에 그런 사실이 있었다거나 그 후에 실시가 폐지되어 버린 경우 등과 같이 출원 시

그 실시사업을 지속하고 있지 아니하면 선사용권이 발생하지 아니한다.

또한, 선의일것이 요구되는데, 여기서 말하는 선의란

특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터

알게 된 것을 말한다. 타인으로부터 발명을 알게 된 경우에 그것이 선의인 한

그 발명을 알게 된 경로는 문제되지 않으나, 선사용되는 발명의 과도한 보호를 방지하기 위하여

특허출원한 발명자로부터 발명을 알게 된 경우는 제외되는 것으로 해석함이 일반적이다.

한편, 정당한 권리자인 발명자 또는 이로부터 발명을 알게 된 자가

실시사업 등을 하고 있는 경우 모인하여 특허출원되고 특허된 무권리자의 특허에 대해

선사용권이 인정되는지와 관련하여, 무권리자의 특허가 법 제33조 제1항 본문의

특허요건의 흠결이 있다고 하더라도 특허무효심판에 의한 무효심결이

확정되기 전까지는 유효한 권리이므로 선사용권이 인정된다고 해석된다.

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권리범위확인심판의 확인대상발명

권리범위확인심판의 대상이 되는 확인대상고안의 설명서와 도면이 일치하지 않는 경우,

확인대상고안의 설명 부분을 기준으로 확인대상발명의 기술적 구성을 파악하는 것이지만,

이와 달리 확인대상고안의 설명서와 도면 사이에 불일치가 없는 경우에

확인대상고안의 도면이 예시적인 것에 불과하다는 별도의 기재가 없는 한,

확인대상고안의 도면을 단지 참고도면 정도로만 이해하여서는 아니되고,

확인대상고안의 설명서와 도면을 일체로 해석하여 확인대상고안의 기술적 구성을 확정하여야 한다.

또한, 확인대상발명에서 사용되는 용어의 의미가 명확하지 아니하면

확인대상발명의 설명서뿐만 아니라 필요한 경우 특허발명의 명세서나

출원경과도 참작될 수 있다.

다만, 확인대상발명의 설명부분에 기재되어 있지 아니한 구성은 이에 대한 기재가 없다고 하더라도

그 설명 부분의 전체 기재 내용과 기술상식에 비추어 볼 때 확인대상발명의 구성임이 자명하다는 등의

특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명의 구성요소로 파악해서는 안 되며,

확인대상발명의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은

허용되지 아니한다.

한편, 확인대상발명은 반드시 1개이어야 한다. 다만, 하나의 확인대상발명의 하위개념에 속하는

복수개의 실시예가 기재될 수 있다. 확인대상발명이 여러 개인 것이 명백하거나

확인대상발명이 하나인 것으로 인정하기에는 불명확한 점이나 모순이 있는 경우

석명권 등을 행사하여 그 흠결을 보정하도록 보정명령을 하고, 보정명령에 응하지 않거나

보정에 의해서도 그 흠결이 해소되지 아니한 때는 심판청구를 심결각하한다.

특허발명의 권리범위확인심판을 청구하는 경우 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은

해당 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바,

그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고

특허발명의 구성요서에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이나

다만, 그 구체적인 기재는 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에

필요한 정도는 되어야 할 것이다.

한편, 소극적 권리범위확인심판의 경우 심판청구인이 스스로 확인대상발명의 실시자에

해당하기 때문에 확인대상발명을 정확하게 특정하여야 할 의무에 있어서

피심판청구인의 실시 발명에 대하여 특허발명과 대비할 수 있을 정도로

특정하여야 하는 적극적 권리범위확인심판의 경우보다 그 정도가 더 높다고 할 것이다.