'특허권'에 해당되는 글 38건

이와 관련한 사례로 청구인은 1991. 2. 13.경부터

천안시 신부동에서 '천안○○학원'이라는 상호로 입시학원을

운영하여 오던 중 대전지방법원천안지원(95고단211)에

'국내에 널리 인식된 J씨 경영의 ○○학원이라는 학원상호 및

영업표시와 동일 또는  유사한 표시를 청구인의 학원건물의

간판 등에 함부로 사용하여 위 J씨의 영업상의 시설 또는 활동과

 혼동을 일으키게 함으로써 구법 제18조 제1항 제1호, 제2조 제1호

나목을 위반하였다'는 혐의로 기소되어

1996. 7. 24. 유죄판결을 선고받았습니다.

그러자 청구인은 상표법상 등록된 상표 또는 서비스표를 임의로

사용함으로써 상표법위반행위와 부정경쟁방지법위반행위가

모두 성립하는 경우에 이에 대한 등록무효심결이 있기까지는

상표법이 적용되어야 하고 부정경쟁방지법은 적용될 수 없다는 것이 이 사건 법률조항의 의미인데,

'다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의한다'는 불명료한

문구를 내세워 상표법상 보호받지 못하는 표지를 사용한

청구인에 대하여 구법위반으로 법적용을 한 것은 헌법상

죄형법정주의에 위반되며, 인간의 존엄과

기본적 인권의 보장에 관한 헌법 제10조,  평등권에 관한

헌법 제11조, 거주이전의 자유에 관한 헌법 제14조에도

위배된다고 주장하였습니다.

위와 같은 부정경쟁방지법과 상표법과의 관계,

이 사건 법률조항의 입법배경, 판례의 해석에 의해 구체화된 내용

등을 종합하여 보면, 이 사건 법률조항은 서로 밀접한 관계에

있으면서도 구체적 입법목적과 규율방법을 달리함으로써

상호간에 저촉, 충돌의 가능성을 가지고 있는 양법의 관계를

분명히 함으로써 이러한 저촉, 충돌에 대비하기 위한 것임을

알 수 있는바, 제기된 문제가 민사적인 것인지

혹은 형사적인 것인지에 따라서, 그리고 저촉, 충돌의

구체적 태양에 따라서 해석을 통하여

그 의미가 더욱 구체화될 여지를 아직 남기고 있는 것으로 보입니다.

그러나, 당해사건과 관련지어 볼 때, 적어도 이 사건 법률조항이

청구인의 주장과 같이 해석될 수는 없다는 점은 분명히 드러나는데

 즉, '상표법………… 에 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의한다'

라는 규정이 상표법상 상표나 서비스표로 등록될 수 없는 표지는

부정경쟁방지법의 보호대상도 될 수 없다거나, 상표법상 상표나

서비스표로 일단 등록이 된 표지에 관한 권리 침해 여부에

대해서는 상표법만 적용되고 부정경쟁방지법은 적용될 수 없다는

의미로 해석될 여지는 없습니다.

그리고, 당해사건과 같이 상표법위반이 성립되지 않는 경우는

양법이 경합 또는 저촉되는 경우를 대비한 이 사건 법률조항의

규율대상에 포함되지 않는 것입니다.

요컨대, 당해사건과 같이 상표법위반이 성립되지 않고

부정경쟁방지법위반 여부만 문제되는 경우는 양법이

경합 또는 저촉되는 경우를 대비한 이 사건 법률조항의

규율대상에 포함되지 않으며, 이 사건 법률조항이 청구인의

주장과 같이 상표법상 상표나 서비스표로 등록될 수 없는 표지는

구법의 보호대상에서도 제외된다거나, 상표법상 상표나

서비스표로 일단 등록이 된 표지에 관한 권리 침해 여부에 대해서는

상표법만 적용되고 구법은 적용되지 않는다는 의미로

해석될 여지는 없으므로 이와 같은 점에서 불명확성을

초래하는 면이 있다고 볼 수 없습니다.

결국, 당해사건에 대해서는 이 사건 법률조항이 적용되지 아니하며

이 사건 법률조항의 위헌여부에 따라 당해사건 재판의 주문이

달라지거나 재판의 내용과 효력에 관한 법률적 의미가

달라질 수 없으므로, 이 사건 법률조항의 위헌여부는

당해사건과의 관계에서 재판의 전제성이 없습니다.

그러므로 청구인의 이 사건 심판청구는 부적법하므로

이를 각하하기로 하였습니다.

부정경쟁방지법 상표법 및 다양한 지식재산권법리는

복잡하게 서로 상호밀접하게 연관되어 있기에

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독점규제 및 공정거래에관한 법률(이하 ‘공정거래법’) 제19조 제1항은

다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를

할 것을 합의하는 ‘부당한 공동행위’를 금지하면서,

그 합의대상인 행위로 제4호에서 ‘거래지역 또는 거래상대방을

제한하는 행위’, 제9호에서 ‘제1호부터 제8호까지 외의 행위로서

다른 사업자(그 행위를 한 사업자를 포함)의 사업활동 또는

사업내용을 방해하거나 제한함으로써 일정한 거래분야에서

경쟁을 실질적으로 제한하는 행위’를 들고 있습니다.

공정거래법 제2조 제8호의2에 의하면 ‘경쟁을 실질적으로

제한하는 행위’란 ‘일정한 거래분야의 경쟁이 감소하여

특정 사업자 또는 사업자단체의 의사에 따라 어느 정도 자유로이

가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나

미칠 우려가 있는 상태를 초래하는 행위’를 말합니다.

위 공정거래법 관련 판례를 하나 살펴보자면

원심에서, 원고들이 주식회사 D와의 이 사건 합의를 통하여

D측이 항구토제의 생산·판매를 중단하고 서로 특허관련 분쟁을

종료하는 대신 원고들이 D제약에게 J의 구토제의 공동판매권과

B 바이러스성 피부병 치료제의 독점판매권 등을 부여하면서

J구토제나 B바이러스성 피부병 치료제의 경쟁제품의

제조·생산·판매 등을 금지한 행위가

공정거래법 제19조 제1항 제4호와 제9호의 ‘부당한 공동행위’에

해당한다고 본 피고의 처분이 모두 정당하다는

취지로 판단하였습니다.

그러나 앞서 본 공정거래법 규정과 관련 법리 및 기록에 비추어

살펴보면, 이 사건 합의 중 B의 경쟁제품에 대한

제조 등을 금지한 부분이 공정거래법 제19조 제1항 제9호의

‘부당한 공동행위’에 해당한다는 원심의 판단은

다음과 같은 이유로 이를 그대로 수긍하기 어렵습니다.

 원심판결 이유 및 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면 피고는,

원고들의 D사에대한 J와 B의 공급판매권 부여가 J의 경쟁제품에 대한

D의 생산·판매 중단 등에 대한 대가이므로 B에 대한

독점판매권 부여가 공정거래법 제19조 제1항 제4호의 행위에 대한

합의의 일부를 구성할 뿐만 아니라 B에대한 독점판매 및

공급계약을 체결하면서 D사에게 B의 경쟁제품에 대한

제조 등을 금지한 것이 같은 항 제9호의 행위에 대한

합의에도 해당한다고 보아, 원고들에 대하여 ‘당해 특정 신약의

특허와는 관련 없는 다른 신약의 복제약 내지 경쟁제품을

개발·생산·판매·취급하지 못하도록 합의함으로써 부당하게

경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다’는 내용의

시정명령을 하고, J외에 B의 매출액도 관련매출액에 포함시켜

과징금을 산정·부과하였음을 알 수 있습니다.

그런데 이 사건 합의 중 B의 경쟁제품에 관한 부분이

공정거래법에 정한 ‘부당한 공동행위’에 해당하기 위하여는

그 합의의 경쟁제한성이 인정되어야 하고, 경쟁제한성은

관련상품시장의 획정을 거쳐 당해 합의로 인하여

경쟁에 영향을 미치거나 미칠 우려가 발생하였는지를

기준으로 판단하여야 합니다.

그러나 피고는 B의관련상품시장을 획정하지 아니하였을 뿐만 아니라

이 사건 합의 중 B의 경쟁제품에 관한 부분이

경쟁에 미치는 영향 등에 대하여 아무런 근거를 제시하지 아니한 채

그 부분 합의의 경쟁제한성을 인정하여 이것이 공정거래법에 정한

‘부당한 공동행위’에 해당함을 전제로 위와 같은

시정명령과 과징금 납부명령을 하였습니다.

그럼에도 원심은 그 판시와 같은 사정만으로 이 사건 합의 중

B의 경쟁제품에 관한 부분까지 공정거래법에 정한

‘부당한 공동행위’에 해당한다고 판단하였으므로,

이러한 원심판결에는 공정거래법에 정한 ‘부당한 공동행위’에 관한

법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있습니다.

그러므로 이 부분 상고이유의 주장은 이유 있다고 받아들여졌습니다.

공정거래법 특허소송 및 특허권 관련 문의는

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특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를

얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는

질권을 설정할 수 없고 또한 그 특허권에 대하여 전용실시권을

설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 그 권리의 행사에

일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가집니다.

그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시

공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여

특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에

특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상,

특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의

특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이

특허권의 공유에도 적용된다고 할 것입니다

(대법 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 등 참조).

그런데 앞에서 본 특허법 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는,

공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한

실시권을 설정받을 경우 그 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및

능력 등에 따라 그 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어

다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는

 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의

동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데 있습니다.

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 그 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게

 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의

제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은

변동이 발생한다고 보기 어려워서 위 특허법 제99조 제2항 및

제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는

특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에

민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있습니다.

다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가

없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의

현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한

복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로,

특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다고 봄이

상당하며 위와 같은 법리는

디자인권의 경우에도 마찬가지입니다.

이러한 법리에 비추어 보면, 원심이 그 판시 각 특허권 및

디자인권(이하 ‘이 사건 특허권 등’이라고 한다)의 공유자인

원고의 분할청구를 받아들여, 이 사건 특허권 등에 대하여

경매에 의한 대금분할을 명한 것은 정당하며 거

기에 상고이유의 주장과 같이 특허권 등의

공유자의 분할청구에 관한 법리를 오해하는 등의

위법이 있다고 할 수 없습니다.

그리고 원고의 피상속인인 망 소외인이 피고들로부터

7,000만 원을 지급받고 이 사건 특허권 등에 관한 지분을

피고들에게 모두 이전하기로 약정하였다는

피고들의 상고이유 주장은 결국 사실심인

원심의 전권사항에 속하는 증거의 취사선택과 사실인정을

탓하는 것에 불과하여 이를 받아들일 수 없습니다.

그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자들이

부담하도록 하여 피고들이 부담하게 되었습니다.

특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의

명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나

특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한

공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다고

판시한 사례였습니다.

이처럼 특허권을 포함한 지식재산권은

민법 상표법 부정경쟁방지법등

다양한 지식재산권 법리에 얽혀있으므로

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특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원ㆍ등록과정 등에서

특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 ‘대상제품’이라 한다)을

특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고

볼 수 있는 경우에는, 대상제품은 특허발명의 보호범위에

속하지 않게 되는 것이고, 특허권자가 대상제품을 제조ㆍ판매하고

있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속하여

그 권리가 침해되고 있다고 주장하는 것은

금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않습니다.

그리고 대상제품이 특허발명의 출원ㆍ등록과정 등에서

특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지

여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지

특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 제출한 보정서와

의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도 등을 참작하여

판단하여야 합니다.(대법 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조).

명칭을 “박판 버저”로 하는 원고의 이 사건 특허발명

(특허번호 제142382호)과 피고가 생산ㆍ판매하고 있는

박판버저(모델명 SMQS 8023, 이하 ‘피고 제품’)는

그 구성이 실질적으로 동일하고,

다만 이 사건 특허발명은 ‘버저를 완성한 후 버저 외부에서

금속링에 소정의 자력을 부여하는 구성’임에 반하여,

피고 제품은 ‘자력이 부여된 마그네트로 버저를

완성하고 있는 점’에서 차이가 있지만, 이는 필요에 따라 단순히

선택할 수 있는 사항에 불과합니다.

다른 한편, 출원 당시의 이 사건 특허발명은 ‘버저를 완성한 후

버저 외부에서 금속링에 소정의 자력을 부여하는 구성’을

갖는 것이었는데, 원고는 이 사건 특허발명의 출원ㆍ심사절차에서

특허청 심사관으로부터 이 사건 특허발명이 원심 판시의

인용발명과의 관계에서 진보성이 없다는 이유로 거절이유의

통지를 받고, 그 특허청구범위를 ‘… 여자코일 둘레의 마그네트 …로

구성되는 박판버저에 있어서 양면 인쇄회로기판의 양모서리

외부연결용 터미널의 하면과 회로에 의해 하부가 상호 연결된

수직관통터미널을 형성하고 그 관통터미널의 상부에 여자코일의

코일 터미널을 납땜 용접한 것으로 구성됨을 특징으로 하는

박판버저’로 보정하였으나 특허청 심사관으로부터

“거절이유를 번복할 만한 사유를 발견할 수 없다.”는 이유로

거절사정을 받았습니다.

이에 원고는 거절사정 불복심판을 청구하고 그 절차에서

이 사건 특허발명의 특허청구범위를 현재 등록되어 있는

바와 같이 다시 보정하면서 이 사건 특허발명을 “통상의 방법으로

버저를 완성한 후 버저 외부에서 금속링에 소정의 자력을

부여하는 구성”을 갖는 것으로 특정하였습니다.

그 심판보충서에서 이 사건 특허발명의 목적은

마그네트용 금속링을 버저 조립시에

버저 내에 장착하였다가 버저 조립이 완료된 후 필요한 자력을

부여함으로써 자력 부여가 용이하도록 한 박판 버저를 제공함에

있다고 설명하고, 이와 같은 방법은 ‘자력이 부여된 부품을 사용하여

버저를 완성하는 구성’을 갖는 인용발명에서는

전혀 찾아볼 수 없다는 점을 주장하였고, 이에 따라 비로소

이 사건 특허발명에 대한 등록사정이 이루어졌습니다.

그러므로 이와 같은 과정을 통하여 특허등록을 받은 원고로서는

금반언의 원칙상 이 사건 소송에서 ‘자력이 부여된 마그네트로

버저를 완성하는 구성요소’가 필요에 따라 단순히 선택할 수 있는

사항에 불과하여 이 사건 특허발명의 권리를 침해하는 것이라고

주장할 수 없습니다.

따라서 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 원고가

부담하는것으로 판시하였습니다.

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원심판결 이유에 의하면, 원심은, "피고인은 포천시 소재 공장에서 아폴로전자라는 상호로 보온도시락 등을 제조·판매하는 영업을 하는

 자로서, 피해자 L이 보온도시락 등을 지정상품으로 하여

특허청에 '아폴로표' 상표를 등록해 놓았음에도 불구하고

1992. 7.경부터 같은 해 11.경까지 사이에 위 공장에서

보온도시락 통 옆면에 '아폴로전자' 및 'APOLLO CO'라는 상표를,

그 곳에 부착된 명찰의 앞뒷면에 '아폴로전자'라는 상표를

각 표시한 보온도시락 약 12,000개를 제조·판매함으로써

피해자의 상표권을 침해한 것이다."라는 이 사건 공소사실에 대하여,

피고인 및 피해자의 검찰 및 제1심 법정에서의 각 진술에 의하면,

피고인은 '99디럭스'라는 상표를 부착하고 단지 제조원 및

판매원의 표시로 '아폴로전자'라는 상호를 표시하여

보온도시락을 제조·판매한 사실을 인정할 수 있을 뿐이고,

피고인이 '아폴로표'라는 상표나 '아폴로전자'라는 상표를 사용하여

보온도시락을 제조·판매한 사실을 인정할 아무런 증거가 없어

이 사건 공소사실은 결국 범죄의 증명이 없는 때에 해당한다는

이유로 피고인에 대하여 무죄를 선고한 제1심을

그대로 유지하고 있습니다.

자기의 상호를 상품 자체나 상품에 관한 표찰 등에

사용하는 경우에는 상표로서 사용될 수도 있다고 할 것이고,

그 경우 상품거래사회에서 보통 행하여지는 방법으로

이를 사용하는 경우에는 상표법 제51조 제1호 소정의

'자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에

해당하여 상표권의 효력이 미치지 아니하는 것이지만

(대법원 1995. 5. 12.선고 94후1930 판결 참조),

그 사용에 있어 일반의 주의를 끌 만한 서체나 도안으로 표시하는 등

 보통으로 사용하는 방법이라고 볼 수 없는 상표적 사용의

경우에는 상표권의 효력이 미친다고 보아야 할 것입니다

(대법원 1990. 3. 13.선고 89후1264 판결 등 참조).

기록에 의하면, 피고인은 그가 제조하는 보온도시락 통의 옆면에

자기의 상호와 같은 '아폴로전자'라는 문자를 직사각형의

도형 안에 고딕체로 표시한 표장을 부착하고,

그 앞면에는 위 상호를 영문으로 변형시킨 'APOLLO CO'라는

문자를 그 위에 기재된 '99 DELUXE'보다 상대적으로 크고 특이한

서체로 부각시켜 표시한 표장을 부착하여 사용하고 있음을

알 수 있는바, 비록 위 표장들이 피고인의 상호나

그것을 변형시킨 문자라고 하더라도 그 사용 태양에 비추어 볼 때

이는 상표적으로 사용된 것이라 할 것입니다.

또한 위 표장들은 일반의 주의를 끌기 위하여 어느 정도

도안화하거나 특이한 서체를 사용한 것으로 보이므로,

피고인이 사용한 위와 같은 표장들이 자기의 상호를

보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표라고 할 수는

없다고 할 것이며 나아가 기록에 의하여 위 표장들을

1989. 10. 5. 출원하여 1990. 11. 16. 등록된 피해자의 상표와

대비하여 보면, 위 표장들은 이 사건 등록상표와 호칭 및

관념에 있어서 유사하여 전체적으로 유사하고 그 지정상품도

동일·유사하다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 상표권은

위 표장들에 대하여도 그 효력이 미치고 따라서 피고인이

피해자의 상표권을 침해한 것이라고 보아야 할 것입니다.

그럼에도 불구하고 원심은 피고인이 사용한 표장들이

제조원 및 판매원의 표시에 불과하고 피고인이 상호를 상표적으로

사용하고 있지 않다는 이유로 무죄를 선고하고 말았으니,

원심판결에는 상호의 사용과 상표권의 효력에 관한 법리를 오해하고,

심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고

할 것이므로, 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있습니다.

따라서 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단케 하기 위하여

원심법원에 환송하기로 하였습니다.

상표법 및 디자인 등

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특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는

사용하는 방법(이하 ‘침해대상제품 등’이라 한다)에서

특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지

변경된 부분이 있는 경우에도, 침해대상제품 등과 특허발명의

과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도

특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로

동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이

그 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면

누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면,

침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과

동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터

용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나,

특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의 치환된 구성이

특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의

특별한 사정이 없는 한, 침해대상제품 등은 전체적으로

특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서

여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 합니다

(대법 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결,

대법 2005. 2. 25. 선고 2004다29194 판결 등 참조).

다만 여기서 말하는 과제의 해결원리가 동일하다는 것은

침해대상제품 등에서 치환된 구성이 특허발명의

비본질적인 부분이어서 침해대상제품 등이 특허발명의

특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을

파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를

형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의

발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여

선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이

기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를

실질적으로 탐구하여 판단하여야 합니다

(대법 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 명칭을

“운행감시 시스템 및 운행감시 방법”으로 하는

이 사건 특허발명(특허번호 제429587호)의 특허청구범위에 기재된

구성요소 중 ‘통신절환부’ 및 ‘일순환의 마감에 관한 제어부’에 관한

구성은 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의

공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때,

이 사건 특허발명의 본질적인 부분 내지

특징적인 구성이라 할 것인데요, 피고들의 원심 판시

침해대상제품은 이 사건 특허발명의 이러한 특징적 구성을

그대로 가지고 있지 아니하여 이 사건 특허발명과는

과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없으므로, 균등침해의

다른 성립요건에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이

이 사건 특허발명의 균등침해를 구성하지 않습니다.

따라서 피고들의 침해대상제품이 이 사건 특허발명의 균등침해를

구성하지 않는다는 취지의 원심의 판단은 정당한 것으로

수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같은

균등침해에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없습니다.

특허권에 대한 침해대상제품 등과 동일 또는

유사한 발명에 대하여 적극적 권리범위확인을 구하는 심판이

특허심판원에 계속중에 있더라도, 그 특허권에 기초한 침해금지

청구 및 손해배상청구 등의 침해소송을 중지할 것인지 여부는

법원이 합리적인 재량에 의하여 직권으로 정하는 것입니다

(대법 1992. 1. 15. 자 91마612 결정 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고가 피고 피고 2 주식회사를

상대로 청구한 적극적 권리범위확인심판 사건의 결과를

기다리지 아니한 채 이 사건 특허권침해소송을 심리·판단한

원심의 조치는 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은

심리미진의 위법이 있다고 할 수 없습니다.

그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자인 원고가

부담하는것으로 판결하였습니다.

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피고는 이 사건 출원상표가 직물지의 연속 반복 무늬로서

누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를

식별할 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여

상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절사정을 하였습니다.

 이에 원고가 불복하여 심판을 청구하자,

특허심판원은 위 심판청구 사건을 1999원3742호로 심리하여

2000. 2. 29. 아래와 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는

이 사건 심결을 하였습니다.

이  사건 출원상표의 표장은 원고 회사의 회장이었던

조니 메거가 1976년 디자인한 ‘하우스체크’ 무늬로서

일정한 색과 형태를 가진 선이 수직, 수평, 사선으로 교차하여

구성된 독특한 개성을 지니고 있으므로

일반적인 직물지와는 달리 자타상품의 식별력을 가지고 있는 것이라

주장하고 있는데요,

이 사건 출원상표는 노란색의 사선이 바탕을 이룬 가운데

검은색의 3개의 선과 진한 갈색의 1개의 선이 수직으로,

파란색의 3개의 선과 빨간색의 1개의 선이 수평으로 교차하는

반복무늬의 도형과 색채가 결합된 상표임을 알 수 있는바,

이러한 도형과 색채의 결합으로 이루어진 표장은

그 지정상품인 바지, 신사복, 숙녀복, 외투, 잠바 등에 사용될 경우

그 원재료인 직물에 흔히 사용되는 체크 무늬의 형상을 연상시키므로,

상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 수요자가

누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를

식별할 수 없는 상표에 해당한다고 할 것입니다.

원고는 이 사건 출원상표에는 고유한 색채가 가미되어 있으므로

그로 인하여 식별력을 인정받을 수 있다는 취지의 주장을 하는데,

일반적으로 색채가 기호, 문자, 도형 등과 결합하는 경우에는

그로 인하여 식별력이 강화될 수 있으나, 대부분의 체크 무늬

직물지는 색채를 포함하고 있고, 그 색채의 대비가 극명하거나

가로, 세로 선의 교차에 의하여 형성되는 사각형의 면적이 커서

눈에 선명하게 부각된다는 등의 특별한 사정이 없으면 전체적인

색감은 오히려 희미해지는 경우마저 있는 것인바,

이 사건 출원상표의 경우에도 역시 사용된 색체의 대비가

극명하지 아니하고, 가로 세로로 교차되는 선에 의하여

형성되는 사각형의 면적도 비교적 작아서 색채의 사용으로 인하여

흔히 있는 다른 체크 무늬 직물지의 형상과 뚜렷하게 구별될 만한

특징적인 인상을 일반 소비자들에게 준다고 보기는

어렵다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없습니다.

원고 회사는 1894년 설립되어 그 역사가 110년이 넘고,

1995년 한해의 매출액이 8억 파운드에 이르는

세계적인 의류업체로서 일본, 미국, 캐나다, 남아프리카 등

세계 73개국에서 라이센스 사업 등을 벌여 왔으며,

국내에서도 1972년부터 반도패션을 시작으로 우성 어패럴,

주식회사 발렌타인, 가정표 양말, 서도, 주식회사 유진양산,

쓰리쎄븐 가방, 주식회사 예진상사, 주식회사 르미에르 홈패션,

LG 패션 등의 라이센시(licensee)들이 각종 의류 제품을

활발하게 생산, 판매하여 오면서 이 사건 출원상표와

동일한 하우스 체크를 그 선전·광고에 사용하여 왔으므로,

이 사건 출원상표의 출원일 당시 이미 일반 소비자들은

이 사건 출원상표를 단순한 직물 무늬가 아닌 원고의 상표라고

인식하고 있었다고 할 것이므로 이 사건 출원상표는

상표법 제6조 제2항에 의하여 이른바 사용에 의한

식별력을 취득하였습니다.

국내 라이센시 업체인 주식회사 D가

1994년 이 사건 출원상표와 동일한 하우스 체크 무늬를

원고 회사의 로고 등과 함께 간행물에 소개하고,

1995. 5월 정기간행물인 ‘섬유저널’ 5월호에는 ‘닥스는 과연

어떤 브랜드인가’ 등의 제목 아래 이 사건 출원상표의 표장과

유사한 체크 무늬를 소개하면서 원고회사가 고품격의

디자인과 철저한 품질관리로 연 8 억 파운드의 매출을 올리고 있으며

한국에서는 라이센스 사업으로 해마다 평균 20% 이상의

사업신장률을 보이는 등 상업적 성공을 거두고 있다는 내용이

소개되었으며, 라이센시 업체들이 이 사건 출원상표의 표장과

유사한 체크 무늬를 바탕으로 한 넥타이, 스카프, 골프 백,

여성 핸드백, 커튼 등을 제품 카타로그에 담아

소개한 사실을 인정할 수 있습니다.

위 인정 사실에 의하면, 원고가 1990년대 중반부터

국내에서도 여러 라이센시 업체들을 통하여 체크 무늬를

소재로 한 의류 등 제품들을 제조·판매하여 옴으로써

원고 회사 및 제품의 인지도를 넓혀가고 있었다고는 보여지나,

다수의 체크 무늬 중에서도 일명 ‘하우스 체크’라고 불리우는

이 사건 출원상표를 제품 판매 및 선전 광고에 지속적이고도

광범위하게 사용함으로써 그 출원일인 1988. 5. 2.경

일반 소비자들에게 그것이 원고의 업무에 관련된 상품을

표시하는 것으로서 현저하게 인식되었다고 보기는 어렵고

달리 이를 인정할 증거가 없으므로 원고의 위 주장은

그 이유 없다고 할 것입니다.

따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제23조 제1항 제1호,

제6조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 할 것인바

이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하므로

원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하고

소송비용은 원고가 부담하게 하였습니다.

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특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는

 사용하는 방법이 특허발명의 특허권을 침해한다고

할 수 있기 위하여는 특허발명의 특허청구범위에 기재된

각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가

침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 합니다.

한편 침해대상제품 등에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된

구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도,

특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도

특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고

실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며,

그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게

생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면,

침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과

동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터

용이하게 발명할 수 있었던 기술에 의한 것이거나,

특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의

치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에

해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해대상제품 등은

전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과

균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을

침해한다고 보아야 할 것입니다

(대법 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결)

원심 판시 채무자 실시제품은 발명의 명칭을

“벽 블록 및 벽 구조물”로 하는 이 사건 특허발명

(등록번호 제116843호)의 특허청구범위 제1항

(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)의 구성 중 ‘앞면, 상부면,

바닥면, 후방으로 연장하는 측면을 포함하는 몸통부’와

동일한 구성을 가지고 있습니다.

그리고 채무자 실시제품은 이 사건 제1항 발명의

 ‘제1, 제2핀구멍’에 대응하는 구성으로 ‘장홈 형상으로

이루어져 삽입된 연결구의 좌우이동이 가능한

두 개의 연결구구멍’의 구성을 가지고 있으나

이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2핀구멍’은 핀을 수용하여

블록 사이의 결합을 견고히 하는 블록 상호연결수단으로서,

특허청구범위에 그 형상이나 크기에 한정이 없고 발명의

상세한 설명의 기재 및 도면 등에 의하더라도 수용된 핀의

좌우이동이 불가능한 것만으로 그 형태가 한정된다고 볼 수 없습니다.

따라서 연결구를 수용하여 블록 사이의 결합을 견고히 하는

결합수단에 해당한다는 점에서 이와 동일한 채무자 실시제품의

‘두 개의 연결구구멍’은 이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2핀구멍’의

구성에 포함된다고 함이 상당합니다.

또한 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에는 ‘제1, 제2핀구멍은

 각각 제1, 제2포켓에 인접하여 배치되고 이곳으로부터

측면방향으로 어긋나게 배열되는 것’이라고 기재되어 있는데,

 ‘포켓(43, 44)의 안쪽 끝은 대체로 핀구멍(39, 41)과 함께

 가로로 열지어 있다’는 명세서의 기재 등을 참작할 때,

그 의미는 각 핀구멍이 각 해당 포켓 안쪽 끝의 가로방향으로

 인접하여 위치하고 있다는 것으로 해석되나

채무자 실시제품에서도 각 연결구구멍이 각 해당 포켓부

안쪽 끝에서 가로방향으로 나란히 인접하여 위치하고 있으므로,

 이는 핀구멍과 포켓의 위치관계에 관한 이 사건 제1항 발명의

구성에 포함된다고 할 것입니다.

다만 채무자 실시제품에서 이 사건 제1항 발명의 구성 중

‘제1, 제2포켓’에 대응하는 구성인 ‘두 개의 포켓부’는 블록 몸통부를

관통하는 형태로 되어 있다는 점에서 블록 몸통부의 상부면과

바닥면의 하나에 개방되어 있는 위 ‘제1, 제2포켓’과는 차이가 있지만 채무자 실시제품은 두 개의 포켓부와 연결구구멍 사이에

연결구를 끼워 블록들을 견고하게 결합할 수 있게 하고

포켓부와 연결구구멍의 몸통부 내에서의 위치 차이로 옹벽의

수직축조, 후퇴축조 등을 가능하게 한다는 점에서

이 사건 제1항 발명과 과제의 해결원리가 동일합니다.

그리고 블록 몸통부의 상부면과 바닥면의 하나에 개방되어 있는

 ‘제1, 제2포켓’의 구성을 몸통부를 관통하는 형태의

‘두 개의 포켓부’로 변경하는 것은 블록의 무게나 강도 등을

고려하여 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는

정도로 자명할 뿐 아니라 그러한 변경에 의하더라도

블록간의 견고한 결합과 옹벽의 수직축조, 후퇴축조 등에서

이 사건 제1항 발명과 실질적으로 동일한 목적과 작용효과를

달성할 수 있기에 채무자 실시제품의 ‘두 개의 포켓부’는

이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2포켓’과 균등한 구성에 해당합니다.

결국 채무자 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소와

동일하거나 균등한 구성을 모두 가지고 있고,

그 구성요소 간의 유기적 결합관계도 그대로 포함하고 있으므로,

이 사건 제1항 발명에 대한 채권자의 전용실시권을

침해한다고 할 것입니다.

그럼에도 원심은 채무자 실시제품이 이 사건 제1항 발명의

구성과 동일하거나 균등한 구성을 모두 구비하고 있지 않아

이 사건 제1항 발명에 대한 채권자의 전용실시권을 침해하지

않는다는 취지로 판단하였으니, 이러한 원심결정에는

특허발명의 보호범위 판단에 관한 법리를 오해하여

판결에 영향을 미친 위법이 있으므로

이 점을 지적하는 재항고이유의 주장은 이유 있습니다.

이에따라 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리.판단하기 위하여

원심결정을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송하기로 하였습니다

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민사집행법 제300조 제2항의 임시의 지위를 정하기 위한

가처분이 필요한지 여부는 당해 가처분신청의 인용 여부에 따른

당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의

장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여

법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정하여야 할 것입니다.

더구나 가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명하는 것과

같은 내용의 특허권침해금지라는 부작위의무를 부담시키는

이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는 그에 대한

보전의 필요성 유무를 판단함에 있어서 위에서 본 바와 같은

제반 사정을 참작하여 보다 더욱 신중하게 결정하여야 할 것이므로, 만일 가처분신청 당시 특허청에 별도로 제기된 등록무효심판절차에서 그 특허권이 무효라고 하는 취지의 심결이 있은 경우나,

등록무효심판이 청구되고 그 청구의 이유나 증거관계로부터

장래 그 특허가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의

특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 형평을 고려하여

그 가처분신청은 보전의 필요성에 대한 소명이 없거나

부족한 것으로 보아 이를 기각함이 상당합니다

(대법 1993. 2. 12. 선고 92다40563 선고 92다40563 판결 참조)

원심 및 원심이 인용한 제1심이 적법하게 인정한 사실에 의하면,

신청인의 이 사건 제1, 3특허 및 제2특허의 특허청구범위 제1 내지

4항은 등록무효심판절차에 의하여 그 등록이 무효로 될 개연성이

크다고 할 수 있으므로, 이 사건 가처분 신청은 그 보전의

필요성에 대한 소명이 부족하고, 따라서 이 사건 가처분신청을

기각한 제1심의 결정을 유지한 원심은 정당하고,

거기에 재항고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없습니다.

비록 이 사건 제1, 3특허 및 제2특허의 특허청구범위 제1 내지

4항이 무효라는 심결의 취소를 구하는 소송이 계속중에

있다 하더라도 이 사건 절차를 중지하느냐의 여부는

원심의 재량에 속하는 사항이라 할 것인바, 이와 같은 사정만으로는 원심이 그 심결취소소송의 결과 등을 기다리지 않고 판단한 것에

잘못이 있다고 할 수 없을 뿐 아니라 그 심결이 확정될 때까지

이 사건이 추정되어야 한다고 할 수 없습니다.

그리고 제1심결정에 대하여 항고한 신청인이 원심에서 주장한 바

없이 재항고심에 이르러 새로이 하는 주장은 원심결정에 대한

적법한 재항고이유가 될 수 없는바, 신청인의 재항고이유 중

피신청인의 “바코드가 인쇄된 지로장표의 무인 접수장치”는

이 사건 제2특허의 특허청구범위 제5항의 권리를 침해하고 있다는

주장은 신청인이 재항고심에 이르러 비로소 주장하는 새로운

사실이고 원심에서는 주장한 바 없음이 명백하므로,

이는 원심결정에 대한 적법한 재항고이유가 될 수 없습니다.

뿐만 아니라 이 사건 제2특허의 특허청구범위 제5항은

이 사건 제2특허의 특허청구범위 제1 내지 3항의

장치적 구성으로부터 절차적 구성으로 바꾼 것에 불과하여

이 부분 역시 이 사건 제2특허의 특허청구범위 제1 내지

3항과 마찬가지로 장래에 무효심판절차에 의하여

그 등록이 무효로 될 개연성이 크다고 할 수 있으므로,

이 부분 청구범위에 기한 신청인의 주장 역시 받아들이기 어렵고

                   그러므로 재항고를 기각하기로 하였습니다.

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심결취소소송을 청구한 원고, 결과는?

피고는 2015. 3. 3. 특허심판원에 원고를 상대로,

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하여 그 보호범위에

속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고

이에 특허심판원은 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하여 그 보호범위에 속한다는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를

인용하는 이 사건 심결을 하였습니다.

이에 심결취소소송을 청구한 원고측은

현재 확인대상디자인을 실시하고 있지 않고,

앞으로도 이를 실시할 계획이 없으므로

피고의 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없는 것이며

피고는 사해행위를 통해 이 사건 등록디자인에 관한

권리를 취득하였고, 위와 같이 위법하게 취득한 권리에 기하여

이 사건 심판을 청구하였으므로, 피고의 이 사건 심판청구는

권리남용에 해당하여 허용될 수 없습니다.

이에 피고는 원고는 과거 이 사건 등록디자인을 실시한 바 있고,

향후 이를 실시할 가능성이 전혀 없다고 단정할 수 없으므로,

이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있는 것이고

이 사건 등록디자인에 관한 권리를 적법하게 양도받았을 뿐,

사해행위로 이 사건 등록디자인에 대한 권리를 취득한 것이 아니므로, 피고의 이 사건 심판청구는 적법한 권리의 행사라고 맞섰습니다.

이 사건 등록디자인의 최초 권리자인 ㅇ는 2013. 7. 18. J에게

이 사건 등록디자인권을 양도하고 그 이전등록을 마쳐 주었고

그 후 J는 2013. 12.경 원고와 사이에, 원고가 2013. 12. 4.부터 2026. 4. 27.까지 대한민국 전역에서

이 사건 등록디자인을 사용하기로 하는 내용의 전용실시권

설정계약을 체결하고, 2013. 12. 26. 원고에게 그 설정등록을

마쳐 주었으며, 원고는 그 무렵부터 확인대상디자인을 실시하였고

ㅇ와 J 사이의 이 사건 등록디자인권에 관한 위 양도계약이

사해행위임을 이유로 그 이전등록을 말소한다는 내용의

화해권고결정이 2014. 6. 20. 확정됨에 따라,

이 사건 등록디자인에 관한 J 명의의 디자인권 이전등록이

7. 10.에, 원고 명의의 전용실시권 설정등록이 7. 22.에

각각 말소되었습니다.

위 인정사실에 의하면, 비록 이 사건 심결 당시에

원고가 확인대상디자인을 실시하지 않고 있었다손 치더라도,

원고는 이 사건 등록디자인에 관한 전용실시권 설정등록을

마친 이후는 물론, 그 설정등록이 말소된 후인 2014. 8. 25.경까지

확인대상디자인을 실시한 바 있을 뿐만 아니라,

현재에도 확인대상디자인 제품을 생산할 수 있는 금형까지

보유하고 있어 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이

없다고 단정할 수 없으므로, 피고로서는 이러한 원고를 상대로

확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하는지

아닌지를 확인하기 위한 심판을 청구할 필요가 있습니다.

또한 먼저 디자인은 일단 등록이 되면 등록무효심판이

확정되기 전까지 유효한 것이어서 그 보호범위를

함부로 부정할 수 없으므로, 아직 이 사건 등록디자인에 대한

등록무효심판이 확정되지 아니한 이상, 피고의 이 사건 심판청구를

가리켜 권리남용이라고 단정하기는 어렵습니다.

또한, 디자인에 관한 권리범위확인심판은 등록되어 있는

디자인의 보호범위를 기초로 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은

디자인에 대하여 디자인권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는

것일 뿐, 그에 의하여 등록디자인에 기초한 침해금지청구권이나

손해배상채권의 존부와 같은 실체적인 권리관계를

확정하는 것도 아닙니다.

한편, 채권자가 사해행위의 취소와 함께, 수익자 또는

전득자로부터 책임재산의 회복을 명하는 판결을 받은 경우,

그 취소의 효과는 채권자와 수익자 또는 전득자 사이에만 미쳐서,

수익자 또는 전득자가 채권자에 대하여 사해행위의 취소로 인한

원상회복 의무를 부담하게 될 뿐, 채무자와 사이에서

그 취소로 인한 법률관계가 형성되거나 취소의 효력이 소급하여

채무자의 책임재산으로 회복되는 것이 아닙니다.

따라서 위와 같은 권리범위확인심판의 법적 성질과

사해행위취소의 효력 범위 등에 비추어 볼 때,

설령 원고의 주장과 같이 피고가 사해행위로

이 사건 등록디자인권을 취득하였다고 하더라도,

사해행위취소의 판결이 확정되기 전에 피고가

이 사건 권리범위확인 심판청구를 하는 것을 권리남용이라고

할 수는 없으므로, 이 부분 원고의 주장도

받아들여지지 않았습니다.

복잡한 지식재산권 소송,

전문가의 도움을 받아 진행하시는 것을 권하는데요,

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친절히 상담해드리겠습니다.