'특허심사'에 해당되는 글 5건

형태성과 관련한 법적취급

디자인의 성립요건을 명시하는 법 제2조 제1호는

거절이유에 열거되어 있지 않아 거절의 근거가 될 수 없다.

실무상 디자인의 정의에 합치되지 아니하는 것은

공업상 이용할 수 있는 디자인에 해당되지 않는 것으로 해석하여

법 제33조 제1항 본문 규정에 위반되어

디자인등록을 받을 수 없다.

법 제33조 제1항 본문 위반은 심사.일부심사출원의

거절이유.정부제공사유.착오등록의 경우

일부심사등록의 이의신청이유.디자인등록의

무효사유가 된다.

형상이나 모양 중 어느 하나가 유사하지 않으면 원칙적으로

유사하지 않은 디자인으로 보되, 형상이나 모양이

디자인의 미감에 미친 영향의 정도 등을

종합적으로 고려하여 디자인전체로 판단한다.

모양의 유사여부는 주제의 표현방법과

배열, 무늬의 크기, 색채 등을 종합하여 판단한다.

색채는 모양을 구성하지 않는 한 유사여부 판단 요소로

고려하지 않는다. 공지의 형상에 독특한 모양이

화체되어 새로운 미감을 일으키는 경우에는

모양에 대하여 심사를 하여야 한다.

디자인은 물품과 불가분의 관계에 있으므로

화상디자인이 구현된 물품이 동일.유사한 경우에만

유사여부를 판단하고,

화상디자인은 모양에 해당되므로

모양의 유사여부판단에 의한다.

1디자인마다 1출원되어야 하고 1디자인이란

1물품의 1형태를 의미하는데, 1형태를 구성하기 위해선

형태가 단일하게 표현되어야 한다.

형태가 단일하다는 것은 도면에 물리적으로 서로

분리되어 표현된 부분이 존재하지 않고

전체로서 하나의 형태로 표현되어 있다는 것을 의미한다.

다만, 하나의 물품 가운데 물리적으로 분리되어 있는 부분이

존재하더라도, 각 부분이 형태적일체성 또는 기능성일체성이

인정되어 전체로서 디자인 창작상의 일체성을 인정할 수 있는

경우에는 1디자인으로 취급되어 1출원이 가능하다.

형태에 관한 명칭을 붙인 것은 정당하지 아니한

물품명의 기재에 해당되나, 화상디자인을 구성요소로 하는

물품의 명칭은 화상디자인이 표시된 ○○○와 같은

기재가 가능하다.

무심사제도 이의신청, 가능할까?

청구인은 이 사건 등록디자인은 그 출원전에 공지된

비교대상디자인과 지배적인 특징이라 할 수있는

밑창의 지그재그 형태의 아웃솔의 형상이 동일하게

전체적으로 심미감이 유사하게 느껴지는 디자인이고,

단순한 상업적, 기능적 변형을 가한 것으로, 창작성이 매우 낮거나
결여된 디자인이므로 등록이 무효 되어야 한다고 주장하였다.

이 사건 등록디자인은 비교대상디자인과

운동화 상부 덮개의 모양에 일부 차이가 있으나,
양 디자인 모두 신발창이 상하로 대응되게 홈이 형성되어

그 전체적인 형상이 지그재그로 앞부분에서 뒷부분으로 갈수록

그 폭이 커지고 있고, 신발창 전체가 노란색으로 되어 있으며,

바닥면에는 발바닥과 뒤끔치 측의 돌출부에 검은 색의 가로 문양이 형성되어 있는 점등, 보는 사람의 특별한 주의를 끄는

그 지배적인 특징이라 할 수 있는 신발창의 형상과 모양 색채가

유사하여 외관을 전체적으로 대비 관찰할 때,

서로 유사한 디자인이라 할 것이다.

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여

개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을

전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금

상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로,

그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에

다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다

(대법원 1999. 10. 8. 선고 97후3586 판결).

우리나라는 세계에서 유일하게 ‘심사등록제도’와 ’무심사등록제도’를 병행하여 운영하고 있는 국가이다.

’무심사등록제도’에 속하는 *무심사물품은 기본요건만 심사하여

신속하게 권리를 획득 할 수있다는 장점이 있는 반면에,

실체적 요건에 대한 심사가 이루어지지 않아

권리가 불완전하다는 단점이 있다.

자신의 선행 디자인과 동일한 타인의 디자인이

무심사등록 된 경우 공고일 후 3개월이 되는 날까지 ‘이의신청’을

할 수 있다. 이의신청이 받아들여지면

등록된 후출원인의 디자인은 취소된다.
그러나 3개월이 지나면 본 판례와 같이

무효심판을 통해 등록디자인권을 무효화시킬 수 있다.

특허출원 및 심판청구 관련

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는

공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

여기서, 공동출원 한다는 것은 출원서에 출원인 모두의 명의를

기재함과 동시에 모두의 인장을 날인함을 의미한다.

공동발명임에도 불구하고 1명이 단독으로 출원한 경우에는

거절이유, 정보제공사유, 특허무효사유이다.

존속기간연장등록출원 역시 특허권이 공유인 경우에는

공유자모두 공동으로 특허권 존속기간연장등록출원을 하여야하며,

이에 위반하여 단독으로 출원한 경우에는,

거절이유, 존속기간연장등록무효사유이다.

특허무효심판, 특허권 존속기간연장등록무효심판,

정정무효심판 또는 권리범위확인심판을 청구하는 자가

2명 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다.

그러므로 모두가 공동으로 심판을 청구할 수도 있고

각자가 개별적으로 심판을 청구할 수도 있다.

특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가

그 권리에 관하여 심판을 청구할 때 공유자 모두가

공동으로 청구하여야 한다. 이에 위반된 경우

심판관합의체는 심판청구를 심결각하하여야 한다.

특허에 관한 절차를 밟는 자가 복수인 경우,

대표자를 선임하여 신고하지 아니한 경우에는

당사자 각자가 모두를 대표한다.

다만 특허출원의 변경.포기.취하,

특허권 존속기간연장등록출원의 취하,

신청의 취하, 국내우선권주장 또는 그 취하, 청구의 취하,

특허거절결정에 대한 심판청구의 경우에는

복수당사자 모두가 함께 절차를 밟아야 한다.

거절결정불복심판은 대표자가 선임되어 있다하더라도

모두가 함께 청구해야 한다.

대표자를 선정하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 신고시

그 대표자만이 모두를 대표할 수 있다.

다만, 대표자가 단독으로 법 제11조 제1항 각호의 행위를

할 수 있는지 여부가 문제가 된다.

이에 대해 원칙적으로 대표자의 절차수행독점을 인정하고 있으나

대표자는 다른 당사자의 동의를 받지 않고 단독으로는

법 제11조 제1항 각호에 규정된 행위를 할 수 없다는것이

실무의 태도이다(심사지침서, 특허청(2011), 1211면 참조).

이용과 균등의 구별 / 특허사무소 소담

이용은 청구범위의 확장.해석이 아닌 통상의 침해의

일유형에 불과하므로

균등과는 구별되어야 할 것이다.

즉, 균등이란 청구범위의 기재요건 중 하나 또는 둘 이상의 요소가

등가치의 다른 요소로 치환된 경우로서

선행발명과 동일하다고 인정되는것임에 대하여

이용은 청구범위의 구성요소를 전부 포함하고

이에 부가요소가 있어 이용발명의 실시는

곧 선행발명을 실시하는 것으로 되는 것으로서

선행발명과는 상이하나

실시면에서 의존관계가 있는 경우이다.

결국 양자는 모두 보호범위에 속하는 경우이나

동일하다고 보는것인가,

동일하지는 아니하지만 실시면의 의존관계가 있는가

및 침해형식에 있어서 요소의 치환에 의한 것인가

아니면 이를 그대로 이용한 형태에

요소의 부가를 가한 것인가라는 점에서 구별된다.

그리고 요건면에 있어서도 이용의 경우는

선행발명이 그대로 이용되는 이상 이용발명이 개시된 대로

침해가 성립하는 반면,

균등의 성립에는 침해유형이 선행발명과 실질적으로 동일하다는것,

즉 등가치로 평가되는 작업수단으로 치환된 것이라는 점을

입증하고 또한 이러한 치환이 자명하다는 것을

입증하여야 한다는 점에서도 차이가 있다.

결국 균등이란 선행기술과 동일한지 여부의 문제이며

이용은 일단 양자발명이 동일하지 아니함을 전제로 한

개념인 점에서 차이가 있다.

따라서 특허심사단계에서는 균등은 발명의 동일성의 문제로서

균등물이나 균등방법으로 인정되면

신규성 결여를 이유로 특허거절결정이 될 것이지만,

선행발명을 이용한 경우는 그것이 선행발명을 개량한 것으로서

진보성이 인정되면 특허가 허여되며 달리 심사단계에서

문제가 될 리 없다.

또한 침해소송이나 특허무효심판에서 균등물이나 균등방법으로

인정된다면 대상특허는 침해를 구성하는 외에 무효사유에도

해당하지만, 이용의 경우는 동일성의 문제가 아니므로

무효여부가 문제될 리 없고 다만 침해가 인정될 뿐이다.

그러나 실제의 침해소송에 있어서 균등과 이용이 함께

주장되는 경우가 많고, 또한 치환과 부가의 구별은

극히 곤란한 경우가 많으므로 청구범위의 문언을 형식적으로

대비하기보다는 해당 원고의 특허가 속하는 기술분야,

기술수준, 피고의 실시형식의 개발과정등

제반 사정을 고려하여 판단하여야 한다.

적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판 비교

적극적 권리범위확인심판은 특허권자, 전용실시권자가 청구인이며

과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나

현재 실시하고 있는 이해관계인이 피청구인이 된다.

피청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인심판청구는

확인의 이익이 없어 부적법하다.

한편, 전용실시권자가 적극적 권리범위확인심판의 청구인이 될 수 있는지에 대하여

기존의 대법원은 법 제135조에서 구체적으로 규정하고 있지 아니함을 이유로

전용실시권자의 청구인 적격을 부정하였다.

그러나 전용실시권자에게 특허발명의 독점적 실시가 보장되고,

전용실시권자라도 현행법상 특허발명에 대한 분쟁이 발생한 경우

당사자로서 직접 침해금지청구, 손해배상청구를 할 수 있으며,

청구인 적격을 부정하였을 때 특허권자가 재외자이거나 분쟁 개입에 소극적인 경우에는

전용실시권자의 권리행사가 제한된다는 점을 고려하면,

특허관련 분쟁 해결수단 중 하나인

권리범위확인심판의 청구인 적격을 인정하는것이 타당하다.

그 결과 2006. 10. 1. 시행된 현행법에서는

전용실시권자의 적극적 권리범위확인심판의 청구인 적격을 인정하고 있다.

소극적 권리범위확인심판에서는 과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나

현재 실시하고 있는 자뿐만 아니라 실시하고 있지 않다고 하더라도

실시할 예정이 있는 이해관계인이 청구인이 되고,

특허권자가 피청구인이 된다.

적극적 권리범위확인심판과는 달리 소극적 권리범위확인심판의 경우에는

확인대상발명을 실시하려고 하는 자도 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를

확인할 실익이 없기 때문에 이해관계인에 포함된다.

그러나 확인대상발명을 실시한 바도 없고 앞으로 실시하지도 아니할 것이라면

이해관계인이라 할 수 없다.