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특허출원 취하 / 특허사무소 소담

특허출원 취하란 출원인의 의사 또는 법률에 의하여

출원 계속의 효과를 소급적으로 소멸시키는것을 말하고,

특허출원 포기란 출원인의 의사 또는 법률에 의하여

출원 계속의 효과를 장래를 향해 소멸시키는것을 말한다.

출원인스스로 출원계속을 소멸시키고 싶거나

심사의 원활화를 위해 출원 계속을 소멸시킬 필요가 있는 경우

출원의 취하나 포기가 가능하도록 하여

출원인의 의사를 존중하고

심사의 편의를 도모하기 위해 출원의 취하 또는 포기를

인정하고 있다.

특허출원의 취하.포기를 할 수 있는자는

출원인과 대리인 이렇게

두 가지 경우로 나뉜다.

출원인의 경우 특허출원인 스스로 특허출원을 취하.포기할 수 있고

공동출원의 경우에는 공유자 모두가 특허출원을

취하.포기하여야 한다.

2명 이상이 공동으로 특허출원을 하고

대표자를 선정하여 특허청에 신고한 경우에

견해의 대립은 있으나 실무는 이는 불이익행위로서

다른 공동출원인의 명시적 동의가 있어야

해당 절차를 밟을 수 있도록 하고 있다.

한편, 이와는 별도로 공동출원인 중 1명이

특허를 받을 수 있는 권리를 포기하는 경우에는

출원의 포기와는 달리 자기의 지분을 포기하는 것이므로

다른 공동출원자의 동의가 없어도

마음대로 자기의 지분을 포기할 수 있다.

법정대리인의 경우 친권자는 언제나 절차를 밟을 수 있으나

후견인은 후견감독인의 동의가 필요하다.

한편, 임의대리인의 경우는

특별히 권한을 위임받아야 한다.

영업비밀 요건 - 비밀관리성

영업비밀은 그 보유자가 해당 정보를

상당한 노력에 의하여 비밀로 관리하고 있는

것이어야 한다.

즉, 어떤 정보를 비밀로 생각하는 것으로는

충분하지 아니하고 객관적으로 그 정보가

비밀로 유지, 관리되고 있으며,

또 제3자가 그 비밀성을 객관적으로

인식할 수 있어야 한다.

비밀관리의사를 가지고 영업비밀 보관장소의 출입을

제한하거나 비밀자료의 보관, 파기방법을 지정하거나

비밀취급자를 특정하거나 비밀준수의무를 부과하는등의

방법으로 비밀을 관리하고 있다면

비밀유지성이 인정된다.

그러나 직원이면 누구라도 열람 가능한 상태에 있어

수년간 회사에 근무한 자이면

누구나 숙지할 수 있는 것이라면

비밀유지성을 인정하기 어렵다.

정보접근방법이 물리적으로 차단되어

누설 가능성이 전혀 없다면

비밀관리성은 완벽하게 인정되지만

영업활동의 실상에 비추어

그와같은관리를 요구하는것은 무리이다.

원래 영업비밀을 보호하려는 것은

영업비밀자체의 보호에 목적이 있는것이 아니라

비밀로 관리되고 있는 타인의 정보를

부정한 수단으로 취득하여

경쟁상 유리한 지위를 차지하려는

행위를 막아 건전한 경쟁질서를

유지하고자 함에 있다.

따라서 부정한수단에 의하지 않으면

정보에 접근할 수 없을 정도의

관리노력이 인정되면

영업비밀로 보호받을 수 있다.

영업비밀 요건 - 경제적 유용성

영업비밀로 보호받기 위해서는 해당 정보가

생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한

기술상 또는 영업상의 정보로서 독립된 경제적 가치를

지닌 것이어야 한다.

경제적 유용성이란 건전한 거래질서 유지를

도모하는 법의 목적에 맞추어 사회 일반의 입장에서

객관적으로 판단되어야 한다.

판례에 의하면 독립된 경제적 가치를 지닌다는것은

그 정보의 보유자가 그 정보의 사용을 통해

경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나

또는 그 정보의 취득이나 개발을 위해

상당한 비용이나 노력이 필요하다는것을 말한다.

현실적으로 사용되고 있지 않다 하여도 장래에 경제적 가치를

발휘할 가능성이 있는 정보와

경쟁회사의 제품개발계획, 판매계획등과 같이

그 자체는 직접 생산방법.판매방법 등의 영업활동에

이용되지 않지만 알고 있으면 경쟁상 매우 유용하게

활용될 수 있는 정보도 유용성이 있다.

기계작동원리나 구성이 이미 공연히 알려져 있더라도

그 기계를 구성하는 개개 부품의 규격이나 재질,

가공방법, 그와 관련된 설계도면등이

공공연히 알려져 있지 아니하다면

이 역시 경제성이 있다.

영업비밀로 보호되는 위와 같은 정보에는

기술적 창작으로서의 특서헝이나

문화적 창작으로서의 저작물성이

굳이 요구되진 않는다.

특허 존속기간이 만료되면?

특허권의 존속기간이 만료되는 경우

특허권 및 특허권에 부수적인 실시권.질권 등은

장래를 향하여 소멸하게 된다.

디자인등록출원일 전 또는 같은 날에 출원되어 등록된

특허권이 디자인권과 저촉되는 경우

특허권의 존속기간이 만료될 때에는

원특허권자는 원특허권의 범위에서

그 디자인권에 대해 통상실시권을 가지게 된다.

이 때 특허권자는

무상으로 실시할 수 있으나

실시권자는 디자인권자 등에게

상당한 대가를 지급하여야 한다.

상표등록출원일 전 또는 같은 날에 출원되어 등록된 특허권이

상표권과 저촉되는 경우

특허권의 존속기간이 만료될 때에는

원특허권자는 원특허권의 범위에서 그 상표권에 대한

통상실시권을 가진다.

다만 부정경쟁의 목적으로 상표를 사용하는 경우는

그렇지 않고,

이 때 특허권자는 무상으로 실시할 수 있으나

실시권자는 상표권자 등에게

상당한 대가를 지급하여야 한다.

특허권 존속기간이 만료된다면

존속기간연장등록제도를 통해

존속기간을 연장할 수 있다.

직무발명에 대한 통상실시권

직무발명에 대한 통상실시권이란 종업원등이

그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자등의

업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가

종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명에 대하여

종업원등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는

권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에

사용자등에게 그 특허권에 대하여 인정되는

통상실시권을 말한다.

발명진흥법은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를

원시적으로 발명자인 종업원등에게

귀속한다고 하는 한편, 사용자 등에게는

그 직무발명의 탄생에 기여한 점을 인정하여

법정실시권을 인정하고 있다.

종업원등이 그 직무에 관하여 발명한것이

성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고

그 발명을 하게 된 행위가

종업원등의 현재 또는 과거의

직무에 속하는 발명이어야 성립한다.

또한 종업원등이 특허를 받았거나

특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가

특허를 받았어야 하며

사용자등이 중소기업기본법 제2조에 따른

중소기업이 아닌 기업인 경우

종업원등과의 협의를 거쳐 미리 예약승계에 해당하는

계약 또는 근무규정을

체결하거나 작성하였을 것이 요구된다.

통상실시권의 효력발생 당시의 실시하거나 준비하고 있는

발명 및 사업의 목적범위에 한정되지 않고

특허발명 전체에 대해 통상실시권을 갖는다.

직무발명에 대한 통상실시권은 산업정책적인 측면보다는

직무발명의 탄생에 기여한 사용자 등의

이익형량을 고려한 공평의 견지에서 인정되는

실시권이기 때문에 사용자등은

무상으로 특허발명을 실시할 수 있다.

부정경쟁행위 금지청구를 할 수 있는 사람은?

금지청구권은 부정경쟁행위나 제3조의2 제1항 또는 제2항을 위반하는 행위로

자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자만이,

즉 영업상 경쟁자만이 행사할 수 있다.

여기에서 말하는 영업상의 이익이라고 하는 것은

부정경쟁방지법 제1조 목적 규정에 비추어 볼 때 그 이익이 부정경쟁행위 등에 의한 침해로부터

보호받을 가치가 인정되어 그 보호를 위하여 그 침해행위의

중지를 구하는 것이 건전한 상거래의 질서유지의 이념에서 능히 시인될 수 있는

정당한 업무상의 이익을 말합니다.

부정경쟁행위의 금지청구권 행사에 필요한 영업상의 이익은

원칙적으로 현존함을 요하므로, 과거에 향수한 영업상의 이익이라 하더라도

현존하지 않으면 그 보호를 받을 수 없습니다.

일반소비자 또는 소비자단체는 물론 해당 경쟁업자가 아닌 사업자단체도

청구권이 없다. 청구인이 이러한 원고 적격을 갖추지 못한 경우

통상 이행소송에서 이행청구권의 발생요건 흠결과 마찬가지로 청구기각되어야 한다.

주지상품표지의 이전과 함께 거기에 관계된 영업의 일체가 함께 이전된 경우

원칙적으로 상품표지의 주지성이 신영업주에게 승계되므로

그 경우 영업과 주지표지를 함께 양수받은 자는 금지청구권도 승계한다.

물론 금지청구권 자체만을 양도할 수는 없다.

부정경쟁행위의 등의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자에는

그러한 표지의 소유자 뿐만 아니라 독점적 실시권자,

그룹 명칭의 경우 계열사 중 한 회사, 프랜차이즈에 있어서 그 본부와 가맹점 등

그 표지의 사용에관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자도 포함된다.

상표법상으로는 상표권자 또는 전용사용권자에게만 금지청구권이 있으나

부정경쟁방지법은 사실 상태를 보호하는 측면이 강하고

또한 주지표지의 경우에만 금지청구권이 문제되므로

상표의 통상사용권자도 무정경쟁방지법상의 다른 요건을 구비하면 금지청구권을 행사할 수 있다.

특허소송의 법적성질 및 행정소송 민사소송과의 관계

심결취소소송은 기본적으로 행정소소으이 일종으로 보는 것이 통설.판례의 입장이다.

심결취소소송 중 특허청장을 피고로 하는 결정계 사건은

행정소송법 제3조 제1호 소정의 항고(취소)소송이라는 데 다툼이 없으나,

특허권자 또는 이해관계인을 상대로 하는 당사자계 사건에 관하여는

결정계 사건과 마찬가지로 항고소송이라고 보는 견해와 당사자소송에 속한다고 보는

두 견해가 나뉜다.

당사자계 사건은 소송의 외양을 보면 양 당사자가 서로 대립하는

민사소송의 구조와 크게 다를 바가 없어 항고소송이라기보다는 당사자소송에 속한다고

보아야 할 것이나, 특허청의 결정.심결은 이른바 행정처분에 속하는 것으로

당사자계사건도 그 실질을 보면 특허청 처분의 위법성을 다투는 것이어서

당사자 대립의 구조는 편의상의 것에 불과하므로 항고소송과 비슷하게

직권증거조사 등 심리에 있어서 민사소송과 다른 특수성을 인정할 필요가 있으므로

이를 항고소송으로 보아도 좋다고 생각되고 판례역시 이를 긍정하고 있다.

특허법 등에서 특허법원의 전속관할에 속하는 사건으로

특별히 규정한 것만이 특허소송사건으로 되고 나머지 사건은 일반원칙에 따라 해결된다.

예컨대 소위 특허침해소송이라고 불리는 금지청구소송, 손해배상청구소송 및 신용회복조치청구소송등은

일반 민사소송사건이 되고,

서류불수리, 절차의 무효, 특허권의 수용, 통상실시권허락을 위한 재정에 관한 불복 등에 관하여는

특허법에 특별한 불복규정이 없으므로 일반 행정소송법의 절차에 의한 행정소송사건이 된다.

특허법 제190조 소정의 보상금 또는 대가에 관한 불복의 소는 그 성질에 따라

행정소송 혹은 민사소송이 된다.

특허소송에 대해서는 절차법인 특허소송법이 아직 존재하지 않는다.

그러므로 우선 특허법이 적용되고, 특허법에 규정이 없는 사항의 경우에는

특허소송이 기본적으로 행정소송적인 성질을 가지므로 행정소송법이 준용되고,

다시 행정소송법에 특별한 규정이 없는 경우에는 행정소송법 제8조에 따라 민사소송법이 준용될 것이다.

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특허등록의 효력 / 특허사무소 소담

특허권의 발생.이전.포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한,

전용실시권의 설정.이전.변경.소멸 또는 처분의 제한,

특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정.이전.변경.소멸 또는 처분의 제한은

이를 등록하여야만 효력이 발생한다.

이는 특허권.전용실시권이 독점.배타적인 물권적 권리이므로

권리의 변동을 공시하여야 할 필요가 있기 때문이다.

다만, 특허권, 전용실시권 또는 그 질권이 상속이나 그 밖의 일반승계에 의하여

이전되는 경우에는 등록을 하지 않더라도 권리변동의 효력이 발생하며

그 취지를 지체없이 특허청장에게 신고하면 된다.

이는 상속의 경우 사망과 상속인의 등록 사이에

권리의 공백상태의 발생을 방지하기 위함이고,

승계 전후의 사이에 권리내용의 변동이 없이 권리.의무가 포괄적으로 이전되는 것이므로

등록이 없어도 제3자에게 영향을 미치지 않기 때문이다.

통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에

특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도

그 효력이 발생한다.

통상실시권의 이전.변경.소멸 또는 처분의 제한,

통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정.이전.변경.소멸 또는

처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다.

즉 통상실시권은 등록이 없어도 효력이 발생하나 제3자에 대해 대항하려면

등록을 하여야 한다.

다만, 법정실시권은 설정등록이 없이도 대항가능하며

강제실시권은 등록이 대항요건이나

강제실시권의 등록은 특허청장의 직권등록사항이다.

적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판 비교

적극적 권리범위확인심판은 특허권자, 전용실시권자가 청구인이며

과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나

현재 실시하고 있는 이해관계인이 피청구인이 된다.

피청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인심판청구는

확인의 이익이 없어 부적법하다.

한편, 전용실시권자가 적극적 권리범위확인심판의 청구인이 될 수 있는지에 대하여

기존의 대법원은 법 제135조에서 구체적으로 규정하고 있지 아니함을 이유로

전용실시권자의 청구인 적격을 부정하였다.

그러나 전용실시권자에게 특허발명의 독점적 실시가 보장되고,

전용실시권자라도 현행법상 특허발명에 대한 분쟁이 발생한 경우

당사자로서 직접 침해금지청구, 손해배상청구를 할 수 있으며,

청구인 적격을 부정하였을 때 특허권자가 재외자이거나 분쟁 개입에 소극적인 경우에는

전용실시권자의 권리행사가 제한된다는 점을 고려하면,

특허관련 분쟁 해결수단 중 하나인

권리범위확인심판의 청구인 적격을 인정하는것이 타당하다.

그 결과 2006. 10. 1. 시행된 현행법에서는

전용실시권자의 적극적 권리범위확인심판의 청구인 적격을 인정하고 있다.

소극적 권리범위확인심판에서는 과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나

현재 실시하고 있는 자뿐만 아니라 실시하고 있지 않다고 하더라도

실시할 예정이 있는 이해관계인이 청구인이 되고,

특허권자가 피청구인이 된다.

적극적 권리범위확인심판과는 달리 소극적 권리범위확인심판의 경우에는

확인대상발명을 실시하려고 하는 자도 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를

확인할 실익이 없기 때문에 이해관계인에 포함된다.

그러나 확인대상발명을 실시한 바도 없고 앞으로 실시하지도 아니할 것이라면

이해관계인이라 할 수 없다.

부정경쟁방지법에서 말하는 타인의 상품표지.영업표지

이 법에서 보호하는 표지는 상표권침해와는 달라서

반드시 등록된 표지뿐만 아니라 등록 여부와 관계없이

사실상 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타

타인의 상품임을 표시하는 표지와 영업표지이면 된다.

부정경쟁방지법에서 보호되는 상호, 상표는

주지성을 취득하여 거래계에 공시되어 있으면 충분하고

등기.등록되어 있을 필요는 없기 때문이다.

판례도 부정경쟁방지법상의 상품주체 혼동행위는

등록 여부와는 관계없다고 한다.

그러나 이 법의 취지가 널리 알려진 타인의 신용에 무임승차하는것을 방지하는 것이기 때무넹

상품.영업 표지가 본 규정의 보호를 받기 위해서는 자타상품.서비스업의

식별력을 갖추어야 한다. 상품의 일반 명칭이나 거래상 동종 상품에 관용되는 표지를

보통 사용되는 방법으로 사용하는 것은 상품의 표지로서 보호받을 수 없다.

상표법에서 식별력이 없거나 식별력이 약한 표지라 하더라도

특정인이 오랫동안 독점적으로 사용함으로써 식별력을 획득하는 것을 인정하듯이

식별력이 없는 표지라고 하더라도 오랫동안 독점적으로 사용됨으로써

거래자 또는 일반 수요자에게 특정인의 상품표지로 현저하게 인식되어

특별현저성이 인정된 경우에는 본 규정의 보호대상이 될 수 있다.

그러나 실제로는 사용에 의하여 식별력을 얻기 위해서는

수요자간에 현저하게 인식되어 있을 것이 필요하고

부정경쟁방지법상의 주지성도 국내에 널리 알려져 있을 것을 요건으로 하고 있으므로

양자의 입증방법, 입증정도에 차이가 있는지가 문제된다.

일반적응로 상표법상 수요자에게 현저하게 인식된 상표를 저명상표로 칭하고 있고

원래 사용에 의한 식별력은 특정인의 독점사용이 부적당한 표장에

 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 엄격하게 해석 적용되어야 할 것이라는 점에 비추어

양자는 실질적으로는 동일한 개념으로 파악하여도 무방하다.

다만 제2조 제1호 다목의 국내에 널리 인식된은 주지만을 의미하는 것이 아니라,

주지보다 더 지명도가 높은 저명까지 요구하는 것이다.