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선사용에 의한 통상실시권

선사용에 의한 통상실시권이란 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고

그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나

이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서

그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다.

이를 강학상 선사용권이라 한다.

선사용에 의한 통상실시권이 성립하려면 특허출원시를 표준으로

그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있어야 하므로

과거에 그런 사실이 있었다거나 그 후에 실시가 폐지되어 버린 경우 등과 같이 출원 시

그 실시사업을 지속하고 있지 아니하면 선사용권이 발생하지 아니한다.

또한, 선의일것이 요구되는데, 여기서 말하는 선의란

특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터

알게 된 것을 말한다. 타인으로부터 발명을 알게 된 경우에 그것이 선의인 한

그 발명을 알게 된 경로는 문제되지 않으나, 선사용되는 발명의 과도한 보호를 방지하기 위하여

특허출원한 발명자로부터 발명을 알게 된 경우는 제외되는 것으로 해석함이 일반적이다.

한편, 정당한 권리자인 발명자 또는 이로부터 발명을 알게 된 자가

실시사업 등을 하고 있는 경우 모인하여 특허출원되고 특허된 무권리자의 특허에 대해

선사용권이 인정되는지와 관련하여, 무권리자의 특허가 법 제33조 제1항 본문의

특허요건의 흠결이 있다고 하더라도 특허무효심판에 의한 무효심결이

확정되기 전까지는 유효한 권리이므로 선사용권이 인정된다고 해석된다.

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권리범위확인심판의 확인대상발명

권리범위확인심판의 대상이 되는 확인대상고안의 설명서와 도면이 일치하지 않는 경우,

확인대상고안의 설명 부분을 기준으로 확인대상발명의 기술적 구성을 파악하는 것이지만,

이와 달리 확인대상고안의 설명서와 도면 사이에 불일치가 없는 경우에

확인대상고안의 도면이 예시적인 것에 불과하다는 별도의 기재가 없는 한,

확인대상고안의 도면을 단지 참고도면 정도로만 이해하여서는 아니되고,

확인대상고안의 설명서와 도면을 일체로 해석하여 확인대상고안의 기술적 구성을 확정하여야 한다.

또한, 확인대상발명에서 사용되는 용어의 의미가 명확하지 아니하면

확인대상발명의 설명서뿐만 아니라 필요한 경우 특허발명의 명세서나

출원경과도 참작될 수 있다.

다만, 확인대상발명의 설명부분에 기재되어 있지 아니한 구성은 이에 대한 기재가 없다고 하더라도

그 설명 부분의 전체 기재 내용과 기술상식에 비추어 볼 때 확인대상발명의 구성임이 자명하다는 등의

특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명의 구성요소로 파악해서는 안 되며,

확인대상발명의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은

허용되지 아니한다.

한편, 확인대상발명은 반드시 1개이어야 한다. 다만, 하나의 확인대상발명의 하위개념에 속하는

복수개의 실시예가 기재될 수 있다. 확인대상발명이 여러 개인 것이 명백하거나

확인대상발명이 하나인 것으로 인정하기에는 불명확한 점이나 모순이 있는 경우

석명권 등을 행사하여 그 흠결을 보정하도록 보정명령을 하고, 보정명령에 응하지 않거나

보정에 의해서도 그 흠결이 해소되지 아니한 때는 심판청구를 심결각하한다.

특허발명의 권리범위확인심판을 청구하는 경우 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은

해당 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바,

그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고

특허발명의 구성요서에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이나

다만, 그 구체적인 기재는 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에

필요한 정도는 되어야 할 것이다.

한편, 소극적 권리범위확인심판의 경우 심판청구인이 스스로 확인대상발명의 실시자에

해당하기 때문에 확인대상발명을 정확하게 특정하여야 할 의무에 있어서

피심판청구인의 실시 발명에 대하여 특허발명과 대비할 수 있을 정도로

특정하여야 하는 적극적 권리범위확인심판의 경우보다 그 정도가 더 높다고 할 것이다.

유사디자인 아닌데도 디자인무효된 이유는?

청구인은 피청구인의 디자인은 증거 디자인과 유사해

동일한 인상을 주므로 개별 특성이 결여되어

무효되어야 한다고 주장하였고,

피청구인은 원형의 바닥을 가진 증거물의 디자인과 달리

바닥의 형태가 팔각형이므로 양 디자인은 다른 인상을 준다고 주장하였다.

청구인은 증거자료로 제출한 치즈 스낵 믹스의 포장 용기 사진 3가지와 추가로 다른 디자인을 비교해

피청구인의 디자인이 개별 특성을 갖지 않는다고 주장하였다.

청구인이 예로 든 선행디자인들은 측면이 비틀어지며 바닥으로 이어지는 특징이 있는데

이 특징은 피청구인의 디자인에도 보이는 공통적인 요소이다.

피청구인은 자사의 디자인은 원형의 바닥을 가진 증거디자인과 달리

바닥의 형태가 팔각형이므로 증거디자인과는 다른 인상을 준다고 주장하였다.

그러나 무효심판부는 일반소비자가 제품 구매 시 바닥의 형태는 잘 보이지 않기 때문에

용기의 측면이 가진 특징이 전체 인상을 좌우하는 것으로 판단하였다.

결과적으로 각기 다른 형태의 바닥면 때문에

양 디자인간의 차이점은 인정되었지만

소비자에게 혼동을 주는 유사한 인상이기에

피청구인의 디자인은 무효화 되었다.

청구인의 디자인이 시장에 먼저 알려졌기 때문에 소비자가 이후에 등장한

피청구인의 상품을 보고 청구인의 상품으로 잘못 알고 구매한다면

소비자와 청구인은 피청구인측에 의해 피해를 보게 된다.

무효심판부는 양측의 디자인이 완전히 같진 않지만

소비자에게 이러한 혼동을 유발하기에 그 권리를 무효화 한 것으로

디자인유사판단의 주요부를 그 제품이 실제 판매될 때의

상황까지 고려하여 판결을 내린 것이다.

적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판 비교

적극적 권리범위확인심판은 특허권자, 전용실시권자가 청구인이며

과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나

현재 실시하고 있는 이해관계인이 피청구인이 된다.

피청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인심판청구는

확인의 이익이 없어 부적법하다.

한편, 전용실시권자가 적극적 권리범위확인심판의 청구인이 될 수 있는지에 대하여

기존의 대법원은 법 제135조에서 구체적으로 규정하고 있지 아니함을 이유로

전용실시권자의 청구인 적격을 부정하였다.

그러나 전용실시권자에게 특허발명의 독점적 실시가 보장되고,

전용실시권자라도 현행법상 특허발명에 대한 분쟁이 발생한 경우

당사자로서 직접 침해금지청구, 손해배상청구를 할 수 있으며,

청구인 적격을 부정하였을 때 특허권자가 재외자이거나 분쟁 개입에 소극적인 경우에는

전용실시권자의 권리행사가 제한된다는 점을 고려하면,

특허관련 분쟁 해결수단 중 하나인

권리범위확인심판의 청구인 적격을 인정하는것이 타당하다.

그 결과 2006. 10. 1. 시행된 현행법에서는

전용실시권자의 적극적 권리범위확인심판의 청구인 적격을 인정하고 있다.

소극적 권리범위확인심판에서는 과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나

현재 실시하고 있는 자뿐만 아니라 실시하고 있지 않다고 하더라도

실시할 예정이 있는 이해관계인이 청구인이 되고,

특허권자가 피청구인이 된다.

적극적 권리범위확인심판과는 달리 소극적 권리범위확인심판의 경우에는

확인대상발명을 실시하려고 하는 자도 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를

확인할 실익이 없기 때문에 이해관계인에 포함된다.

그러나 확인대상발명을 실시한 바도 없고 앞으로 실시하지도 아니할 것이라면

이해관계인이라 할 수 없다.

부정경쟁방지법에서 말하는 타인의 상품표지.영업표지

이 법에서 보호하는 표지는 상표권침해와는 달라서

반드시 등록된 표지뿐만 아니라 등록 여부와 관계없이

사실상 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타

타인의 상품임을 표시하는 표지와 영업표지이면 된다.

부정경쟁방지법에서 보호되는 상호, 상표는

주지성을 취득하여 거래계에 공시되어 있으면 충분하고

등기.등록되어 있을 필요는 없기 때문이다.

판례도 부정경쟁방지법상의 상품주체 혼동행위는

등록 여부와는 관계없다고 한다.

그러나 이 법의 취지가 널리 알려진 타인의 신용에 무임승차하는것을 방지하는 것이기 때무넹

상품.영업 표지가 본 규정의 보호를 받기 위해서는 자타상품.서비스업의

식별력을 갖추어야 한다. 상품의 일반 명칭이나 거래상 동종 상품에 관용되는 표지를

보통 사용되는 방법으로 사용하는 것은 상품의 표지로서 보호받을 수 없다.

상표법에서 식별력이 없거나 식별력이 약한 표지라 하더라도

특정인이 오랫동안 독점적으로 사용함으로써 식별력을 획득하는 것을 인정하듯이

식별력이 없는 표지라고 하더라도 오랫동안 독점적으로 사용됨으로써

거래자 또는 일반 수요자에게 특정인의 상품표지로 현저하게 인식되어

특별현저성이 인정된 경우에는 본 규정의 보호대상이 될 수 있다.

그러나 실제로는 사용에 의하여 식별력을 얻기 위해서는

수요자간에 현저하게 인식되어 있을 것이 필요하고

부정경쟁방지법상의 주지성도 국내에 널리 알려져 있을 것을 요건으로 하고 있으므로

양자의 입증방법, 입증정도에 차이가 있는지가 문제된다.

일반적응로 상표법상 수요자에게 현저하게 인식된 상표를 저명상표로 칭하고 있고

원래 사용에 의한 식별력은 특정인의 독점사용이 부적당한 표장에

 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 엄격하게 해석 적용되어야 할 것이라는 점에 비추어

양자는 실질적으로는 동일한 개념으로 파악하여도 무방하다.

다만 제2조 제1호 다목의 국내에 널리 인식된은 주지만을 의미하는 것이 아니라,

주지보다 더 지명도가 높은 저명까지 요구하는 것이다.

특허 통상실시권 / 특허사무소 소담

통상실시권이란 특허권자 이외의 자가 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서

특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 말한다.

통상실시권은 특허권에 부수적인 권리이며, 특허발명을 독점.배타적으로 실시할 수 없는

채권적 권리이다. 따라서 통상실시권을 허락한 후에도 중복되는 범위에서

특허권자가 스스로 실시할 수 있고, 같은 내용의 복수의 통상실시권이 동시에 존재할 수 있으며,

특허권자가 다시 전용실시권을 설정할 수도 있다.

통상실시권은 발생원인에 따라 특허권자와 특허발명을 실시하려는 자와의 계약에 의하여

발생하는 허락에 의한 통상실시권,

특허권자의 의사에 관계없이 법률 규정에 의하여 ㅂ라생하는 법정실시권,

특허권자의 의사에 불구하고 법률 규정의 만족과 특허청장의 결정 또는

특허심판원의 심판에 의하여 발생하는 강제실시권으로 구분된다.

통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도

그 효력이 발생하며, 제81조의3제5항 제103조부터 제105조까지,

제112조,제182조,제183조 및 발명진흥법 제10조 제1항에 따른 통상실시권은

등록이 없더라도 제1항에 따른 효력이 발생한다.

통상실시권의 이전.변경.소멸 또는 처분의 제한,

통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정.이전.변경.소멸 또는 처분의 제한은

이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다.

디자인특허 침해소송으로 보는 공정경쟁의 원칙

원고는 피고가 자신의 키트 제품과 패키징 디자인을 침해했다고 주장하며

자신의 PACK-MAX상표침해에 대한 배상을 청구하였고,

피고는 원고의 디자인은 기능적인 것으로

디자인특허 대상이 될 수 없고 원고의 상표외장은 식별력이 없다고 반박하였다.

이번 디자인특허 침해소송은 미 특허청에 등록된 원고의 디자인을

피고사에서 판매되는 디자인이 디자인침해 행위에 해당한다는 이유로

손해배상을 청구한 판례이다.

이에 미지방법원은 원고의 투명한 지퍼백 속에 담긴 병과

용기의 디자인과 그 배열, 그리고 디스플레이 카드의 형태와 홈은 기능적인 것으로,

원고의 디자인특허는 자명하다고 판결하였다.

따라서 디자인특허의 무효사유가 될 수 있는 원고의 디자인침해 소송은 기각되었고

제품의 이미지와 전반적인 외형을 다루는 상품외장 침해 청구에서도

원고의 기능적인 특성과 식별력 결여로 소송이 기각되었다.

두 여행 키트 디자인은 모두 여객기 탑승 시 액체와 젤 수송에 관련된 법의 규정에 맞게 제작된 형태이다.

1쿼트 크기의 투명 지퍼백에 3온스 이하 용량의 용기에 담아야만

수송이 가능한 제품이다. 비록 원고가 우선적으로 디자인특허로 등록하였으나

이번 판례는 특정한 기능에 따른 디자인의 경우 공정경쟁의 원칙에 따라

지속적인 독점적 권한을 갖기 어렵다는 것을 보여주는 사례라고 볼 수 있다.

상표권침해 소송으로 알아보는 관용상표

청구인은 사용표장 중 데크 및 DECOSHEET는 그 사용상품의 용도와 형상을 나타내고 있어,

비록 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도

등록상표의 상표권의 효력이 미치지 않는다고 주장하였다.

피청구인은 청구인의 사용표장은 등록상표와 동일 또는 유사하여

등록상표의 권리범위에 속한다고 하였다.

장식의 뜻을 가진 영문자로 데커레이션으로 발음되는 decoration은

우리나라 영어보급수준에 비추어 볼 때 일반 수요자가 쉽게 그 뜻을 알 수 있는 단어이며

일반 수요자나 거래자는 장식용시트에 사용된 DECOSHEET라는 상표를

일단 DECO 와 SHEET로 분리 관찰하여

SHEET는 장식용 시트의 형태인 얇은 판을 나타내고

DEDO로부터는 쉽게 위 영문자 decoration을 직감할 수 있는 점에 비추어

데코 및 DECOSHEET는 그 사용상품의 용도와 형상을 나타내고 있어

이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 장식용 시트 내지 미장재와 관계되는 비닐시트 등에 대하여는

관용상표로서 식별력이 없다고 할 것이다.

관용상표라고 함은 특정종류에 속하는 상품에 대하여

동업자들 사이에 자유롭고 관용적으로 사용되고 있는 표장을 말하는바,

그 대부분은 본래 상표로서 기능을 하였던 것이 많다고 할 것이나, 그렇다고 하여

당초부터 자타 상품의 식별력을 갖춘 상표만이

후에 관용상표가 되는 것은 아니라고 할것이다.

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부정경쟁방지법에서 말하는 혼동과 유사의 관계

상표법상 유사 개념이 상표의 권리범위에 관한 기술적 기준으로서

경험칙에 의하여 수요자간에 일반적, 추상적으로 출처의 혼동을 야기할 위험이 있는가

여부를 기준으로 하여 판단하는 것인데 비하여, 부정경쟁방지법상의 표지의 유사여부의 판단은

표지 그 자체의 형식적인 대비가 1차적으로 중요하나

그 이외에 구체적 출처 혼동의 위험을 기준으로 하여서도 판단하여야 하는 점에서

보다 탄력적이다.

즉, 주지의 성명, 초상, 상표, 상호 등과 호칭이나 외관 또는 관념 등을 대비하여

추상적으로는 유사표지라고 볼 수 없는 표지라도

그 표지의 구성이나 아이디어 등으로 보아 용이하게 주지 표지를 연상시켜

출처의 혼동을 야기할 수 있는 경우에는 유사표지로 보게 된다.

이같이 부정경쟁방지법상 표지의 유사판단은 표지의 저명성,

표지의 주변상황, 표지의 전체적 인상 등도 판단에 영향을 미친다.

따라서 영업 주체의 지리적 위치, 종전의 관계표지를 선택한 동기,

표지에 나타난 악의, 영업주체의 대비, 상품의 유사성, 상품의 모양과 색깔,

표지와 다른 문자 및 도형의 위치, 동일한 종류의 상품에 사용된

다른 영업자의 표지의 상태, 표지의 주지성의 정도와 표지의 종류,

표지 또는 표지주체가 수요자에게 주는 인상, 표지가 신조어인가 또는

보통명사인가 하는 점 등을 고려하여야 한다.

유사한 경쟁관계에 있거나 그 표지가 비슷하면

거래자나 수요자에게 혼동을 불러일으키는것은 당연하다.

혼동은 경쟁관계의 근사성과 표지의 근사성에 의해 일어나므로,

경쟁관계에서 상품이나 영업의 동종성이 강하면

강한 만큼 혼동의 위험이 크며, 또 표지의 근사성이 강하면

강한 만큼 혼동의 위험이 크다.

상표가 유사하면 혼동이 생길 개연성이 크므로

유사라는 형식적 기준을 정형화시켜놓고

동일.유사=침해라는 법적 장치를 통해 등록상표를 간이 신속하게 보호하는것이

상표법이라면, 실질적 혼동초래행위를 금지하여

공정한 경쟁을 보호하려는 것이 부정경쟁방지법이다.

즉 부정경쟁방지법에서는 실질적 혼동의 개념이 중요하며

상표법상 유사개념은 혼동초래행위냐 아니냐를 판단하기 위한 보조적, 자료적 사실로서의

의미를 가진다.

특허거절됐다면 어떻게해야하죠?

특허출원인은 신규성 또는 진보성 위반으로 거절이유통지를 받은 경우

취지 및 증명서류를 제출하면서 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 주장을 할 수 있다.

다만, 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 출원한 경우에 한하고,

법 제30조 제1항제1호의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 의한 공지는

법 제30조 제1항 제2호의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의

의사에 반한 공지와 달리 보완수수료를 납부하여야 한다.

특허출원인은 무권리자의 특허출원으로 인해 거절이유통지를 받은 경우

정당권리자의 주장을 하여 무권리자 출원의 출원일로 소급효를 인정받을 수 있다.

다만, 정당권리자 출원이 무권리자 출원의 출원일로 소급되기 위해서는

정당권리자의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이

무권리자의 최초 명세서 또는 도면에 포함되어 있어야 하기 때문에

동일성판단을 전제로 하는 거절이유에 한한다.

특허출원인은 심사관이 지적한 거절이유를 극복하기위해 보정할 수 있다.

예를들어, 신규성 또는 진보성 위반으로 거절이유통지를 받은 경우

청구범위를 삭제하거나 감축하는 보정 등을 통해 거절이유를 극복할 수 있을 것이다.

심사관은 청구범위의 청구항별로 특허요건을 검토하지만

하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 경우에는

특허출원 전체를 특허거절결정한다.

따라서 출원인은 청구범위에 기재된 청구항 중 일부 청구항에 대해서만

거절이유통지를 받은 경우에는 의견서 제출기간에 거절이유가 없는 청구항은

분할출원하여 먼저 등록받고, 거절이유가 있는 청구항은

별도로 거절이유를 다툴 수 있다.

특허출원인은 심사관으로부터 진보성에 위반되었다는 이유로

거절이유통지 또는 특허거절결정을 받은 경우에

최초 특허거절결정등본의 송달일로부터 30일 이내 변경출원을 고려해볼 수 있다.

실용신안은 특허보다 창작수준이 낮은 정도의 진보성인

극히 용이성을 요구하기 때문에 특허출원이 진보성에 위반되었다고 할지라도

실용신안출원은 진보성에 위반되지 않을 수 있기 때문이다.

다만, 실용신안등록출원의 보호대상이 물품의 형상.구조 또는 조합이어야

관한 고안이어야 하기 때문에 물질발명이나 방법발명은

진보성에 위반되었다고 할지라도 변경출원을 할 수 없다.