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상표등록취소된이유, 상표권분쟁 소송 사례로 알아보기!

원고는 이 사건 등록서비스표인 Ktdom을 실제 사용에 있어

실사용상표인 KTdom으로 사용한것은

동일성의 범주 내에 있는 사용이며, 비교대상서비스표는 영문자 두 자로 이루어진

간단하고 흔한 표장으로 식별력이 없기에

원고의 사용당시에는 등록되지 않았다고 주장하였다.

피고는 원고가 사용한 실사용서비스표는 사용이전부터 피고의 비교대상서비스표가

저명성을 획득하였고, 더불어 원고의 등록서비스표에 대한 실사용서비스표는

상표법 동일성 범주를 벗어난 제 73조 제1항 제2호에 해당되어

취소되어야 한다고 주장하였다.

피고가 원고에 대하여 실사용서비스표의 사용을 허락하였다는 점에 대하여는

이를 인정할만한 증거가 없고 비교대상서비스표가 저명성을 획득하기 이전부터

실사용서비스표를 사용해왔다고 하더라도 이 사건 등록서비스표의 출원 및 등록 이후에도

이 사건 등록서비스표와 유사한 실사용서비스표를 계속 사용해온 이상

실사용서비스표의 부정사용에 대한 고의가 있다고 볼 수밖에 없다.

또한 피고의 비교대상서비스표가 2007. 1. 22.에 이르러서야

서비스표 등록이 되었다는 점만으로 위와 같은 추정을 번복하기에는 부족하므로

원고는 이 사건 등록서비스표와 유사한 실사용서비스표
를 사용함으로써 수요자로 하여금 피고의 업무에 관련된 서비스업과의 혼동을 생기게 하였으므로
이 사건 등록서비스표는 취소되어야 한다.

상표법 제73조 제1항 제2호에서는

‘상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써

수요자로 하여금 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’를

상표등록의 취소사유로 규정하고 있는바, 본건의 경우 원고는 자신이 등록한 등록서비스표를 동일성의 범위를

초과하여 실사용서비스표를 사용하였으며, 특히 피고의 등록서비스표와 유사한 요부를 강조하여

서비스표를 고의로 그 지정 서비스업에 사용함으로서 소비자에게 혼동을 야기하였으므로

이에 대한 유사적 사용에 주의 하여야 한다.

특허권 적극적효력과 소극적효력

특허권 효력은 적극적효력과 소극적 효력으로 구분된다.

적극적효력이란 독점성에 기인한 효력으로서

특허권자만이 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 말한다.

법 제 94조에서는 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하다고 하여

적극적효력의 근거가 되고 있다.

소극적효력이란 배타성에 기인한 효력으로서 정당한 권원 없는 제3자가

특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 업으로서 실시하면

이를 침해라고 하여 배제할 수 있는 권리를 말한다.

타인의 실시가 침해가 되는 경우 특허권자는 침해자에 대하여 그 실시를 중지할 것을 청구할 수 있고

침해행위로 인하여 손해를 입은 경우에는 손해배상청구 등의

각종 민.형사상의 제재조치를 취할 수 있다.

특허법에서는 소극적 효력에 대해 직접적으로 규정하고 있지 않으나,

적극적 효력인 독점성을 보장하기 위해서는 독점성을 침해하는 행위에 대해서

그 행위를 배제할 수 있는 배타성이 있어야 한다고 하여

소극적 효력을 간접적으로 파악하고 있는 것이 일반적이다.

그러나 소극적효력을 독점성의 반대급부로서 간접적으로 규정된 것으로 이해하는 경우,

특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때

전용실시권자의 범위에서는 특허권자의 독점적 실시가 유보되어 있어

제3자가 무단으로 실시하더라도 특허권의 침해가 되지 않기 때문에

특허권자에게는 침해에 대한 소권이 인정되지 아니한다고 해석되는데,

이는 현재 실무상 인정되고 있는 특허권자의 침해금지청구권 및 손해배상청구권 등에 관한

소권을 설명할 수 없고, 소극적 효력이 적극적 효력에서 비롯되는데

소극적 효력의 범위가 적극적 효력의 범위와 상이하다는 문제점이 있다.

또한, 법 제94조에 근거를 두고 있는 적극적 효력은 이용.저촉 관계에 있는 선출원 권리자의 허락을 받지 않고는

실시할 수 없다는 법 제98조의 규정에 의하여

상당히 제한되고 있음을 고려할 때

특허권의 본질은 타인의 무단실시를 금지시킬 수 있는 소극적 효력에 있다고 봄이 상당하다.

따라서, 특허권의 소극적 효력, 즉 침해에 대한 규정을 명시적으로 두는것이 바람직할 것이다.

영업비밀침해에 대한 손해배상책임

고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상의 이익을 침해하여

손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 짐은 물론이다

(법 제 11조).

영업비밀 침해로 인한 손해액 산정은 다른 지식재산권 침해의 경우보다 어려운 문제이다.

침해에 의하여 영업비밀성이 상실되었는지 여부에 따라 손해의 개념이 달라질 수 있다.

금지청구 등으로 침해에도 불구하고 비밀성을 잃지 않았다면,

단순히 매출의 감소분이나 상대방이 얻은 이득액이 산정기준이 될 수 있다.

하지만 그 비밀성을 잃게 된 경우라면 그와 같은 정보를 독자적으로 개발하기 위하여

소요되는 비용도 중요한 요소가 될 수 있다. 부정경쟁방지법은 다른 지식재산권과 같이

손해액 추정에 관한 규정(법 제14조의 2)을 신설하여,

영업비밀 침해도 다른 부정경쟁행위로 인한 손해액 추정과 똑같은 법리가 적용된다.

고의.과실은 영업비밀 침해행위에 대한 주관적 요건이고,

손해 발생에 대한 요건은 아니다. 따라서 고의.과실에 의한 침해행위가 인정되는 이상

그와 상당인과관계에 있는 모든 손해가 배상의 범위에 들어간다.

법원은 고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로

영업비밀 보유자의 영업상의 신용을 실추시킨 자에게는

영업비밀보유자의 청구에 의하여

손해배상을 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는데에

필요한 조치를 명할 수 있다(법 제12조).

영업비밀침해 상담은

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관할법원찾기, 부정경쟁행위 금지청구 소송은?

토지관할은 부정경쟁행위자의 보통재판적 소재지 법원에 있다.

지식재산권에 관한 소도 재산권에 관한 소이기 떄문에

의무이행지의 특별재판적이 문제되는데(민사소송법 제8조),

지식재산권에 관한 소 중 손해배상청구의 소는

지참채무의 원칙(민법 제 467조)에 따라 채권자인 원고의 주소 또는

영업소가 의무이행지가 되어 원고의 주소지 또는 영업소의 관할이 인정된다.

침해금지청구의 소는 부작위채무의 이행을 구하는 소로서

부작위를 구하는 지역적 범위가 한정되어 있다면

그 지역이 의무이행지가 되어 그 지역에서의 특별재판적을 인정할 수 있다.

하지만 지역적 범위가 한정되어 있지 않다면

모든 지역을 의무이행지로 보아 그 모든 지역에 의무이행지의 특별재판적을

인정할수는 없기에, 채무자의 주소지를 의무이행지로 보아야 할 것이어서

그 의무이행지가 채무자의 보통재판적 소재지에 불과하여

의무이행지의 특별재판적 규정에 특별한 의미가 있는 것이 아니다.

불법행위지의 특별재판적에 관하여 살피건대, 지식재산권에 관한 소 중

손해배상청구의 소는 원고의 지식재산권을 침해하는 불법행위로 인한

손해배상을 구하는 소로서 민사소송법 제 18조 소정의 불법행위에 관한 소에 해당하는 것이

명백하기에, 불법행위지의 특별재판적을 인정하는데 아무런 문제가 없다.

지식재산권에 관한 소 중 피고의 특정한 상호의 사용이 부정경쟁행위에 해당한다 하여

피고의 상업등기 중 상호 부분의 말소를 구하거나

피고의 인터넷 도메인이름의 사용이 원고의 상표권침해나 부정경쟁행위에 해당한다 하여

도메인 등록의 말소를 구하는 소 등은 민사소송법 제21조에 의하여

등기, 등록지의 특별재판적이 인정되기에

등기 또는 등록할 공무소의 소재지에 대하여 특별재판적이 인정된다.

지식재산권에 관한 특별재판적에 관하여 보건대

민사소송법 제24조는 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는

제2조 내지 제23조의 규정에 따른 관할법원소재지를 관할하는

고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할수 있다고 규정하고

같은 법 제36조 제1항은 법원은 지식재산권에 관한 소가 제기된 경우

그 소송의 전부 또는 일부를 제24조 규정에 따른 관할 법원에 이송할 수 있다.

다만 이로 인하여 소송절차를 현저히 지연시키는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하였다.

특허 전용실시권이란? / 특허사무소 소담

전용실시권이란 특허권자 이외의 자가 설정행위로 정한 범위에서

독점.배타적으로 그 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 말한다.

전용실시권은 특허권에 부수적인 권리이며

설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 독점.배타적으로 실시할 수 있는

허락에 의하여 발생하는 물권적인 권리이므로

시기.지역.실시내용이 중복되는 둘 이상의 전용실시권은 병존할 수 없다.

특허권자는 그 특허권에 의하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있는데,

전용실시권은 특허권자의 의사에 의한 설정계약에 의해서만 성립하고

이를 등록하여야만 효력이 발생한다.

전용실시권의 설정등록은 전용실시권자와 특허권자가 공동으로 신청을 하여야 하며

신청서에는 등록원인을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

한편, 등록이 되지 아니한 전용실시권의 법적 성질은

특허권자와의 관계에 있어서

독점적 통상실시권과 유사하나 국내법상 독점적 통상실시권은

인정되지 않기에 통상실시권으로서의 효력만이 인정될 뿐입니다.

전용실시권의 구체적 효력은 사적자치의 원칙에 따라 당사자간의 계약에 의해 정해지며

당사자간의 계약은 사회질서에 반하지 아니하면

실시료액, 실시료의 지급방법, 지급시기, 실시권의 범위나 그 밖의 권리.의무사항 등을

포함할 수 있다.

특허권자는 특허권의 전 범위에 대하여 전용실시권을 설정할 수도 있고

범위를 한정하여 그 일부에 대하여 설정할 수도 있다.

또한 특허권자는 특허발명의 사용부야 또는 제품의 생산슈량을 제한하여

전용실시권을 설정할수도 있다.

전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을

업으로서 실시할 권리를 독점한다. 따라서 전용실시권자는 설정된 범위에서

정당한 권원없이 자기의 권리를 침해한 자에 대하여 민.형사상 제재조치를 취할 수 잇고,

특허권자라고 하더라도 전용실시권을 설정한 범위에서는

전용실시권자의 허락없이 특허발명을 실시하는 경우 역시 전용실시권의 침해가 된다.

전용실시권은 특허권에 부수적인 권리이므로

특허권의 효력이 제한되는 일정한 경우에는 전용실시권 효력도 제한된다.

또한, 전용실시권이 공유인 경우에는 공유자간에 특허발명의 실시에 대하여

약정한 경우가 아니라면 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고

각 공유자는 스스로 특허발명을 실시할 수 있음은

특허권의 공유의 경우와 같다.

공유 특허권 포스팅

http://yoinjae.tistory.com/85

부정경쟁방지법에서 말하는 출처지 오인야기행위

출처지 오인야기행위는 상품이나 그 광고에 의하여

또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통신에

그 상품이 생산.제조 또는 가공된 지역 외의 곳에서

생산 또는 가공된 듯이 오인하게 하는 표지를 하거나

이러한 표지를 한 상품을 판매.반포 또는 수입.수출하는 행위를 말합니다(법 제2조 제1호 마목).

여기의 출처지는 생산지.제조지.가공지를 의미하며,

원산지와 같은 개념입니다.

유명한 생산지는 원산지 명칭에 해당하는 경우가 전형적이고,

유명한 제조.가공지의 예로는

스위스(시계), 파리(향수)등입니다.

이러한 출처지 표기는 거짓일 필요는 없고

오인하게 하면 충분합니다.

예를들어 수입품에 국내산인것처럼 신토불이라고 표기하거나

화장품에 모두 불어를 사용하면서

마치 프랑스산인 것처럼 암시하거나

일본 후지산을 배경으로 넣어 마치 일본제품인 것처럼

암시적인 표시를 하는것 등에까지 널리 적용되는 것입니다.

소비자에게 오인 가능성이 있는 한 유럽풍이니, 프렌치 스타일이니

이러한 용어를 사용하는 것 역시 여기에 해당될 수 있다는 것입니다.

출처지 등을 사실과 다르게 오인하게 하는 표지를 하는 행위 및

이러한 표지를 한 상품을 판매 그 밖의 방법으로 유통 상태에 두는 행위 역시 포함합니다.

정당한 권원이 없는 자는 대한민국이 외국간 양자간 또는

다자간으로 체결하여 발효된 자유무역협정에 따라 보호하는 지리적 표시에 대하여는

제2조 제1호 라목 및 마목의 부정경쟁행위 이외에도

지리적 표시에 나타난 장소를 원산지로 하지 아니하는 상품에 관하여

진정한 원산지 표시 이외에 별도로 지리적 표시를 사용하는 행위,

지리적 표시를 번역 또는 음역하여 사용하는 행위를 할 수 없습니다.

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상표법 제51조 제1항 제1호 - 부정경쟁의 목적

원고는 피고가 등록상표의 설정등록 후에

자신의 신용 내지 명성을 이용하여

부당한 이익을 얻을 부정경쟁의 목적으로 확인대상표장을 사용하고 있어

권리범위에 속한다고 주장하였다.

피고는 확인대상표장은 자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로

표시하는 상표로서

등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였다.

확인대상표장의 사용자인 피고가 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로

확인대상표장은 자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표로서

상표법 제5조 제1항 제1호 본문에 해당한다는 등의 이유로

소극적 권리범위확인심판을 청구한 사례이다.

등록상표 표장은 피고가 확인대상표장으로 상호를 변경할 당시

지정상품에 대하여 주지성을 얻을 정도에 이르지 못하였다고 하더라도

국내 의약품 관련 업계에서 원고 상호 또는 서비스표로서

이미 널리 알려져 있었고, 피고도 등록상표 등록 이후에

등록상표 표장이 포함된 상호를 변경한 점,

등록상표와 확인대상표장은 조어로서 식별력이 있는 메디팜 부분만으로 호칭될 수 있어서

전체적으로 유사한 점 등을 종합할 때

피고가 등록상표 설정등록 후에 원고의 신용 내지 명성을 이용하여

부당한 이익을 얻을 부정경쟁의 목적으로

확인대상표장을 사용하고 있다고 판단하였다.

상표법 제51조 제1항 제1호 단서에 규정된 부정경쟁의 목적이란

등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고

단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로

그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며

상표권 침해자 측의 상표 선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지 등

주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및

영업활동의 지역적 인접성, 상표권침해자 측의 현실적인 사용상태 등의

객관적 사정을 고려하여 판단하여야 합니다.

상표법 제51조 제1항 제1호 단서 규정은 어떤 명칭이나 상호 등의

신용 내지 명성에 편승하려는 등 목적으로 이를 모방한 명칭이나 상호 등을

표장으로 사용하는 것을 금지시키는 데 그 취지가 있으므로,

등록된 상표가 신용을 얻게 된 경위는 문제되지 않으며

지정상품에 대하여 주지성을 어덩야만 부정경쟁의 목적이 인정되는것도 아니다.

공유 특허권의 문제

공유인 특허권이 침해된 경우

공유자 모두가 아닌 각자가 그 침해에 대하여

특허권에 의한 조치를 취할 수 있는지 문제가 있다.

침해금지청구는 일종의 보존행위이기 때문에

특허권 침해가 있을 때에는 각 공유자는 자기 지분권에 기하여

단독으로 특허권 전체에 대해 침해금지청구권을 행사할 수 있다고 하여야 할 것이다.

한편, 손해배상청구권을 행사할 수 있는지에 대해서는

견해의 대립이 있지만

손해배상청구권은 가분채권이므로 각 공유자는 자기의 지분 비율에 따른

손해액의 청구를 하는 손해배상청구를 할 수 있다고 보는것이 타당하다.

특허권이 공유인 경우 민법의 공유물분할청구권에 관한 규정이 유추적용되어

공유물 분할금지 특약이 없는 한 공유특허권의 분할청구가

가능하다고 해석된다.

이는 공유특허권자간에 신뢰관계를 상실한 경우

그 결속관계에서 벗어날 수 있도록 해 주는 것이 타당하기 때문이다.

다만, 특허궈은 무체재산권이기 때문에 분할방식은 현물분할은 인정될 수 없고

특허권의 처분에 따른 대금분할방식에 의할 수밖에 없다고 할 것이다.

특허권이 공유인 경우에는 지분 비율에 상광넚이 공유자 모두가 특허발명 전체를

실시할 수 있기 때문에 공유자 각자의 자본력.기술력 여하에 따라 다른 공유자에게 미치는

영향이 지대하고, 이로 인해 수익.처분의 측면에서 제한이 따른다.

그런데, 공유자 중 일부가 이러한 제한을 위반하여

제3자에게 실시권을 설정하는 계약 등의 행위를 한 경우

다른 공유자는 제3자에 대해서는 특허권의 침해를 이유로

민.형사적 조치를 취할 수 있지만

계약 등을 한 공유자에 대해서는 특허법상 아무런 조치도 취할 수 없다.

부정경쟁행위 저명표지 식별력.명성 손상행위

저명표지 희석행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 또는 나목의 혼동하게 하는 해위 외에

비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이

국내에 널리 인식된 타인의 성명.상호.상표.상품의 용기.포장 그밖에 타인의 상품 또는

영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나

이러한 것을 사용한 상품을 판매.반포 또는 수입.수출하여

타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위를 말한다.

부정경쟁방지법은 국내에 널리 알려진 상품표지.영업표지의 혼동 외에

비상업적 사용 등의 정당한 사유 없이 저명상표의 표지의 식별력이나 명성을

부당한 방법으로 손상시키는 것을 부정경쟁행위 유형에 포함시켰다.

위 조항이 포함된 개정 부정경쟁방지법은 2001. 7. 1. 부터 시행되고 있다.

이러한 행위는 소비자에게 직접적인 손해를 가져오는 다른 부정경쟁행위와 다르므로

부정경쟁방지법 제5조와 제6조는 고의가 있는 경우에만

손해배상과 신용회복의 책임을 묻도록 규정하고 있다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 나목의 국내에 널리 인식된이

주지를 의미하는 것임은 판례상 확립된 견해이나, 제2조 제1호 다목의

국내에 널리 인식된은 주지보다 더 지명도가 높은 저명까지 요구하는 것이다.

상표보호를 주된 목적으로 하는 연방상표희석화방지법의 보호 대상이 되는 상표는

저명상표 내지 유명상표에 한정되어야 하고

우리 부정경쟁방지법의 희석화 규정이 연방상표희석화방지법에서 유래한 점 및

그 입법목적에 비추어 보면 비록 법문상으로는 상표법 제2조 제1호 가목, 나목과

동일한 표현으로 되어 있지만

그 보호대상이 되는 상표를 저명상표로 한정하여 해석하는것이 타당하다.

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특허권의 하자에 의한 제한

출원한 발명의 특허요건 흠결이 있는 경우

특허등록이 되지 아니하여야 하는데,

착오로 등록된 경우가 있을 수 있다.

특허법은 등록주의를 채택하고 있는데

엄격한 심사를 거친 후에 설정등록에 의하여 발생한 특허권은

특허요건에 흠결이 있다고 하더라도 특허무효심판의 무효심결의 확정에 의한

소멸등록에 의하여 소멸하기 전까지는

유효한 권리로 보아 법적 안정성을 도모하여야 한다.

따라서 무효심결확정에 의하지 않고도 다른 절차에서 당연무효라 할 수는 없다.

특허요건의 흠결에 있어 하자가 있는 특허권이라도

원칙적으로 권리가 유효하면 권리범위가 인정된다.

따라서 정당한 권원없이 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을

실시하려는 제3자에 대해서는

특허권의 침해를 이유로 권리행사를 할 수 있다.

다만, 권리행사 후 무효심결의 확정에 의하여

특허권이 소급하여 소멸한 경우,

권리침해소송 등의 민사소송의 확정판결 혹은

침해죄의 확정판결에 대하여

재심의 소를 제기할 수 있다.

또한, 특허권자가 무효심결의 확정 전에 특허권을 행사하여

고의 또는 과실로 타인에게 손해를 입힌 경우

그 손해를 배상하여야 하며, 고의 또는 과실에 의하지 아니한 경우라도

부당이득은 반환하여야 한다.

다만, 특허가 무효임이 명백한데도 불구하고

다른 절차에서 그 특허의 권리행사를 인정해야만 한다면

오로지 침해 여부에만 관심을 갖는 당사자에게

공익의 대표자로서 특허무효심판을 청구할 것을

강요하는 결과가 될 뿐만 아니라 절차가 부당하게 지연되는 등의

문제점이 있어 학설과 판례는 일정한 경우에 특허권의 권리범위나

그 행사를 제한하는 방법 등으로

합리적인 해결을 모색하고 있다.