특허소송과 특허심판의 관계

 

법 제186조 제6항에서는 심판을 규정할 수 있는 사항에 관한 소는

심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다고 규저하고 있으므로

결과적으로 특허소송에 대해서는 심판전치주의를 강제하는 것과 같게 되었다.

특허소송은  심결 등에 대한 소송만을 허용하기 때문에

심결이나 각하결정이 아닌 사항에 대해서는 소를 제기할 수 없다.

 

 

 

예를 들어 특허거절결정에 대해 소를 제기하기 위해서는 특허심판원에 불복하여

기각심결을 받은 경우이어야 한다. 이와 같이 소송의 대상과 절차를 취하는 이유는

발명의 성질상 판단에 특수의 전문지식을 요하기 때문이다.

 

 

 

 

한 심판사건과 다른 심판사건 또는 심판사건과 소송사건과의 사이에

밀접한 관계가 있고 이들 사에이 심리의 진행을 조정할 필요가 있는 경우가 적지 않다.

예컨대 무효심판과 권리범위확인심판 또는 특허침해소송과 해당 특허의 무효심판 등이

각각 계속하는 경우 등이다.

이러한 경우는 법원은 소송절차에서 필요하면 특허출원에 대한 특허여부결정이 확정되거나

특허에 관한 심결의 확정이 있을때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.

 

 

 

 

특허법원에 소가 제기되더라도 특허심판원은 특허법원의 하급심 법원이 아니므로

심판기록을 특허법원에 이관할 의무가 없고

당사자는 특허심판원에 제출한 것과 동일한 자료라고 하더라도

특허법원에 다시 제출하여야 한다.

 

 

 

즉 심판절차와 특허법원 소송절차 사이에는 그 절차의 연속성을 인정할 수 없으므로

심결원본이나 그 밖의 일건 기록서류는 특허법원에 소가 제기된다하더라도

심판원에서 특허법원으로 당연히 송부되는 것이 아니다.

이 경우 특허법원은 심리의 편의상 필요하다고 인정할 경우 특허청장 또는 심판원장에게

심사.심판.등록서류 등본의 송부를 촉탁하거나

당사자에게 그 등본을 제출하게 할 수 있다.

 

 

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여인재 변리사

대기업출원소송 담당팀장 출신 변리사 변리사 출신 변호사가 함께 만들어가는 특허법률사무소 소담입니다.

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영업비밀침해 금지청구 / 특허법률사무소 소담

 

영업비밀 보유자는 영업비밀 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행위에 의하여

영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우에는

법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며(법 제10조 제1항),

침해행위를 조성한 물건의 폐기나 침해행위에 제공된 설비의 제거,

그 밖에 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 아울러 청구할 수 있습니다

(법 제10조 제2항).

 

 

 

부정경쟁행위에 대한 금지청구권과 똑같은 형식으로서

현재 진행 중인 침해행위의 금지청구,

장래 발생할 우려가 있는 침해 행위의 금지를 구하는 예방청구,

침해행위의 조성물 등의 폐기, 제공 설비의 제거 등 부대청구가 있습니다.

 

 

 

 

부정취득행위, 부정사용행위, 부정공개행위 등에 대한 금지청구는

이들 행위의 금지를 구하는 즉, 부작위채무 이행청구인데요

부정사용행위는 일반적으로 영업비밀의 사용이 계속되고 있는 경우가 많을 것이기에

계속적인 사용으로 그 비밀성이 해제되어 영업비밀이 소멸되어 버리기 전에

이를 금지시키는 것이야말로 유효한 구제 수단이 됩니다.

 

 

 

금지청구를 할 수 있는 자는 영업비밀에 관한 부정행위로

영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 영업비밀의 정당한 보유자

또는 그 영업비밀에 관하여 고유한 이익이 있는 자입니다.

영업비밀의 최초 개발자, 정당한 양수인, 허락을 받은 사용자등은

고유한 이익을 가지고 있는 자입니다.

 

 

 

 

다만 영업비밀의 경우에는 챔해행위가 있거나 또는 침해행위를 할 우려가 있다고 인정되면

영업상 이익의 침해 내지 그 우려가 있는 것으로 보아야 합니다.

침해행위를 할 우려가 있는 경우란 단지 침해의 개연성이 있는 정도로는 부족하고

개연성이 상당히 높은 경우를 말합니다.

 

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유사디자인 판단 - 색상은 유사디자인 판단 기준이 될 수 있을까

 

카시트 등록 디자인 분쟁 사례

 

 

청구인은 과거에 카시트를 판매하기 위해 피청구인과 사업관계에 있었고

자신의 증거물과 피청구인의 디자인은 유사하여

신규성 및 개별특성을 상실한다고 주장하였고

이에 피청구인은 청구인의 증거물과 색상 및 디자인이 다르다고 맞섰습니다.

 

 

 

이번 디자인무효소송은 청구인이 피청구인의 자동차용 어린이 시트 디자인이

이전에 카탈로그에 공개된 디자인과 동일하다는 이유로

디자인무효소송을 제기한 디자인 분쟁 사례 입니다.

 

 

 

 

OHIM무효심판부는 피청구인의 디자인이 유럽의 등록요건인 신규성과 개별특성을

상실하는지 여부에 대한 판단을 하였는데요

신규성에 관해서는 양 디자인은 측부에 날개를 구비한 동일 형상 및 2가지 색상으로

구성되었다는 공통점은 있짐반 날개 부분의 색상이 달라 유사디자인이 아니라고 보았습니다.

 

 

 

 

하지만 두번째 개별 특성에 대해서는 차량 내부의 다양성에 맞춰 시트는 다양한 색상으로 제공되기에

이번 디자인 분쟁 판례에서 색상의 차이는 전체적인 인상에

큰 비중을 차지하지않아 양 디자인은 유사디자인이라 판단하였습니다.

 

 

 

 

이번 디자인 분쟁 사례에서 OHIM 무효심판부는 신규성 판단시 색채의 차이를 언급하였는데요

국내디자인보호법에서는 디자인이라 함은 물품의 형상, 모양, 색채 또는

이들을 결합한것으로 정의하고 있기에

색채가 디자인의 일부분임을 알 수 있습니다.

하지만 색채는 모양이나 형상을 구성하지 않으면 디자인등록을 받을 수 없으며

색채만으로는 유사디자인 판단 요소가 되지 못하여 동일성 판단시에만 고려대상이 됩니다.

 

 

 

 

디자인출원 디자인분쟁 소송 시

유사디자인인지 아닌지 특허적인 부분으로 접근하여

전문가의 도움을받아 진행하시는것을 권합니다.

 

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상표법 제6조 제1항 제7호 - 식별력 없는 상표

 

 

 

 

이 사건 출원상표는 영문으로만 구성된 문자 상표로서 “물”이라는 의미를 가진

영어 단어 “Water”와 “… 안에서, …중, …의 상태로” 등의 의미를 가진 영어 단어 “In”이

각각 대문자로 시작하여 나란히 기재된 문자상표로서,

위 두 단어가 불가분적으로 결합되었다거나 혹은 위 두 단어가 결합하여

새로운 의미를 가진다고는 볼 수 없으므로

이를 쉽게 분리하여 관찰할 수 있을 것이고, 위 두 단어를 발음할 때 “워터인” 또는 “워터린”이라고

비교적 짧게 호칭된다고 하더라도

위 두 단어를 분리하여 관찰할 수 있는 사정에는 변함이 없다고 할 것이다.

 

 


 

이 사건 출원상표의 지정상품 중 “리퀴드루즈”는 그 특징이

액상으로 되어있는 점에 있다고 할 것이고, “양치액, 향수”의 주요 구성 성분은 물이며

우리나라의 영어보급 수준을 감안하면, 일반 수요자들이 이 사건 출원상표 중 “Water” 부분을 보고

그것이 물을 의미한다는 점을 직감할 수 있으리라고 보이므로,

이 사건 출원상표 중“Water” 부분은 적어도 위 지정상품들에 대하여 상품의 품질,

원재료, 효능 또는 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로서 식별력이 없다.

 

 

 

 

또한, 나머지 “In” 부분은 2자의 영문자에 불과하여 설령 위 나머지 부분이 “… 안에서, …중, …의 상태로” 등의

의미를 가지고, 우리나라의 영어보급 수준을 감안하면,

일반 수요자들이 그 의미를 연상할 수 있다고 하더라도 간단하고 흔한표장에 불과하여

역시 식별력을 가질 수 없다고 할 것이므로, 따라서 이 사건 출원상표는

식별력이 없는 부분들의 결합으로만 이루어진 것이고,

위 두 부분의 결합으로 새로운 의미를 만들어내지 아니함은 앞서 본 바와 같으므로,

결국 이 사건 출원상표는 식별력이 없는 표장이라고 할 것이다.

 

 

 

따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 등록될 수 없다고 할 것이고,

“water” 혹은 “in” 등과 결합한 표장이 상표로 등록된 사례가 다수 있다고 하여도

이 사건 출원상표의 등록여부에 영향을 줄 것은 아니다.

 

 

상표소송 상표출원 문의

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독점규제 및 공정거래법과 부정경쟁방지법의 관계

 

 

부정경쟁방지법은 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지하고자 하는 것이며

독점규제법은 시장지배적 지위의 남용과 과도한 경제력 집중을 막고

부당한 공동행위와 불공정거래 행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를

형성.유지하고자 하는 것이다.

 

 

 

 

양자는 모두 자유롭고 공정한 경업질서를 유지하고자 하는 것이나

 

경쟁의 자유를 보장하여 경쟁이 존재하도록 하는 것이 독점규제법이라면

경쟁의 공정을 담보하여 경쟁의 질을 높이고자 하는 것이 부정경쟁방지법이라고 할 수 있다.

 

 

 

 

부정경쟁행위가 경업자 사이의 경쟁질서에서 반윤리적인 경쟁을

억제하기 위한 개념이라면, 불공정거래행위는 소비자의 권익 보호를 위해 자유시장 경쟁원리를

저해하는 행위를 규제하기 위한 개념이라고 할 수 있다.

 

 

 

동일 행위가 독점규제법과 부정경쟁방지법에 해당될 때에는

중복적용되는데, 독점규제법과 저촉이 생기는 경우에는 독점규제법이 우선 적용되고

부정경쟁방지법은 적용되지 않는다(부정경쟁방지법 제15조).

 

 

 

 

구 독점규제법은 불공정거래행위로 사업자, 상품 또는 용역에 관하여

허위 또는 소비자를 기만하거나 오인시킬 우려가 있는 표시, 광고를 하는 행위를

열거하고 있어 부정경쟁방지법과 중복되는 경우가 있었는데,

위 조항은 1999. 2. 5. 개정 시 삭제되고

대신 '표시.광고의 공정화에 관한 법률(법률 제5814호)'이 제정되었다.

 

 

 

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디자인특허침해 소송으로 보는 일반 관찰자 테스트란?

 

 

본 디자인특허 침해소송은 원고가 미국특허청에 등록한 자사의 디자인특허 3건을

피고의 디자인들이 각각 침해했다고 주장하여

양측이 특허 침해에 관련된 약식판결을 신청한 판례이다.

 

 

 

 

미국지방법원은 디자인특허 침해여부를 결정하는 방법으로

‘일반 관찰자 테스트’를 사용했다.

이는 일반 관찰자의 입장에서 원고의 디자인특허와 피고의 디자인을 비교하여
둘 사이의 유사성으로 인하여 소비자가 피고의 제품을 원고의 제품으로 혼동하여
구매하게 되는지를 평가하는 것이다.

 

 

 


여기서 일반 관찰자란 비전문가로, 조명기구의 구매층인 소비자나 소매상인을 의미한다.

재판부는 원고가 등록받은 3건의 디자인특허와 피고의 3 디자인을 비교한 결과

전체적 인상이 달라 소비자가 양자를 혼동할 우려가 없다는 판단을 내려

피고의 손을 들어 주었다.

 

 

 

본 판례에서는 지식재산권 침해로 인해 소비자에게 일어날 수 있는

피해 상황을 가정한 테스트가 판결에 영향을 미쳤다.

원고의 주장과 달리 소비자는 이 가정된 테스트에서 양사의 디자인에 대한

혼동을 겪지 않았던 것이다.

 

 

 

 

지식재산권의 관리에 있어 등록 받은 디자인이

타인에 의해 침해받지 않도록 하는 것도 중요하지만

자신의 디자인과 해당 제품들 간 유사범위를

잘 파악한 효율적인 대응 또한 필요하다.

 

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특허침해 민사적조치 - 침해금지가처분

 

침해금지청구 본안소송 확정 전 현저한 손해를 받거나 급박한 방해를 방지할 수 없는 등

긴급한 행위가 필요한 경우에 침해금지를 위한 임시적 지위설정을 위해

침해금지 청구권을 피보전권리로 하여 침해금지가처분 신청을 할 수 있다.

 

 

 

 

그러나 이는 임시의 지위를 정하는 가처분이므로,

침해예방청구권을 피보전권리로 하는 것은 허용될 수 없다.

 

 

 

 

일반적으로는 가처분 신청후 본안소송이 진행되는 것이 원칙이나,

함께 진행되는 경우도 있으며 이 경우 관련 사건으로 동일법원에서 심리하게 된다.

 

 

 

 

가처분이 인정되기 위해서는 침해 사실 외에

처분의 긴급성이 요구된다.

특허권침해 금지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는

보전의 필요성 유무를 더욱 신중하게 결정하여야 한다고 판시하였다.

 

 

 

 

특허침해 가처분결정이 있은 후 가처분 집행권자가

본안소송에서 패소확정되었다면 그 가처분으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대해서는

채권자에게 고의 또는 과실이 없다는 반증이 없는 한

배상할 책임이 있으므로 주의를 하여야 한다.

 

 

 

특허침해 특허소송 문의는

변리사와 변호사가 함께 운영하는

특허법률사무소 소담과 함께 진행하세요

 

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특허권 존속기간에 대해 알아보자

 

특허권 존속기간이란, 특허권자가 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 기간을 말한다.

특허권은 발명에 대한 공개의 대가로서 일정기간의 독점적 이윤을 보자하기 위하여

부여되는 권리이므로, 유체물에 대한 소유권과 달리 존속기간을 두어

유한적이라는 것에 특색이 있다.

 

 

 

특허권 존속기간은 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후

20년이 되는 날까지로 한다. 즉, 특허권의 발생일은 설정등록을 한 날이지만,

그 존속기간 만료일의 계산은 특허출원일을 기준으로 한다.

 

 

 

 

 

다만, 무권리자의 특허출원이 거절이유에 해당되어 특허를 받지 못하게 되거나

무권리자의 특허가 특허무효사유에 해당되어 무효심결이 확정된 경우에

정당한 권리자의 특허는 무권리자의 출원시에 특허출원한 것으로 보는데,

이 경우, 정당한 권리자의 특허권 존속기간은

무권리자의 특허출원일의 다음날부터 기산한다.

 

법 제 88조 제2항은 정당권리자의 출원일이 무권리자의 출원일까지 소급되므로,

존속기간의 기산일 역시 소급됨을 명확히 하고 있는 확인적 성격을 가진 규정이다.

 

 

 

 

분할.변경출원의 존속기간은 원출원의 다음날부터 기산하며,

조약우선권주장출원, 국내우선권주장출원의 존속기간은 우선권주장출원의 다음날부터 기산하며,

국제특허출원의 경우 국제출원일의 다음날부터 기산한다.

 

 

 

 

특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일에 해당한다면,

기간은 그 다음날로 만료한다.

그러나 존속기간은 절차적 기간이 아닌 실체적 기간이기 때문에

만료일이 공휴일인 경우라도 그 다음날로 만료되지 않고 그 날로 만료한다.

 

 

 

 

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대기업출원소송 담당팀장 출신 변리사 변리사 출신 변호사가 함께 만들어가는 특허법률사무소 소담입니다.

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안녕하세요.

특허법률사무소 소담입니다.

회사 기밀문서, 보호자료 등 영업비밀이라 불리는 것이 있을텐데요,

오늘은 부정경쟁방지법에서 말하는 영업비밀 은 무엇인지

특허법률사무소 소담에서 설명해드릴게요.

 

 

 

 

 

부정경쟁방지법의 영업비밀

 

영업비밀이라 함은 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서

상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법.파내방법, 그 밖에 영업활동에 유용한

기술상 또는 경영상의 정보를 말합니다(법 제2조 제2호).

 

 

 

 

 

즉, 공공연히 알려져 있지 않으면서(비공지성 혹은 비밀성),

생산방법 또는 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 혹은 경영상의 정보로서

독립된 경제적 가치를 지니며(경제적 유용성),

상당한 노력에 의하여 비밀로 유지될 것(비밀관리성)을 요건으로 합니다.

 

 

 

 

어떠한 정보가 위와 같은 요건을 모두 갖추었다면

바로 영업활동에 이용될 수 있을 저도의 완성된 단계에 이르지 못하였거나

실제 제3자에게 아무런 도움을 준 바 없구나, 누구나 시제품만 있으면

실험을 통하여 알아 낼 수 있는 정보라고 하더라도,

그 정보를 영업비밀로 보는 데 장애가 되는 것은 아닙니다.

 

 

 

 

그 밖에 영업활동에 유용한 정보로는 유.무형 및 기록 형태에 제한을 받지 않고

모든 종류의 재무, 사업, 과학, 기술 또는 공학 정보가 있을 수 있고

패턴, 계획, 편집, 프로그램 장치, 공식, 디자인, 시제품, 방법, 기술, 공정, 프로그램, 코드 등의

형태로 나타날 수 있습니다.

 

 

 

 

어떤 기술상 또는 경영상의 정보가 영업비밀에 해당하는지 판단하는 작업에

어려움을 가중시키는 요소는, 사용자가 보유하는 영업비밀의 범위가 유동적이며

그 중 에서 해당 근로자가 지득한 영업비밀의 범위 역시 수시로 변합니다.

 

 

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페라가모 상표소송 분쟁 사례

 

 

원고는 확인대상표장은 등록상표와 동일.유사하지 않고

남성용 구두에 미감을 향상시키기 위하여

관행적으로 사용되어 온 것이기에

상품의 출처를 표시한다기보다

수요자의 관심을 끌기 위한 수단으로 사용되었으며

이를 사용하더라도 이 사건 등록상표와 오인.혼동의 우려가 없기에

이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였다.

 

 

 

피고는 확인대상표장은 등록상표와 유사하고

구두의 장식 뿐 아니라 상품의 식별표지로서도 사용된 것으로서

이를 구두에 사용하는 경우에는

일반 수요자가 이를 피고의 상표로 오인.혼동하게 될 것이므로

이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하였다.

 

 

 

 

확인대상표장이 서로 마주보는 오메가 문자(Ω)와 유사한

금속체 도형에 'pierre cardin'이라는 문자가 음각되어 있는

막대기 형태의 금속체 도형이 결합된 장식물인 점은 변론 전체의 취지에 의하여 인정되고,

확인대상표장이 구두의 발등 부분에 부착되어 사용된 점은 당사자 사이에 다툼이 없는바,

구두의 경우에 안창 표면이나 바닥면에 제조업체나 판매업체의 이름을 새겨 놓기도 하지만,

하나의 제조업체에서 여러 가지 상표를 가진 구두를 제조 판매하는 경향이 많고,

사람들이 구두를 신고 다니는 경우에는 안창이나 바닥에 부착된 상표를

제3자가 볼 수 없기 때문에 구두 제조업체들이 구두의 외부에 부착한 장식이나 무늬로

다른 회사의 제품들과 차별화하려는 경향이 있다.

 

 

 

 

따라서 구두의 외부에 부착된 장식의 경우는 별다른 특징이 없거나

오랫동안 구두에 관행적으로 용되어 온 것과 같은 모양을 하고 있지 않는 한

장식적인 기능과 함께 상품의 출처표시로서의 기능도 한다고 보아야 한다.

 

 


확인대상표장은 입체의 형상을 가지는 장식물이지만 등록상표와 대비함에 있어서는

가장 유사성이 큰 평면으로써 대비하여야 한다. 확인대상표장의 도형 부분의 평면과

이 사건 등록상표는 모두 2개의 오메가 문자(Ω)를 1개의 막대가 연결하는 형태인바,

막대 형태의 길이와 두께, 오메가 문자의직선 부분의 길이, 막대의 연결 부분의

곡선 여부 등에서 약간의 차이는 있으나, 전체적인 구성 및 결합의 모티브가

유사한 점으로 고려하면 양자는 서로 유사하다고 할 것이다.

 

 

 

페라가모는 국내 업체를 상대로 한 소송에서 모두 승소하였는데요,

이처럼 상표권분쟁 상표권침해 유사상표 여부는

다양한 관점에서 다양하게 바라보며 해석해야 하기에

전문가의 도움을 받는것이 유용할 것입니다.

 

 

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