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특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는

 사용하는 방법이 특허발명의 특허권을 침해한다고

할 수 있기 위하여는 특허발명의 특허청구범위에 기재된

각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가

침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 합니다.

한편 침해대상제품 등에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된

구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도,

특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도

특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고

실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며,

그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게

생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면,

침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과

동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터

용이하게 발명할 수 있었던 기술에 의한 것이거나,

특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의

치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에

해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해대상제품 등은

전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과

균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을

침해한다고 보아야 할 것입니다

(대법 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결)

원심 판시 채무자 실시제품은 발명의 명칭을

“벽 블록 및 벽 구조물”로 하는 이 사건 특허발명

(등록번호 제116843호)의 특허청구범위 제1항

(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)의 구성 중 ‘앞면, 상부면,

바닥면, 후방으로 연장하는 측면을 포함하는 몸통부’와

동일한 구성을 가지고 있습니다.

그리고 채무자 실시제품은 이 사건 제1항 발명의

 ‘제1, 제2핀구멍’에 대응하는 구성으로 ‘장홈 형상으로

이루어져 삽입된 연결구의 좌우이동이 가능한

두 개의 연결구구멍’의 구성을 가지고 있으나

이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2핀구멍’은 핀을 수용하여

블록 사이의 결합을 견고히 하는 블록 상호연결수단으로서,

특허청구범위에 그 형상이나 크기에 한정이 없고 발명의

상세한 설명의 기재 및 도면 등에 의하더라도 수용된 핀의

좌우이동이 불가능한 것만으로 그 형태가 한정된다고 볼 수 없습니다.

따라서 연결구를 수용하여 블록 사이의 결합을 견고히 하는

결합수단에 해당한다는 점에서 이와 동일한 채무자 실시제품의

‘두 개의 연결구구멍’은 이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2핀구멍’의

구성에 포함된다고 함이 상당합니다.

또한 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에는 ‘제1, 제2핀구멍은

 각각 제1, 제2포켓에 인접하여 배치되고 이곳으로부터

측면방향으로 어긋나게 배열되는 것’이라고 기재되어 있는데,

 ‘포켓(43, 44)의 안쪽 끝은 대체로 핀구멍(39, 41)과 함께

 가로로 열지어 있다’는 명세서의 기재 등을 참작할 때,

그 의미는 각 핀구멍이 각 해당 포켓 안쪽 끝의 가로방향으로

 인접하여 위치하고 있다는 것으로 해석되나

채무자 실시제품에서도 각 연결구구멍이 각 해당 포켓부

안쪽 끝에서 가로방향으로 나란히 인접하여 위치하고 있으므로,

 이는 핀구멍과 포켓의 위치관계에 관한 이 사건 제1항 발명의

구성에 포함된다고 할 것입니다.

다만 채무자 실시제품에서 이 사건 제1항 발명의 구성 중

‘제1, 제2포켓’에 대응하는 구성인 ‘두 개의 포켓부’는 블록 몸통부를

관통하는 형태로 되어 있다는 점에서 블록 몸통부의 상부면과

바닥면의 하나에 개방되어 있는 위 ‘제1, 제2포켓’과는 차이가 있지만 채무자 실시제품은 두 개의 포켓부와 연결구구멍 사이에

연결구를 끼워 블록들을 견고하게 결합할 수 있게 하고

포켓부와 연결구구멍의 몸통부 내에서의 위치 차이로 옹벽의

수직축조, 후퇴축조 등을 가능하게 한다는 점에서

이 사건 제1항 발명과 과제의 해결원리가 동일합니다.

그리고 블록 몸통부의 상부면과 바닥면의 하나에 개방되어 있는

 ‘제1, 제2포켓’의 구성을 몸통부를 관통하는 형태의

‘두 개의 포켓부’로 변경하는 것은 블록의 무게나 강도 등을

고려하여 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는

정도로 자명할 뿐 아니라 그러한 변경에 의하더라도

블록간의 견고한 결합과 옹벽의 수직축조, 후퇴축조 등에서

이 사건 제1항 발명과 실질적으로 동일한 목적과 작용효과를

달성할 수 있기에 채무자 실시제품의 ‘두 개의 포켓부’는

이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2포켓’과 균등한 구성에 해당합니다.

결국 채무자 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소와

동일하거나 균등한 구성을 모두 가지고 있고,

그 구성요소 간의 유기적 결합관계도 그대로 포함하고 있으므로,

이 사건 제1항 발명에 대한 채권자의 전용실시권을

침해한다고 할 것입니다.

그럼에도 원심은 채무자 실시제품이 이 사건 제1항 발명의

구성과 동일하거나 균등한 구성을 모두 구비하고 있지 않아

이 사건 제1항 발명에 대한 채권자의 전용실시권을 침해하지

않는다는 취지로 판단하였으니, 이러한 원심결정에는

특허발명의 보호범위 판단에 관한 법리를 오해하여

판결에 영향을 미친 위법이 있으므로

이 점을 지적하는 재항고이유의 주장은 이유 있습니다.

이에따라 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리.판단하기 위하여

원심결정을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송하기로 하였습니다

특허침해 및 특허소송은

변리사와 변호사가 함께 있는

특허법률사무소 소담에서

특허상담 및 법률자문을 통해

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원심이 유지한 1심판결이유에 의하면 1심은 피고인이

특허권자 장씨 외 2인의 특허 제5814호 옥수수차 제조방법에 관한

생산전용 실시권만을 가지고 있고 판매권은 없음에도 불구하고

그 판시기간중 1일 평균 400킬로그램 싯가 180,000원 상당을

제조한 후 이를 서울시 일원에 무단판매하여 위 특허권자의 권리를 침해하였다는 사실을 인정하고 있는바, 1심판결이 채용한 증거를

기록에 의하여 살펴보면 위 판시사실이 넉넉히 인정되고

그 사실인정이나 증거취사의 과정에 소론과 같은 심리미진 또는

채증법칙 위반의 위법이 없으니 이 점에 관한 논지는 이유없습니다.

전항에서 본 사실외에 1심판결은 그 거시증거에 의하여 피고인이

그 판시기간중 위 특허 5814호의 제조방법으로

옥수수차를 제조하지 아니하고 피해자 조씨가 보유한

특허 제4221호 옥수수차 제조방법으로 1일평균 400킬로그램

싯가 180,000원 상당을 제조한 후 상품포장지에는

" 발명특허 제5814호" 라는 내용을 인쇄하여 포장판매함으로써

특허된 것이 아닌 방법을 사용 제조하여 특허된 것으로

허위표시하였다는 사실을 인정하고, 피고인의 위 행위에 대하여

특허법 제160조 제5호를 적용 처단하고 있으며

원심은 이를 그대로 유지하고 있습니다.

그러나 특허법 제160조 제5호는 특허 또는 특허출원된 것이 아닌

방법을 사용하기 위하여 광고, 간판 또는 표찰류에 그 방법이 특허

또는 특허출원된 것으로 표시하는 행위를 처벌대상으로

하는 것이므로 이미 특허된 방법을 사용하여 제조하면서도

광고, 간판 또는 표찰류에 그 특허가 아닌 다른 특허의 방법을

사용하여 제조하는 것처럼 표시한 경우에는

특허권자의 특허권을 침해하는 행위로써 특허법 제158조

제1항에 해당할지언정 특허된 것이 아닌 방법을 사용한 경우에

관한 특허법 제160조 제5호에 해당한다고는 볼 수 없습니다.

위 1심판시 사실자체에 의하더라도 피고인은 특허된 것이

아닌 제조방법을 사용한게 아닌 피해자가 보유한 특허 제4221호의

제조방법을 사용하여 제조했고 다만 포장지에 위 특허가 아닌

특허 제5814호의 제조방법에 의한 것처럼 표시하였다는 것이기에

위 판시 행위는 위 피해자의 특허권을 침해하는 행위로써

특허법 제158조 제1항 제1호에 해당함은 모르되 특허된 것이

아닌 방법을 사용하는 경우에 관한 특허법 제160조 제5호에는

해당한다고 볼 수 없음이 분명하니

이 점에서 원심은 법률적용의 잘못을 간과한 위법이 있습니다.

더구나 기록에 의하여 1심판결 채용의 증거내용을 살펴보면

피고인이 그 판시와 같이 위 피해자가 보유한

특허 제4221호의 제조방법에 의하여 제조하였다는 사실에

부합하는 증거로는 주로 1심증인 박씨, 정씨의 증언과

위 박씨의 감정서 및 위 정기림에 대한 검사 및 사법경찰관

사무취급작성의 진술조서가 있는바, 위 박씨는

위 피해자의 특허대리인일 뿐 아니라 그 감정도

위 피해자가 제시한 물품을 감정시료로 하여 이루어진 것으로써

그 신빙성을 인정하기 어렵습니다.

위 정씨 역시도 위 피해자의 사용인으로서 만연히 피고인이

위 피해자 보유의 특허방법에 따라 제조하였다고 진술하고 있을 뿐 구체적으로 그와 같이 보는 근거를 알 수 없으므로

선뜻 믿기 어려우며 그밖에 위 사실을 인정할 만한 증거가

없음에도 불구하고, 원심이 위와 같은 증거만으로

위 피해자 보유의 특허방법에 따라 제조하였다고 인정하였음은

증거가치의 판단을 그르친 위법이 있다고 보지 않을 수 없습니다.

결국 원심판결중 특허법 제160조 제5호 해당부분은

법령적용의 잘못과 채증법칙위반등 심리미진으로 판결에

영향을 미친 위법이 있으므로 그대로 유지될 수 없는바,

1심은 특허법 제158조 제1항 제1호 해당죄와 경합범으로 처단하여

하나의 형을 선고하고 있으므로 원심판결전부를 파기하고

사건을 수원지방법원 합의부로 환송하기로 하였습니다.

이미 특허된 방법을 사용하여 물건을 제조하면서

광고, 간판 또는 표찰류에 그 특허가 아닌 다른 특허의 방법을

사용하여 제조한 것처럼 표시한 경우에는 특허권자의 특허권을

침해하는 행위로써 특허법 제158조 제1항의 특허침해죄에 해당하고 특허법 제160조 제5호에 해당하지 않습니다.

심결취소소송을 청구한 원고, 결과는?

피고는 2015. 3. 3. 특허심판원에 원고를 상대로,

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하여 그 보호범위에

속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고

이에 특허심판원은 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하여 그 보호범위에 속한다는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를

인용하는 이 사건 심결을 하였습니다.

이에 심결취소소송을 청구한 원고측은

현재 확인대상디자인을 실시하고 있지 않고,

앞으로도 이를 실시할 계획이 없으므로

피고의 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없는 것이며

피고는 사해행위를 통해 이 사건 등록디자인에 관한

권리를 취득하였고, 위와 같이 위법하게 취득한 권리에 기하여

이 사건 심판을 청구하였으므로, 피고의 이 사건 심판청구는

권리남용에 해당하여 허용될 수 없습니다.

이에 피고는 원고는 과거 이 사건 등록디자인을 실시한 바 있고,

향후 이를 실시할 가능성이 전혀 없다고 단정할 수 없으므로,

이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있는 것이고

이 사건 등록디자인에 관한 권리를 적법하게 양도받았을 뿐,

사해행위로 이 사건 등록디자인에 대한 권리를 취득한 것이 아니므로, 피고의 이 사건 심판청구는 적법한 권리의 행사라고 맞섰습니다.

이 사건 등록디자인의 최초 권리자인 ㅇ는 2013. 7. 18. J에게

이 사건 등록디자인권을 양도하고 그 이전등록을 마쳐 주었고

그 후 J는 2013. 12.경 원고와 사이에, 원고가 2013. 12. 4.부터 2026. 4. 27.까지 대한민국 전역에서

이 사건 등록디자인을 사용하기로 하는 내용의 전용실시권

설정계약을 체결하고, 2013. 12. 26. 원고에게 그 설정등록을

마쳐 주었으며, 원고는 그 무렵부터 확인대상디자인을 실시하였고

ㅇ와 J 사이의 이 사건 등록디자인권에 관한 위 양도계약이

사해행위임을 이유로 그 이전등록을 말소한다는 내용의

화해권고결정이 2014. 6. 20. 확정됨에 따라,

이 사건 등록디자인에 관한 J 명의의 디자인권 이전등록이

7. 10.에, 원고 명의의 전용실시권 설정등록이 7. 22.에

각각 말소되었습니다.

위 인정사실에 의하면, 비록 이 사건 심결 당시에

원고가 확인대상디자인을 실시하지 않고 있었다손 치더라도,

원고는 이 사건 등록디자인에 관한 전용실시권 설정등록을

마친 이후는 물론, 그 설정등록이 말소된 후인 2014. 8. 25.경까지

확인대상디자인을 실시한 바 있을 뿐만 아니라,

현재에도 확인대상디자인 제품을 생산할 수 있는 금형까지

보유하고 있어 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이

없다고 단정할 수 없으므로, 피고로서는 이러한 원고를 상대로

확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하는지

아닌지를 확인하기 위한 심판을 청구할 필요가 있습니다.

또한 먼저 디자인은 일단 등록이 되면 등록무효심판이

확정되기 전까지 유효한 것이어서 그 보호범위를

함부로 부정할 수 없으므로, 아직 이 사건 등록디자인에 대한

등록무효심판이 확정되지 아니한 이상, 피고의 이 사건 심판청구를

가리켜 권리남용이라고 단정하기는 어렵습니다.

또한, 디자인에 관한 권리범위확인심판은 등록되어 있는

디자인의 보호범위를 기초로 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은

디자인에 대하여 디자인권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는

것일 뿐, 그에 의하여 등록디자인에 기초한 침해금지청구권이나

손해배상채권의 존부와 같은 실체적인 권리관계를

확정하는 것도 아닙니다.

한편, 채권자가 사해행위의 취소와 함께, 수익자 또는

전득자로부터 책임재산의 회복을 명하는 판결을 받은 경우,

그 취소의 효과는 채권자와 수익자 또는 전득자 사이에만 미쳐서,

수익자 또는 전득자가 채권자에 대하여 사해행위의 취소로 인한

원상회복 의무를 부담하게 될 뿐, 채무자와 사이에서

그 취소로 인한 법률관계가 형성되거나 취소의 효력이 소급하여

채무자의 책임재산으로 회복되는 것이 아닙니다.

따라서 위와 같은 권리범위확인심판의 법적 성질과

사해행위취소의 효력 범위 등에 비추어 볼 때,

설령 원고의 주장과 같이 피고가 사해행위로

이 사건 등록디자인권을 취득하였다고 하더라도,

사해행위취소의 판결이 확정되기 전에 피고가

이 사건 권리범위확인 심판청구를 하는 것을 권리남용이라고

할 수는 없으므로, 이 부분 원고의 주장도

받아들여지지 않았습니다.

복잡한 지식재산권 소송,

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신규성 상실의 예외 / 디자인보호법

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이

법 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우

그 디자인은 그날부터 6개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한

디자인에 대하여 가은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는

같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 봅니다.

다만 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서

출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 않습니다.

디자인은 유행성이 강한 특성을 가지므로 창작 이후에

바로 판매 등이 되는 것이 일반적인데요

이러한 특성에도 불구하고 출원 전의 공지를 이유로 일률적으로

등록이 불허된다면 창작자에게 가혹하고 디자인창작의

보호.장려라는 법 목적에 반하게 되므로

구체적 타당성을 기하기 위함입니다.

디자인이 공지될 당시 그 디자인에 대하여

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지는 자가 출원하거나

또는 공지된 이후 그 권리를 승계한 자가 출원해야 합니다.

디자인의 공지주체가 여럿일 경우 그 중 1인 이상이

출원인에 포함되어 있을 것이 요구되며

공동출원의 경우에는 공유자 중 1인이 신규성상실행위를

한 경우에도 타 공유자의 보호를 위해

본 규정의 적용이 가능하다고 해석됩니다.

법 제36조는 출원디자인과 공지디자인의 관계에 대해서는

어떠한 규정도 하고 있지 않기 때문에

출원디자인이 증명서류의 공지디자인과 동일한지 또는 유사한지

그 여부는 관계가 없습니다.

따라서 갑이 a라는 디자인을 공지시킨 이후에 a와 비유사한

b라는 디자인을 a의 공지일로부터 6일 이내에

디자인등록출원하면서 신규성상실의 예외 규정의

적용을 받을 수 있습니다.

신규성 상실의 예외 규정의 적용 대상은 공지된 디자인인데요

디자인의 공지가 아닌 모양만의 공지 또는 디자인이 아닌 자연물,

저작물에 공지에 대해서는 본 규정의 적용을 받을 수 없습니다.

예를 들어 전사지에 포함되는 모양의 공지가 있는 경우

상기 모양이 표현된 전사지를 디자인등록출원하면서

모양의 공지에 대해 창작성 판단의 인용참증에서 제외하고자

본 규정의 적용받고자 하더라도 이는 허용되지 않습니다.

적법한 신규성상실 예외 주장을 하기 위해서는

디자인이 최초로 공지된 날부터 6월 이내에 상기 공지디자인에 대해

신규성상실의 예외 주장을 하고자 하는 디자인등록출원이

있어야 합니다. 이렇게 6월의 출원시기를 제한하는 것은

심사절차의 안정 및 제3자의 불측의 손해를 방지하기 위함입니다.

조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 출원이라도

우선권주장의 효과가 제1국 출원일 이전까지 미치지 아니한다는

조약4B의 규정상, 공지된 날부터 6월 이내에

우리나라에서의 디자인등록출원이 있어야 합니다.

디자인 실체보정의 효과 / 특허사무소 소담

보정이 요건을 충족하는 경우에 해당 서류는 보정된 후의 상태로

출원 당시에 제출된 것으로 봅니다.

부적법한 경우 보정할 수 있는 기간을

도과하여 제출된 보정서는 반려되고,

방식위반, 대리권 흠결, 수수료 미납 등의 절차적 흠결이 있다면

보정절차가 무효처분될 수 있습니다.

설정등록 후 요지변경인 것으로 인정된 때에는 그 출원은

보정서를 제출한 때에 출원한 것으로 보며

거절결정에 대한 심판에서의 보저이 요지변경으로 인정된다면

출원인은 심결 등에 대한 소를 통해 보정의 적법여부를

다룰 수 있습니다.

직권보정을 하였다면 디자인등록결정 등본의

송달과 함께 그 내용을 출원인에게 알려야 하며

디자인등록출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를

받아들일 수 없는 경우에는 법 제79조 제1항에 따라

디자인등록료를 낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한

의견서를 특허청장에게 제출하여야 합니다.

디자인등록출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우

해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던

것으로 봅니다.

디자인등록출원인은 그 디자인등록출원에 관하여

디자인등록거절결정 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에

제법 48조 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 보정을 하여

디자인등록출원에 대하여 재심사를 청구할 수 있습니다.

다만, 법 제120조에 따른 심판청구가 있는 경우에는

그러하지 않습니다.

재심사가 적법하게 청구된 경우 그 디자인등록출원에 대하여

종전에 이루어진 디자인등록거절결정은 취소된 것으로 보며

재심사의 청구는 취하할 수 없습니다.

2014년 7월 1일 시행법은 재심사청구대상을 확대하고

심판청구시에도 보정이 가능토록 함으로써

출원인의 편의를 제고하였습니다.

디자인등록출원 실체보정 / 특허사무소 소담

디자인등록출원에 대한 보정은 크게 절차에 대한 보정과

디자인의 실체 내용에 대한 보정으로 나뉩니다.

절차보정은 법 제47조 각 호의 사항 중 어느 하나에 해당되는 경우

특허청장 또는 특허심판원장의 명령에 따라 행하는 보정을 말하고

절차보정의 대상은 기재사항에 흠이 있거나 구비서류가 미비한 경우

등의 형식적인 사항을 말합니다.

따라서 외국인의 권리능력에 관한 것 등의 실질적인 사항은

일단 서류를 수리한 다음

심사관으로 하여금 심사를 하게 해야합니다.

이러한 절차보정은 특허청장이나 특허심판원장의

명령에 의하여 수행되기도 하고, 출원인의 자발적인 의사에 의해

수행되기도 합니다. 이와 비교하여 실체보정은

출원인의 자발적인 의사에 의해서만 수행될 수 있습니다.

실체보정이란 디자인등록출원된 디자인의 내용에

흠결이나 불비한 사항이 있는 경우 동일성이 유지되는 범위 내에서

보충.정정하는 것을 말합니다. 선출원주의하에서 출원을

서두르는 과정에서 생긴 경미한 하자에 대한 치유기회를

부여함으로써 당해 출원의 선출원의 지위를 유지시키고

재출원에 따르는 절차적 번잡을 방지하기 위함입니다.

디자인등록출원은 최초의 디자인등록출원의 요지를

변경하지 아니하는 범위에서 디자인등록출원서의 기재사항,

디자인등록출원서에 첨부한 도면, 도면의 기재사항이나 사진

또는 견본을 보정할 수 있습니다.

디자인등록출원인은 관련디자인등록출원.단독의 디자인등록출원

상호간, 일부심사등록출원.심사등록출원 상호간

출원의 구분을 변경하는 보정을 할 수 있습니다.

보정을 할 수 있는 자는 디자인등록출원인 또는

출원에 관한 적법한 승계인이며

보정은 출원인의 이익을 보호하기 위한 제도이므로

임의대리인은 보정을 수행함에 있어 출원인에게

특별한 권한을 위임받을 것이 요구되지 않습니다.

공동출원인의 경우 각자가 전원을 대표하여 보정을 수행할 수 있고

대표자를 선정하여 특허심판원장에게 신고하면

그 대표자가 모두를 대표하게 됩니다.

최초 출원된 디자인등록출원의 요지를 변경하지 않는 범위내에서

출원서의 기재사항, 첨부도면 및 도면의 기재사항을

보정할 수 있는데요, 요지를 변경하지 않는 범위내란

동일성이 유지되는 범위 이내를 의미합니다. 

비밀디자인 청구 효과 / 특허사무소 소담

비밀기간 중에는 디자인등록공보에 디자인의

서지적 사항만을 게재하고 실질적 사항에 해당되는

도면 또는 사진, 창작내용의 요점, 디자인의 설명은

디자인등록출원인이 청구한 비밀기간이 지난 후에

게재하여야 합니다.

디자인권자의 의사에 반하지 않거나 공익적 견지에서 필요한 경우엔

예외적으로 열람을 허용할 필요가 있는 바,

산업재산권법 기본 이념에 따라 비밀기간이 지난 후에는

디자인건의 실체내용을 디자인공보에 게재하여야 합니다.

비밀기간동안 비밀디자인으로 등록된 디자인과 동일 유사한

후출원은 신규성이 아니라 선출원 규정 위반을 이유로 거절됩니다.

심사실무는 선출원 디자인이 비밀디자인으로 등록된 경우에는

도면 등이 게재된 공보의 발행일 전까지 출원된 디자인에 대하여

법 제46조 제1항을 적용합니다.

비밀디자인의 경우 최초 발행되는 공보에는

실체적인 내용이 게재되지 않으므로 설정등록일로부터

도면 등이 게재된 공보발행일 후 3월까지

이의신청이 가능하도록 하고 있습니다.

디자인권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여

과실이 있는 것으로 추정하나, 비밀디자인으로 설정등록된 디자인권

또는 전용실시권 침해에 대하여는 그러하지 않습니다.

비밀디자인의 경우 권리의 실질적인 내용이

공시되지 않으므로 과실 추정 규정을 적용하는 경우

선의의 실시자에게 가혹하기 때문입니다.

따라서 권리를 행사하는 디자인권자 또는 전용실시권자가

침해자의 과실을 입증할 책임을 갖습니다.

비밀기간동안 등록된 디자인권의 내용은 비밀로 유지되므로

등록건리자는 모방에 대한 우려 없이 디자인의 실시에 필요한

준비기간을 확보할 수 있습니다.

비밀디자인청구는 타인의 모방.도용을 미연에 방지할 수 있고

장래의 디자인경향을 예측한 디자인을 저장해 둘 수 있는

이점이 있습니다.

타인의 모방 출원을 방지하여 관련디자인권의 확보가 용이하고

비밀기간을 연장.단축하여 실시시기의 변경에 적절하게

대처할 수 있으며, 필요한 경우 예외적 열람이 가능하므로

권리의 이용 및 처분에 지장이 없습니다.

다만 별도의 절차.별도의 비용이 요구되고

과실추정규정이 배제되므로 손해배상청구시

침해자의 고의.과실을 권리자가 입증해야 하는 부담이 있습니다.

침해경고시 특허청장의 증명을 받은 서면의 제시를

선행해야 하는 권리행사상의 제약이 있습니다.

디자인의 모방의 용이성과 유행성을 고려하여

디자인권리자를 보호하기 위한 제도라는 점에서

출원공개제도와 공통되지만, 비밀디자인제도는 디자인의 내용을

비밀로 유지하면서, 출원공개제도는 공개를 전제로 하는

법적효과를 취득하면서 보호를 실현하는 차이가 있습니다.

디자인출원시 선출원주의는?

선출원 디자인에 관한 디자인권의 설정등록일 이전이나

법 제46조 제2항 후단의 협의불성립에 따라

같은 조 제3항 단서에 의한 거절결정 또는

겆러한다는 취지의 심결이 확정되기 이전에는

필요시 선출원을 열람할 수 있다는 취지를 함께 적어

후출원에 대하여 심사보류통지를 합니다.

다만, 국제디자인등록출원은 먼저 거절이유통지를 한 후

심사보류통지를 합니다.

타인의 공개되지 않은 선출원 디자인을

후출원에 대한 의견제출통지서에 거절이유의 근거로

첨부하여 통지한 경우에 그 선출원디자인은

비밀유지 의무가 없는 불특정인에게 알려진 것이므로

법 제33조 제1항 제1호의 공지디자인에 해당합니다.

후출원의 거절참증으로 인용된 타인의 미공개 선출원디자인이

그 거절이유의 통지로 인하여 공지되어

신규성을 상실한 후에 다시 출원된 경우

법 제33조 제1항 각 호를 적용할 때에는

법 제36조에 따라 처리합니다.

선출원 디자인이 비밀디자인으로 등록된 경우에는

영 제10조 제2항 및 제3항에 따라

도면 등이 게재된 공보의 발행일 전까지

출원된 디자인에 대하여 법 제46조 제1항을 적용합니다.

선출원 디자인에 관한 출원이 무효.취하.포기 또는

거절결정이 확정된 경우나 등록결정이 있은 후

법 제82조 제1항에 따른 등록료의 추가납부기간 및

법 제83조 제2항에 따른 등록료 보전기간이 지난 후에도

디자인권의 설정등록을 하지 않은 경우에는

법 제46조 제1항을 적용하지 아니하고

후출원에 대한 등록여부결정을 합니다.

무권리자의 출원인 경우 선출원의 지위가 없으며

정당권리자의 보호규정을 두어

일정요건 하에서 무권리자의 출원일에 출원한 것으로

보아주는 제도를 두고 있습니다.

출원된 디자인에 흠결이 존재하는 경우 그 내용을

보완.정정할 수 있는 실체보정제도 및 원출원에 2이상의

디자인이 존재하는 경우 이를 각각의 출원으로

분할할 수 있는 분할출원제도를 두고 있습니다.

양 제도 모두 출원일의 소급효를 인정하여

선출원주의 하에서의 출원인을 절차적으로 보호하고 있습니다.

중복투자 및 연구를 방지하기 위해 공개되지 않는 지위에 있는

거절결정 등이 확정된 출원은 선출원의 지위가 부정됩니다.

공지영역의 디자인의 실시가 선출원의 지위가 없어

등록된 후출원에 의해 제한되는 것을 방지하도록 선출원인에게

법정실시권을 인정합니다.

디자인 선출원 규정 / 특허사무소 소담

디자인권은 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를

독점하는 권리이므로 2 이상의 주체에게 중복된 권리를 허여한다면

독점권이라 규정된 권리의 성격에 저촉되게 됩니다.

이러한 중복된 권리의 등록을 방지하는 방법으로는

선출원주의와 선창작주의가 있는데 우리나라의 디자인보호법은

선출원주의를 택하고 있습니다.

디자인보호법 제46조 제1항은 동일하거나 유사한 디자인에 대하여

다른 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 경우에는

먼저 디자인등록출원한 자만이 그 디자인에 관하여

디자인등록을 받을 수 있다고 규정하며

동조제2하은 동일하거나 유사한 디자인에 대하여

같은 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 경우에는

디자인등록출원인이 협의하여 정한 하나의 디자인등록출원만이

그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있습니다.

협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는

어느 디자인등록출원인도 그 디자인에 대하여 디자인등록을

받을 수 없다고 규정하여 선출원주의를 명문화하고 있습니다.

선출원주의는 산업발전이라는 디자인제도의 목적에

잘 합치되며, 심사절차상 편리할 뿐 아니라

심사의 촉진이라는 행정적 목적에도 잘 부합하지만

진정한 창작자 보호가 미흡하다는 단점이 있습니다.

선창작주의는 최선의 창작자의 보호라는 디자인법 목적엔 부합하나

진정한 선창작자를 특정하기 어렵고

출원보다는 비밀로 하려는 경향을 조장하는 단점이 있습니다.

디자인보호법은 제46조에서 선출원주의를 명문화하고 있는데요

이에 더하여 무권리자의 선출원의 지위를 배제,

정당권리자 출원 및 선사용에 의한 통상실시권 규정등을 두어

선출원주의의 단점을 보완하고 있습니다.

동일하거나 유사한 디자인에 대하여 다른날에

2 이상의 디자인등록출원이 있는 경우에는

먼저 디자인등록출원한 자만이 그 디자인에 관하여

디자인등록을 받을 수 있습니다.

동일하거나 유사한 디자인에 대하여 같은 날에 2 이상의

디자인등록출원이 있는 경우에는 디자인등록출원인이 협의하여 정한

하나의 디자인등록출원만이 그 디자인에 대하여

디자인등록을 받을 수 있고 협의가 성립하지 아니하거나

협의를 할 수 없는 경우에는 어느 디자인등록출원인도

그 디자인에 대해 디자인등록을 받을 수 없습니다.

출원 계속 중인 출원은 물론 설정등록이 되어 있는 출원이라도

선출원의 지위가 인정됩니다. 다만, 출원 계속 중인 출원은

설정등록 또는 협의불성립을 이유로 하는

거절결정 또는 심결이 확정되어야 선출원의 지위가 확정됩니다.

원칙적으로 디자인등록출원에 대한 거절결정이나

거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 디자인등록출원은

선출원의 지위를 갖지 못하지만

예외적으로 법 제46조 제2항 후단(동일자 출원에 대한 협의 불성립)을

이유로 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 출원은

선출원의 지위를 갖습니다.

선출원규정 판단시 일반수요자를 기준으로

선.후출원의 디자인동일.유사를 판단하며

선출원 및 후출원디자인의 출원서의 기재사항 및 도면, 사진 또는

견본과 디자인의 설명에 표현된 디자인이 판단대상이 됩니다.

선출원여부 판단은 출원일을 기준으로 하는데

즉, 역일주의와 도달주의에 의합니다. 분할출원의 경우 원출원일,

정당권리자 출원의 경우 무권리자의 출원일,

조약에 의한 우선권주장이 수반된 출원의 경우 제1국 출원일을

기준으로 판단합니다.

요지변경임이 설정등록 이후에 인정되는 경우

보정서 제출일로 출원일이 늦추어집니다.

특허법, 실용신안법의 선출원 규정 적용의 객체적 범위는

동일한 발명.고안간으로 한정되며

동일인간에도 선출원 규정이 적용됨은 디자인보호법과 같습니다.

상표법의 선출원 규정은 동일.유사의 범위까지 적용되나

동일자 출원이 경합된 경우, 창작이 아닌 선택의 문제인바

추첨에 의한다는 점에 디자인보호법과 차이가 있습니다.

신규성 상실일과 출원일 사이에 당해 출원과 동일.유사한

선출원이 있는 경우, 선출원이 공지디자인과

동일.유사하여 신규성 위반으로 거절되면 선출원의 지위가 없어

후출원의 등록이 가능하지만, 선출원이 공지디자인과 비유사한 경우

법 제36조는 출원일 또는 판단시점 소급효를 가지는 규정이 아닌바

후출원은 선출원 규정 위반을 이유로 등록받지 못합니다.

특유디자인 보호범위 / 특허사무소 소담

완성품디자인은 전체로서 하나의 디자인권이 발생하며

부품별로 디자인권이 발생하지 않습니다.

따라서 완성품디자인에 포함된 부품을 제3자가 정당권원 없이

실시하면 물품이 비유사한 바 직접침해는 성립하지 않으나

완성품의 생산에만 사용되는 부품인 경우 간접침해가

성립될 여지가 있습니다.

선출원 등록디자인이 부품디자인이고 후출원 등록디자인이

완성품디자인인 경우, 완성품디자인의 실시가

필연적으로 부품디자인의 실시가 되는 경우에는

이용관계가 성립됩니다.

2001년 개정법원 물품의 부분에 대한 디자인등록을 허용하였는바

등록된 부분디자인을 전체디자인의 일부로 도용하는 경우

침해를 구성합니다. 다만, 부분디자인과 전체디자인의

물품의 동일.유사가 전제되어야 합니다.

간접침해는 ㅁ루품을 전제로 하는 것인바,

부분디자인에 대한 간접침해는 인정되기 어려울 것입니다.

타인의 선출원 등록 부분디자인을 포함하는 후출원 전체디자인이

등록된 경우, 이용관계가 성립될 수 있습니다.

한 벌의 물품의 디자인권은 전체로서 하나의 디자인권이 존재하는

것이므로, 이에 포함된 구성물품디자인의 실시에 대해서는

전체적으로 비유사한 디자인인바 침해가 아닙니다.

한 벌 물품의 디자인의 구성물품 가각은

그 자체로서 독립거래의 대상이 되는 것이므로

타용도가 없다고 볼 수 없어 간접침해의 성립이

인정되기 어려울 것입니다.

선출원 등록디자인이 한 벌의 물품의 구성물품에 관한 디자인이고

후출원 등록디자인이 한 벌 물품디자인인 경우

후출원의 실시는 필연적으로 선출원 등록디자인의 실시를

수반하게 되므로 이용관계가 성립될 수 없습니다.

글자체디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는

이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점합니다.

타자, 조판 또는 인쇄 등의 통상적인 과정에서 글자체를

사용하는 경우 및 이에 따른 글자체의 사용으로 생산된

결과물과 같이 일반사용자에게 미치는 영향이 큰

글자체의 사용에 대해서는 디자인권의 효력이 미치지 아니하도록

하여 글자체의 보호에 따른 사회,문화적 문화점에 대치하였습니다.

동적디자인의 전체로서 1개의 디자인권이 발생하므로

동작의 내용 중 일부에 해당하는 정지상태의 디자인을

제3자가 업으로서 실시한다고 하여도

일부침해가 성립되기 어렵습니다.

따라서 정지상태의 형태 중 특징적인 형태에 대해서는

따로 등록을 받는 것이 디자인의 실효적 보호를 위해

타당합니다.

관련디자인은 기본디자인과는 별개의 독자적 보호범위를 가지는바

관련디자인에만 유사한 디자인의 실시에도

관련디자인권의 보호범위가 미치며, 비밀디자인은 실질적 내용이

공시되지 않았으므로 침해해우이에 대한 과실추정이 배제되고

개정법은 비밀디자인에 대한 침해금지청구권 행사시

불측의 피해가 없도록 특허청장의 증명을 받은 서면을

제시하여 경고하도록 하였습니다.

일부심사등록디자인의 디자인권자, 실시권자가 타인의

디자인권 등을 침해한 경우 과실이 있는 것으로 추정합니다.

일부심사등록을 통한 편법을 막기 위함이며,

복수디자인은 각 디자인마다 디자인권이 발생하므로

그 포기, 이전, 실시권 설정, 이의신청,

무효심판청구, 권기범위확인심판청구는

각각의 디자인벼로 가능합니다.

화상디자인을 표시하는 물품의 동일.유사가 전제되어야 하며

화상디자인은 모양으로 취급되므로

모양의 유사판단방법에 의합니다.

기본디자인에만 유사한 디자인을 관련디자인으로 등록받아

보호범위의 확장을 도모하는 관련디자인제도를 두고 있으며

조기에 분쟁의 해결을 유도하고 침해소송 내에서 중요한 증거를

확보할 수 있도록 등록 디자인의 보호범위를 확인하는

권리범위확인심판제도를 두고 있습니다.

등록 후 보호범위의 변동을 피하기 위하여

정정제도는 두고 있지 않습니다.