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디자인권 공유 / 특허사무소 소담

디자인권의 공유란 하나의 디자인권을 2인 이상이

공동으로 소유하는 것을 말합니다.

다른 공유자의 동의 없이 실시할 수 있는 공유의 성질을

갖고 있는 동시에 지분의 양도 및 질권.실시권의 설정에 있어

타 공유자의 동의를 요하는 합유적 성질을 갖습니다.

이는 공유자 1인의 지분변동이 타 공유자 지분의 실질적 경제가치에

영향을 미칠 수 있는 무체재산권으로서의 특수성을 고려한 것입니다.

수인의 공동창작물을 공동출원하여 등록받은 경우

디자인등록받을 수 있는 권리가 일부 이전되거나

공동으로 상속하여 등록받은 경우, 질권에 의해 지분이 경락된 경우,

예약승계를 통해 직무 디자인의 수인의 사용자에게 귀속된 경우

등을 발생 태양으로 합니다.

공유 디자인권에 대한 지분 비율은 계약 또는 법률의 규정에 의하여

결정되지만 이러한 사정이 없는 경우에는

균등한 것으로 추정합니다.

공유디자인권은 무체재산권이라는 특성상,

각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는

타공유자의 동의없이 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을

지분비율에 관계없이 실시할 수 있습니다.

공유자 중 1인이 창작한 이용디자인은 특별한 약정이 없는 이상

공유디자인권에 대한 실시 권한을 가지므로 이용디자인 역시

자유롭게 실시할 수 있습니다.

침해금지청구권의 경우 보존행위임을 이유로

각 공유자가 행사할 수 있다는 견해가 있으나 패소시 타공유자에게

기판력이 미치게 되어 처분행위가 되는 문제가 있으므로

각 공유자는 자신의 지분권에 기하여 행사할 수 있다는 견해가

패소판결의 기판력이 타공유자에게 미칠 염려가 없어 타당합니다.

손해배상청구권의 경우 공유자 1인이 손해액 전부에 대한

청구가 가능하단 견해가 있으나 향후 고융자간의 내부처리가

문제되기에, 지분비율에 따른 손해액만을

청구할 수 있다고 봄이 타당합니다.

각 공유자는 침해자에 대해 부당이득반환청구권, 신용회복청구권등을

행사할 수 있습니다.

공유디자인권에 대해 공유자 간 특약이 있는 경우 적극적 효력이

제한됩니다. 계약자유의 원칙을 존중하기 위함인데요

그 이외에는 지분 비율과 관계없이 등록디자인의

자유로운 실시가 가능합니다. 이용에 있어 점유를 요하지 않는

무체재산권이기 때문입니다.

각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이는 지분의 양도 및

지분에 대한 질권을 설정할 수 없습니다.

새로운 공유자의 자본력.기술력 등에 따라

지분의 실질적 경제가치의 변동을 초래하기 때문입니다.

각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 디자인권에 대한

전용실시권의 설정이나 통상실시권의 허락을 할 수 없습니다.

실시권자의 자본력.기술력에 의해

공유자 간의 이해관계가 변화되기 때문입니다.

디자인권에 관한 절차를 밟을 경우 각자가 전원을 대표하나

법 제13조 각 호의 사항은 전원이 공동으로

절차를 밟아야 합니다. 다만 대표자를 정하여 신고한 경우에는

대표자가 전원의 동의를 얻어 절차수행이 가능합니다.

심판당사자가 되는 경우 공유디자인권자 전원이 공동으로

청구이 ㄴ또는 피청구인이 되어야 하는데요 심판의 결과는

각 공유자의 이해관계에 중요한 영향을 미치기에

합일확정의 필요가 있어 고유필수적 공동심판으로

규정하고 있습니다.

공유디자인권자 일부를 누락한 경우에는 디자인권자를

추가하는 심판청구서의 보정을 통해

그 흠을 극복할 수 있습니다.

대법원판례에서는 상표권에 대한 심결취소소송은

고유필수적공동소송이라고 할 수 없고 공유자 중 1인이라도

당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한.방해하는

심결이 있을 때엔 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다고

판시하였는데요, 디자인권에 대해서도

적용 가능한 것으로 해석됩니다.

디자인 선출원에 따른 통상실시권

타인의 디자인권이 설정등록 되는 때에 그 디자인등록출원된 디자인의 내용을

알지 못하고, 선의로 국내에서 그 디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나

준비를 하고 있는 자는 일정 요건하에서 그 디자인권에 대해 통상실시권을 갖습니다.

이는 법률의 규정에 의해 인정되는 무상의 통상실시권으로서

채권적 권리에 해당합니다.

2007년 시행법이 중복투자.개발 및 거절의 연쇄를 방지하기 위해

거절결정.심결이 확정된 출원의 선원의 지위를 부정함에 따라

신규성 위반을 이유로 거절된 선출원인의 자유실시영역에서의 실시가

선출원과 유사하지만 선원의 지위가 없음을 이유로 등록된

후출원 등록디자인권의 침해를 구성하는 문제가 발생될 수 있어

이 경우 선.후출원인간의 이해관계를 조정하기 위함입니다.

선출원에 따른 통상실시권이 발생하려면 선의의 실시여야 하는데요

선의란 디자인등록출원된 디자인의 내용을 알지 못하고 그 디자인을

창작하거나 그 디자인을 창작한 자로부터 지득한 경우를 의미합니다.

또한 타인의 디자인권의 설정등록시에 국내에서 그 디자인 또는

이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있어야 하는데요,

본 요건은 선출원자의 실시 개시의 시기적 요건에 관한 것입니다.

후출원의 출원이후부터 설정등록 이전까지 실시사업 또는 그 준비를 하여야 합니다.

이 시기에 개시된 실시라면 타인의 등록디자인을 알 것 없이 개시된 실시이기 때문에

구제의 대상으로 한 것입니다.

후출원 디자인의 출원 전에 실시 또는 준비를 하는 경우라면

이미 종전의 선사용에 의한 통상실시권에 따른 구제가 규정되어 있으므로

본 규정의 적용대상이 아니며

실시사업이란 법 제2조 제7호 규정되고 있는 형태로서의 실시사업이 되고 있는 경우를 말하며

사업의 준비란 명확치는 않으나 머릿속에서 생각하고 있던 정도 또는

단지 출원만 있는 경우는 준비에 해당되지 않고 준비사업을 객관적으로

증명하는 데 충분한 증거가 필요합니다.

타인의 디자인권을 설정등록받기위해 디자인등록출원을 한 날 전에

그 디자인 또는 이와 유사한 디자인에 대하여 디자인등록출원을 하였을 것이 요구되는데요,

본 규정에 따른 통상실시권은 타인의 출원보다 선출원된 자신의

디자인등록출원이 있었음을 전제로 합니다.

타인의 디자인권이 설정등록되는 때에 자신이 한 디자인등록출원에 관한

디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있을 것 역시 요구되는데,

본 요건은 거절결정이 확정된 출원과 실시디자인과의 관계에 관한 요건입니다.

실시사업 등을 하고 있는 디자인은 선출원에 관한 것이어야 하고

출원디자인에 유사한 디자인은 포함되지 않습니다.

선출원디자인이 신규성상실을 이유로 거절결정 또는 심결이 확정되었어야 하는데요,

거절이유를 신규성 상실로 제한한 것은 고지디자인과 동일.유사한 디자인은

일반공중이 자유롭게 실시할 수 있는 영역에 해당되는 것으로서

이러한 공지영역에 있는 선출원 디자인에 대해 선출원의 지위가 없어

등록될 수 있었던 후출원 디자인에 유사하다는 것을 이유로

침해를 인정하는 것은 양자의 형평상 선출원인에게 심히 부당한 것이기 떄문입니다.

마지막으로, 선사용에 의한 통상실시권이 발생되는 경우가 아니어야 하는데요

선출원에 따른 통상실시권은 선사용권이 인정되지 않는 경우에

선출원에 의한 선의의 실시자를 구제하기 위한 규정이기 때문입니다.

특허사무소 소담은

변리사와 변호사가 함께 있어

내 소중한 지식재산권을 온전히 담아내기 위해

특허상담은 물론 법률자문 서비스를 제공하고 있습니다.

디자인출원 - 물품류 구분에 따른 출원

디자인등록출원을 하려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는

물품류 구분에 따라야 합니다.

디자인등록출원인은 출원서 및 도면에 물품류 및 디자인의

대상이 되는 물품을 기재하여야 하며, 물품류 또는 물품을

잘못 기재한 경우에는 법 제40조 제2항에 위반되어

등록을 받을 수 없는 것으로 합니다.

물품류 구분은 디자인등록출원서 작성의 일관성 및 물품명칭 사용의

통일성을 유지하기 위한 것으로서

물품간의 유사범위를 정하는 것은 아닙니다.

각 물품류에 속하는 구체적인 물품은 특허청장이 정하여 고시합니다.

법 제40조 제1항 및 제2항 규정 위반은 심사.일부심사거절이유 및

출원계속 중 정보제공사유에 해당합니다.

다만, 착오등록 되더라도 일부심사이의신청이나

무효심판청구이유에는 해당하지 않습니다.

본 규정은 법기술상의 요청으로서

권리 성립에 결함이 있다 볼 수 없는 절차적 요건에

불과하기 때문입니다.

즉, 법 제40조 제1항 및 제2항에 위반되는 권리가 존속한다고 하여

제3자가 불측에 손해를 입는 등의 공익에 반하는 경우가

발생되지 않고, 오히려 이를 이유로 권리를 소멸시키는 것은

디자인의 보호라는 법 목적에 반할 수 있습니다.

법 제40조 규정 위반은 경미한 하자에 불과하여

출원된 디자인의 동일성을 해치지 아니하는 한도에서

보정 또는 분할출원을 통해 이를 극복할 수 있습니다.

디자인의 대상이 되는 물품의 명칭이

동일물품 이외의 물품으로 보정되는 경우에는

요지변경으로 취급되나, 단순한 착오나 오기로 인정되는 경우

또는 불명확한 것을 명확하게 하는 보정의 경우에는

요지변경으로 취급되지 않습니다.

총괄명칭으로 기재된 경우 그 하위개념의 정당한 여러개의 물품으로

분할이 가능한지 문제가 되는데요, 일반적으로는 도면과 디자인의

설명란에 기재된 바에 따라 추정되는 어느 하나의 물품으로

보정하는 것이 정상일 것이나 출원인의 의도가

2 이상의 물품으로 출원하려는 것으로 명백하게 인정될 수 있는 경우,

분할이 가능할 것입니다.

법 제40조 제2항 위반은 절차적 요건 위반의 경우이므로

총괄명칭이 착오 등록된 경우 유효하게 디자인권이

계속되지만, 총괄명칭은 다수개의 물품을 포함하게 되므로

권리범위 해석이 문제되는데 도면의 표현, 권리자의 실시사업

내용 등을 구체적으로 고려하여 물품의 범위를 한정해석해야 합니다.

2이상의 물품이 한 벌 물품으로 동시에 사용되고

한 벌 전체로서 통일성이 있는 경우 법 제40조 제1항에 불구하고

1디자인으로 등록받을 수 있습니다.

한 벌 전체로서 조합된 통일된 미감을 보호하기 위함입니다.

동일 물품류에 속하는 디자인은

법 제40조 제1항 규정에도 불구하고 100이내의 디자인을

1복수디자인등록출원할 수 있고,

동적디자인등록출원의 경우 변화 전.후의 2 이상의 형태가 도시된

도면의 제출이 가능합니다.

물품의 정적인 형태가 아닌 물품의 기능에 의한 변화하는 상태의

미감을 보호하기 위함입니다.

디자인보호법은 물품과의 불가분성에 의하여

1물품을 지정하여 1디자인등록출원을 하도록 하는 점이

특허.실용신안법과 차이가 있습니다.

디자인등록 - 디자인동일여부 판단

동일성 판단시 대비되는 디자인은 출원단계에서는

출원디자인과 공지디자인.선출원디자인,

보호범위 판단에서는 등록디자인과 실시디자인,

이용.저촉의 판단에서는 선.후 등록 권리가

그 대비의 대상이 됩니다.

등록디자인의 보호범위는 출원서의 기재사항 및

출원서에 첨부된 도면.사진.견본과 도면에 기재된

디자인의 설명에 의해서 정하여지며

본 규정의 보호범위 판단자료는 디자인등록요건의 판단을 위한

디자인의 특정시에도 기초자료가 됩니다.

출원서에 기재된 디자인의 대상이 되는 물품과

부분디자인의 기재가 디자인의 동일성 판단시 고려되어야 합니다.

디자인의 동일은 물품의 동일을 전제로 하며

전체디자인과 부분디자인은 동일하지 않은 디자인에 관한

출원으로 취급합니다.

도면 등에 표현된 디자인의 형태에 의해 디자인의 동일여부를

판단하며, 다만, 사용상태도는 디자인의 동일 판단의

기초자료로 사용되지 않습니다.

디자인의 설명은 투명에 대한 설명, 부분디자인에 대한 설명,

동적디자인에 대한 설명 등 그 디자인의 이해를 위해

사항들이 기재되어 있는바,

디자인 동일성판단의 주요 자료가 됩니다.

디자인은 추상적 형태가 아닌 물품에 성립된 형태이므로

동일한 디자인의 관계에 있기 위해서는

물품 및 형태가 동일할 것이 요구됩니다.

여기서 동일물품이란 용도와 기능이 동일한것을 말합니다.

대법 판례는 물품의 동일성 여부는 물품의 용도.기능 등에 비추어

거래통념상 동일 종류의 물품으로 인정할 수 있는지

여부에 따라야 한다고 판시하여

용도.기능을 원칙으로 하되 거래통념을

보조수단으로 고려한 절충적 입장에 있습니다.

공유 특허권의 문제

공유인 특허권이 침해된 경우

공유자 모두가 아닌 각자가 그 침해에 대하여

특허권에 의한 조치를 취할 수 있는지 문제가 있다.

침해금지청구는 일종의 보존행위이기 때문에

특허권 침해가 있을 때에는 각 공유자는 자기 지분권에 기하여

단독으로 특허권 전체에 대해 침해금지청구권을 행사할 수 있다고 하여야 할 것이다.

한편, 손해배상청구권을 행사할 수 있는지에 대해서는

견해의 대립이 있지만

손해배상청구권은 가분채권이므로 각 공유자는 자기의 지분 비율에 따른

손해액의 청구를 하는 손해배상청구를 할 수 있다고 보는것이 타당하다.

특허권이 공유인 경우 민법의 공유물분할청구권에 관한 규정이 유추적용되어

공유물 분할금지 특약이 없는 한 공유특허권의 분할청구가

가능하다고 해석된다.

이는 공유특허권자간에 신뢰관계를 상실한 경우

그 결속관계에서 벗어날 수 있도록 해 주는 것이 타당하기 때문이다.

다만, 특허궈은 무체재산권이기 때문에 분할방식은 현물분할은 인정될 수 없고

특허권의 처분에 따른 대금분할방식에 의할 수밖에 없다고 할 것이다.

특허권이 공유인 경우에는 지분 비율에 상광넚이 공유자 모두가 특허발명 전체를

실시할 수 있기 때문에 공유자 각자의 자본력.기술력 여하에 따라 다른 공유자에게 미치는

영향이 지대하고, 이로 인해 수익.처분의 측면에서 제한이 따른다.

그런데, 공유자 중 일부가 이러한 제한을 위반하여

제3자에게 실시권을 설정하는 계약 등의 행위를 한 경우

다른 공유자는 제3자에 대해서는 특허권의 침해를 이유로

민.형사적 조치를 취할 수 있지만

계약 등을 한 공유자에 대해서는 특허법상 아무런 조치도 취할 수 없다.

특허소송과 특허심판의 관계

법 제186조 제6항에서는 심판을 규정할 수 있는 사항에 관한 소는

심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다고 규저하고 있으므로

결과적으로 특허소송에 대해서는 심판전치주의를 강제하는 것과 같게 되었다.

특허소송은  심결 등에 대한 소송만을 허용하기 때문에

심결이나 각하결정이 아닌 사항에 대해서는 소를 제기할 수 없다.

예를 들어 특허거절결정에 대해 소를 제기하기 위해서는 특허심판원에 불복하여

기각심결을 받은 경우이어야 한다. 이와 같이 소송의 대상과 절차를 취하는 이유는

발명의 성질상 판단에 특수의 전문지식을 요하기 때문이다.

한 심판사건과 다른 심판사건 또는 심판사건과 소송사건과의 사이에

밀접한 관계가 있고 이들 사에이 심리의 진행을 조정할 필요가 있는 경우가 적지 않다.

예컨대 무효심판과 권리범위확인심판 또는 특허침해소송과 해당 특허의 무효심판 등이

각각 계속하는 경우 등이다.

이러한 경우는 법원은 소송절차에서 필요하면 특허출원에 대한 특허여부결정이 확정되거나

특허에 관한 심결의 확정이 있을때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.

특허법원에 소가 제기되더라도 특허심판원은 특허법원의 하급심 법원이 아니므로

심판기록을 특허법원에 이관할 의무가 없고

당사자는 특허심판원에 제출한 것과 동일한 자료라고 하더라도

특허법원에 다시 제출하여야 한다.

즉 심판절차와 특허법원 소송절차 사이에는 그 절차의 연속성을 인정할 수 없으므로

심결원본이나 그 밖의 일건 기록서류는 특허법원에 소가 제기된다하더라도

심판원에서 특허법원으로 당연히 송부되는 것이 아니다.

이 경우 특허법원은 심리의 편의상 필요하다고 인정할 경우 특허청장 또는 심판원장에게

심사.심판.등록서류 등본의 송부를 촉탁하거나

당사자에게 그 등본을 제출하게 할 수 있다.