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통상실시권허락심판에 의한 통상실시권

특허권자.전용실시권자 또는 통상실시권자가

해당 특허발명이 이용.저촉관계에 해당되어

실시의 허락을 받으려는 경우에 선출원 특허권자.실용신안권자.

디자인권자 또는 그 전용실시권자가 정당한 이유없이

실시허락을 아니하거나 실시허락을 받을 수 없을 때,

자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서

통상실시권허락심판을 청구할 수 있으며

상기 심판에 의하여 허락되는 실시권을

통상실시권허락심판이라 한다.

통상실시권허락심판의 경우는 기술전문가로 구성된

심판관합의체에 의하여 통상실시권이 허락되는 점에서

특허청장의 결정에 의하여 통상실시권이 설정되는

재정에 의한 강제실시권의 경우와 구별된다.

일반적인 통상실시권허락심판의 경우 청구인은 이용.저촉관게의

후출원특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자이며

피청구인은 선출원특허권자, 전용실시권자, 실용신안권자 또는

디자인권자가 된다.

통상실시권을 허락하는 심결이 확정되면 통상실시권이 발생하는데,

따라서 통상실시권자는 심결에 의하여 정해진 효력범위에서

자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다.

이 때 실시권은 해당 특허권과 함께 이전되고

해당 특허권이 소멸되면 함께 소멸되며,

실시권에 대한 질권을 설정할 수 없다.

통상실시권자는 특허권자.실용신안권자.디자인권자 또는

그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 하는데,

자기가 책임질 수 없는 사유로 대가를 지급할 수 없는 경우에는

그 대가를 공탁하여야 하며, 대가를 지급하지 아니하거나

공탁을 하지 아니하면 그 특허발명.등록실용신안 또는

등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 실시할 수 없다.

부정경쟁행위 - 품질 등 오인야기행위(바목)

품질 등 오인야기행위는 타인의 상품을 사칭하거나

상품 또는 그 광고에 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을

오인하게 하는 선전 또는 표지를 하거나

이러한 방법이나 표지로써 상품을

판매.반포 또는 수입.수출하는 행위이다.

타인의 상품을 사칭하는 행위는 타인의 상품을 자기의 상품이나

또는 제3자의 상품으로 사칭하는 적극적인 경우는 물론,

설명의무에 위반하여 고객의 물음에 진실하지 않게 응답하는

소극적인 경우도 포함된다.

이러한 행위는 대고객 관계에서 사기에 의한 불법행위나

형법상 사기죄에 해당하는 경우가 많다.

이론상 행위자에 대한 민사상 금지청구가 가능한 점에서

본법의 의의를 찾을 수 있으나 실제 이런 유형의 금지청구는

상정하기 어렵다. 오히려 법 개정 시 삭제된

타인의 영업을 비방하는 행위에 대한 금지청구가

실익이 있다고 본다.

상품에 그 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을

오인하게 하는 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을

판매 등을 하는 행위란 상품의 속성과 성분등의 품질,

급부의 내용, 제조 및 가공방법, 효능과 사용방법등의 용도 또는

상품의 개수, 용적 및 중량 등의 수량에 관하여

일반 소비자로 하여금 오인하게 하는 허위나 과장된

내용의 표지를 하거나 그러한 표지를 한 상품을 판매하는 등의

행위를 말한다.

한편 상품의 제조원에 일정한 품질 관념이 화체되어 있어서

이를 표시하는 것이 상품의 수요자나 거래자 등이 속한

거래사회에서 그 상품의 품질에 대한 관념의 형성에 기여하는

경우에는 허위로 이러한 제조원을 상품에 표시하거나

그러한 상품을 판매하는 등의 행위는 상품의 품질에 관하여

일반 소비자로 하여금 오인하게 할 우려가 있는 행위로서

부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목 후단의

부정경쟁행위에 해당한다.

특허권 이전 / 특허사무소 소담

특허권 이전이란 특허권의 주체인 특허권자를

변경하는것을 말한다.

특허권 이전은 주체변경으로서 상대적 소멸이라는 점에서

특허권이 절대적으로 소멸하는

무효심결확정 또는 특허권 포기 등과 구별된다.

특허권 이전, 즉 이전적 승계는 매매.증여 등과 같이

개개의 권리가 개개의 취득원인에 의하여 취득되는

특정승계와 상속.포괄유증.회사의 합병 등과 같이

하나의 취득원인에 의하여 다수의 권리가 일괄해서 취득되는

일반승계로 나뉜다.

특허권자는 특허권의 전부를 이전할 수 있을 뿐만 아니라

특허권의 지분의 일부를 이전할 수 있다.

다만, 청구범위가 다항으로 되어 있는 경우에 그 중 일부인

어느 하나의 항만을 이전할 수 있는지에 대해 논란이 있다.

특허법상 특허권은 복수의 청구항 모두를 일체로 하여

부여되는 것이며, 청구항마다 특허권이 있는 것으로 본다고

규정하고 있는 법 제215조의 대상에서

법 제99조 제1항이 제외되어 있으며,

일부 청구항의 이전을 허용한다면 실시상의 권리충돌로 인하여

법적 안정성을 해치게 되며,

실무상으로도 특허권의 설정등록 후에는 특허의 정정의 대상이 되고

분할 및 보정이 인정되지 않으므로,

일부 청구항의 이전은 인정되지 아니한다고 함이 타당하다.

특허권 이전은 특허등록원부에 등록하여야만 효력이 발생한다.

즉 이전등록은 특허권 이전의 효력발생요근이다.

공시의 원칙에 기한 결과이지만,

공신의 원칙은 성립하지 아니한다.

상속 또는 회사의 합병 등의 경우에

사망 또는 합병 등의 사실이 있으면 권리는 당연히

상속인 또는 흡수법인에 포괄적으로 이전되어 버리므로

그것만으로 권리이전의 효력이 발생한다.

특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 밟는 절차의 효력은

그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에게 미치며

특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 특허청 또는

특허심판원에 계속 중일 때

특허권 또는 특허에 관한 권리가 이전되면

그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여

그 절차를 속행하게 할 수 있다.

특허무효심판 실시료 반환여부

당사자간에 실시료 불반환 합의와 같은

특약이 없는 경우 무효심결이 확정된 특허권에 대하여

지급된 실시료를 부당이득으로 반환청구가 될 수 있는지와 관련하여

견해의 대립이 있었다.

하지만 대법원은  특허발명 실시계약에 의하여

특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여

특허침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을

청구할 수 없게되고, 특허가 무효로 확정되기 이전에

존재하는 특허권의 독점.배타적 효력에

제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보았다.

특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가

불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고

그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된

특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로

이행불능상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로

확정되더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이

원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나

그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한

특허권자가 특허발명 실시계약에 따라

실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중

특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에

상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로

반환할 의무가 있다고 할 수 없다 하여

특별한 사정이 없는 한 부당이득 반환의무를 부정하였다.

특허무효심결이 확정되면 특허료 납부한 자의 청구에 의하여

무효심결이 확정된 해의 다음 해부터의

특허료 해당분을 반환한다.

다만, 반환대상에 해당함을 통지받은 날로부터

3년이 지나면 청구할 수 없다.

기각심결이 확정된 경우 특허권은 유지되며

이 경우 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여

동일한 무효심판을 청구할 수 없고

동일한 무효심판을 청구한 경우 심결각하된다.

이 때 전부무효심판과 일부무효심판은

동일한 심판으로 본다.

부정경쟁행위 주지성 입증

부정경쟁행위로 손해배상이나 신용회복을 구하는 청구에서는

상대방이 혼동초래 또는 오인유발행위를 하였을 당시에

청구인 측의 표지가 주지성을 갖추고 있어야 한다.

문제는 금지청구권을 행사하는 경우

그 주지성을 사실심변론종결시까지 취득하면 좋은지,

아니면 부정경쟁행위 즉 침해당시에

이미 취득하고 있어야 하는지 양론이 있다.

사실심변론종결시설은 주지의 상품표지로서 보호하기에 족한

사실상태가 형성되어 있는 이상, 그 시점에서 주지된 상품표시와

유사한 상품표시를 사용하여 혼동을 일어나게 하는 행위를

방지하는 것이 부정경쟁방지법 입법 취지에 부합한다는 입장이다.

민사소송법상 일반적으로 당사자는 사실심 변론종결시까지

사실자료를 제출하고, 법원이 판결의 기초로 하는 사실관계는

당사자가 사실심의 변론종결시까지 제출한 것에 한하여

그 시점까지 상품표지의 주지성이 구비되어 있다면,

소송제기 시에는 구비되어 있지 않아도

금지청구가 인용된다.

상대방표지사용시설은 주지성의 존재는 늦어도 나중의 영업주체가

유사한 상품표지 또는 영업표지를 사용한 시점에서 인정되어야

한다는 것인데, 이 견해에 의할 경우에는 상대방이 상호를

시작하기 시작한 때에 주지성이 갖추어져 있지 않으면

사실심 변론종결시에 주지성을 취득하였다고 하더라도

패소하게 될 것이다.

동법상의 권리를 보다 넓게 보호할 수 있는

사실심 변론종결시설이 타당한 것으로 생각되고,

우리나라 다수설 및 판례의 입장이다.

종로학원 상표권분쟁 사례

원고는 확인대상표장은 

현저한 지리적 명칭에 해당하지 않고,

등록서비스표와 유사하므로 

등록서비스표의 권리범위에 속한다고 주장하였다.

이에 피고는 확인대상표장은 현저한 지리적 명칭에 해당하고,

등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 반박하였다.

확인대상표장의 구성 부분 중 "천안"은 

충청남도 천안시의, "종로"는 서울특별시 '종로구'의 

명칭 또는 ''종로3가' 등과 같이 

종로구 소속 행정구역의 일종으로서의 거리의 이름을 나타내는 

각 현저한지리적 명칭에 해당한다.

또한 '학원'은 지정서비스업인 학원 경영업과 관련하여 볼 때 

지정서비스업의 내용이나 관용표장 또는 보통명칭을 

나타내는 것이어서 식별력이 없으므로 

확인대상표장은 현저한 지리적 명칭으로 된 

서비스표에 해당한다고 할 것이고 

이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다.

또한 현저한 지리적 명칭 등으로 된 서비스표의 경우 

그 사용의 결과로 수요자간에 특정인의 서비스표로 

현저하게 인식되어 있다 하더라도 

그것이 부정경쟁방지법 및 영업비밀보호법 등에 의하여

보호받음은 별론으로 하고 

이를 상표법상의 서비스표로 등록 받을 수 없을 뿐만 아니라, 

설사 등록되었다 하더라도 

그 등록서비스표권의 효력이 해당하는 서비스표에 대하여 

미친다고 할 수 없다.

서비스표"종로학원" 대 "천안종로학원" 의 분쟁사건에서

 "종로학원"의 서비스표 등록이 무효됨으로써 

16년간의 권리행사 및 등록도 수포로 돌아갔고 

상표법상의 효력은 등록시로 소급하여 상실되었다.

비록 상표법상의 효력은 상실되었으나 

대법원의 판결과 같이 "종로학원"의 명성과 주지성은 

부정경쟁방지 및 영업비밀 보호법에 의하여 

영업의 주체나 출처의 혼동을 가져오는 

부정경쟁행위로부터는 보호받을 수 있다.

또한 개정 상표법 제6조 제2항의 규정에 의거 

현저한 지리적 명칭만으로 구성된 상표(서비스표)라도 

상표등록 출원전에 상표를 사용한 결과 

수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 

그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여

상표 등록을 받을 수 있다.

부정경쟁방지법 및 상표법 문의는

변리사와 변리사출신변호사가 함께 있어

특허상담과 법률상담을 같이 받아볼 수 있는

특허사무소 소담입니다.

부정경쟁행위 구제 - 신용회복청구권

법원은 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위나 제3조의2 제1항이나

제2항을 위반한행위로 타인의 영업상의 신용을

실추시킨 자에게는 피해자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에

필요한 조치를 명할 수 있다.

법원은 권리자의 청구에 따라 침해자의 침해행위로 인하여 권리자의 업무상 신용이 실추된 점을 인정할 수 있는 경우에는

침해자의 침해죄에 대한 형사판결, 패소한 민사판결,

해명자료 등을 신문, 잡지 등에 게재할 것을 명할 수 있다.

고의 과실에 기한 부정경쟁행위나 제3조의2 제1항이나

제2항을 위반한 행위가 있고 그로 인하여

상품주체 등의 영업상의 신용이 실추되었을 것을 요건으로 한다.

즉 상품주체의 혼동행위가 있었다고 하여도

그것만으로 상품주체의 영업상의 신용이

당연히 침해되었다고 단언하기 어려우므로,

그와 같은 경우 부정경쟁방지법 제6조에 정한

신용회복을 위해 필요한 조치를 명하기 위해서는

상품주체 혼동행위가 있었다는 것 외에

그와 같은 행위에 의하여 상품주체의 영업상의 신용이

실추되었음이 인정되어야만 한다.

예를들어 모방 제품의 품질이 조악하여

자사 제품의 신용도에 타격이 가해진 점 등의

구체적 사정을 별도로 입증하여야 한다.

권리자의 업무상 신용이 실추된 점을 인정할 수 있는 경우에도

부정경쟁행위자등의 행위의 태양,

부정경쟁행위 등의 전후 사정 등에 비추어

행위자에게 손해배상을 명하는 것으로 충분히

피해자의 손해가 전보되었다고 볼 수 있는 경우에는

피해자의 청구 중 신용.명예회복에 필요한

조치 부분은 기각하여야 한다.

부정경쟁방지법 제6조에 의한 신용회복청구를 인정할 것인지의

그 판단은 침해행위 당시를 기준으로 한다.

신용회복의 조치를 피해자의 청구에 의하여 법원이 명하며,

손해배상은 금전배상이 원칙이지만, 금전배상만으로는

만족할 수 없거나 신용훼손의 구제방법으로 적절치 않은 경우가

많기 때문에 부정경쟁방지법이 손해배상에 갈음하거나 손해배상과

병행하여 신용회복에 필요한 조치를 구할 수 있도록 규정한 것이다.

종래 신문에서 사죄광고를 내도록 명하는 방법이 선호되어 왔으나

사죄광고를 명하는 것은 헌법상 양심의 자유에 반한다는

헌법재판소의 결정으로 사죄광고의 청구는 불가능하게 되었다.

대신 실무상 패소 판결을 받은 사실이 있다는 내용의 해명서를

광고 게재하도록 하고 있다. 양심의 자유에 반하지 않는 한

관계 당사자들에게 사실을 통지하도록 명하는 조치 등을

생각해 볼 수 있다.

권리 대 권리의 권리범위확인심판

권리범위확인심판은 권리(특허권)대 비권리(확인대상발명)의

대립구조로 되어 있는것이 일반적이다.

그런데 특허권 대 특허권 상호 간 권리범위에 대해서

다툼이 발생되는 경우가 있다.

이 때 일방의 권리가 타방의 권리에 속하는지의 여부를 확인하는

소위 특허권(실용신안권) 상호간의

권리대권리의 권리범위확인심판이 허용되는지 여부가 문제된다.

소극적 권리범위확인심판에서는

일방의 특허권이 타 특허권의 권리범위에

속하지 아니한다는 취지의 심결을 하더라도

그 심결의 결과는 어느 한쪽의 권리도 부정하는 것이 아니므로

부적법한 것이 아니다고 하여

심판청구를 긍정하고 있으며 특허청 실무도 마찬가지이다.

적극적권리범위확인심판의 경우

후출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상 고안으로 하여

선출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는

적극적 권리범위확인심판은 후등록된 권리에 대한

무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어

원칙적으로 허용되지 아니하고,

다만 예외적으로 양 고안이 구 실용신안법 제11조제3항에서 규정하는

이용관계에 있어 확인대상 고안의 등록의 효력을 부정하지 않고

권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는

권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의

청구가 허용된다고 판시하였다.

즉, 적극적권리범위확인심판에서 저촉관계를 확인하는

인용심결을 하는 경우 타방의 권리를 부정하게 되어

확인의 성격을 벗어나기 때문에 타당하지 않으며,

이것은 무효심판의 전권사항을 권리범위확인심판이

하게 되는 결과가 되어 인정될 수 없으나

이용관계의 확인은 상대방의 권리의 존부에 어떤 변동을

가져오는 것이 아니며,

그 심판결과가 양 등록 권리 사이에

통상실시권 허락 및 실시료 지급 등의 문제해결을 위한

전제가 될 수 있으므로, 확인의 이익이 있는 것이어서

인정될 수 있는 것이다.

공유자 중 1명의 소 제기

특허법 제139조 제3항에서는

특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가

그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는

공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다고

규정하고 있을 뿐, 심결취소소송 제기에 관하여는

아무런 규정을 두고 있지 않다.

따라서 특허권의 공유자가 패소한 경우

그 심결취소소송을 심판청구와 같이 공유자 모두가

공동으로 제기하여야 하는지

아니면 공유자 중의 1명이라도 제기할 수 있는지

문제가 된다.

기존의 특허법원은 상표권이 공유인 경우에는

각 공유자는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하면

그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는

질권을 설정할 수 없고

전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다고

규정하고 있다.

상표법 제77조는 특허법 제139조를 준용하여

상표권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여

심판을 청구하는 때에는 공유자 모두가 공동으로

청구하여야 한다고 규정하고 있다.

그러나 특허법원 판결에 의할 경우

모두가 심결취소소송을 제기하여야 하는 경우

타 공유자의 협력을 얻지 못하거나

타 공유자가 행방불명이 된 경우 등에는

소송을 제기하지 못하고 출소기간의 만료와 동시에

심결이 확정되고 권리가 소멸하게 되는 불이익을

초래하게 되는 점,

특허법상의 공유는 무체재산권의 특수성으로 인해

일정 규정에 대해서만 합유적 성격이 있고

그 이외에는 민법상 공유관계와 유사하게 취급해야 하는데,

공유자 1명이 심결취소소송을 제기하여 승소하는 것이

다른 공유자에게 이익이 된다는것을 간과하고 있었다.

따라서 최근 대법원은 상표법 제77조는 상표권이

공유자 모두에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서

심판절차에 관하여 고유필수적 공동심판을 규정한

특허법 제139조를 준용하고 있으나

그 심결취소소송절차에 대해서는

아무른 규정을 두고 있지 않다.

따라서 상표권의 공유자가 그 상표권 효력에 관한 심판에서

패소한 경우에 제기할 심결취소소송은

공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는

고유필수적 공동소송이라 할 수 없고,

공유자의 1명이라도 그 상표등록을 무효로 하거나

권리행사를 제한.방해하는 심결이 있으면

그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위해

단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다.

한편, 공유자 중 1명이 제기한 소에서

나머지 권리자가 공동소송참가를 한 경우

공동소송참가도 실질적으로 신소 제기의 성격이 있으므로

제소기간 등 소송요건을 갖추어야 한다.

타인의 상품임을 표시한 표지

상품이란 일반 시장에서 유통되는 것을 목적으로

생산.거래되는 물건이라고 할 수 있다.

유체물이 아닌 무체물도 상품이 될 수 있는지 다툼이 있으나,

무체물 자체에 상품 표시를 하는것이 어려워도

그 무체물의 경제적 가치가 사회적으로 승인되고

용기에 넣는등의 방법으로 독립한 거래 대상으로

유통성이 있다면, 상품으로 보아야 한다.

상품표지란 특정 상품을 표창하기 위해 감각적으로

파악할 수 있는 수단으로서,

특정 상품을 개별화하고, 다른 동종 상품으로부터 구별시키는

구별력 내지 식별력을 갖춘 것을 말한다.

상품표지는 상품임을 표시하는 표지로서

상품을 개별화하는 인식수단이므로, 상품이 누군가로부터

나온 것임을 알려주어 다른 출처로부터 나온 상품과

구별시키는 출처 표시 기능을 갖고 있는 상표가

가장 전형적인 것이다.

그것은 거래자 및 수요자가 상품 출처로서의

동일성을 인식하여 어떤 출처로부터 나온 것임을

알 수 있게 하는 것이면 족하고,

경우에 따라서는 익명의 출처도 가능하므로

그 출처의 구체적 명칭, 소재지까지

정확하게 알려져 있을 필요는 없다.

부정경쟁방지법은 상품표지로서 성명, 상호, 상표

상품의 용기.포장등을 예시하고 있으나

상품표지로서의 개별화 기능을 갖는 것이면 무엇이라도 좋고

위 예시된것에 한정하지 않는다.

상품표지는 등기, 등록 여부를 불문한다.

그러나 본래의 상품표지는 상표뿐이며, 그 밖의 표지는

그것이 상품의 출처를 나타내는 표지로 사용된다고 평가되는 경우,

즉 타인의 것과 구별되는 개성이 있는 것으로서

독점적 사용 등에 의한 식별력이 있는 경우에만

본 목의 보호를 받는다.