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전용실시권을 설정한 특허권자의 지위

전용실시권의 설정을 받은 전용실시권자는

그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을

업으로서 실시할 권리를 독점한다.

한편, 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하지만,

그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는

전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를

독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.

이 경우 전용실시권 범위에서 제3자가 특허발명을 침해하고 있을 때

전용실시권자 이외에 특허권자에게 손해배상청구 또는

침해금지청구 등의 소권이 인정되는지 문제이다.

특허권의 소극적 효력을 법 제94조에서의

특허권자는 특허발명을 업으로서 실시할권리를 독점한다에서

규정하고 있는 독점성의 반대급부로서 간접적으로 규정된 것으로

이해하는 경우 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때

특허권자는 실시할 권리를 독점하지 않으므로,

제3자의 침해에 대해 특허권자의 소권이

인정되지 않을 것이다.

그러나 특허권의 소극적 효력은 적극적 효력과는

별개의 권리이며, 전용실시권의 설정은

특허권의 소극적 효력이 미치지 아니하는 계약으로

이해할 수 있으며, 전용실시권이 존재하더라도

타인의 실시를 배제할 수 있는 특허권자의 권한은

전용실시권자 이외의 자에게는 여전히 행사할 수 있기 때문에

특허권자에게는 침해에 대한 소권이 인정된다고 볼 것이다.

손해배상청구와 관련하여,

특허권자가 전용실시권자로부터 판매량에 따른

실시료를 받는다면, 판매량 감소에 따른 손해액에 대해

전용실시권자와 별도로 침해자에 대해 손해배상을

청구할 수 있으나, 판매량과 상관없이 실시료를 받는다면

특허권자에게 침해자의 실시가 있더라도

손해가 있다고 말할 수 없으므로

이 경우에는 별도로 손해배상을 청구할 수 없다.

한편, 특허권자 또는 전용실시권자가

고의나 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을

침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을

청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위로

이익을 얻었을 때에는 그 이익액을 특허권자 또는

전용실시권자가 입은 손해액으로 추정하는 것이고,

따라서 특허권자 및 전용실시권자가 입은 손해의 총액은

침해행위자가 얻은 이익의 액에 한정된다.

따라서 전용실시권자의 손해는 특허권자에게 지불하여야 할

실시료 상당액을 공제한 잔액이라 할 것이고,

전용실시권자가 특허권자로부터 전용실시권을

일정액에 매수하여 전용실시권자만이 특허권을 실시하고 있는

경우에는 침해행위자가 얻은 이익의 액이

모두 전용실시권자의 손해라 할 것이다.

부정경쟁행위 출처지 오인야기행위

출처지 오인야기행위는 상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이

알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통신에

그 상품이 생산.제조 또는 가공된 지역 외의 곳에서

생산 또는 가공된 듯이 오인하게 하는 표지를 하거나

이러한 표지를 한 상품을 판매.반포 또는

수입.수출하는 행위를 말한다.

여기의 출처지는 생산지.제조지.가공지를 의미하며

원산지와 같은 개념인데, 유명한 생산지는

원산지 명칭에 해당하는 경우가 전형적이고,

유명한 제조.가공지의 예로는 스위스, 파리등이다.

이러한 출처지 표지는 거짓일 필요는 없고 오인하게 하면 충분하다.

예를들어 국산품을 단순히 외제라고 표시하거나

거꾸로 수입품에 국내산인것처럼 신토불이라고 표기하거나

화장품에 모두 불어를 사용하면서 마치 프랑스산인것처럼 암시하거나

일본 후지산을 배경으로 넣어 마치 일본제품인것처럼

암시적인 표시를 하는 것 등에까지 널리 적용된다.

소비자에게 오인 가능성이 있는 한

유럽풍이니, 프렌치스타일이니 하는 용어를 사용하는 것도

여기에 충분히 해당한다.

정당한권원이 없는자는 지리적표시를 사용한 상품을

양도.인도 또는 이를 위하여 전시.수입.수출하는행위,

제2조 제1호 라목 또는 마목에 해당하는 방식으로

지리적 표시를 사용한 상품을 인도하거나

이를 위하여 전시하는 행위를 할 수 없다.

다만, 같은 조 제1항에 해당하는 방식으로

상표를 사용하는 자로서, 국내에서 지리적표시의 보호개시일

이전부터 해당 상표를 사용하고 있고,

그 결과 해당 지리적표시의 보호개시일에 국내 수요자간에

그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고

인식되어 있는 경우에는 제1항에도 불구하고

해당상표를 그 사용하는 상품에 계속 사용할 수 있다.

영업비밀이라고 특정할 수 있는것

영업비밀 침해행위의 금지를 구함에 있어서는

법원의 심리와 상대방의 방어권행사에 지장이 없도록

그 비밀성을 잃지 않는 한도에서 가능한

영업비밀을 구체적으로 특정하여야 합니다.

어느 정도로 영업비밀을 특정해야 하는지는

영업비밀로 주장된 개별 정보의 내용과 성질, 관련 분야에서 공지된

정보의 내용, 영업비밀 침해행위의 구체적 태양과 금지청구의 내용,

영업비밀 보유자와 상대방 사이의 관계 등

여러 사정을 고려하여 판단하여야 합니다.

영업비밀의 비공지성, 비밀관리성 및 경제성을 다투는

상대방의 주장과 입증의 정도에 따라

청구인에게 요구되는 영업비밀 내용 특정 정도는

달라질 수 있습니다.

청구인이 영업비밀이 제대로 특정되지 못한 경우에는

신청을 기각하여야 합니다.

상당한 정도의 기술력과 노하우를 가지고 경쟁사로 전직하여

종전의 업무와 동일.유사한 업무에 종사하는

근로자를 상대로 영업비밀침해금지를 구하는 경우

사용자가 주장하는 영업비밀이 영업비밀로서의

요건을 갖추었는지의 여부 및 영업비밀로서 특정이 되었는지 등을

판단함에 있어서는,

사용자가 주장하는 영업비밀 자체의 내용 뿐 아니라

근로자의 근무기간, 담당업무, 직책, 영업비밀에의 접근가능성,

전직한 회사에서 담당하는 업무의 내용과 성격,

사용자와 근로자가 전직한 회사와의 관계 등

여러 사정을 고려해야 합니다.

통상 그놀자가 청구인 회사의 특정 업무에 종사하면서

지득한 것으로 제한하여 -를 만드는 기술,

-의 배합비율,

-를 조절하는 기술 정도면 특정되었다고 보고,

예컨대 A성분 50%, B성분 25%등의 구체적인 배합비율,

조절방법 등의 특정까지는 요구하지 않습니다.

드라마캐릭터는 주지성이 있을까?

피고측은 각 본점 및 지점에서 원고 회사가 드라마에 관한

방송콘텐츠 사업화산업과 관련하여 제조.판매하는 제품과

유사한 제품을 구입하여 자신들의 면세점 등에서 판매한 행위는

원고회사의 권리를 침해하는 해위 내지 불법행위에 해당하고,

이로 인하여 원고는 경쟁에서 도태되어 도산에 이르렀으며

큰 정신적 피해를 입었기에

피고들에 손해배상을 청구하는 사례가 있었다.

드라마캐릭터는 상품화 사업이 이루어지고 있다는 점만으로는

국내 수요자들에게 널리 알려져 인식되어 있다고 보기 어렵고,

특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로

현저하게 개별화된 정도에 이르렀다고 보기 어렵다.

또한 제품이 의상의 세부적인 표현이나 색상, 형상화 대상과 그 형태,

주요 특징부분과 그로부터 느껴지는 인상 등의 차이점에 있어서

실질적으로 동일하다고 할 수 없다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 소정의 상품표지의 유사여부 내지

혼동가능성에 관한 판단에 있어서는 동종의 상품에 사용되는

두 개의 상품표지를 전체적.객관적.이격적으로 관찰하여

거래실정상 일반 수요자나 거래자가 양 상품표지에 대하여

느끼는 인식을 기준으로 하여 판별하고,

외관, 호칭, 관념 주 어느 하나가 형식적으로 유사하다 하더라도

거래사정을 감안하여 혼동의 염려가 없다면

그 유사성 내지 혼동가능성은 부정된다

(대법원 2001. 2. 23. 선고 98다63674 판결).

부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목은 부정경쟁행위의 한 유형으로서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을

양도.대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입.수출하는 행위를

규정하고 있는데, 여기서 모방이라 함은

타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의

상품을 만들어내는것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우

실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는

당해 변경의 내용.정도, 그 착상의 난이도,

변경에 의한 형태적 효과등을 종합적으로 고려하여

판단해야 한다

(대법원 2008. 10. 17. 자 2006마342 결정 참조).

따라서 원고의 상품화사업계약체결은 상표 사용에 관한

비독점적인 상품화사업에 관한 권한을 부여받은것에 불과하고,

상품화사업만으로 주지성을 획득하였다고 보기 어려워

상품표지로써 오인.혼동의 가능성이 없고

상품형태가 실질적으로 동일하지 않아

부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판시하였다. 

원고들이 주장하는 상표권침해, 상품주체 혼동행위,

상품형태 모방행위, 저작권침해행위로 인한 손해배상청구는

이유가 없어 모두 기각되었다.

통상실시권허락심판에 의한 통상실시권

특허권자.전용실시권자 또는 통상실시권자가

해당 특허발명이 이용.저촉관계에 해당되어

실시의 허락을 받으려는 경우에 선출원 특허권자.실용신안권자.

디자인권자 또는 그 전용실시권자가 정당한 이유없이

실시허락을 아니하거나 실시허락을 받을 수 없을 때,

자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서

통상실시권허락심판을 청구할 수 있으며

상기 심판에 의하여 허락되는 실시권을

통상실시권허락심판이라 한다.

통상실시권허락심판의 경우는 기술전문가로 구성된

심판관합의체에 의하여 통상실시권이 허락되는 점에서

특허청장의 결정에 의하여 통상실시권이 설정되는

재정에 의한 강제실시권의 경우와 구별된다.

일반적인 통상실시권허락심판의 경우 청구인은 이용.저촉관게의

후출원특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자이며

피청구인은 선출원특허권자, 전용실시권자, 실용신안권자 또는

디자인권자가 된다.

통상실시권을 허락하는 심결이 확정되면 통상실시권이 발생하는데,

따라서 통상실시권자는 심결에 의하여 정해진 효력범위에서

자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다.

이 때 실시권은 해당 특허권과 함께 이전되고

해당 특허권이 소멸되면 함께 소멸되며,

실시권에 대한 질권을 설정할 수 없다.

통상실시권자는 특허권자.실용신안권자.디자인권자 또는

그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 하는데,

자기가 책임질 수 없는 사유로 대가를 지급할 수 없는 경우에는

그 대가를 공탁하여야 하며, 대가를 지급하지 아니하거나

공탁을 하지 아니하면 그 특허발명.등록실용신안 또는

등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 실시할 수 없다.

부정경쟁행위 - 품질 등 오인야기행위(바목)

품질 등 오인야기행위는 타인의 상품을 사칭하거나

상품 또는 그 광고에 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을

오인하게 하는 선전 또는 표지를 하거나

이러한 방법이나 표지로써 상품을

판매.반포 또는 수입.수출하는 행위이다.

타인의 상품을 사칭하는 행위는 타인의 상품을 자기의 상품이나

또는 제3자의 상품으로 사칭하는 적극적인 경우는 물론,

설명의무에 위반하여 고객의 물음에 진실하지 않게 응답하는

소극적인 경우도 포함된다.

이러한 행위는 대고객 관계에서 사기에 의한 불법행위나

형법상 사기죄에 해당하는 경우가 많다.

이론상 행위자에 대한 민사상 금지청구가 가능한 점에서

본법의 의의를 찾을 수 있으나 실제 이런 유형의 금지청구는

상정하기 어렵다. 오히려 법 개정 시 삭제된

타인의 영업을 비방하는 행위에 대한 금지청구가

실익이 있다고 본다.

상품에 그 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을

오인하게 하는 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을

판매 등을 하는 행위란 상품의 속성과 성분등의 품질,

급부의 내용, 제조 및 가공방법, 효능과 사용방법등의 용도 또는

상품의 개수, 용적 및 중량 등의 수량에 관하여

일반 소비자로 하여금 오인하게 하는 허위나 과장된

내용의 표지를 하거나 그러한 표지를 한 상품을 판매하는 등의

행위를 말한다.

한편 상품의 제조원에 일정한 품질 관념이 화체되어 있어서

이를 표시하는 것이 상품의 수요자나 거래자 등이 속한

거래사회에서 그 상품의 품질에 대한 관념의 형성에 기여하는

경우에는 허위로 이러한 제조원을 상품에 표시하거나

그러한 상품을 판매하는 등의 행위는 상품의 품질에 관하여

일반 소비자로 하여금 오인하게 할 우려가 있는 행위로서

부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목 후단의

부정경쟁행위에 해당한다.

특허무효심판 실시료 반환여부

당사자간에 실시료 불반환 합의와 같은

특약이 없는 경우 무효심결이 확정된 특허권에 대하여

지급된 실시료를 부당이득으로 반환청구가 될 수 있는지와 관련하여

견해의 대립이 있었다.

하지만 대법원은  특허발명 실시계약에 의하여

특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여

특허침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을

청구할 수 없게되고, 특허가 무효로 확정되기 이전에

존재하는 특허권의 독점.배타적 효력에

제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보았다.

특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가

불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고

그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된

특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로

이행불능상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로

확정되더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이

원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나

그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한

특허권자가 특허발명 실시계약에 따라

실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중

특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에

상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로

반환할 의무가 있다고 할 수 없다 하여

특별한 사정이 없는 한 부당이득 반환의무를 부정하였다.

특허무효심결이 확정되면 특허료 납부한 자의 청구에 의하여

무효심결이 확정된 해의 다음 해부터의

특허료 해당분을 반환한다.

다만, 반환대상에 해당함을 통지받은 날로부터

3년이 지나면 청구할 수 없다.

기각심결이 확정된 경우 특허권은 유지되며

이 경우 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여

동일한 무효심판을 청구할 수 없고

동일한 무효심판을 청구한 경우 심결각하된다.

이 때 전부무효심판과 일부무효심판은

동일한 심판으로 본다.

부정경쟁행위 구제 - 신용회복청구권

법원은 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위나 제3조의2 제1항이나

제2항을 위반한행위로 타인의 영업상의 신용을

실추시킨 자에게는 피해자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에

필요한 조치를 명할 수 있다.

법원은 권리자의 청구에 따라 침해자의 침해행위로 인하여 권리자의 업무상 신용이 실추된 점을 인정할 수 있는 경우에는

침해자의 침해죄에 대한 형사판결, 패소한 민사판결,

해명자료 등을 신문, 잡지 등에 게재할 것을 명할 수 있다.

고의 과실에 기한 부정경쟁행위나 제3조의2 제1항이나

제2항을 위반한 행위가 있고 그로 인하여

상품주체 등의 영업상의 신용이 실추되었을 것을 요건으로 한다.

즉 상품주체의 혼동행위가 있었다고 하여도

그것만으로 상품주체의 영업상의 신용이

당연히 침해되었다고 단언하기 어려우므로,

그와 같은 경우 부정경쟁방지법 제6조에 정한

신용회복을 위해 필요한 조치를 명하기 위해서는

상품주체 혼동행위가 있었다는 것 외에

그와 같은 행위에 의하여 상품주체의 영업상의 신용이

실추되었음이 인정되어야만 한다.

예를들어 모방 제품의 품질이 조악하여

자사 제품의 신용도에 타격이 가해진 점 등의

구체적 사정을 별도로 입증하여야 한다.

권리자의 업무상 신용이 실추된 점을 인정할 수 있는 경우에도

부정경쟁행위자등의 행위의 태양,

부정경쟁행위 등의 전후 사정 등에 비추어

행위자에게 손해배상을 명하는 것으로 충분히

피해자의 손해가 전보되었다고 볼 수 있는 경우에는

피해자의 청구 중 신용.명예회복에 필요한

조치 부분은 기각하여야 한다.

부정경쟁방지법 제6조에 의한 신용회복청구를 인정할 것인지의

그 판단은 침해행위 당시를 기준으로 한다.

신용회복의 조치를 피해자의 청구에 의하여 법원이 명하며,

손해배상은 금전배상이 원칙이지만, 금전배상만으로는

만족할 수 없거나 신용훼손의 구제방법으로 적절치 않은 경우가

많기 때문에 부정경쟁방지법이 손해배상에 갈음하거나 손해배상과

병행하여 신용회복에 필요한 조치를 구할 수 있도록 규정한 것이다.

종래 신문에서 사죄광고를 내도록 명하는 방법이 선호되어 왔으나

사죄광고를 명하는 것은 헌법상 양심의 자유에 반한다는

헌법재판소의 결정으로 사죄광고의 청구는 불가능하게 되었다.

대신 실무상 패소 판결을 받은 사실이 있다는 내용의 해명서를

광고 게재하도록 하고 있다. 양심의 자유에 반하지 않는 한

관계 당사자들에게 사실을 통지하도록 명하는 조치 등을

생각해 볼 수 있다.

권리 대 권리의 권리범위확인심판

권리범위확인심판은 권리(특허권)대 비권리(확인대상발명)의

대립구조로 되어 있는것이 일반적이다.

그런데 특허권 대 특허권 상호 간 권리범위에 대해서

다툼이 발생되는 경우가 있다.

이 때 일방의 권리가 타방의 권리에 속하는지의 여부를 확인하는

소위 특허권(실용신안권) 상호간의

권리대권리의 권리범위확인심판이 허용되는지 여부가 문제된다.

소극적 권리범위확인심판에서는

일방의 특허권이 타 특허권의 권리범위에

속하지 아니한다는 취지의 심결을 하더라도

그 심결의 결과는 어느 한쪽의 권리도 부정하는 것이 아니므로

부적법한 것이 아니다고 하여

심판청구를 긍정하고 있으며 특허청 실무도 마찬가지이다.

적극적권리범위확인심판의 경우

후출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상 고안으로 하여

선출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는

적극적 권리범위확인심판은 후등록된 권리에 대한

무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어

원칙적으로 허용되지 아니하고,

다만 예외적으로 양 고안이 구 실용신안법 제11조제3항에서 규정하는

이용관계에 있어 확인대상 고안의 등록의 효력을 부정하지 않고

권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는

권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의

청구가 허용된다고 판시하였다.

즉, 적극적권리범위확인심판에서 저촉관계를 확인하는

인용심결을 하는 경우 타방의 권리를 부정하게 되어

확인의 성격을 벗어나기 때문에 타당하지 않으며,

이것은 무효심판의 전권사항을 권리범위확인심판이

하게 되는 결과가 되어 인정될 수 없으나

이용관계의 확인은 상대방의 권리의 존부에 어떤 변동을

가져오는 것이 아니며,

그 심판결과가 양 등록 권리 사이에

통상실시권 허락 및 실시료 지급 등의 문제해결을 위한

전제가 될 수 있으므로, 확인의 이익이 있는 것이어서

인정될 수 있는 것이다.

공유자 중 1명의 소 제기

특허법 제139조 제3항에서는

특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가

그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는

공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다고

규정하고 있을 뿐, 심결취소소송 제기에 관하여는

아무런 규정을 두고 있지 않다.

따라서 특허권의 공유자가 패소한 경우

그 심결취소소송을 심판청구와 같이 공유자 모두가

공동으로 제기하여야 하는지

아니면 공유자 중의 1명이라도 제기할 수 있는지

문제가 된다.

기존의 특허법원은 상표권이 공유인 경우에는

각 공유자는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하면

그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는

질권을 설정할 수 없고

전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다고

규정하고 있다.

상표법 제77조는 특허법 제139조를 준용하여

상표권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여

심판을 청구하는 때에는 공유자 모두가 공동으로

청구하여야 한다고 규정하고 있다.

그러나 특허법원 판결에 의할 경우

모두가 심결취소소송을 제기하여야 하는 경우

타 공유자의 협력을 얻지 못하거나

타 공유자가 행방불명이 된 경우 등에는

소송을 제기하지 못하고 출소기간의 만료와 동시에

심결이 확정되고 권리가 소멸하게 되는 불이익을

초래하게 되는 점,

특허법상의 공유는 무체재산권의 특수성으로 인해

일정 규정에 대해서만 합유적 성격이 있고

그 이외에는 민법상 공유관계와 유사하게 취급해야 하는데,

공유자 1명이 심결취소소송을 제기하여 승소하는 것이

다른 공유자에게 이익이 된다는것을 간과하고 있었다.

따라서 최근 대법원은 상표법 제77조는 상표권이

공유자 모두에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서

심판절차에 관하여 고유필수적 공동심판을 규정한

특허법 제139조를 준용하고 있으나

그 심결취소소송절차에 대해서는

아무른 규정을 두고 있지 않다.

따라서 상표권의 공유자가 그 상표권 효력에 관한 심판에서

패소한 경우에 제기할 심결취소소송은

공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는

고유필수적 공동소송이라 할 수 없고,

공유자의 1명이라도 그 상표등록을 무효로 하거나

권리행사를 제한.방해하는 심결이 있으면

그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위해

단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다.

한편, 공유자 중 1명이 제기한 소에서

나머지 권리자가 공동소송참가를 한 경우

공동소송참가도 실질적으로 신소 제기의 성격이 있으므로

제소기간 등 소송요건을 갖추어야 한다.