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특허무효심판 실시료 반환여부

당사자간에 실시료 불반환 합의와 같은

특약이 없는 경우 무효심결이 확정된 특허권에 대하여

지급된 실시료를 부당이득으로 반환청구가 될 수 있는지와 관련하여

견해의 대립이 있었다.

하지만 대법원은  특허발명 실시계약에 의하여

특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여

특허침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을

청구할 수 없게되고, 특허가 무효로 확정되기 이전에

존재하는 특허권의 독점.배타적 효력에

제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보았다.

특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가

불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고

그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된

특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로

이행불능상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로

확정되더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이

원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나

그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한

특허권자가 특허발명 실시계약에 따라

실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중

특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에

상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로

반환할 의무가 있다고 할 수 없다 하여

특별한 사정이 없는 한 부당이득 반환의무를 부정하였다.

특허무효심결이 확정되면 특허료 납부한 자의 청구에 의하여

무효심결이 확정된 해의 다음 해부터의

특허료 해당분을 반환한다.

다만, 반환대상에 해당함을 통지받은 날로부터

3년이 지나면 청구할 수 없다.

기각심결이 확정된 경우 특허권은 유지되며

이 경우 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여

동일한 무효심판을 청구할 수 없고

동일한 무효심판을 청구한 경우 심결각하된다.

이 때 전부무효심판과 일부무효심판은

동일한 심판으로 본다.

종로학원 상표권분쟁 사례

원고는 확인대상표장은 

현저한 지리적 명칭에 해당하지 않고,

등록서비스표와 유사하므로 

등록서비스표의 권리범위에 속한다고 주장하였다.

이에 피고는 확인대상표장은 현저한 지리적 명칭에 해당하고,

등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 반박하였다.

확인대상표장의 구성 부분 중 "천안"은 

충청남도 천안시의, "종로"는 서울특별시 '종로구'의 

명칭 또는 ''종로3가' 등과 같이 

종로구 소속 행정구역의 일종으로서의 거리의 이름을 나타내는 

각 현저한지리적 명칭에 해당한다.

또한 '학원'은 지정서비스업인 학원 경영업과 관련하여 볼 때 

지정서비스업의 내용이나 관용표장 또는 보통명칭을 

나타내는 것이어서 식별력이 없으므로 

확인대상표장은 현저한 지리적 명칭으로 된 

서비스표에 해당한다고 할 것이고 

이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다.

또한 현저한 지리적 명칭 등으로 된 서비스표의 경우 

그 사용의 결과로 수요자간에 특정인의 서비스표로 

현저하게 인식되어 있다 하더라도 

그것이 부정경쟁방지법 및 영업비밀보호법 등에 의하여

보호받음은 별론으로 하고 

이를 상표법상의 서비스표로 등록 받을 수 없을 뿐만 아니라, 

설사 등록되었다 하더라도 

그 등록서비스표권의 효력이 해당하는 서비스표에 대하여 

미친다고 할 수 없다.

서비스표"종로학원" 대 "천안종로학원" 의 분쟁사건에서

 "종로학원"의 서비스표 등록이 무효됨으로써 

16년간의 권리행사 및 등록도 수포로 돌아갔고 

상표법상의 효력은 등록시로 소급하여 상실되었다.

비록 상표법상의 효력은 상실되었으나 

대법원의 판결과 같이 "종로학원"의 명성과 주지성은 

부정경쟁방지 및 영업비밀 보호법에 의하여 

영업의 주체나 출처의 혼동을 가져오는 

부정경쟁행위로부터는 보호받을 수 있다.

또한 개정 상표법 제6조 제2항의 규정에 의거 

현저한 지리적 명칭만으로 구성된 상표(서비스표)라도 

상표등록 출원전에 상표를 사용한 결과 

수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 

그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여

상표 등록을 받을 수 있다.

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부정경쟁행위 구제 - 신용회복청구권

법원은 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위나 제3조의2 제1항이나

제2항을 위반한행위로 타인의 영업상의 신용을

실추시킨 자에게는 피해자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에

필요한 조치를 명할 수 있다.

법원은 권리자의 청구에 따라 침해자의 침해행위로 인하여 권리자의 업무상 신용이 실추된 점을 인정할 수 있는 경우에는

침해자의 침해죄에 대한 형사판결, 패소한 민사판결,

해명자료 등을 신문, 잡지 등에 게재할 것을 명할 수 있다.

고의 과실에 기한 부정경쟁행위나 제3조의2 제1항이나

제2항을 위반한 행위가 있고 그로 인하여

상품주체 등의 영업상의 신용이 실추되었을 것을 요건으로 한다.

즉 상품주체의 혼동행위가 있었다고 하여도

그것만으로 상품주체의 영업상의 신용이

당연히 침해되었다고 단언하기 어려우므로,

그와 같은 경우 부정경쟁방지법 제6조에 정한

신용회복을 위해 필요한 조치를 명하기 위해서는

상품주체 혼동행위가 있었다는 것 외에

그와 같은 행위에 의하여 상품주체의 영업상의 신용이

실추되었음이 인정되어야만 한다.

예를들어 모방 제품의 품질이 조악하여

자사 제품의 신용도에 타격이 가해진 점 등의

구체적 사정을 별도로 입증하여야 한다.

권리자의 업무상 신용이 실추된 점을 인정할 수 있는 경우에도

부정경쟁행위자등의 행위의 태양,

부정경쟁행위 등의 전후 사정 등에 비추어

행위자에게 손해배상을 명하는 것으로 충분히

피해자의 손해가 전보되었다고 볼 수 있는 경우에는

피해자의 청구 중 신용.명예회복에 필요한

조치 부분은 기각하여야 한다.

부정경쟁방지법 제6조에 의한 신용회복청구를 인정할 것인지의

그 판단은 침해행위 당시를 기준으로 한다.

신용회복의 조치를 피해자의 청구에 의하여 법원이 명하며,

손해배상은 금전배상이 원칙이지만, 금전배상만으로는

만족할 수 없거나 신용훼손의 구제방법으로 적절치 않은 경우가

많기 때문에 부정경쟁방지법이 손해배상에 갈음하거나 손해배상과

병행하여 신용회복에 필요한 조치를 구할 수 있도록 규정한 것이다.

종래 신문에서 사죄광고를 내도록 명하는 방법이 선호되어 왔으나

사죄광고를 명하는 것은 헌법상 양심의 자유에 반한다는

헌법재판소의 결정으로 사죄광고의 청구는 불가능하게 되었다.

대신 실무상 패소 판결을 받은 사실이 있다는 내용의 해명서를

광고 게재하도록 하고 있다. 양심의 자유에 반하지 않는 한

관계 당사자들에게 사실을 통지하도록 명하는 조치 등을

생각해 볼 수 있다.

권리 대 권리의 권리범위확인심판

권리범위확인심판은 권리(특허권)대 비권리(확인대상발명)의

대립구조로 되어 있는것이 일반적이다.

그런데 특허권 대 특허권 상호 간 권리범위에 대해서

다툼이 발생되는 경우가 있다.

이 때 일방의 권리가 타방의 권리에 속하는지의 여부를 확인하는

소위 특허권(실용신안권) 상호간의

권리대권리의 권리범위확인심판이 허용되는지 여부가 문제된다.

소극적 권리범위확인심판에서는

일방의 특허권이 타 특허권의 권리범위에

속하지 아니한다는 취지의 심결을 하더라도

그 심결의 결과는 어느 한쪽의 권리도 부정하는 것이 아니므로

부적법한 것이 아니다고 하여

심판청구를 긍정하고 있으며 특허청 실무도 마찬가지이다.

적극적권리범위확인심판의 경우

후출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상 고안으로 하여

선출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는

적극적 권리범위확인심판은 후등록된 권리에 대한

무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어

원칙적으로 허용되지 아니하고,

다만 예외적으로 양 고안이 구 실용신안법 제11조제3항에서 규정하는

이용관계에 있어 확인대상 고안의 등록의 효력을 부정하지 않고

권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는

권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의

청구가 허용된다고 판시하였다.

즉, 적극적권리범위확인심판에서 저촉관계를 확인하는

인용심결을 하는 경우 타방의 권리를 부정하게 되어

확인의 성격을 벗어나기 때문에 타당하지 않으며,

이것은 무효심판의 전권사항을 권리범위확인심판이

하게 되는 결과가 되어 인정될 수 없으나

이용관계의 확인은 상대방의 권리의 존부에 어떤 변동을

가져오는 것이 아니며,

그 심판결과가 양 등록 권리 사이에

통상실시권 허락 및 실시료 지급 등의 문제해결을 위한

전제가 될 수 있으므로, 확인의 이익이 있는 것이어서

인정될 수 있는 것이다.

공유자 중 1명의 소 제기

특허법 제139조 제3항에서는

특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가

그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는

공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다고

규정하고 있을 뿐, 심결취소소송 제기에 관하여는

아무런 규정을 두고 있지 않다.

따라서 특허권의 공유자가 패소한 경우

그 심결취소소송을 심판청구와 같이 공유자 모두가

공동으로 제기하여야 하는지

아니면 공유자 중의 1명이라도 제기할 수 있는지

문제가 된다.

기존의 특허법원은 상표권이 공유인 경우에는

각 공유자는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하면

그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는

질권을 설정할 수 없고

전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다고

규정하고 있다.

상표법 제77조는 특허법 제139조를 준용하여

상표권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여

심판을 청구하는 때에는 공유자 모두가 공동으로

청구하여야 한다고 규정하고 있다.

그러나 특허법원 판결에 의할 경우

모두가 심결취소소송을 제기하여야 하는 경우

타 공유자의 협력을 얻지 못하거나

타 공유자가 행방불명이 된 경우 등에는

소송을 제기하지 못하고 출소기간의 만료와 동시에

심결이 확정되고 권리가 소멸하게 되는 불이익을

초래하게 되는 점,

특허법상의 공유는 무체재산권의 특수성으로 인해

일정 규정에 대해서만 합유적 성격이 있고

그 이외에는 민법상 공유관계와 유사하게 취급해야 하는데,

공유자 1명이 심결취소소송을 제기하여 승소하는 것이

다른 공유자에게 이익이 된다는것을 간과하고 있었다.

따라서 최근 대법원은 상표법 제77조는 상표권이

공유자 모두에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서

심판절차에 관하여 고유필수적 공동심판을 규정한

특허법 제139조를 준용하고 있으나

그 심결취소소송절차에 대해서는

아무른 규정을 두고 있지 않다.

따라서 상표권의 공유자가 그 상표권 효력에 관한 심판에서

패소한 경우에 제기할 심결취소소송은

공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는

고유필수적 공동소송이라 할 수 없고,

공유자의 1명이라도 그 상표등록을 무효로 하거나

권리행사를 제한.방해하는 심결이 있으면

그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위해

단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다.

한편, 공유자 중 1명이 제기한 소에서

나머지 권리자가 공동소송참가를 한 경우

공동소송참가도 실질적으로 신소 제기의 성격이 있으므로

제소기간 등 소송요건을 갖추어야 한다.

타인의 상품임을 표시한 표지

상품이란 일반 시장에서 유통되는 것을 목적으로

생산.거래되는 물건이라고 할 수 있다.

유체물이 아닌 무체물도 상품이 될 수 있는지 다툼이 있으나,

무체물 자체에 상품 표시를 하는것이 어려워도

그 무체물의 경제적 가치가 사회적으로 승인되고

용기에 넣는등의 방법으로 독립한 거래 대상으로

유통성이 있다면, 상품으로 보아야 한다.

상품표지란 특정 상품을 표창하기 위해 감각적으로

파악할 수 있는 수단으로서,

특정 상품을 개별화하고, 다른 동종 상품으로부터 구별시키는

구별력 내지 식별력을 갖춘 것을 말한다.

상품표지는 상품임을 표시하는 표지로서

상품을 개별화하는 인식수단이므로, 상품이 누군가로부터

나온 것임을 알려주어 다른 출처로부터 나온 상품과

구별시키는 출처 표시 기능을 갖고 있는 상표가

가장 전형적인 것이다.

그것은 거래자 및 수요자가 상품 출처로서의

동일성을 인식하여 어떤 출처로부터 나온 것임을

알 수 있게 하는 것이면 족하고,

경우에 따라서는 익명의 출처도 가능하므로

그 출처의 구체적 명칭, 소재지까지

정확하게 알려져 있을 필요는 없다.

부정경쟁방지법은 상품표지로서 성명, 상호, 상표

상품의 용기.포장등을 예시하고 있으나

상품표지로서의 개별화 기능을 갖는 것이면 무엇이라도 좋고

위 예시된것에 한정하지 않는다.

상품표지는 등기, 등록 여부를 불문한다.

그러나 본래의 상품표지는 상표뿐이며, 그 밖의 표지는

그것이 상품의 출처를 나타내는 표지로 사용된다고 평가되는 경우,

즉 타인의 것과 구별되는 개성이 있는 것으로서

독점적 사용 등에 의한 식별력이 있는 경우에만

본 목의 보호를 받는다.

빨대 디자인무효소송으로 보는

유사디자인 판단기준

청구인은 외관과 필터형상은

비요부인 부가적인 사항이므로

피청구인의 디자인은

자신이 제출한 증거자료와 유사하다고 주장하였다.

이에 피청구인측은 외관무늬와 필터형상 및

위치가 상이하여

양 디자인은 다르다고 주장하였다.

청구인은 과립이 있는 기존의 빨대 형상과

피청구인의 디자인이 과립의 여부와 더불어

전체적인 빨대의 비례와 치수가 유사하여

소비자에게 혼동을 준다고 주장하였다.

그러나 무효심판부는 빨대의 기본적인 형태와 구조가 아닌

피청구인 디자인에만 존재하는 외관 무늬와

빨대에 부착된 필터의 형상 차이에 초점을 맞춰

양 디자인은 유사디자인이 아니라고 판단하였다.

이번 디자인무효소송은 맛과 향을 첨가하는

과립이 첨가되어 빨대양측에 필터가 부착된

독특한 형상임에도 불구하고

과립유무나 필터형태보다는

외형적인 디자인에 초점이 맞추어 판결이 이루어졌다.

국내와 달리 해외에서는 과립이 들어있는 빨대 디자인이

이미 시장에서는 익숙한 형태이므로

피청구인의 대각선 방향 줄무늬와 같이

외형 무늬의 존부가 디자인의 차이를 결정하는 역할을

했다고 보여진다.

또한 디자인권은 특허권과 달리 제품의 기능보다는

제품의 외형이 보호대상이므로

이를 정확히 도면으로 표현하는것이 중요하다.

도면에 오류가 있을시에는 분쟁발생시

불리한 판결을 받을 수 있으며

국내의 경우에는 디자인권 등록 자체가 어려울 수 있다.

참고로 대한민국 특허청에서는 3차원 제품의

2차원적 도면화로 인한 오류 및 불편함을 개선하기 위해

2010년부터 세계최초로 3D도면 출원을

가능하도록 하였다.

경업금지의무란 무엇인가요?

전직금지(또는 경업금지)약정이란,

근로자가 사용자와 경쟁관계에 있는 업체에

취업하거나 스스로 경쟁업체를 설립, 운영하는등의

경쟁행위를 하지 아니할 것을 내용으로 하는 약정을 말한다.

기업이 타 회사에서 기술적 노하우와 정보를 취득한

전문기능인력을 스카우트하는 경우

그와 같은 전문기능인력을 경쟁업종의 타 회사에 빼앗기는

기업의 입장에서는 중요한 영업상의 기술이나

정보를 잃게 될 수도 있으며

외국과 기술제휴를 맺고 있는 경우에는

기술제휴회사로부터 손해배상청구를 당할

가능성도 매우 높다.

따라서 사용자의 경영상 이익이라는 관점에서만 보면

당연히 전직금지등을 허용하면서

기술과 정보를 보호하여야만 한다.

그러나 다른 한편 근로관계 종료 후의 전직금지 약정은

근로자의 입장에서는 헌법상 보장된

직업선택의 자유를 침해당할 우려가 있고,

기업간 경쟁의 자유라는 측면에서 볼 때

노동력과 정보의 유출은 불가피한 측면도 있다.

그러므로 판례는 원칙적으로 전직금지가처분은

명시적인 약정이 있는 경우에만 허용하되,

예외적으로 영업비밀 침해를 방지하는데 있어

필수적이고 불가피한 방법이라고 볼 만한

사정이 있는 경우 명시적인 약정이 없어도

허용하고 있다.

무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권

무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권이란

특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의

등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이

무효사유에 해당하는것을 알지 못하고

국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나

이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는

발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권 또는

그 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는

특허권의 전용실시권에 대하여 인정되는

통상실시권을 말한다.

이를 강학상 중용권이라 한다.

이러한 통상실시권이 성립하기 위해서는

무효심판청구 등록 전의 실시여야 한다.

여기서 말하는 등록은 예고등록을 말하는데,

예고등록이란 특허권에 대한 무효심판청구등과 같은

분쟁이 발생한 경우, 그 분쟁사실을

공중에게 알리기 위하여 특허청장이

직권으로 특허원부에 그 심판청구사실을

등록하는것을 말한다.

또한 선의(특허발명 또는 등록실용신안이

무효사유에 해당하는것을 알지 못하는것)여야 하며,

국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나

이를 준비하고 있어야 한다.

동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중

그 하나의 특허를 무효로 한 경우

그 무효로 된 특허의 원특허권자 또는

특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을

무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원실용신안권자가

실시할 수 있다.

선사용의 경우에는 특허권자와 선사용권자 간의

이익조정이라는 공평의 이념이 고려되고 있기 때문에

무상으로 특허발명을 실시할 수 있으나

중용권의 경우에는 선출원된 특허권자의 이익의 고려 및

공평의 견지보다는 무권리자로 된 자의 설비 또는 사업을

보호한다는 산업정책적인 견지에서 인정되는 제도이기에

중용권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게

상당한 대가를 지급하여야 한다.

특허출원 취하 / 특허사무소 소담

특허출원 취하란 출원인의 의사 또는 법률에 의하여

출원 계속의 효과를 소급적으로 소멸시키는것을 말하고,

특허출원 포기란 출원인의 의사 또는 법률에 의하여

출원 계속의 효과를 장래를 향해 소멸시키는것을 말한다.

출원인스스로 출원계속을 소멸시키고 싶거나

심사의 원활화를 위해 출원 계속을 소멸시킬 필요가 있는 경우

출원의 취하나 포기가 가능하도록 하여

출원인의 의사를 존중하고

심사의 편의를 도모하기 위해 출원의 취하 또는 포기를

인정하고 있다.

특허출원의 취하.포기를 할 수 있는자는

출원인과 대리인 이렇게

두 가지 경우로 나뉜다.

출원인의 경우 특허출원인 스스로 특허출원을 취하.포기할 수 있고

공동출원의 경우에는 공유자 모두가 특허출원을

취하.포기하여야 한다.

2명 이상이 공동으로 특허출원을 하고

대표자를 선정하여 특허청에 신고한 경우에

견해의 대립은 있으나 실무는 이는 불이익행위로서

다른 공동출원인의 명시적 동의가 있어야

해당 절차를 밟을 수 있도록 하고 있다.

한편, 이와는 별도로 공동출원인 중 1명이

특허를 받을 수 있는 권리를 포기하는 경우에는

출원의 포기와는 달리 자기의 지분을 포기하는 것이므로

다른 공동출원자의 동의가 없어도

마음대로 자기의 지분을 포기할 수 있다.

법정대리인의 경우 친권자는 언제나 절차를 밟을 수 있으나

후견인은 후견감독인의 동의가 필요하다.

한편, 임의대리인의 경우는

특별히 권한을 위임받아야 한다.