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물건발명과 방법발명은 실시의 유형이 달라짐에 따라

특허권 효력범위에 차이가 있을 뿐

서로 대비할 수 없는 별개의 발명이라 할 수는 없다.

구체적으로 물건발명의 권리범위에서는

그 물건에 관련된 방법발명(예컨대 제조방법 발명, 사용방법발명)이

포함되고, 제조방법발명의 권리범위는 그 제조방법에 의하여

생산된 물건에까지 미치므로,

결국 양 발명은 그 효력범위의 광협에 있어 차이가 있음에 불과하다.

따라서 특허발명이 물건인 경우

방법을 특정하여 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.

이와 관련하여 특허법원 1998. 11. 6. 선고 98허2498 판결은

이 사건 제3항 발명은 프레스 성형장치에 관한 것인데 비하여

확인대상발명은 세라믹필터의 제좁아법에 관한것이어서

양 발명은 대비 대상이 될 수 없는 듯 보이나,

만일 확인대상발명의 일 구성요소로서

이 사건 제3항 발명의 프레스 성형장치가 사용된다면

확인대상발명은 이 사건 제3항 발명을 이용한 발명으로서

그 권리범위에 속한다고 아니할 수 없다고 하여 이를 긍정하고 있다.

또한 특허발명이 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에도

물건을 특정하여 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.

대법원은 이를 긍정하되, 확인대상발명을

특정한 생산방법에 의하여 생산된 물건으로 한정하여

권리범위확인심판을 청구하여야 하고,

확인대상발명의 설명서에는 그 특정한 생산방법을 특허발명과

대비할 수 있을 정도로 기재되어야 한다고 판시하였다.

영업비밀 침해금지 소송중 영업비밀 보호문제

영업비밀 침해행위 금지 등 청구소송에서는

청구취지에서 상대바이 침해하는 영업비밀을

정확히 기재해야 하는데,

그 과정에서 청구권자의 영업비밀이 공개될 위험이 있다.

그러나 판결주문은 기판력의 물적 범위와 집행력의 범위를

정하는 근거가 되기 때문에 주문 그 자체로서

내용이 특정되도록 기재하여야 한다.

따라서 불가피하게 영업비밀이 청구취지에서 구체적으로 특정되어도

집행상 의문이 없는 한 영업비밀이 이유와 주문에서

개괄적으로 특정되도록 기재하는 것을 허용해야 한다.

영업비밀의 존부와 비공지성을 다투는 상대방의 주장.입증정도에

따라서는 청구인측이 더 구체적으로 영업비밀 내용을

특정하여야 할 필요가 생길 수 있다.

영업비밀 소송과정에서 추가로 침해되는것을

방지하기 위하여 법원이 취할 수 있는 조치가

문제가 된다.

2002년 개정 민사소송법 제 163조에서는

영업비밀 등의 보호를 위하여 소송기록의 열람 등의 제한규정을

신설하였고, 위 규정에 따라 소송기록중 비밀이 적혀있는 부분의

열람.복사, 정본.등본.초본의 교부의 제한 또는

제한결정의 취소에 관하여

필요한 사항을 규정하기 위하여 비밀보호를 위한 열람 등의

제한 예규를 신설하였다.

영업비밀 침해,

특허법률사무소 소담에서

변리사와 변호사에게 상담받으시는것을 권합니다.

전용실시권을 설정한 특허권자의 지위

전용실시권의 설정을 받은 전용실시권자는

그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을

업으로서 실시할 권리를 독점한다.

한편, 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하지만,

그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는

전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를

독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.

이 경우 전용실시권 범위에서 제3자가 특허발명을 침해하고 있을 때

전용실시권자 이외에 특허권자에게 손해배상청구 또는

침해금지청구 등의 소권이 인정되는지 문제이다.

특허권의 소극적 효력을 법 제94조에서의

특허권자는 특허발명을 업으로서 실시할권리를 독점한다에서

규정하고 있는 독점성의 반대급부로서 간접적으로 규정된 것으로

이해하는 경우 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때

특허권자는 실시할 권리를 독점하지 않으므로,

제3자의 침해에 대해 특허권자의 소권이

인정되지 않을 것이다.

그러나 특허권의 소극적 효력은 적극적 효력과는

별개의 권리이며, 전용실시권의 설정은

특허권의 소극적 효력이 미치지 아니하는 계약으로

이해할 수 있으며, 전용실시권이 존재하더라도

타인의 실시를 배제할 수 있는 특허권자의 권한은

전용실시권자 이외의 자에게는 여전히 행사할 수 있기 때문에

특허권자에게는 침해에 대한 소권이 인정된다고 볼 것이다.

손해배상청구와 관련하여,

특허권자가 전용실시권자로부터 판매량에 따른

실시료를 받는다면, 판매량 감소에 따른 손해액에 대해

전용실시권자와 별도로 침해자에 대해 손해배상을

청구할 수 있으나, 판매량과 상관없이 실시료를 받는다면

특허권자에게 침해자의 실시가 있더라도

손해가 있다고 말할 수 없으므로

이 경우에는 별도로 손해배상을 청구할 수 없다.

한편, 특허권자 또는 전용실시권자가

고의나 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을

침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을

청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위로

이익을 얻었을 때에는 그 이익액을 특허권자 또는

전용실시권자가 입은 손해액으로 추정하는 것이고,

따라서 특허권자 및 전용실시권자가 입은 손해의 총액은

침해행위자가 얻은 이익의 액에 한정된다.

따라서 전용실시권자의 손해는 특허권자에게 지불하여야 할

실시료 상당액을 공제한 잔액이라 할 것이고,

전용실시권자가 특허권자로부터 전용실시권을

일정액에 매수하여 전용실시권자만이 특허권을 실시하고 있는

경우에는 침해행위자가 얻은 이익의 액이

모두 전용실시권자의 손해라 할 것이다.

부정경쟁행위 출처지 오인야기행위

출처지 오인야기행위는 상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이

알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통신에

그 상품이 생산.제조 또는 가공된 지역 외의 곳에서

생산 또는 가공된 듯이 오인하게 하는 표지를 하거나

이러한 표지를 한 상품을 판매.반포 또는

수입.수출하는 행위를 말한다.

여기의 출처지는 생산지.제조지.가공지를 의미하며

원산지와 같은 개념인데, 유명한 생산지는

원산지 명칭에 해당하는 경우가 전형적이고,

유명한 제조.가공지의 예로는 스위스, 파리등이다.

이러한 출처지 표지는 거짓일 필요는 없고 오인하게 하면 충분하다.

예를들어 국산품을 단순히 외제라고 표시하거나

거꾸로 수입품에 국내산인것처럼 신토불이라고 표기하거나

화장품에 모두 불어를 사용하면서 마치 프랑스산인것처럼 암시하거나

일본 후지산을 배경으로 넣어 마치 일본제품인것처럼

암시적인 표시를 하는 것 등에까지 널리 적용된다.

소비자에게 오인 가능성이 있는 한

유럽풍이니, 프렌치스타일이니 하는 용어를 사용하는 것도

여기에 충분히 해당한다.

정당한권원이 없는자는 지리적표시를 사용한 상품을

양도.인도 또는 이를 위하여 전시.수입.수출하는행위,

제2조 제1호 라목 또는 마목에 해당하는 방식으로

지리적 표시를 사용한 상품을 인도하거나

이를 위하여 전시하는 행위를 할 수 없다.

다만, 같은 조 제1항에 해당하는 방식으로

상표를 사용하는 자로서, 국내에서 지리적표시의 보호개시일

이전부터 해당 상표를 사용하고 있고,

그 결과 해당 지리적표시의 보호개시일에 국내 수요자간에

그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고

인식되어 있는 경우에는 제1항에도 불구하고

해당상표를 그 사용하는 상품에 계속 사용할 수 있다.

영업비밀이라고 특정할 수 있는것

영업비밀 침해행위의 금지를 구함에 있어서는

법원의 심리와 상대방의 방어권행사에 지장이 없도록

그 비밀성을 잃지 않는 한도에서 가능한

영업비밀을 구체적으로 특정하여야 합니다.

어느 정도로 영업비밀을 특정해야 하는지는

영업비밀로 주장된 개별 정보의 내용과 성질, 관련 분야에서 공지된

정보의 내용, 영업비밀 침해행위의 구체적 태양과 금지청구의 내용,

영업비밀 보유자와 상대방 사이의 관계 등

여러 사정을 고려하여 판단하여야 합니다.

영업비밀의 비공지성, 비밀관리성 및 경제성을 다투는

상대방의 주장과 입증의 정도에 따라

청구인에게 요구되는 영업비밀 내용 특정 정도는

달라질 수 있습니다.

청구인이 영업비밀이 제대로 특정되지 못한 경우에는

신청을 기각하여야 합니다.

상당한 정도의 기술력과 노하우를 가지고 경쟁사로 전직하여

종전의 업무와 동일.유사한 업무에 종사하는

근로자를 상대로 영업비밀침해금지를 구하는 경우

사용자가 주장하는 영업비밀이 영업비밀로서의

요건을 갖추었는지의 여부 및 영업비밀로서 특정이 되었는지 등을

판단함에 있어서는,

사용자가 주장하는 영업비밀 자체의 내용 뿐 아니라

근로자의 근무기간, 담당업무, 직책, 영업비밀에의 접근가능성,

전직한 회사에서 담당하는 업무의 내용과 성격,

사용자와 근로자가 전직한 회사와의 관계 등

여러 사정을 고려해야 합니다.

통상 그놀자가 청구인 회사의 특정 업무에 종사하면서

지득한 것으로 제한하여 -를 만드는 기술,

-의 배합비율,

-를 조절하는 기술 정도면 특정되었다고 보고,

예컨대 A성분 50%, B성분 25%등의 구체적인 배합비율,

조절방법 등의 특정까지는 요구하지 않습니다.

드라마캐릭터는 주지성이 있을까?

피고측은 각 본점 및 지점에서 원고 회사가 드라마에 관한

방송콘텐츠 사업화산업과 관련하여 제조.판매하는 제품과

유사한 제품을 구입하여 자신들의 면세점 등에서 판매한 행위는

원고회사의 권리를 침해하는 해위 내지 불법행위에 해당하고,

이로 인하여 원고는 경쟁에서 도태되어 도산에 이르렀으며

큰 정신적 피해를 입었기에

피고들에 손해배상을 청구하는 사례가 있었다.

드라마캐릭터는 상품화 사업이 이루어지고 있다는 점만으로는

국내 수요자들에게 널리 알려져 인식되어 있다고 보기 어렵고,

특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로

현저하게 개별화된 정도에 이르렀다고 보기 어렵다.

또한 제품이 의상의 세부적인 표현이나 색상, 형상화 대상과 그 형태,

주요 특징부분과 그로부터 느껴지는 인상 등의 차이점에 있어서

실질적으로 동일하다고 할 수 없다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 소정의 상품표지의 유사여부 내지

혼동가능성에 관한 판단에 있어서는 동종의 상품에 사용되는

두 개의 상품표지를 전체적.객관적.이격적으로 관찰하여

거래실정상 일반 수요자나 거래자가 양 상품표지에 대하여

느끼는 인식을 기준으로 하여 판별하고,

외관, 호칭, 관념 주 어느 하나가 형식적으로 유사하다 하더라도

거래사정을 감안하여 혼동의 염려가 없다면

그 유사성 내지 혼동가능성은 부정된다

(대법원 2001. 2. 23. 선고 98다63674 판결).

부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목은 부정경쟁행위의 한 유형으로서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을

양도.대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입.수출하는 행위를

규정하고 있는데, 여기서 모방이라 함은

타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의

상품을 만들어내는것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우

실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는

당해 변경의 내용.정도, 그 착상의 난이도,

변경에 의한 형태적 효과등을 종합적으로 고려하여

판단해야 한다

(대법원 2008. 10. 17. 자 2006마342 결정 참조).

따라서 원고의 상품화사업계약체결은 상표 사용에 관한

비독점적인 상품화사업에 관한 권한을 부여받은것에 불과하고,

상품화사업만으로 주지성을 획득하였다고 보기 어려워

상품표지로써 오인.혼동의 가능성이 없고

상품형태가 실질적으로 동일하지 않아

부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판시하였다. 

원고들이 주장하는 상표권침해, 상품주체 혼동행위,

상품형태 모방행위, 저작권침해행위로 인한 손해배상청구는

이유가 없어 모두 기각되었다.

통상실시권허락심판에 의한 통상실시권

특허권자.전용실시권자 또는 통상실시권자가

해당 특허발명이 이용.저촉관계에 해당되어

실시의 허락을 받으려는 경우에 선출원 특허권자.실용신안권자.

디자인권자 또는 그 전용실시권자가 정당한 이유없이

실시허락을 아니하거나 실시허락을 받을 수 없을 때,

자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서

통상실시권허락심판을 청구할 수 있으며

상기 심판에 의하여 허락되는 실시권을

통상실시권허락심판이라 한다.

통상실시권허락심판의 경우는 기술전문가로 구성된

심판관합의체에 의하여 통상실시권이 허락되는 점에서

특허청장의 결정에 의하여 통상실시권이 설정되는

재정에 의한 강제실시권의 경우와 구별된다.

일반적인 통상실시권허락심판의 경우 청구인은 이용.저촉관게의

후출원특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자이며

피청구인은 선출원특허권자, 전용실시권자, 실용신안권자 또는

디자인권자가 된다.

통상실시권을 허락하는 심결이 확정되면 통상실시권이 발생하는데,

따라서 통상실시권자는 심결에 의하여 정해진 효력범위에서

자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다.

이 때 실시권은 해당 특허권과 함께 이전되고

해당 특허권이 소멸되면 함께 소멸되며,

실시권에 대한 질권을 설정할 수 없다.

통상실시권자는 특허권자.실용신안권자.디자인권자 또는

그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 하는데,

자기가 책임질 수 없는 사유로 대가를 지급할 수 없는 경우에는

그 대가를 공탁하여야 하며, 대가를 지급하지 아니하거나

공탁을 하지 아니하면 그 특허발명.등록실용신안 또는

등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 실시할 수 없다.

특허무효심판 실시료 반환여부

당사자간에 실시료 불반환 합의와 같은

특약이 없는 경우 무효심결이 확정된 특허권에 대하여

지급된 실시료를 부당이득으로 반환청구가 될 수 있는지와 관련하여

견해의 대립이 있었다.

하지만 대법원은  특허발명 실시계약에 의하여

특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여

특허침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을

청구할 수 없게되고, 특허가 무효로 확정되기 이전에

존재하는 특허권의 독점.배타적 효력에

제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보았다.

특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가

불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고

그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된

특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로

이행불능상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로

확정되더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이

원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나

그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한

특허권자가 특허발명 실시계약에 따라

실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중

특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에

상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로

반환할 의무가 있다고 할 수 없다 하여

특별한 사정이 없는 한 부당이득 반환의무를 부정하였다.

특허무효심결이 확정되면 특허료 납부한 자의 청구에 의하여

무효심결이 확정된 해의 다음 해부터의

특허료 해당분을 반환한다.

다만, 반환대상에 해당함을 통지받은 날로부터

3년이 지나면 청구할 수 없다.

기각심결이 확정된 경우 특허권은 유지되며

이 경우 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여

동일한 무효심판을 청구할 수 없고

동일한 무효심판을 청구한 경우 심결각하된다.

이 때 전부무효심판과 일부무효심판은

동일한 심판으로 본다.

종로학원 상표권분쟁 사례

원고는 확인대상표장은 

현저한 지리적 명칭에 해당하지 않고,

등록서비스표와 유사하므로 

등록서비스표의 권리범위에 속한다고 주장하였다.

이에 피고는 확인대상표장은 현저한 지리적 명칭에 해당하고,

등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 반박하였다.

확인대상표장의 구성 부분 중 "천안"은 

충청남도 천안시의, "종로"는 서울특별시 '종로구'의 

명칭 또는 ''종로3가' 등과 같이 

종로구 소속 행정구역의 일종으로서의 거리의 이름을 나타내는 

각 현저한지리적 명칭에 해당한다.

또한 '학원'은 지정서비스업인 학원 경영업과 관련하여 볼 때 

지정서비스업의 내용이나 관용표장 또는 보통명칭을 

나타내는 것이어서 식별력이 없으므로 

확인대상표장은 현저한 지리적 명칭으로 된 

서비스표에 해당한다고 할 것이고 

이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다.

또한 현저한 지리적 명칭 등으로 된 서비스표의 경우 

그 사용의 결과로 수요자간에 특정인의 서비스표로 

현저하게 인식되어 있다 하더라도 

그것이 부정경쟁방지법 및 영업비밀보호법 등에 의하여

보호받음은 별론으로 하고 

이를 상표법상의 서비스표로 등록 받을 수 없을 뿐만 아니라, 

설사 등록되었다 하더라도 

그 등록서비스표권의 효력이 해당하는 서비스표에 대하여 

미친다고 할 수 없다.

서비스표"종로학원" 대 "천안종로학원" 의 분쟁사건에서

 "종로학원"의 서비스표 등록이 무효됨으로써 

16년간의 권리행사 및 등록도 수포로 돌아갔고 

상표법상의 효력은 등록시로 소급하여 상실되었다.

비록 상표법상의 효력은 상실되었으나 

대법원의 판결과 같이 "종로학원"의 명성과 주지성은 

부정경쟁방지 및 영업비밀 보호법에 의하여 

영업의 주체나 출처의 혼동을 가져오는 

부정경쟁행위로부터는 보호받을 수 있다.

또한 개정 상표법 제6조 제2항의 규정에 의거 

현저한 지리적 명칭만으로 구성된 상표(서비스표)라도 

상표등록 출원전에 상표를 사용한 결과 

수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 

그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여

상표 등록을 받을 수 있다.

부정경쟁방지법 및 상표법 문의는

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부정경쟁행위 구제 - 신용회복청구권

법원은 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위나 제3조의2 제1항이나

제2항을 위반한행위로 타인의 영업상의 신용을

실추시킨 자에게는 피해자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에

필요한 조치를 명할 수 있다.

법원은 권리자의 청구에 따라 침해자의 침해행위로 인하여 권리자의 업무상 신용이 실추된 점을 인정할 수 있는 경우에는

침해자의 침해죄에 대한 형사판결, 패소한 민사판결,

해명자료 등을 신문, 잡지 등에 게재할 것을 명할 수 있다.

고의 과실에 기한 부정경쟁행위나 제3조의2 제1항이나

제2항을 위반한 행위가 있고 그로 인하여

상품주체 등의 영업상의 신용이 실추되었을 것을 요건으로 한다.

즉 상품주체의 혼동행위가 있었다고 하여도

그것만으로 상품주체의 영업상의 신용이

당연히 침해되었다고 단언하기 어려우므로,

그와 같은 경우 부정경쟁방지법 제6조에 정한

신용회복을 위해 필요한 조치를 명하기 위해서는

상품주체 혼동행위가 있었다는 것 외에

그와 같은 행위에 의하여 상품주체의 영업상의 신용이

실추되었음이 인정되어야만 한다.

예를들어 모방 제품의 품질이 조악하여

자사 제품의 신용도에 타격이 가해진 점 등의

구체적 사정을 별도로 입증하여야 한다.

권리자의 업무상 신용이 실추된 점을 인정할 수 있는 경우에도

부정경쟁행위자등의 행위의 태양,

부정경쟁행위 등의 전후 사정 등에 비추어

행위자에게 손해배상을 명하는 것으로 충분히

피해자의 손해가 전보되었다고 볼 수 있는 경우에는

피해자의 청구 중 신용.명예회복에 필요한

조치 부분은 기각하여야 한다.

부정경쟁방지법 제6조에 의한 신용회복청구를 인정할 것인지의

그 판단은 침해행위 당시를 기준으로 한다.

신용회복의 조치를 피해자의 청구에 의하여 법원이 명하며,

손해배상은 금전배상이 원칙이지만, 금전배상만으로는

만족할 수 없거나 신용훼손의 구제방법으로 적절치 않은 경우가

많기 때문에 부정경쟁방지법이 손해배상에 갈음하거나 손해배상과

병행하여 신용회복에 필요한 조치를 구할 수 있도록 규정한 것이다.

종래 신문에서 사죄광고를 내도록 명하는 방법이 선호되어 왔으나

사죄광고를 명하는 것은 헌법상 양심의 자유에 반한다는

헌법재판소의 결정으로 사죄광고의 청구는 불가능하게 되었다.

대신 실무상 패소 판결을 받은 사실이 있다는 내용의 해명서를

광고 게재하도록 하고 있다. 양심의 자유에 반하지 않는 한

관계 당사자들에게 사실을 통지하도록 명하는 조치 등을

생각해 볼 수 있다.