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부정경쟁행위 손해배상청구 / 변리사 출신 변호사

부정경쟁방지법은 금지청구권 행사와 달리 손해배상책임에 대하여

과실책임주의 원칙을 명시하고 있다(법 제5조).

따라서 부정경쟁행위에 대한 손해배상청구에 있어서는

그 성질에 반하지 않는 한 불법행위에 관한 민법의 여러 규정이 적용된다

(청구권 경합설).

손해배상청구권은 양도성을 가지며 소멸시효에 대해서는 민법상 일반원칙에 의한다.

침해자가 법인인 경우 법인과 함께 직접 침해행위를 실행한 대표자도

공동불법행위의 법리에 따라

부진정 연대책임을 질 경우가 많을 것이고

피용자의 부정경쟁행위에 대하여 사용자 책임을 지는 경우도 있을 것이다.

손해배상청구에는 행위자의 고의, 과실, 부정경쟁행위의 존재,

부정경쟁행위에 의한 영업상 이익의 침해로 인한 손해의 발생,

행위와 손해 발생과의 상당인과 관계의 존재가 필요하다.

고의, 과실이란 행위의 주관적 요소로서

위법행위에 대한 고의.과실을 말하고

손해 발생에 대한 고의.과실까지 필요로 하는것은 아니다.

자기의 상호를 보통으로 표시하는 방법으로 사용하는 경우라 하더라도

상표권의 설정등록이 있은 후에 부정겾앵의 목적으로 사용하는 경우에는

부정경쟁행위를 구성한다.

침해자의 고의.과실이 입증되지 않아 손해배상청구를 할 수 없는 경우에도

부당이득 반환청구는 가능하다고 본다.

부정경쟁행위자가 얻은 부당이득은 실시료 정도로 보는 것이 일반적이다.

부정경쟁방지법 제5조에 의한 손해배상청구를 인정할 것인지의 판단은

침해행위 당시를 기준으로 하여야 한다.

특허침해행위가 성립하려면? - 특허침해행위 성립요건

특허침해행위가 성립하기위해서는 몇가지 요건이 성립한다.

우선 특허권의 존속 중 실시여야 하는데,

그러므로 존속기간의 만료, 특허료 불납, 특허권 포기 등으로 인해

특허권의 소멸된 후의 실시나 특허출원 중의 실시는

특허권침해라고 성립되지 않는다.

한편, 특허권의 존속 중에 제3자의 실시이면 침해의 성립요건으로 족하고

특허권의 권리행사 당시 특허권이 존속중이어야 하는것은 아니다.

예를들어 특허권이 포기되어 소멸하더라도

포기되기 전의 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시하는 경우

특허권자는 특허권이 포기된 후 침해를 이유로 권리행사를 할 수 있다.

특허침해행위 성립요건으로는

정당한 권원 없는 자가 특허발명을 실시하여야 한다.

실시권이란 정당한 권원을 가진 자의 실시는

특허발명의 보호범위에 속하더라도 특허권침해가 아니다.

여기서 말하는 실시란 법 제2조 제3호의 행위를 말하는데,

예를들면 물건을 생산하는 방법발명의 실시는

전부 물건발명의 실시가 된다.

한편, 실시의 각 행위는 독립되어 있으며

하나의 행위가 적법해도 다른 행위까지 적법한것은 아니며

각각의 실시행위별로 침해인지 여부를 판단해야 한다(실시행위의 독립성).

또한 특허침해행위가 성립하려면 업으로서의 실시여야 한다.

업으로서의 의미는 산업발전에 이바지라는 특허법의 목적에 비추어

단순히 개인적 또는 가정적인 실시를 제외하는 의미로 해석된다.

특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시중이어야

특허침해행위가 성립되었을 때 보호받을 수 있는 것이며

확인대상발명의 실시가 특허발명의 실시가 아니더라도

간접침해행위에 해당한다면 보호범위에 속하게 된다.

특허침해행위의 성립 자체에 대해서는

침해자의 고의나 과실을 요구하지 않는다.

다만, 고의나 과실이 있는 경우에는 민사상 손해배상이나

신용회복청구를 할 수 있고,

형사상 고의가 있는 경우에는 침해죄로 고소할 수 있다.

직무발명 영업비밀에 대한 취급

근로자 등이 직무수행 중 영업비밀을 개발하여 지득한 경우에는

영업비밀의 본원적 보유자가 있음을 전제로 취득한 경우와 구별된다.

영업정보의 성격에 따라서는 특허법, 저작권법 등의 직무관련 발명,

창작 규정을 적용받을 수도 있겠지만,

단순히 영업비밀로 보유하고자 할 때 부정경쟁방지법상 아무런 규정이 없으므로

그 귀속주체가 누구인지 문제가 된다.

특단의 사정이 없는 한 영업비밀을 개발한 종업원에게

그 영업비밀이 일차적으로 귀속된다고 해석되어야 할 것이다

(서울지법 서부지원 1995. 12. 27. 선고 95가합3954 판결 참조).

개별계약에 의해 정당한 대가가 지급된 경우가 아니라면

단지 회사의 직무발명 규정에 따랐다는 이유만으로는

영업비밀이 기업체에 귀속된다고는 볼 수 없으나,

이는 일률적으로 정할 문제는 아니고

구체적으로 영업비밀의 종류와 성격, 근로자의 지위,

담당 분야 및 비중, 근무기간, 연구 개발의 비용, 설비, 조직 등

여러가지 사정을 참작하여 사안에 따라 결정할 문제이다.

근로자가 청구인 회사에 근무하면서 지득하게 된 업무상 지식이라 하여

모두 그 회사의 영업비밀로 인정되는 것은 아니다.

근로자가 근로계약에 따라 직장에서 근무하는 동안에

그 학력과 경력에 비추어 스스로 체득하게 된 일반적 지식 및 기술,

경험, 거래처와의 친분관계 등은 그 자신에게 귀속되는

인격적 성질의 것이므로 청구인 회사의 영업비밀이라 할 수 없다.

다만, 일반적 지식이라 하더라도 퇴사 시 근로자가 기억만으로는 알 수 없고,

특정한 도면, 계산식, 일람표 등을 가지고 나가야만 알 수 있는 경우에는

근로자에게 인격적으로 귀속되는 것이라고 보기 어렵다.

일단 영업비밀이 종업원에게 원시적으로 귀속된다고 인정되는 한,

그 종업원은 본원적 영업비밀 보유자로서 그가 사용.공개하는 행위는

본 목의 적용을 받지 않는다.

근로자가 영업비밀의 일부를 직접 연구.개발하였다고 하여

근로자에게 귀속되는 것이라 볼 수 없다.

그 정보의 성질에 따라 특허법 제39조, 저작권법 제9조에 해당되지 않는 한

청구인 회사에 고용되어 급여를 받으면서 담당한 업무 그 자체이고

청구인의 기자재와 연구 설비 및 다른 연구원의 연구 결과를 참조하여 연구한 것이며,

근로자가 일반적인 지식, 기술, 경험 등을 활용하여

쉽게 알 수 있는 것이 아닌 이상 청구인의 영업비밀이 된다.

특허 선출원주의 판단기준

심사단계에서는 심사관이, 심판단계에서는 심판관합의체가,

특허법원에서는 법관이 판단한다.

동일한 발명 또는 발명과 고안이 동일한 경우에 객체적인 기준이 적용되는데,

여기서 발명이 동일하다는것은 특허출원의 청구범위에 기재된 발명이 동일하다는 것을 의미하고,

발며오가 고안이 동일하다는 것은 특허출원의 청구범위에 기재된 발명과

실용신안등록출원의 청구범위에 기재된 고안이 동일하다는 것을 의미한다.

즉, 선출원주의는 선.후출원의 청구범위에 기재된 발명을 청구항별로 판단하는데,

보정을 한 경우 보정 후의 청구범위를 기준으로 판단하며,

선출원주의는 1발명 1권리주의를 달성하기 위한 제도이므로

발명자 또는 출원인이 동일한 경우에도 적용된다.

외국어특허출원의 경우 국어번역문이 보정의 효과를 갖기에

국어 번역문의 청구범위에 기재된 발명과 대비하여 판단한다.

다만, 국어번역문이 신규사항을 포함하는 경우에는

그 발명에 대해서는 선출원의 지위를 인정하지 않는다.

출원시각을 증명하는 것이 어려울 뿐 아니라 동일한 내용의 발명이

같은 날에 출원되는 경우가 드물다는 심사 경험에 비추어

출원일을 기준으로 선.후출원을 판단한다.

출원일의 판단은 도달주의가 원칙이지만

우편으로 제출하는 경우 발신주의에 의한다.

정보통신망을 이용하여 제출된 전자문서는

그 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있는 때에

특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직의 파일에

기록된 내용으로 접수된 것으로 본다.

단 국제특허출원에 관한 서류에 있어서는 우편의 경우에도 도달주의 이다.

선출원주의 판단은 특허독립의 원칙상 국내만을 고려하여 판단한다.

예를들어, 일본에서 선출한 동일한 발명을

우리나라에서 후출원하더라도

일본 출원과 우리나라 출원 사이에서는

선출원주의가 적용되지 않는다.

부정경쟁행위에서 말하는 영업주체 혼동행위

영업주체혼동이라 함은 어떤 영업자의 영업상의 시설 또는 활동을

타인의 영업상의 시설 또는 활동이라고 오인하는 것을 말하며

혼동의 위험을 포함한다.

상품표지의 경우 통상 혼동이라고 함은 협의의 혼동을 말하는 것이나,

저명한 상품표지등의 경우에는 광의의 혼동까지 포함한다.

영업표지의 경우에도 타인의 영업자체는 아니어도

이것과 거래상, 경제상 또는 조직상 밀접한 관계까 있는 것은 아닌가 하는

오인을 일을키는 것, 즉 광의의 혼동 또는 후원관계의 혼동을 포함한다.

그리고 광의의 혼동위험은 영업표지의 유사성으로 인하여

업종의 동일성 또는 그 관련성의 관점에서 보아

거래계의 무시할 수 없는 부분에서

그 영업자 상호간에 영업적, 경제적 또는 조직적 관계가

있는 것으로 보인다면 충분하다.

나아가 혼동의 위험여부를 판단함에 있어서는

표지의 유사성의 정도, 거래계에서의 인식의 정도 및 업종 차이 사이에는

상호 보완적 관계가 있다.

광의의 혼동을 인정하는 데 있어 고려할 요소로는

주지표지 주체의 기업형태, 주지표지의 표시력의 강도 및 이미지,

표지의 동일 또는 유사성, 상품의 유사, 고객층 등 경합관계,

수요자의 세련도, 현실의 혼동 등을 들 수 있다.

대법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목에서 정하는

타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위라 함은

영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우 뿐 아니라

국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써

일반수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일.유사한 표지의 사용자 간에

자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함이다.

또한, 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지 여부는

영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한

경업.경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여

판단하여야 한다고 판시하였다.

PCT해외출원의 장점

PCT외국출원을 하려는 출원인의 입장에서 보면

국제출원절차의 통일성으로 말미암아 수리 관청 또는 국제사무국에

1회 출원한 것만으로 각 지정국에서 직접 출원한것과

동일한 효과를 누릴 수 있기 때문에 PCT를 이용하지 않을 때

다수국에 출원하여야 하는 시간적노력을 줄일 수 있고, 비용을 절약할 수 있다.

또한, 국제출원을 한 이후에 국제단계에서

국제조사기관의 조사보고서, 국제예비심사기관의 국제예비심사보고서를 활용하여

불필요한 절차의 진행과 비용의 낭비를 줄일 수 있다.

뿐만 아니라, 파리조약에 의한 출원루트의 우선기간(1년)보다

그 기간이 연장되므로(31개월)

시간적 여유를 갖게 된다는 장점이 있다.

각국 특허청의 입장에서 보아도 국제조사보고서.국제예비심사보고서에 의하여

심사관의 심사부담을 크게 경감할 수 있고,

충분한 심사 자료와 조사관에 의하여 작성된 국제조사보고서를 활용함으로써

개별국가의 심사수준 차이에도 불구하고 심사결과의 객관성을 높이고

특허제도의 신뢰를 높일 수 있으며,

각국 특허청의 현대화를 촉진시키는데 기여할 수 있다.

개발도상국의 기업의 입장에서 보면

선진국과의 특허정보교류의 기회가 확대되어

산업재산권 분야의 국제적 협력이나 국제적 지위의 향상에도

기여할 수 있을 뿐만 아니라

국제출원내용의 국제공개를 통하여

선진외국의 기술정보를 활용할 수 있는 장점이 있다.

PCT국제출원, 특허출원은

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영업비밀의 요건 / 특허사무소 소담

영업비밀로 보호받기 위해서는 해당 정보가 공공연히 알려지지 아니하였다는

비공지성을 필요로 한다. 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인이

그 정보를 공유하고 있다면 이미 영업비밀로 보호받을 가치가 없다.

비공지상태란 비밀보유자가 그 비밀을 모르는 사람보다 우월적 입장에서

그 정보를 관리하고 있어 그 의외 자로서는 부정한 수단.방법을

통하지 아니하면 이를 얻기 어려운 상태를 의미한다.

판례에 의하면 2007. 12. 21. 법률 제8767호로 개정되기 전의

부정경쟁방지법 제2조 제2호에서 말하는

공연히 알려져 있지 아니하다는 것은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등

불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에

보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말한다.

일반인에게 혹은 적어도 그 업계에서는 일반적으로 알려진 것이어서는 아니되나,

그렇다고 절대적 비밀성이 요구되는 것은 아니다.

비밀성의 개념이 상대적인 만큼

제한된 범위의 사람이 알고 있더라도

비밀유지의무로써 제한 상태가 유지되고 있는 한 비밀성이 있는 것이고,

다른 사람들이 그 정보의 대체적 윤곽을 알고 있더라도

구체적인 상세 정보를 갖지 못했다면 역시 비밀성이 있다.

그런데 어느정도가 비밀이 공개되었다고 볼 것인지는 구체적 사정에 따라 판단해야 하는데,

그 정보와 관계없는 사람이 우연히 그 정보를 알게 된 경우에는

그 사람이 이를 다시 공개하지 않을 가능성도

충분히 있으므로 정보의 비밀성이 상실되었다고 볼 것은 아니다.

일반인에게 공공연히 알려져 있지 아니하더라도

보유자가 비밀유지의무를 부과하지도 아니한 채 제품수주나 계약체결을 위하여

거래상대방에게 공개한 경우는 설령 이 계약 체결이 실패로 끝났다고 하더라도

그 거래상대방에 대하여 영업비밀이라고 주장할 수 없고,

보유자가 특허등록 출원한 경우도 영업비밀로 볼 수 없다.

특허권 이전 / 특허사무소 소담

특허권 이전이란 특허권의 주체인 특허권자를 변경하는 것을 말한다.

특허권 이전은 주체변경으로서 상대적 소멸이라는 점에서

특허권이 절대적으로 소멸하는 무효심결의 확정 또는 특허권의 포기 등과 구별된다.

특허법은 특허권의 재산권적 성질을 인정하여

일정절차에 의하여 특허권의 이전을 허용하고 있다.

따라서 특허권자는 특허권을 실시할 수 없거나

특허권을 통해 수익을 얻고자 하는 경우, 특허권을 이전할 수 있다.

특허권 이전, 즉 이전적 승계는 매매.증여 등과 같이

개개의 권리가 개개의 취득원인에 의하여 취득되는 특정승계와

상속.포괄유증.회사의 합병 등과 같이

하나의 취득원인에 의하여 다수의 권리가 일괄해서 취득되는 일반승계로 나뉜다.

특정승계와 일반승계는 이전의 효력발생시기에 차이가 있다.

특허권자는 특허권의 전부를 이전할 수 있을 뿐 아니라

특허권의 지분의 일부를 이전할 수 있다.

다만, 청구범위가 다항으로 되어 있는 경우에 그 중 일부인 어느 하나의 항만을

이전할 수 있는지에 대해 논란이 있다.

특허법상 특허권은 복수의 청구항 모두를 일체로 하여 부여되는것이며,

청구항마다 특허권이 있는 것으로 본다고 규정하고 있는 법 제215조의 대상에서

법 제99조제1항이 제외되어 있으며

일부 청구항의 이전을 허용한다면 실시상의 권리충돌로 인하여

버적 안정성을 해치게 되며,

실무상으로도 특허권의 설정등록 후에는 특허의 정정의 대상이 될 뿐이고

분할 및 보정이 인정되지 않으므로

일부 청구항의 이전은 인정되지 아니한다고 함이 타당하다.

안녕하세요. 특허법률사무소 소담입니다.

우리나라 프로스포츠의 인기를 끄는 선두주자인 프로야구 !

봄내음이 흠씬 나면서 개막이 얼마 남지 않았는데요,

야구하면 또 부산 사직야구장 롯데자이언츠가 열성적인 팬이 많은걸로 알려져 있죠.

이러한 롯데자이언츠 상표를 두고 상표권분쟁 사례가 있었는데요

오늘은 프로야구 인기구단 롯데자이언츠 상표권분쟁 사례를 소개해드릴게요 !

자이언츠 상표를 둘러싼 상표권분쟁 사례

이 사건 등록상표는 야구공을 배경으로 GIANTS라는 영문자가

부채꼴 모양으로 배치된 결합상표이고,

선출원상표는 야구방망이를 든 오리 모양 아래에

Giants라는 영문자가 크게 도안화되어 배치된 결합상표로서

두 상표 모두 Giants라는 영문자를 포함하고 있고

야구를 상징하는 표장이라는 점 외에는 외관에 있어서는 다르다 할 것입니다.

하지만 선출원상표는 오리 형상을 둘러싸고 있는 띠에

BUSAN LOTTE GIANTS라는 영문자가 2회 표기되어 있으나

그 글자체가 작고 오리가 더 눈에 띄게 크게 두드러져보이기에

밑에 있는 Giants로 호칭될 것이고

이 사건 등록상표 또한 그 문자 부분에 의하여 자이언츠라고 호칭될것이므로

호칭에 있어서는 동일하게 호칭될 가능성이 농후합니다.

이 사건 등록상표는 그 표장이 선출원상표와 유사하고,

지정상품 또한 선출원상표의 지정상품인 ‘야구복’을 포함하고 있으므로,

‘야구복’과 관련하여 볼 때 이 사건 등록상표는

상표법 제8조 제1항에 의하여 등록될 수 없는 상표라 할 수 있습니다.

원고는, 오리 형상의 강한 식별력 때문에 선출원상표가 등록된 점,

선출원상표의 출원 이전에 ‘Giants’가 들어 있는 등록상표가 다수 존재한 점 등에 의하여

선출원상표 중 ‘Giants’ 부분은 권리로 주장할 수 없으므로,

피고가 선출원상표를 들어 이 사건 등록상표가 상표법 제8조 제1항에 해당한다고

주장하는 것은 권리남용이라는 취지의 주장을 하였습니다.

선출원상표가 등록되게 된 경위나

그 출원 전에 표장의 일부가 등록되어 있었다는 점만으로

선출원상표의 ‘Giants’ 부분이 표장으로서

아무런 의미가 없는 부분이 되었다거나 선출원상표를 들어

이 사건 등록상표의 무효를 주장하는 것이

권리남용에 해당한다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들여지지 않았습니다.

원고는 또한 이 사건 등록상표는 주지·저명상표이므로

상표법 제8조 제1항에의하여 무효가 되어서는 아니된다는 취지의 주장을 하나,

우리 상표법은 등록주의와 함께 선출원주의를 채택하고 있으므로,

원고의 주장이 사실이라 하더라도

그러한 사유로 상표법 제8조 제1항의 적용을

배제할 수는 없다 할 것이어서 원고의 위 주장 또한 이유 없다고 보았습니다.

이처럼 상표출원 상표권분쟁시

유사상표인지 아닌지 고려해야하고 주지 저명한지 아닌지

상표법위반에 해당하는지

여러가지 사항을 전체적으로 고려해야 합니다.

특허법률사무소 소담은

변리사와 변리사출신변호사가 함께 있어

다양하고 복합적인 업무처리가 가능합니다.

부정경쟁방지법에서 말하는 주지성의 지역적범위

주지성은 국내에서 널리 이식되어 있음을 요한다.

여기에서 널리 인식되어 있다는 것은

단순히 사용하고 있다는 정도로는 부족하고

계속적인 사용.품질개량.광고선전 등으로

우월적 지위를 획득할 정도에 이르러야 하나

국내 전역에 걸쳐 모든 사람들에게 주지되어 있는것을 요하는 것이 아닌

국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에서 알려진 정도로 족하다.

그러나 적어도 경쟁관계에 있는 어느 영업자와 다른 경쟁자의 영업활동이 미치는

주요지역 내에서는 주지성을 갖추어야 함은 물론

영업활동이 미치는 주요한 지역 또는 지방이 어떤 곳인지는

구체적으로 상품과 영업의 종류와 성질, 거래에 관여하는 자와 수요자의 계층 등

여러가지 사정을 고려하여 개별적으로 판단하여야 한다.

주지성이 있는지 여부는 여러 가지 정황과 사정을 고려하여

개별적.상대적으로 판단되는 것이기에, 양 당사자의 영업활동이 전국적 혹은 국제적이라면

일단 전국적으로 주지성이 있는지 여부를 검토할 필요가 있다.

표지의 주체인 영업자와 상대방인 경쟁 영업자의 상품이 유통되고 있거나

그 영업활동이 미치는 주요한 지역에 걸쳐 주지성이 인정되면

부정경쟁방지법의 적용 대상이 된다.

이렇듯 주지성의 지역적 범위는 일률적으로 정할 수 없고

상품종류(예를들어 자동차는 전국규모, 빵이나 떡 같은 경우는 지역 소규모로 대부분 거래됨)와

거래대상자(일용품은 주부, 학용품은 학생등)를 고려하여 결정된다.

따라서 어느 특정지역 내에서만 주지되었다면 그 지역 내에서만 보호되기에

다른 지역에서는 보호가 미치지 아니하는 경우가 있을 수 있다.

외국기업의 상품표지나 영업표지 역시 부정경쟁방지법의 보호대상이 되지만

표지 자체는 우리나라에서 널리 인식되어 있어야 하므로

외국에서만 널리 인식된 경우에는 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받을 수 없다.

그러나 주로 국외에서 수출상품에 대하여 사용되는 상표라도,

그것이 국내에서 주지되어 있다면 주지표지로서 보호될 수 있다.