법정실시권 변동 과 소멸 및 대가

 

특허권자는 법정실시권자 중 직무발명에 대한 통상실시권자의

동의를 받아야만 특허권을 포기하거나

특허의 정정청구.정정심판청구를 할 수 있다.

 

 

 

 

법정실시권자는 법정실시권을 목적으로 하는 질권이

설정되어 있는 경우 질권자의 동의를 받아야만

법정실시권을 포기할 수 있다.

 

 

 

특허권의 소멸, 특허권의 수용, 법정실시권의 포기,

혼동의 경우, 법정실시권이 소멸된다.

한편, 실시하거나 준비하고 있는 발명 및

사업목적의 범위에서 실시가능한 법정실시권은

실시사업이 폐지된 경우 소멸된 것으로 해석된다.

 

 

 

 

법정실시권에 대한 대가의 지급은 그 실시권의 인정 취지와

관련이 있다. 실시권의 인정취지가 기존의 산업시설을

보호하는 측면에 있다면, 즉 산업정책적인 목적이라면

법정실시권자는 그 실시의 대가를 특허권자에게 지급하여야 하고,

실시권의 인정취지가 특허권자와 일정한 관계에 있는 자

사이의 형평을 도모하는 측면에 있다면,

즉 공평의 목적이라면 법정실시권자는 특허권자에게

대가를 지급할 필요가 없다.

 

 

 

 

직무발명에 의한 통상실시권, 선사용에 의한 통상실시권,

디자인권의 존속기간 만료 후의 그 디자인권자의 통상실시권,

재심에 의하여 회복한 특허권에 대한

선사용자의 통상실시권을 제외하고는

법정실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자에 대하여

대가를 지불하여야 한다.

 

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여인재 변리사

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특허 법정실시권이란 무엇인가요

 

법정실시권이란 특허권자 또는 전용실시권자의 의사에 관계없이

법률 규정에 의하여 발생하는 통상실시권을 말한다.

특허법은 기존의 산업시설을 보호하고,

특허권자와 일정한 관계에 있는 자 사이의 형평을 도모하여

산업발전에 기여하기 위해 법정실시권에 관한 규정을 두고 있다.

 

 

 

법정실시권은 법률에서 규정하는 실시권의 성립요건을 만족할 때

효력이 발생하는데, 실시권의 성립요건을 만족했음은

해당 실시권자가 입증하여야 한다.

법정실시권은 설정등록이 없더라도 제3자 대항요건을 구비한다.

 

 

 

 

법정실시권자는 법률의 규정에 정해진 범위에서

특허발명을 업으로서 실시할 수 있다.

구체적으로, 대부분의 법정실시권은 실시하거나 준비하고 있는

발명 및 사업목적의 범위에서 효력을 갖는다.

 

 

 

다만, 직무발명에 대한 존속기간 만료 후의 통상실시권의 경우

디자인권자는 그 디자인권 범위에서,

디자인권에 대한 실시권자는 원실시권의 범위에서,

질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권자은

특허발명의 전 범위에서,

재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권은

원통상실시권의 발명의 범위 및 사업목적의 범위에서 효력을 갖는다.

 

 

 

 

법정실시권자는 이 법에 따라 정해진 범위에서

특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가진다.

 

 

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특허 동일성 판단 / 특허사무소 소담

 

출원발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나

공연히 실시된 발명, 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된

간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여

공중이 이용할 수 있는 발명에 해당하게 된 경우에는

특허를 받을 수 없다.

 

즉 출원발명의 청구범위에 기재된 발명과

법 제29조 제1항 각 호의 공지기술의 동일성이 있는 경우

신규성이 상실된다.

 

 

 

특허출원한 발명이 그 특허출원일 전에 특허출원 또는

실용신안등록출원을 하여 그 특허출원 후에 출원공개되거나

등록공고된 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원의

출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는

고안과 동일성이 있는 경우에는

확대된 선출원의 지위에 위반되어 특허를 받을 수 없다.

 

 

 

 

후출원의 청구범위에 기재된 발명이 선출원의 청구범위에

기재된 발명과 동일성이 있는 경우

선출원주의에 위반되어 특허를 받을 수 없다.

 

 

 

 

정당권리자 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이

무권리자가 출원할 때 최초로 첨부된 명세서 또는

도면에 기재된 사항의 범위 이내여야 한다.

 

 

 

여기서 기재된 사항의 범위란 실질적 동일성이 있는 범위를

말하는 것으로서, 실질적 동일성은 최초 명세서 또는

도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나

통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어

명시적으로 기재되어 있는 것과

마찬가지라 이해할 수 있는 사항을 말한다.

 

 

 

분할출원, 변경출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은

원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는

도면에 기재된 사항의 범위 이내여야 한다.

 

우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명이

선출원의 출원할 때 최초로 첨부한 명세서 또는 도면이 기재된

사항의 범위 이내이어야 한다.

 

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영업비밀 비밀관리노력의 형태

 

영업비밀이 기록 저장되어 있는 매체는 서류, 도면, 사진,

비디오테이프, 녹음테이프, 컴퓨터하드디스크, 플로피디스켓, 시디,

시제품 등의 어떠한 것이든 그 매체의 접근 통로에

보관책임자 이외의 접근을 물리적으로 허용하지 않는

장치를 해둔다든지, 매체 자체에 비밀사항으로서의 어떤 표시를 하고,

누설을 막는 보안시스템, 또는 누설시 정보 장치등을 둔다든지,

매체의 속성에 따른 적절한 보관책임 체계를 둔다든지 하는 것은

비밀관리노력의 상당성 판단에 중요한 자료가 된다.

 

 

 

정보 접근이 가능한 담당자에게 비밀유지 선서 각서를 받는다든지

나아가 단체협약, 취업규칙, 또는 개별적인 근로계약에

이를 규정하는 등의 형식으로 근로자의 비밀유지의무를

문서상 법적으로 명확히 해 두면

일단 관리노력을 한 것으로 평가받을 수 있다.

 

 

 

그러나 이와 같은 규칙이나 계약상의 의무 규정만으로는 부족하고

비밀유지를 위하여 얼마나 실질적으로 근로자들을 관리하고 있는지

상당한 노력 인정 여부에 중요한 요소가 된다.

비밀유지의무에 대한 지속적인 교육과 점검, 업무처리과정에서의

보안 유지 관행의 형성 등 실제적인 노력이 필요하다.

 

 

 

 

거래상대방은 거래 과정에서 영업비밀에 접근하는 것이

허용되는 경우가 많이 있는데, 제품의 생산 자체를

다른 업체에 의뢰하거나 회계, 법률, 경영 등에서

전문 법인의 자문을 구하는 경우, 판매 대리점 계약을 맺어

시판하는 경우나 정보가 들어 있는 매체의 보안 점검,

고장 수리 등을 전문 업체에 맡기는 경우에 있어서,

영업비밀임을 분명히 하여 계약 시 또는 계약의 전제 조건으로

상대방에게 비밀유지의무를 부과하면

관리노력이 있엇던 것으로 평가될 수 있다.

 

 

 

 

영업비밀 침해 상담은

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영업비밀 침해금지청구 시효

 

영업비밀 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리는

영업비밀의 침해가 계속되는 경우에 영업비밀 보유자가

그 침해행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나

침해될 우려가 있다는 사실 및 침해행위자를 안 날부터 3년간

행사하지 아니하면 시효로 소멸한다.

그 침해행위가 시작된 날부터 10년이 지난 때에도 또한 같다.

 

 

 

 

불법행위에 대한 손해배상 청구권의 소멸시효를 규정한

민법 제766조와 같은 구조이다.

위와 같은 기간은 모두 소멸시효 기간으로,

어느 기간이 지나든 금지청구권은 소멸하게 된다.

 

 

 

 

민법 제166조 제2항에 의하면

부작위를 목적으로 하는 채권의 소멸시효는

위반행위를 한 때로부터 진행한다는 점 및 부정경쟁방지법

제14조의 내용 등에 비추어 보면,

부정경쟁방지법 제10조 제1항이 정한 영업비밀 침해행위의

금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리의 경우,

그 소멸시효가 진행하기 위해서는

일단 침해행위가 개시되어야 한다고 규정하고 있다.

 

 

 

 

나아가 영업비밀 보유자가 그 침해행위에 의하여

자기의 영업상의 이익이

침해되거나 또는 침해될 우려가 있다는 사실 및

침해행위자를 알아야 한다.

 

 

 

 

판례로 채무자가 채권자의 영업비밀을 이용하여

제품을 생산.판매하려고 회사를 설립하였고

채권자가 그 사실을 알고 있었다고 하더라

그와 같은 사정만으로는 채무자 회사를 설립한 시점에

바로 침해행위가 개시되었다고 단정할 수 없기에

채무자 회사의 설립된 때부터 바로 소멸시효가 진행되었다고

볼 수는 없다.

대법원 1996. 2. 13. 자 95마594 결정

 

 

 

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특허소송 - 보상금 또는 대가에 관한 불복시

 

특허출원된 발명이 국방상 필요하여 비밀취급을 명하거나

특허하지 아니하거나 수용한 경우, 특허권의 수용,

국가 비상사태 등에 의한 강제실시권의 허락,

통상실시권허락심판등에 따른 보상금 및 대가에 대하여

심결.결정 또는 재정을 받은 자가

그 보상금 또는 대가에 불복할 때에는 법원에 소송을 제기할 수 있다.

 

 

 

특허청장 또는 심판관의 보상금액 등의 결정은

일종의 행정처분에 해당되지만, 그 처분의 전부에 대한 불복이 아닌

그 처분중의 금액만에 대한 불복일 경우에는

실질적으로 대가를 지급하거나 수령할 당사자 간의 문제가 된다.

 

 

 

그러므로 특허법 제 190조 소정의 보상금 또는

대가에 관한 불복의 소는 경우에 따라 그 소송의 성질이

달라지게 된다. 즉 법 제41조 제3항, 제4항 및 제106조 및 제3항의

특허권의 수용시의 보상금에 관한 소는 행정소송이 되고,

법 제110조제2항제2호 및 제138조제4항의

통상실시권 설정재정 및 허락시의 대가에 관한 소는

민사소송이 된다.

 

 

 

 

이 소송은 통지나 심결.결정 또는

재정의 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 제기하여야 하는데,

이 기간은 불변기간이지만,

민사소송법 제172조 제2항의 부가기간이 준용되는 경우는 예외이다.

 

 

 

보상금 또는 대가에 관한 소송의 성질이

행정소송에 해당하는 경우, 즉 법 제41조 제3항, 제4항 및

제106조 제3항의 특허권의 수용시의 보상금에 관한 소는

행정법원의 관할이 되며, 동 소송의 성질이 민사소송에 해당한다면

즉 특허법 제110조 제2항 제2호 및 제138조 제4항의

통상실시권 설정재정 및 허락시의 대가에 관한 소는

민사법원의 관할이 된다.

 

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영업금지 침해금지 가처분 기산점

 

당사자간의 약정을 근거로 하지 않는 경우에는

침해금지의 가처분결정이 집행되는 시점을

기산점으로 해야 한다는 견해도 있지만

금지기간의 기산점은 퇴직시로 보는것이

실무의 대체적인 견해이다.

 

 

 

근로자가 퇴직 전 전직을 준비하는 등 영업비밀을 침해할

우려가 있어 예방조치로서 영업비밀 침해금지 및 전직금지를

구하는 경우, 근로자가 퇴직 전이라도 실제 그 영업비밀

취급 업무에서 이탈한 시점을 기준으로 전직금지 기간 및

영업비밀 침해금지 기간을 산정할 수 있다.

 

 

 

 

근로자가 퇴직 후 전직금지를 신청한다면

전직금지는 기본으로 근로자가 사용자와 경쟁관계에 있는

업체에 취업하는 것을 제한하는 것이기에

근로자가 퇴직한 시점을 기준으로 전직금지기간을

산정하는것이 원칙이다.

 

 

 

다만, 근로자가 영업비밀을 취급하지 않는 부서로

옮긴 이후 퇴직할 당시 까지의 제반 상황에 비추어 보아

근로자가 퇴직하기 전에 미리 전직금지를

신청할 수 있었다고 볼 특별한 사정이 인정된다면

예외가 인정된다.

 

 

 

 

그러나 영업비밀이 존속하는 기간 동안에는

영업비밀의 침해금지를 구할 수 있는 것이므로

영업비밀 침해금지 기간은 근로자가 퇴직한 이후에

영업비밀 침해금지를 구하는 경우에도 근로자가

영업비밀 취급업무에서 이탈한 시점을

기준으로 산정한다.

 

 

 

여러 근로자들을 대상으로 한 전지금지 청구사건에서

근로자 별로 퇴직일이 다른 경우 기산점을 어떻게

산정하는지 문제되는데, 위에서 본 기준에 따를 경우

근로자 별 퇴직한 시점을 기준으로

전직금지 기간을 개별적.상대적으로 산정함이 원칙이다.

 

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부정경쟁방지법에서 말하는 상품표지

 

용기나 포장에 상호나 상표, 디자인등이 찍혀 있다면

어느 구성요소가 상품표지가 되는가의 개별적 판단보다는

전체가 보호대상이 되는 표지로 볼 것인가를 판단하게 된다.

 

 

 

즉 상품표지는 상품이 누구의 것인가를 알려주어

다른 상품과 구별시켜주는 식별수단이므로 상호나 상표, 디자인등이

찍혀 있는 용기나 포장을 일체로 판단하여 전체로서 식별가능한

표지인가를 판단하면 충분하다.

 

 

 

대법원판례도 껌 포장지에 한글로 된 문자부분 1열이 있는 경우에

도안에 따른 전체적 관념, 문자부분호칭, 외관유사성 등을

전체적으로 관찰하여 상품표지로서의 외관, 호칭, 관념과

시각적 심미감에 따른 혼동의 우려 여부를 판단한 바 있다.

 

 

 

 

껌포장지에 비록 한글로 된 문자 부분 1열이 있어도

전체적으로 과일의 관념이 강조됨과 아울러 문자 부분의 호칭, 외관의 유사성이 곁들여서 껌포장지의

도안구성 전체의 결함이 주는 외관, 호칭 및 관념과

시각적 심미감이 유사하여 타 회사의 상품과 혼동을

일으킬 우려가 있다면 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호의

부정경쟁행위에 해당한다

(대법원 1978. 7. 25. 선고 76다847 판결).

 

 

 

부정경쟁방지법은

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영업비밀 비밀관리성이

상실되었다고 판단한 사례

 

상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다는 것은

그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고,

그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근방법을 제한하거나

그 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등

객관적으로 그 정보가 비밀로 유지.관리되고 있다는 사실이

인식 가능한 상태인 것을 말한다.

 

 

 

- 관련 판례 -

 

피고인들 중 일부가 소외 회사에 입사시

업무상 기밀사항 및 기타 중요한 사항은

재직 중은 물론, 퇴사 후에도 누설하지 않는다는 내용의

일반적인 영업비밀준수 서약서를 작성한 사실이 있다.

 

 

 

 

또한 그 회사에서 업무와 관련하여 작성한 파일에 관하여

보관책임자가 지정되어 있거나

별다른 보안장치 또는 보안관리 규정이 없었고

업무파일에 관하여 중요도에 따라 분류를 하거나

대외비 또는 기밀자료라는 특별한 표시를 하지 않았다.

 

 

 

그리고 연구원 뿐 아니라 생산직 사원들도

자유롭게 접근할 수 있어 파일서버 내에 저장된 정보를

열람.복사할 수 있었고,

방화벽이 설치되지 않아 개개인의 컴퓨터에서도

내부 네트워크를 통한 접근할 수 있는 점 등의 사정을 들어

이 사건 파일들이 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되었다고

보기 어렵다는 원심판결이 정당하다고 하였다

(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결).

 

 

 

영업비밀 침해소송 문의는

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부정경쟁방지법에서 말하는 상품표지성

 

상품의 형태는 원래 출처 식별 기능을 하는것이 아니다.

상품의 형태는 본래 상품의 실질적 기능의 발휘,

미관이나 생산효율의 향상 등을 고려하여

적절하게 선택되는 것이기 때문이다.

 

 

 

상품이나 용기나 포장 또는 형태는 경합하는 동종 상품들 사이에선

동일.유사한 경우가 적지 않다.

그러한 경우에는 그 중 특정의 상품 용기나

포장 또는 형태가 특정의 출처를 식별하는 기능을

발휘한다고 하기 어렵다.

 

 

 

또 상품이 어떻게 판매되더라도 수요자가 상품명이나

카탈로그 번호 등으로 상품을 식별하고 있고,

상품의 용기나 포장 또는 형태에 착안하여

구입하고 있지 않는 경우에는

상품표지 해당성은 부정된다고 봄이 타당하다.

 

 

 

그러나 상품의 용기나 포장 또는 형태의 경우

그 형상과 모양 및 색채 등이 특정의 출처를 표시하는 표지로서

개성이 인정되고, 그것이 독점 배타적으로

장기간 사용되어 그 용기나 포장을 보면

특정 출처의 상품을 연상케 이른 경우에는

상품표지성을 획득하게 된다.

 

 

 

따라서 예외적으로 상품의 형태가 동종 상품이 갖는 형태와 달라

상품에 개성을 부여하는 수단이 되고

장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되거나

단기간이라도 강력한 선전.광고를 통하여 마치 상표처럼

상품을 개별화하는 작용을 할 정도에 이른다면

2차적으로 상품 출처를 표시하는 기능을 갖추게 된다.

 

 

 

 

그리고 이러한 상품의 형태는 특정 출처를 표시하는 표지로서

널리 인식된 경우에 상품표지성을 갖게 되는 것이 보통이므로,

일반적으로 상품표지 해당성은 주지성의 인정과

한꺼번에 이루어진다.

 

 

 

따라서 상품의 형태 자체도 용기.포장과 마찬가지로

본래의 상품표지는 아니지만 상품의 외관을 구성하여

상품출처를 표시하는 기능을 가질 수 있으므로,

그것이 주지성을 획득하고 나아가 상품개별화작용을

할 정도에 이른 때에는 상품표지로서

부정경쟁방지법의 보호를 받는다.

 

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