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부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호

 ‘자’목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을

양도ㆍ대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의

한 유형으로 규정하고 있습니다.

이는 타인이 개발한 상품의 형태를 모방하여

실질적으로 동일하다고 볼 수 있을 정도의 상품을

만들어 냄으로써 경쟁상 불공정한 이익을 얻는 것을

막기 위한 것으로서, 여기에 규정된 모방의 대상으로서의

 ‘상품의 형태’는 일반적으로 상품 자체의 형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택

 또는 이들을 결합한 전체적 외관을 말합니다.

그러므로 위 규정에 의한 보호대상인 상품의 형태를

 갖추었다고 하려면, 수요자가 그 상품의 외관 자체로

특정 상품임을 인식할 수 있는 형태적 특이성이 있을 뿐 아니라

정형화된 것이어야 하는데요, 사회통념으로 볼 때

그 상품들 사이에 일관된 정형성이 없다면 비록 상품의 형태를

구성하는 아이디어나 착상 또는 특징적 모양이나 기능 등의

동일성이 있다고 하더라도 이를 ‘상품의 형태’를 모방한

부정경쟁행위의 보호대상에 해당한다고 할 수 없습니다.

이해를 돕기 위한 위와 관련한 사례를 보면

원심은, 투명한 컵 또는 콘에 담긴 소프트 아이스크림 위에

벌집채꿀(‘벌집 그대로의 상태인 꿀’을 말한다)을 올린 모습을 한

원고 제품은, 공산품이 아니라 매장 직원이 고객으로부터

주문을 받고 즉석에서 만들어 판매하는 것으로서

그 제조·판매방식의 특성상 소프트 아이스크림의 높이와 모양,

벌집채꿀의 크기나 모양 및 소프트 아이스크림에 놓이는 위치

등이 개별 제품별로 차이가 날 가능성이 높고,

실제로 원고의 매장에서 판매되는 원고 제품은 벌집채꿀이

원고 주장처럼 2㎝×3㎝×2㎝ 크기의 직육면체라고 보기 어려운

불규칙적인 형태의 입체형상인데다 벌집채꿀이

소프트 아이스크림에 놓이는 위치도 다양하여 일정한 형태로

정형화되어 판매되고 있지 않습니다.

또한 원고가 벌집채꿀의 크기나 모양을 균일하게 하기 위한

별도의 대책을 마련한 것으로 보이지도 않는다고 하고,

이러한 점 등에 비추어 보면 원고 제품은 개별 제품마다

상품형태가 달라져서 일정한 상품형태를 항상 가지고 있다고

보기 어렵다고 판단하였습니다.

설령 원고 제품들은

‘휘감아 올린 소프트 아이스크림 위에 입체 또는 직육면체 모양의

 벌집채꿀을 얹은 형태’라는 점에서 공통점이 있고

이것이 원고 제품의 형태에 관련되어 있다고 하더라도,

이는 상품의 형태 그 자체가 아니라 개별 제품들의

추상적 특징에 불과하거나 소프트 아이스크림과 토핑으로서의

 벌집채꿀을 조합하는 제품의 결합방식 또는 판매방식에 관한

아이디어가 공통된 것에 불과할 뿐이므로,

원고 제품은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 ‘자’목에 의한

보호의 대상이 된다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

위와 같은 원심의 판단은 원고 제품이 일관된 형태의

정형성을 갖추지 못하였다는 사실인정을 전제한 것으로서,

그 사실의 인정이 자유심증주의의 한계를 벗어난 것으로는

보이지 아니하므로 이는 원심의 전권에 속하는 것이고,

또한 앞서 본 법리에 비추어 보면 원심의 판단에

부정경쟁방지법 제2조 제1호 ‘자’목의 상품형태의 모방에 의한

부정경쟁행위에 관한 법리를 오해한 잘못이 있지도 않기에

상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 원고가 부담하게 하였습니다.

 고객에게서 주문을 받고 즉석에서 만들어 판매하는

제조·판매방식의 특성상 갑 회사의 제품은 개별 제품마다

상품형태가 달라져서 일정한 상품형태를 항상 가지고 있다고

보기 어렵고, ‘휘감아 올린 소프트 아이스크림 위에 입체 또는

직육면체 모양의 벌집채꿀을 얹은 형태’는 개별 제품들의

추상적 특징에 불과하거나 소프트 아이스크림과

토핑으로서의 벌집채꿀을 조합하는 제품의 결합방식 또는

판매방식에 관한 아이디어가 공통된 것에 불과할 뿐이므로,

갑 회사의 제품이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목에 의한

보호대상이 될 수 없다고 본 원심판단이 정당하다고 한 사례입니다.

특허법률사무소 소담은 변리사와 변호사가 있어

특허 상표 디자인 뿐 아니라 부정경쟁행위에 대한

지식재산권 상담이 가능합니다.

특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한

명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이

원칙이지만, 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의한

물건의 특정을 포함하고 있어 그 용어의 기재만으로

기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는

발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여

특허발명의 기술적 구성을 확정하여야 합니다

(대법 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결 참조).

특허명세서에 기재된 용어는 명세서에 그 용어를

특정한 의미로 정의하여 사용하고 있지 않은 이상

당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에게

일반적으로 인식되는 용어의 의미에 따라 명세서 전체를 통하여

통일되게 해석해야 합니다

(대법 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 참조).

나아가 특허청구범위에 기재된 용어 그대로의 해석이

명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는

출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및

출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여

정의와 형평에 따라 합리적으로 해석하여야 합니다

(대법 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결).

이와 관련한 판례를 보면

이 사건 특허발명의 명세서에는 압력의 유무에 대하여

아무런 기재가 없는 점, 일회용 기저귀 분야에서

‘유체투과성 라이너’는 소수성 부직포에 친수처리를 하여

압력이 없는 상태에서 액체를 투과시키는 것으로 이해되는 점,

라이너의 재료로 사용되는 친수처리된 부직포는 친수처리되지 않은

소수성 부직포와 비교할 때 현저히 뛰어난 액체투과도와

현저히 낮은 내수도를 보이는 점, 이 사건 특허발명의 출원 당시

여러 출원특허에서 ‘유체불투과성 배킹’의 재료로 소수성 부직포를

 사용하기도 하였던 점 등을 알 수 있습니다.

이 사건 특허발명의 상세한 설명에 개시된 플랩의 재료 중

‘기초중량 23.72g/㎡ 내지 27.12g/㎡인 미세망상조직’은

이 사건 제1항 발명의 ‘플랩’에 대한 실시예로

개시된 것으로 보아야 하고, 이 사건 제2항 발명의

“유체투과성 플랩”에 대한 실시예로 개시된 것이라고 보기는 어렵고

설령 특허권자가 통상의 기술자의 일반적 인식과 달리

친수처리되지 않은 소수성 부직포 중에서 액체투과도가

높은 재료를 유체투과성 플랩의 재질로 의도하였다고 하더라도,

기초중량 23.72g/㎡ 내지 27.12g/㎡인 미세망상조직이라는

기재만으로는 이를 명세서에서 정의하였다고 볼 수 없습니다.

그 밖의 다른 방법으로 유체투과성 플랩을 정의하여 사용하거나

그 기술구성을 명세서에 구체적으로 나타내지 아니하여

통상의 기술자가 이를 용이하게 실시할 수 없는 이상,

이 사건 제2항 발명의 권리범위에 포함된다고 할 수 없습니다.

그렇다면 이 사건 제2항 발명의 “유체투과성 플랩”에 대하여는

명의 상세한 설명에 그 실시예로서 ‘기저귀에 통상적으로 사용되는

스펀본드형 기저귀 라이너’가 개시되었을 뿐이므로,

이에 상당하는 정도의 액체 및 기체투과성을 가진 플랩을

가지지 못한 원심 판시 피고들 제품은 이 사건 제2항 발명의

권리범위에 포함된다고 할 수 없다고 판시하였습니다.

그리고 기저귀 라이너에 쓰이는 재료로써 형성된 플랩도

장벽기능을 수행함에 지장이 없어

미완성발명에 해당하지 않는다는 취지이므로,

그 구체적인 보호범위를 확정하는 이 사건에서의 판단과

어긋나지 않습니다.

그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자들인 원고가

부담하게 하기로 판결하였습니다.

 특허발명의 특허청구범위에 기재된 “유체투과성 플랩”이라는

용어 자체만으로는 일회용 기저귀 분야의 통상의 기술자가

그 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없고,

특허청구범위의 각 독립항 발명 사이의 관계,

소수성 부직포에 대한 발명자와 통상의 기술자의 인식 및

‘유체투과성 또는 유체불투과성’에 대한 명세서의 다른 기재 등을

종합하여 보면, 위 특허발명의 상세한 설명에 개시된

플랩의 재료 중 ‘기초중량 23.72g/㎡ 내지 27.12g/㎡인

미세망상조직’은 “플랩”에 대한 실시예일뿐이고

“유체투과성 플랩”에 대한 실시예로 개시된 것이라고

보기는 어려우므로, 경쟁사의 일회용 기저귀 제품이

위 특허발명의 권리범위에 포함되지 않는다고 한 사례였습니다.

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독점규제 및 공정거래에관한 법률(이하 ‘공정거래법’) 제19조 제1항은

다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를

할 것을 합의하는 ‘부당한 공동행위’를 금지하면서,

그 합의대상인 행위로 제4호에서 ‘거래지역 또는 거래상대방을

제한하는 행위’, 제9호에서 ‘제1호부터 제8호까지 외의 행위로서

다른 사업자(그 행위를 한 사업자를 포함)의 사업활동 또는

사업내용을 방해하거나 제한함으로써 일정한 거래분야에서

경쟁을 실질적으로 제한하는 행위’를 들고 있습니다.

공정거래법 제2조 제8호의2에 의하면 ‘경쟁을 실질적으로

제한하는 행위’란 ‘일정한 거래분야의 경쟁이 감소하여

특정 사업자 또는 사업자단체의 의사에 따라 어느 정도 자유로이

가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나

미칠 우려가 있는 상태를 초래하는 행위’를 말합니다.

위 공정거래법 관련 판례를 하나 살펴보자면

원심에서, 원고들이 주식회사 D와의 이 사건 합의를 통하여

D측이 항구토제의 생산·판매를 중단하고 서로 특허관련 분쟁을

종료하는 대신 원고들이 D제약에게 J의 구토제의 공동판매권과

B 바이러스성 피부병 치료제의 독점판매권 등을 부여하면서

J구토제나 B바이러스성 피부병 치료제의 경쟁제품의

제조·생산·판매 등을 금지한 행위가

공정거래법 제19조 제1항 제4호와 제9호의 ‘부당한 공동행위’에

해당한다고 본 피고의 처분이 모두 정당하다는

취지로 판단하였습니다.

그러나 앞서 본 공정거래법 규정과 관련 법리 및 기록에 비추어

살펴보면, 이 사건 합의 중 B의 경쟁제품에 대한

제조 등을 금지한 부분이 공정거래법 제19조 제1항 제9호의

‘부당한 공동행위’에 해당한다는 원심의 판단은

다음과 같은 이유로 이를 그대로 수긍하기 어렵습니다.

 원심판결 이유 및 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면 피고는,

원고들의 D사에대한 J와 B의 공급판매권 부여가 J의 경쟁제품에 대한

D의 생산·판매 중단 등에 대한 대가이므로 B에 대한

독점판매권 부여가 공정거래법 제19조 제1항 제4호의 행위에 대한

합의의 일부를 구성할 뿐만 아니라 B에대한 독점판매 및

공급계약을 체결하면서 D사에게 B의 경쟁제품에 대한

제조 등을 금지한 것이 같은 항 제9호의 행위에 대한

합의에도 해당한다고 보아, 원고들에 대하여 ‘당해 특정 신약의

특허와는 관련 없는 다른 신약의 복제약 내지 경쟁제품을

개발·생산·판매·취급하지 못하도록 합의함으로써 부당하게

경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다’는 내용의

시정명령을 하고, J외에 B의 매출액도 관련매출액에 포함시켜

과징금을 산정·부과하였음을 알 수 있습니다.

그런데 이 사건 합의 중 B의 경쟁제품에 관한 부분이

공정거래법에 정한 ‘부당한 공동행위’에 해당하기 위하여는

그 합의의 경쟁제한성이 인정되어야 하고, 경쟁제한성은

관련상품시장의 획정을 거쳐 당해 합의로 인하여

경쟁에 영향을 미치거나 미칠 우려가 발생하였는지를

기준으로 판단하여야 합니다.

그러나 피고는 B의관련상품시장을 획정하지 아니하였을 뿐만 아니라

이 사건 합의 중 B의 경쟁제품에 관한 부분이

경쟁에 미치는 영향 등에 대하여 아무런 근거를 제시하지 아니한 채

그 부분 합의의 경쟁제한성을 인정하여 이것이 공정거래법에 정한

‘부당한 공동행위’에 해당함을 전제로 위와 같은

시정명령과 과징금 납부명령을 하였습니다.

그럼에도 원심은 그 판시와 같은 사정만으로 이 사건 합의 중

B의 경쟁제품에 관한 부분까지 공정거래법에 정한

‘부당한 공동행위’에 해당한다고 판단하였으므로,

이러한 원심판결에는 공정거래법에 정한 ‘부당한 공동행위’에 관한

법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있습니다.

그러므로 이 부분 상고이유의 주장은 이유 있다고 받아들여졌습니다.

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특허청은 2005. 11. 18. 이 사건 출원상표가 기술적 표장에

해당하거나 일반수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 하는

상표에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 이유로 원고의 상표출원을

거절하는 결정을 하였는데요, 이에 원고는 2005. 12. 23. 특허심판원에2005원8748호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였습니다.

특허심판원은 2006. 10. 23. 이 사건 출원상표는

상표법 제6조 제1항 제3호에 규정된 지정상품의 원재료를

나타내는 기술적 표장에 해당하거나 상표법 제7조 제1항 제11호에

규정된 상품의 품질을 오인하게 하는 상표에 해당하여

등록을 받을 수 없다는 이유로,

원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였습니다.

원고는 이 사건 출원상표는 영문자 Florigen 과 그 발음을

표시한 한글 플로리젠 을 병기한 상표인바, 플로리젠은

식물의 개화를 촉진하는 호르몬으로서 이 사건 출원상표의

지정상품의 원재료로 사용될 수 없는 물질이므로

이 사건 출원상표는 지정상품의 원재료를 나타내는 기술적 표장에

해당하지 않으며, 플로리젠이 이 사건 출원상표의 지정상품의

원재료로 사용될 수 없는 물질인 이상 일반수요자가

그 지정상품에 플로리젠이 함유된 것으로 오인할 염려도 없습니다.

피고는 이 사건 출원상표는, 플로리젠이 지정상품의 원재료로

사용되는 경우에는 지정상품의 원재료를 나타내는 기술적 표장에

해당하고, 플로리젠이 지정상품의 원재료로 사용되지 아니하는

경우에는 일반수요자로 하여금 지정상품에 플로리젠이 함유된 것으로 오인하게 할 염려가 있는 상표에 해당하기에 

이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 법

제7조 제1항 제11호에 해당하므로

상표등록을 받을 수 없다고 주장합니다.

이 사건 출원상표가 지정상품의 원재료를 표시하는 것이라고

하기 위해서는 이 사건 출원상표를 구성하는 Florigen 과

플로리젠 (이하, 본항에서는 Florigen과 플로리젠을 통틀어

플로리젠 이라고 한다)이 상업적 용도로 생산되어

이 사건 출원상표의 지정상품인 나리싱크림 등의 원재료로

실제로 사용되고 있거나, 일반수요자나 거래자가 플로리젠이

위 지정상품 등의 원재료로서 사용되는 것으로 인식하고 있음이

인정되어야 할 것인바, 을 제6, 7호증의 각 기재만으로는

이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없습니다.

오히려, 을 제5, 8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면,

플로리젠은 식물의 꽃눈에 작용해서 꽃눈의 분화를

일으키는 것으로 생각되는 개화촉진호르몬을 의미하는

식물학 분야의 전문용어로서, 그 실체를 밝히기 위해서

식물체에서 이를 추출하려는 시도가 많이 있었음에도 불구하고

성공하지 못하여 그 실체에 대한 것이 미해결인 채로 남아 있다가,

이 사건 출원 일자 이후인 2005. 8. 12.경에 이르러서야

비로소 그 실체를 규명하였다는 논문이 외국의 학술지인

사이언스에 게재된 물질임을 인정할 수 있는바,

위 인정사실에 의하면, 플로리젠이 상업적 용도로 생산되어

이 사건 출원상표의 지정상품인 나리싱크림 등의 원재료로

사용되고 있거나, 그 원재료로서 사용되는 것으로

일반수요자나 거래자가 인식하고 있다고는 볼 수 없습니다.

따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 규정된

지정상품의 원재료를 표시하는 표장에 해당한다고 할 수 없습니다.

상표법 제7조 제1항 제11호규정부분을 보면

상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표 란 상표의 구성 자체가

지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로

수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고,

어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지의 여부는

일반수요자를 표준으로 거래통념에 따라 판단하여야 한다고 하는데요

(대법 1995. 7. 28. 선고 95후187 판결 참조),

이 사건 출원상표를 구성하는 Florigen 과 플로리젠 이

식물의 개화촉진호르몬 을 의미하는 식물학 분야의 전문용어임은

앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 출원상표의 지정상품인

나리싱크림 등의 일반수요자가 이 사건 출원상표를

그것이 갖는 본래의 의미인 식물의 개화촉진호르몬 으로

정확하게 이해할 수 있다고는 볼 수 없습니다.

다만, 우리나라의 영어교육 수준이 비추어 볼 때

일반수요자는 출원상표를 구성하는 영문자 Florigen 중

Flori 부분이 식물을 의미하는 영어단어인 flora에서 파생된

식물관련 어간임을 알 수 있다고 할 것인 점, 

식물이나 식물로부터 추출한 천연물질을 사용한 화장품이

인공적인 화학물질을 사용한 화장품에 비하여 피부에 자극이 적다고

알려지면서 이에 대한 일반 수요자들의 관심이 높아지고 있는 점

인공적인 화학물질 이외에 식물이나 식물로부터 추출한 천연물질을

함유한 화장품이 다수 출시되어 널리 광고되고

시중에 유통되고 있는 점 등을 종합하여 보면,

일반수요자들은 이 사건 출원상표를 식물이나 식물로부터 추출한

천연물질을 표시하는 것으로 직감할 수 있고, 이 사건 출원상표의

지정상품인 나리싱크림 등을 식물이나 식물로부터 추출한

천연물질이 함유된 화장품으로 인식할 가능성이 있다고 할 것입니다.

따라서, 이 사건 출원상표는 식물이나 식물로부터 추출한 물질을

 원재료로 하지 아니한 지정상품에 사용되는 경우에는

일반수요자로 하여금 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과

다른 성질을 갖는 것으로 오인하게 할 염려가 있다고 할 것이므로,

상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 상품의 품질을 오인하게 하는 상표에 해당한다고 할 것입니다.

그렇다면, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에는

해당하지 아니하나, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여

등록을 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 심결은 정당하고,

이를 다투는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하고

소송비용은 원고가 부담하게 하였습니다.

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피고는 2012. 9. 13. 산업기계 제조업 등을 목적으로 하여

설립된 회사이며 설립 당시 피고의 임원은 대표이사 겸

사내이사 소외 2, 사내이사 소외 3 등이었고,

2014. 4. 9. 소외 2가 대표이사직을 사임하고 소외 3이

대표이사로 취임하였습니다.

원고는 각 특허권의 발명자이고 피고설립당시부터

2014년경까지 피고의 고문으로 근무하였습니다.

이 사건 제1특허권에 관하여 2011. 10. 26. 원고가 특허출원하였고

2013년 9월경 전부양도를 원인으로 하여 출원인이

피고로 변경되었으며 2013년 10월 피고를 권리자로하여

특허등록되었습니다.

이사건제2특허권에 관하여 2012년 10월 원고와 피고가

공동으로 특허출원하여 2013년 5월

원고와 피고를 권리자로 하여 특허등록되었고

이사건제3특허권은 2012. 9. 27. 원고가 특허출원하여

2013년 1월경 원고를 권리자로 하여 특허등록되고

2013. 1. 7. 양도를 원인으로 하여

원고의 지분 중 일부에 대해 피고 앞으로

이전등록되었습니다.

피고는 위 각 명의 변경 및 특허 등록 비용 등을 부담하였고

원고는 2013. 6. 24. 소외 1에게 이 사건 제2, 3 특허권에 대한

자신의 지분을 전부 양도하였습니다.

원고는 2007년경부터 소외 4와 함께 주식회사

J를 운영하면서 오거 제품 및 부속품을 제작·판매하였는데,

J는 2012. 8. 30. 영업 부진으로 폐업하였습니다.

소외 3, 소외 2는 2012. 9. 4. 원고의 소외 4에 대한 채무

9억 4,000만 원에 대해 연대보증하였고,

소외 4는 이후 원고에게 채무의 변제를 요구한 바 없습니다.

피고는 명의신탁계약의 해지를 원인으로 하여 등록명의변경절차의

이행을 구할 수 있음은 별론으로 말소등록절차의

이행을 구할 수는 없으므로, 이 사건 소 중 말소등록청구 부분은

부적법하다고 주장한다. 그러나 피고가 주장하는 것과 같은 사유는

본안에서 판단하여야 할 사항이지 본안 판단을 하기에 앞서

갖추어야 할 소송요건이 아닐 뿐만 아니라, 명의신탁 해지를 이유로

등기관계가 실체적 권리관계에 부합하도록 수탁자 명의의 등기말소를

청구할 수 있으므로(대법 1998. 4. 24. 선고 97다44416 판결 참조),

피고의 주장은 이유 없습니다.

피고는 이 사건 제2, 3 특허권은 피고와 소외 1의 공유이므로,

공유자 중 1인인 피고에 대하여 이전등록 또는 말소등록을 구하는

소는 부적법하다고 주장합니다.

그러나 특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로

지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은

공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없으므로, 피고의 주장은 이유 없습니다.

특허권 및 특허소송 특허출원문의는

특허사무소 소담에서

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배임죄는 타인의 사무를 처리하는 자가 임무에 위배하는 행위로써

재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여

그 본인에게 손해를 가한 때에 성립하는 범죄로서,

여기에서 ‘타인의 사무’라 함은 신임관계에 기초를 둔

타인의 재산의 보호 내지 관리의무가 있을 것을

그 본질적 내용으로 하는 것으로 타인의 재산관리에 관한

사무를 대행하는 경우, 예컨대 위임·고용 등의 계약상

타인의 재산의 관리·보전의 임무를 부담하는데 본인을 위하여

일정한 권한을 행사하는 경우, 등기협력의무와 같이

매매·담보권설정 등 자기의 거래를 완성하기 위한

자기의 사무인 동시에 상대방의 재산보전에 협력할 의무가

있는 경우 따위를 말합니다.

(대법 1999. 9. 17.; 선고 97도3219 판결)

임무에 위배하는 행위’라 함은 처리하는 사무의 내용, 성질 등에

비추어 법령의 규정, 계약의 내용 또는 신의칙상 당연히

하여야 할 것으로 기대되는 행위를 하지 않거나

당연히 하지 않아야 할 것으로 기대되는 행위를 함으로써

사무처리를 위임한 본인과의 신임관계를 저버리는

일체의 행위를 포함합니다

(대법 2004. 6. 24. 선고 2004도520 판결)

원심판결 이유에 의하면 원심은, 피고인이 공소외인과 사이에

이 사건 서비스표권 및 디자인권에 대하여 전용사용권 및

전용실시권을 설정받기로 하는 계약을 체결하면서

공소외인으로부터 이 사건 서비스표 및 디자인의 등록을

공소외인 명의로 출원해 달라는 위임을 받았음에도

위 임무에 위배하여 피고인의 명의로 각 출원하여

등록결정을 받음으로써 이 사건 서비스표권 및 디자인권의

가액 상당의 재산상 이익을 취득하고 공소외인에게 동액 상당의

손해를 가한 사실을 충분히 인정할 수 있다고 판단하였는바,

원심의 판단은 위 법리에 따른 것으로 기록에 비추어 정당하고,

거기에 상고이유로 주장하는 법리오해 등의 위법이 없습니다.

상표법 제96조에서 규정한 ‘사위 기타 부정한 행위로써

상표등록을 받은 자’ 및 디자인보호법 제85조에서 규정한

‘사위 기타 부정한 행위로써 디자인등록을 받은 자'라고 함은

정상적인 절차에 의하여서는 상표 및 디자인 등록을 받을 수 없는

경우임에도 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위로써

상표 및 디자인 등록을 받는 자를 가리킨다고 할 것입니다.

(대법 2004. 2. 27. 선고 2003도6283 판결 참조).

그런데 상표 및 디자인 등록에 있어서 사위행위죄는

상표 및 디자인 등록 과정에서 허위의 자료나 위조된 자료를

제출하는 등 심사관을 부정한 행위로써 착오에 빠뜨려

등록 요건을 결여한 상표 및 디자인에 대하여 등록을 받은 자를

처벌함으로써 국가의 심사권의 적정한 행사를 보장하려는

취지에서 둔 규정이라고 할 것이므로, 서비스표 및 디자인 등록

출원을 위임받은 자가 위임의 취지에 위배하여 자신의 명의로

등록 출원하였다는 사실만으로는 ‘사위 기타 부정한 행위’가

있었다고 볼 수 없습니다.

따라서 같은 취지의 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고,

거기에 상고이유로 주장하는 법리오해 등의 위법이 없기에

상고를 모두 기각하기로 하였습니다.

상표법 및 디자인등록 및 출원은

특허법률사무소 소담에서

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원심이 유지한 1심판결이유에 의하면 1심은 피고인이

특허권자 장씨 외 2인의 특허 제5814호 옥수수차 제조방법에 관한

생산전용 실시권만을 가지고 있고 판매권은 없음에도 불구하고

그 판시기간중 1일 평균 400킬로그램 싯가 180,000원 상당을

제조한 후 이를 서울시 일원에 무단판매하여 위 특허권자의 권리를 침해하였다는 사실을 인정하고 있는바, 1심판결이 채용한 증거를

기록에 의하여 살펴보면 위 판시사실이 넉넉히 인정되고

그 사실인정이나 증거취사의 과정에 소론과 같은 심리미진 또는

채증법칙 위반의 위법이 없으니 이 점에 관한 논지는 이유없습니다.

전항에서 본 사실외에 1심판결은 그 거시증거에 의하여 피고인이

그 판시기간중 위 특허 5814호의 제조방법으로

옥수수차를 제조하지 아니하고 피해자 조씨가 보유한

특허 제4221호 옥수수차 제조방법으로 1일평균 400킬로그램

싯가 180,000원 상당을 제조한 후 상품포장지에는

" 발명특허 제5814호" 라는 내용을 인쇄하여 포장판매함으로써

특허된 것이 아닌 방법을 사용 제조하여 특허된 것으로

허위표시하였다는 사실을 인정하고, 피고인의 위 행위에 대하여

특허법 제160조 제5호를 적용 처단하고 있으며

원심은 이를 그대로 유지하고 있습니다.

그러나 특허법 제160조 제5호는 특허 또는 특허출원된 것이 아닌

방법을 사용하기 위하여 광고, 간판 또는 표찰류에 그 방법이 특허

또는 특허출원된 것으로 표시하는 행위를 처벌대상으로

하는 것이므로 이미 특허된 방법을 사용하여 제조하면서도

광고, 간판 또는 표찰류에 그 특허가 아닌 다른 특허의 방법을

사용하여 제조하는 것처럼 표시한 경우에는

특허권자의 특허권을 침해하는 행위로써 특허법 제158조

제1항에 해당할지언정 특허된 것이 아닌 방법을 사용한 경우에

관한 특허법 제160조 제5호에 해당한다고는 볼 수 없습니다.

위 1심판시 사실자체에 의하더라도 피고인은 특허된 것이

아닌 제조방법을 사용한게 아닌 피해자가 보유한 특허 제4221호의

제조방법을 사용하여 제조했고 다만 포장지에 위 특허가 아닌

특허 제5814호의 제조방법에 의한 것처럼 표시하였다는 것이기에

위 판시 행위는 위 피해자의 특허권을 침해하는 행위로써

특허법 제158조 제1항 제1호에 해당함은 모르되 특허된 것이

아닌 방법을 사용하는 경우에 관한 특허법 제160조 제5호에는

해당한다고 볼 수 없음이 분명하니

이 점에서 원심은 법률적용의 잘못을 간과한 위법이 있습니다.

더구나 기록에 의하여 1심판결 채용의 증거내용을 살펴보면

피고인이 그 판시와 같이 위 피해자가 보유한

특허 제4221호의 제조방법에 의하여 제조하였다는 사실에

부합하는 증거로는 주로 1심증인 박씨, 정씨의 증언과

위 박씨의 감정서 및 위 정기림에 대한 검사 및 사법경찰관

사무취급작성의 진술조서가 있는바, 위 박씨는

위 피해자의 특허대리인일 뿐 아니라 그 감정도

위 피해자가 제시한 물품을 감정시료로 하여 이루어진 것으로써

그 신빙성을 인정하기 어렵습니다.

위 정씨 역시도 위 피해자의 사용인으로서 만연히 피고인이

위 피해자 보유의 특허방법에 따라 제조하였다고 진술하고 있을 뿐 구체적으로 그와 같이 보는 근거를 알 수 없으므로

선뜻 믿기 어려우며 그밖에 위 사실을 인정할 만한 증거가

없음에도 불구하고, 원심이 위와 같은 증거만으로

위 피해자 보유의 특허방법에 따라 제조하였다고 인정하였음은

증거가치의 판단을 그르친 위법이 있다고 보지 않을 수 없습니다.

결국 원심판결중 특허법 제160조 제5호 해당부분은

법령적용의 잘못과 채증법칙위반등 심리미진으로 판결에

영향을 미친 위법이 있으므로 그대로 유지될 수 없는바,

1심은 특허법 제158조 제1항 제1호 해당죄와 경합범으로 처단하여

하나의 형을 선고하고 있으므로 원심판결전부를 파기하고

사건을 수원지방법원 합의부로 환송하기로 하였습니다.

이미 특허된 방법을 사용하여 물건을 제조하면서

광고, 간판 또는 표찰류에 그 특허가 아닌 다른 특허의 방법을

사용하여 제조한 것처럼 표시한 경우에는 특허권자의 특허권을

침해하는 행위로써 특허법 제158조 제1항의 특허침해죄에 해당하고 특허법 제160조 제5호에 해당하지 않습니다.

특허 심결취소소송 판례

원고는 2005. 12. 12. 특허청에 명칭을 ‘입체적 투명 마블칩을 함유한 인조대리석 및그의 제조방법’으로 한 발명을 출원하여

2006. 10. 2. 제633696호로 등록받았으나, 2007. 1. 10. 제기된

이의신청에 의하여 특허청으로부터 이 사건 특허발명의 청구범위 중 제1, 2, 4, 5, 6항에 대한 특허취소결정을 받았는바,

이에 원고는 2007. 9. 21. 특허심판원에 2007취199호로

위 결정에 불복하는 심판을 청구하는 한편

소외 심판이 계속중인 2007. 11. 2.2007정113호로

이 사건 특허발명의 청구범위 제1항을 정정하는

이 사건 정정심판을청구하였습니다.

특허심판원은 이 사건 정정심판 사건을 심리한 다음,

2008. 1. 30. 이 사건 정정심판청구일 현재 소외 취소결정불복심판

사건의 심리가 진행중이므로 이 사건 정정심판은

구 특허법 제136조 제1항에 정하여진 특허이의신청이

특허심판원에 계속되고 있는 경우에 해당하여 부적법하다는 이유로 이 사건 정정심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였습니다.

구 특허법 제136조 제1항에 의하면 “특허권자는 제47조 제3항

각호의 1에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는

도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.

다만, 특허이의신청 또는 특허의 무효심판이 특허청 또는

특허심판원에 계속되고 있는경우에는 그러하지 아니하다.”라고

규정되어 있습니다.

그런데 제3자가 등록된 특허에 대하여 특허이의신청을 하고

이에 따라 특허청 심사관합의체가 그 특허에 대하여

특허취소결정을 한 경우 특허권자는 특허심판원에

그 특허취소결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있는바,

위 특허취소결정불복심판이 특허심판원에 계속중인 것이

구 특허법 제136조 제1항 단서의 “특허이의신청 또는

특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우”에 해당하는지 여부가 문제됩니다.

살피건대, 특허이의신청의 심사와 결정은 특허청의

심사관합의체에 의하여 이루어지고 특허무효심판절차는

특허심판원의 심판관합의체에 의하여 이루어지므로

위 단서의 “특허이의신청 또는 특허의 무효심판이 특허청

또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우”는

‘특허이의신청이 특허청에 계속되고 있는 경우

또는 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우’로

해석하는 것이 문언상 분명하고, 특허취소결정불복심판절차는

특허심판원이 특허취소결정에 대한 당부를판단하기 위한 것으로서

특허이의신청절차와는 판단의 주체와 대상 등이 다르므로

양절차를 동일한 것으로 볼 수 없습니다.

또한 특허이의신청절차나 특허무효심판절차와달리

특허취소결정불복심판절차 내에서는

특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구가

허용되지 않으므로, 특허취소결정불복심판이 특허심판원에

계속중인 것을 위 단서의 “특허이의신청 또는

특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는경우”에 해당한다고 할 수 없습니다.

이에 대하여 피고는, 취소결정불복심판 또는 특허무효심판이

법원에서 계속중인경우에는 정정심판을 청구할 수 있는바

이는 당사자계 사건에 대한 특허법원의 심리범위에 관하여

무제한설을 채택하고 있기 때문에 취소결정불복심판 피청구인이나

무효심판 청구인은 소송 단계에서 그 전에 제출하였던 것보다

더 확실한 새로운 증거를 제출할 수 있으므로

특허권자에게도 그에 대한 대응방법으로서 정정심판을

제기할 수 있도록 한 것이지만, 특허심판원의 취소결정불복심판은

심리범위가 제한되어 이의신청단계에서 제출된 증거범위 안에서

다시 한번 판단을 하므로 소송 단계와달리 정정심판의 청구가

허용되지 않는다고 주장합니다.

그러나 특허에 관한 심판절차는 직권주의가 적용되어

당사자가 신청하지 않은 이유에 대하여도 판단할 수 있는 점을

고려하면 법원의 심결취소소송단계에서 정정심판이 허용되는 이유가 심판절차에 비하여 심리범위가 넓기 때문이라고볼 수는 없습니다.

구 특허법 제136조 제1항 본문은 정정심판을 청구할 수 있는 시기를 특별히 제한하고 있지 않으므로

특허권자는 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정할 필요가 있는 한 특허이의신청 혹은 특허무효심판 절차 전이든

그 후이든 혹은 심결취소소송 계속중이든 관계없이

정정심판을 청구할 수 있는 것이 원칙이지만,

특허이의신청이나 무효심판과 같이 당해 절차 내에서

정정청구가 가능한 경우에는 심사 또는 심판절차의 경제를 위하여

같은 항 단서에 의하여 정정심판이 허용되지 않는다고 보는 것이

정정심판제도의 취지에도 부합합니다.

그러므로 피고의 위 주장은 어느 모로 보나 타당하지 않습니다.

그렇다면 이 사건 정정심판은 구 특허법 제136조 단서에 해당하여

부적법하다고 할수 없는바 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여

위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 정당하여 인용하여

특허심판원이 2008. 1. 30. 2007정113호 사건에 관하여 한 심결을

취소하고, 소송비용은 피고에게 부담하도록 하였습니다.

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특허상담 및 법률자문을 모두 받아보실 수 있습니다.

신규성 상실의 예외 / 디자인보호법

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이

법 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우

그 디자인은 그날부터 6개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한

디자인에 대하여 가은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는

같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 봅니다.

다만 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서

출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 않습니다.

디자인은 유행성이 강한 특성을 가지므로 창작 이후에

바로 판매 등이 되는 것이 일반적인데요

이러한 특성에도 불구하고 출원 전의 공지를 이유로 일률적으로

등록이 불허된다면 창작자에게 가혹하고 디자인창작의

보호.장려라는 법 목적에 반하게 되므로

구체적 타당성을 기하기 위함입니다.

디자인이 공지될 당시 그 디자인에 대하여

디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지는 자가 출원하거나

또는 공지된 이후 그 권리를 승계한 자가 출원해야 합니다.

디자인의 공지주체가 여럿일 경우 그 중 1인 이상이

출원인에 포함되어 있을 것이 요구되며

공동출원의 경우에는 공유자 중 1인이 신규성상실행위를

한 경우에도 타 공유자의 보호를 위해

본 규정의 적용이 가능하다고 해석됩니다.

법 제36조는 출원디자인과 공지디자인의 관계에 대해서는

어떠한 규정도 하고 있지 않기 때문에

출원디자인이 증명서류의 공지디자인과 동일한지 또는 유사한지

그 여부는 관계가 없습니다.

따라서 갑이 a라는 디자인을 공지시킨 이후에 a와 비유사한

b라는 디자인을 a의 공지일로부터 6일 이내에

디자인등록출원하면서 신규성상실의 예외 규정의

적용을 받을 수 있습니다.

신규성 상실의 예외 규정의 적용 대상은 공지된 디자인인데요

디자인의 공지가 아닌 모양만의 공지 또는 디자인이 아닌 자연물,

저작물에 공지에 대해서는 본 규정의 적용을 받을 수 없습니다.

예를 들어 전사지에 포함되는 모양의 공지가 있는 경우

상기 모양이 표현된 전사지를 디자인등록출원하면서

모양의 공지에 대해 창작성 판단의 인용참증에서 제외하고자

본 규정의 적용받고자 하더라도 이는 허용되지 않습니다.

적법한 신규성상실 예외 주장을 하기 위해서는

디자인이 최초로 공지된 날부터 6월 이내에 상기 공지디자인에 대해

신규성상실의 예외 주장을 하고자 하는 디자인등록출원이

있어야 합니다. 이렇게 6월의 출원시기를 제한하는 것은

심사절차의 안정 및 제3자의 불측의 손해를 방지하기 위함입니다.

조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 출원이라도

우선권주장의 효과가 제1국 출원일 이전까지 미치지 아니한다는

조약4B의 규정상, 공지된 날부터 6월 이내에

우리나라에서의 디자인등록출원이 있어야 합니다.

디자인 실체보정의 효과 / 특허사무소 소담

보정이 요건을 충족하는 경우에 해당 서류는 보정된 후의 상태로

출원 당시에 제출된 것으로 봅니다.

부적법한 경우 보정할 수 있는 기간을

도과하여 제출된 보정서는 반려되고,

방식위반, 대리권 흠결, 수수료 미납 등의 절차적 흠결이 있다면

보정절차가 무효처분될 수 있습니다.

설정등록 후 요지변경인 것으로 인정된 때에는 그 출원은

보정서를 제출한 때에 출원한 것으로 보며

거절결정에 대한 심판에서의 보저이 요지변경으로 인정된다면

출원인은 심결 등에 대한 소를 통해 보정의 적법여부를

다룰 수 있습니다.

직권보정을 하였다면 디자인등록결정 등본의

송달과 함께 그 내용을 출원인에게 알려야 하며

디자인등록출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를

받아들일 수 없는 경우에는 법 제79조 제1항에 따라

디자인등록료를 낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한

의견서를 특허청장에게 제출하여야 합니다.

디자인등록출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우

해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던

것으로 봅니다.

디자인등록출원인은 그 디자인등록출원에 관하여

디자인등록거절결정 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에

제법 48조 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 보정을 하여

디자인등록출원에 대하여 재심사를 청구할 수 있습니다.

다만, 법 제120조에 따른 심판청구가 있는 경우에는

그러하지 않습니다.

재심사가 적법하게 청구된 경우 그 디자인등록출원에 대하여

종전에 이루어진 디자인등록거절결정은 취소된 것으로 보며

재심사의 청구는 취하할 수 없습니다.

2014년 7월 1일 시행법은 재심사청구대상을 확대하고

심판청구시에도 보정이 가능토록 함으로써

출원인의 편의를 제고하였습니다.