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특허등록의 효력 / 특허사무소 소담

특허권의 발생.이전.포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한,

전용실시권의 설정.이전.변경.소멸 또는 처분의 제한,

특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정.이전.변경.소멸 또는 처분의 제한은

이를 등록하여야만 효력이 발생한다.

이는 특허권.전용실시권이 독점.배타적인 물권적 권리이므로

권리의 변동을 공시하여야 할 필요가 있기 때문이다.

다만, 특허권, 전용실시권 또는 그 질권이 상속이나 그 밖의 일반승계에 의하여

이전되는 경우에는 등록을 하지 않더라도 권리변동의 효력이 발생하며

그 취지를 지체없이 특허청장에게 신고하면 된다.

이는 상속의 경우 사망과 상속인의 등록 사이에

권리의 공백상태의 발생을 방지하기 위함이고,

승계 전후의 사이에 권리내용의 변동이 없이 권리.의무가 포괄적으로 이전되는 것이므로

등록이 없어도 제3자에게 영향을 미치지 않기 때문이다.

통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에

특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도

그 효력이 발생한다.

통상실시권의 이전.변경.소멸 또는 처분의 제한,

통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정.이전.변경.소멸 또는

처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다.

즉 통상실시권은 등록이 없어도 효력이 발생하나 제3자에 대해 대항하려면

등록을 하여야 한다.

다만, 법정실시권은 설정등록이 없이도 대항가능하며

강제실시권은 등록이 대항요건이나

강제실시권의 등록은 특허청장의 직권등록사항이다.

선사용에 의한 통상실시권

선사용에 의한 통상실시권이란 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고

그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나

이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서

그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다.

이를 강학상 선사용권이라 한다.

선사용에 의한 통상실시권이 성립하려면 특허출원시를 표준으로

그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있어야 하므로

과거에 그런 사실이 있었다거나 그 후에 실시가 폐지되어 버린 경우 등과 같이 출원 시

그 실시사업을 지속하고 있지 아니하면 선사용권이 발생하지 아니한다.

또한, 선의일것이 요구되는데, 여기서 말하는 선의란

특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터

알게 된 것을 말한다. 타인으로부터 발명을 알게 된 경우에 그것이 선의인 한

그 발명을 알게 된 경로는 문제되지 않으나, 선사용되는 발명의 과도한 보호를 방지하기 위하여

특허출원한 발명자로부터 발명을 알게 된 경우는 제외되는 것으로 해석함이 일반적이다.

한편, 정당한 권리자인 발명자 또는 이로부터 발명을 알게 된 자가

실시사업 등을 하고 있는 경우 모인하여 특허출원되고 특허된 무권리자의 특허에 대해

선사용권이 인정되는지와 관련하여, 무권리자의 특허가 법 제33조 제1항 본문의

특허요건의 흠결이 있다고 하더라도 특허무효심판에 의한 무효심결이

확정되기 전까지는 유효한 권리이므로 선사용권이 인정된다고 해석된다.

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적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판 비교

적극적 권리범위확인심판은 특허권자, 전용실시권자가 청구인이며

과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나

현재 실시하고 있는 이해관계인이 피청구인이 된다.

피청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인심판청구는

확인의 이익이 없어 부적법하다.

한편, 전용실시권자가 적극적 권리범위확인심판의 청구인이 될 수 있는지에 대하여

기존의 대법원은 법 제135조에서 구체적으로 규정하고 있지 아니함을 이유로

전용실시권자의 청구인 적격을 부정하였다.

그러나 전용실시권자에게 특허발명의 독점적 실시가 보장되고,

전용실시권자라도 현행법상 특허발명에 대한 분쟁이 발생한 경우

당사자로서 직접 침해금지청구, 손해배상청구를 할 수 있으며,

청구인 적격을 부정하였을 때 특허권자가 재외자이거나 분쟁 개입에 소극적인 경우에는

전용실시권자의 권리행사가 제한된다는 점을 고려하면,

특허관련 분쟁 해결수단 중 하나인

권리범위확인심판의 청구인 적격을 인정하는것이 타당하다.

그 결과 2006. 10. 1. 시행된 현행법에서는

전용실시권자의 적극적 권리범위확인심판의 청구인 적격을 인정하고 있다.

소극적 권리범위확인심판에서는 과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나

현재 실시하고 있는 자뿐만 아니라 실시하고 있지 않다고 하더라도

실시할 예정이 있는 이해관계인이 청구인이 되고,

특허권자가 피청구인이 된다.

적극적 권리범위확인심판과는 달리 소극적 권리범위확인심판의 경우에는

확인대상발명을 실시하려고 하는 자도 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를

확인할 실익이 없기 때문에 이해관계인에 포함된다.

그러나 확인대상발명을 실시한 바도 없고 앞으로 실시하지도 아니할 것이라면

이해관계인이라 할 수 없다.

부정경쟁방지법에서 말하는 타인의 상품표지.영업표지

이 법에서 보호하는 표지는 상표권침해와는 달라서

반드시 등록된 표지뿐만 아니라 등록 여부와 관계없이

사실상 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타

타인의 상품임을 표시하는 표지와 영업표지이면 된다.

부정경쟁방지법에서 보호되는 상호, 상표는

주지성을 취득하여 거래계에 공시되어 있으면 충분하고

등기.등록되어 있을 필요는 없기 때문이다.

판례도 부정경쟁방지법상의 상품주체 혼동행위는

등록 여부와는 관계없다고 한다.

그러나 이 법의 취지가 널리 알려진 타인의 신용에 무임승차하는것을 방지하는 것이기 때무넹

상품.영업 표지가 본 규정의 보호를 받기 위해서는 자타상품.서비스업의

식별력을 갖추어야 한다. 상품의 일반 명칭이나 거래상 동종 상품에 관용되는 표지를

보통 사용되는 방법으로 사용하는 것은 상품의 표지로서 보호받을 수 없다.

상표법에서 식별력이 없거나 식별력이 약한 표지라 하더라도

특정인이 오랫동안 독점적으로 사용함으로써 식별력을 획득하는 것을 인정하듯이

식별력이 없는 표지라고 하더라도 오랫동안 독점적으로 사용됨으로써

거래자 또는 일반 수요자에게 특정인의 상품표지로 현저하게 인식되어

특별현저성이 인정된 경우에는 본 규정의 보호대상이 될 수 있다.

그러나 실제로는 사용에 의하여 식별력을 얻기 위해서는

수요자간에 현저하게 인식되어 있을 것이 필요하고

부정경쟁방지법상의 주지성도 국내에 널리 알려져 있을 것을 요건으로 하고 있으므로

양자의 입증방법, 입증정도에 차이가 있는지가 문제된다.

일반적응로 상표법상 수요자에게 현저하게 인식된 상표를 저명상표로 칭하고 있고

원래 사용에 의한 식별력은 특정인의 독점사용이 부적당한 표장에

 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 엄격하게 해석 적용되어야 할 것이라는 점에 비추어

양자는 실질적으로는 동일한 개념으로 파악하여도 무방하다.

다만 제2조 제1호 다목의 국내에 널리 인식된은 주지만을 의미하는 것이 아니라,

주지보다 더 지명도가 높은 저명까지 요구하는 것이다.

디자인특허 침해소송으로 보는 공정경쟁의 원칙

원고는 피고가 자신의 키트 제품과 패키징 디자인을 침해했다고 주장하며

자신의 PACK-MAX상표침해에 대한 배상을 청구하였고,

피고는 원고의 디자인은 기능적인 것으로

디자인특허 대상이 될 수 없고 원고의 상표외장은 식별력이 없다고 반박하였다.

이번 디자인특허 침해소송은 미 특허청에 등록된 원고의 디자인을

피고사에서 판매되는 디자인이 디자인침해 행위에 해당한다는 이유로

손해배상을 청구한 판례이다.

이에 미지방법원은 원고의 투명한 지퍼백 속에 담긴 병과

용기의 디자인과 그 배열, 그리고 디스플레이 카드의 형태와 홈은 기능적인 것으로,

원고의 디자인특허는 자명하다고 판결하였다.

따라서 디자인특허의 무효사유가 될 수 있는 원고의 디자인침해 소송은 기각되었고

제품의 이미지와 전반적인 외형을 다루는 상품외장 침해 청구에서도

원고의 기능적인 특성과 식별력 결여로 소송이 기각되었다.

두 여행 키트 디자인은 모두 여객기 탑승 시 액체와 젤 수송에 관련된 법의 규정에 맞게 제작된 형태이다.

1쿼트 크기의 투명 지퍼백에 3온스 이하 용량의 용기에 담아야만

수송이 가능한 제품이다. 비록 원고가 우선적으로 디자인특허로 등록하였으나

이번 판례는 특정한 기능에 따른 디자인의 경우 공정경쟁의 원칙에 따라

지속적인 독점적 권한을 갖기 어렵다는 것을 보여주는 사례라고 볼 수 있다.

상표권침해 소송으로 알아보는 관용상표

청구인은 사용표장 중 데크 및 DECOSHEET는 그 사용상품의 용도와 형상을 나타내고 있어,

비록 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도

등록상표의 상표권의 효력이 미치지 않는다고 주장하였다.

피청구인은 청구인의 사용표장은 등록상표와 동일 또는 유사하여

등록상표의 권리범위에 속한다고 하였다.

장식의 뜻을 가진 영문자로 데커레이션으로 발음되는 decoration은

우리나라 영어보급수준에 비추어 볼 때 일반 수요자가 쉽게 그 뜻을 알 수 있는 단어이며

일반 수요자나 거래자는 장식용시트에 사용된 DECOSHEET라는 상표를

일단 DECO 와 SHEET로 분리 관찰하여

SHEET는 장식용 시트의 형태인 얇은 판을 나타내고

DEDO로부터는 쉽게 위 영문자 decoration을 직감할 수 있는 점에 비추어

데코 및 DECOSHEET는 그 사용상품의 용도와 형상을 나타내고 있어

이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 장식용 시트 내지 미장재와 관계되는 비닐시트 등에 대하여는

관용상표로서 식별력이 없다고 할 것이다.

관용상표라고 함은 특정종류에 속하는 상품에 대하여

동업자들 사이에 자유롭고 관용적으로 사용되고 있는 표장을 말하는바,

그 대부분은 본래 상표로서 기능을 하였던 것이 많다고 할 것이나, 그렇다고 하여

당초부터 자타 상품의 식별력을 갖춘 상표만이

후에 관용상표가 되는 것은 아니라고 할것이다.

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조약우선권주장 효과 / 특허사무소 소담

조약우선권주장이 적법하면 조약우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명 중

선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 법 제29조 및

제36조를 적용할 때에 선출원일로 판단시점이 소급된다.

또한, 법 제29조 및 제36조 이외에도

파리조약 제4조 B에 의하여 판단시점이 선출원일로 소급한다.

파리조약 제4조 B는 적법하게 된 우선권주장출원은

그 사이에 이루어진 제3자의 행위등에 의하여

불리한 취급을 받지 아니하며, 이 경우에 제3자에게는 선출원권 또는 선사용권 등

어떠한 권리도 인정되지 아니한다고 규정되어 있다.

다만, 분할출원 혹은 변경출원과 달리 조약우선권주장출원의 출원일은

우선권주장을 하는 실제의 제2국 출원일이며,

제1국 출원의 선출원일로 소급간주되는것은

아님을 유의하여야 한다.

한편, 청구범위에 기재된 발명중 해당 우선권주장의 기초가 된

선출원의 최초 명세서 등에 기재되지 아니한 발명은

우선권주장출원일을 기준으로 심사한다.

판단시점의 소급효와 관련하여 확대된 선출원의 지위는

국내우선권제도와 형평성을 고려하는 한편,

면저 출원하여 공개시킨 자에게 독점.배타적인 특허권을 부여한다는

특허법의 목적에 부합하게 적용하여야 한다.

따라서 다른 출원이 조약우선권주장출원인 경우

우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는

도면에 기재된 발명 중 해당 우선권주장의 기초가 된

선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는

도면에 기재된 발명에 대해 판단시점이 소급하여 선출원일과 조약우선권주장출원의

출원공개 또는 등록공고 사이에 확대된 선출원의 지위가 적용된다.

출원공개와 관련하여서는 될 수 있으면 빨리 공개시켜 공중의 이익을 도모함으로써

중복투자 및 연구를 방지하는 것이

특허법의 목적에 부합하기 때문에

우선권주장출원일이 아니라

최우선일로부터 1년 6개월이 지난 후 출원공개된다.

특허출원, 빨리 공개하고 싶다면? - 조기공개신청

출원인은 자신의 출원발명이 출원일로부터 1년 6개월이 지나기 전에

출원공개될 필요가 있을 때에는 특허청장에게 그 취지를 적은

신청서를 제출하여야 한다.

다만, 특허출원과 동시에 신청하는 경우, 출원서에 그 취지를 기재함으로써

신청서의 제출에 갈음할 수 있다. 한편, 출원의 조기공개신청제도는

출원인의 이익을 위한 제도이므로

출원인을 제외한 제3자는 조기공개신청을 할 수 없다.

출원의 조기공개를 신청하는 경우에는 별도로 수수료를 내지 아니한다.

특허출원일로부터 1년 6개월이 지난 후에 의무적으로 공개하는 대신에

출원인의 신청에 의하여 출원공개를 하는 시기를

앞당기는 것일 뿐이기 때문이다.

이는 출원공개를 신청하는 경우에

수수료를 별도로 내야 하는 디자인보호법상의 출원공개제도나

국제출원의 조기공개제도와 다른 점이다.

한편, 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우,

법 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우 및

법 제87조 제3항에 따라 등록공고를 한 특허 중 어느 하나에 해당하는 경우는

출원공개의 대상이 아닌데 이에 대해 조기공개신청서를 제출한 경우 중

어느 하나에 해당하는 경우 특허청장은 조기공개신청서를 불수리하여야 한다.

조기공개신청 후 출원인이 조기공개신청을 취하할 수도 있다.

이 때, 출원인이 조기공개신청을 취하하려는 경우에는

조기공개신청서를 제출한 날로부터 10일 이내에 취하서를 제출하여야 한다.

출원발명을 조기공개하는 경우 모방품의 출현으로 인해

출원발명의 가치가 현저히 훼손될 우려가 있거나

나중에 개량발명을 하여 특허출원하려는 출원인에게

불이익이 될 우려가 있기 때문에

출원인의 의사에 의하여 신청 후 10일 이내 취하할 수 있도록 하고 있다.

PCT국제출원을 할 수 있는 사람은?

특허청장에게 국제출원을 할 수 있는 자는

대한민국 국민, 대한민국에 주소 또는 영업소를 가진 외국인,

대한민국에 주소 또는 영업소를 가지지 아니한 외국인으로서

대한민국 국민이나 대한민국에 주소 또는 영업소를 가지는 외국인을

대표자로 하여 공동으로 국제출원을 하는 자 내지

1명 이상의 대한민국 국민 또는 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인과

공동으로 국제출원을 하는 자이다.

2명 이상이 공동으로 국제출원을 할 경우에는

대표자가 법 제192조부터 196조까지 및 제198조에 따른 절차를 밟을 수 있는데,

2명 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 출원인이 대표자를 정하지 아니한 때에는

특허청에 국제출원할 자격을 가지는 대한민국 국민 또는

국내에 주소나 영업소를 갖는 외국의 출원인 중 출원서에 최초로

기재되어 있는 출원인을 대표자로 정할 수 있다.

국제출원에 관한 절차를 대리인이 밟는 경우

법정대리인을 제외하고는 변리사를 대리인으로 하여야 한다.

국제출원에 관한 절차를 밟는 자가 그 대리인 또는 대표자의 선임을 신고한 후에

새로운 대리인 또는 대표자의 선임을 신고하는 경우에는

먼저 선임된 대링니 또는 대표자는 해임된 것으로 본다.

다만, 신고서에 먼저 선임된 대리인 또는 대표자를 계속하여

대리인 또는 대표자로 한다는 취지가 기재된 경우에는 그러하지 아니하다.

국제출원에 관한 절차를 밟는 자는 자신의 모든 국제출원에 관한 절차에 대하여

잣힌을 대리할 대리인을 선임하는 경우 포괄위임장을 특허청장에게 제출할 수 있다.

포괄위임장에 수리관청에 제출된 경우에는

출원인은 그 사본을 출원서에 첨부하여

대리권의 증명에 갈음할 수 있다.

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부정경쟁방지법 주지성의 승계

부정경쟁방지법이 주지표지를 보호하려는 것은 주지표지는 기업이

비용과 시간을 들여서 쌓아 올린 신용의 표상이기 때문이다.

표지가 계속 사용되는 동안에 표지주체의 변경이 생기는 경우,

그 주지성이 승계되는지 문제가 된다.

부정경쟁방지법이 주지표지를 보호하는 것은 기업주체가 스스로 노력하여 이루어 놓은 신용이

제3자에 의하여 침해되는 것을 방지하려는 데 그 실질이 있다.

따라서 실질적으로 기업주체의 변동이 없는 경우,

즉 상속에 의한 개인기업의 승계, 개인기업의 법인으로의 전환,

기존회사의 조직변경, 흡수합병 등의 경우

주지표지의 승계로 주지성도 승계된다.

그러나 영업활동 자체의 이전을 수반하지 않는 주지표지의 이전으로는

주지성이 승계되지 않는다.

영업양도에 수반하여 주지표지가 양도되는 경우

주지성의 승계 여부에 관하여 견해의 대립이 있으나

일본의 통설은 표지의 주지성은 양수인을 기준으로 하여 생각하여야 하고

다만 해당 표지가 양수인의 표지로서 주지되어 있는지 여부에 관하여

양도인이 사용할 때 그 표지가 주지되었던 사실을 고려할 수 있다는 견해를 취하고 있다.

경제적 동일 기업의 발전적 승계 또는 적법한 거래로 표지의 사용상태를 승계한 경우라면,

그 표지에 체화되어 있는 신용도 그 기초 사업과 함께

승계된 것으로 보아야 한다.

상표권이나 특허권과는 달리 실질적 사실상태의 이전에 따른

주지성의 승계를 인정해야 할 것이다.

이와는 달리 영업을 이전하지 않고 표지만 이전하는 경우에는

주지성 승계를 인정하기 곤란하다.

영업과 분리하여 상표권만을 이전할 수 있는 상표법과는 달리보아야 한다.