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특허무효심판 실시료 반환여부

당사자간에 실시료 불반환 합의와 같은

특약이 없는 경우 무효심결이 확정된 특허권에 대하여

지급된 실시료를 부당이득으로 반환청구가 될 수 있는지와 관련하여

견해의 대립이 있었다.

하지만 대법원은  특허발명 실시계약에 의하여

특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여

특허침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을

청구할 수 없게되고, 특허가 무효로 확정되기 이전에

존재하는 특허권의 독점.배타적 효력에

제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보았다.

특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가

불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고

그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된

특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로

이행불능상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로

확정되더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이

원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나

그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한

특허권자가 특허발명 실시계약에 따라

실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중

특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에

상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로

반환할 의무가 있다고 할 수 없다 하여

특별한 사정이 없는 한 부당이득 반환의무를 부정하였다.

특허무효심결이 확정되면 특허료 납부한 자의 청구에 의하여

무효심결이 확정된 해의 다음 해부터의

특허료 해당분을 반환한다.

다만, 반환대상에 해당함을 통지받은 날로부터

3년이 지나면 청구할 수 없다.

기각심결이 확정된 경우 특허권은 유지되며

이 경우 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여

동일한 무효심판을 청구할 수 없고

동일한 무효심판을 청구한 경우 심결각하된다.

이 때 전부무효심판과 일부무효심판은

동일한 심판으로 본다.

부정경쟁행위 주지성 입증

부정경쟁행위로 손해배상이나 신용회복을 구하는 청구에서는

상대방이 혼동초래 또는 오인유발행위를 하였을 당시에

청구인 측의 표지가 주지성을 갖추고 있어야 한다.

문제는 금지청구권을 행사하는 경우

그 주지성을 사실심변론종결시까지 취득하면 좋은지,

아니면 부정경쟁행위 즉 침해당시에

이미 취득하고 있어야 하는지 양론이 있다.

사실심변론종결시설은 주지의 상품표지로서 보호하기에 족한

사실상태가 형성되어 있는 이상, 그 시점에서 주지된 상품표시와

유사한 상품표시를 사용하여 혼동을 일어나게 하는 행위를

방지하는 것이 부정경쟁방지법 입법 취지에 부합한다는 입장이다.

민사소송법상 일반적으로 당사자는 사실심 변론종결시까지

사실자료를 제출하고, 법원이 판결의 기초로 하는 사실관계는

당사자가 사실심의 변론종결시까지 제출한 것에 한하여

그 시점까지 상품표지의 주지성이 구비되어 있다면,

소송제기 시에는 구비되어 있지 않아도

금지청구가 인용된다.

상대방표지사용시설은 주지성의 존재는 늦어도 나중의 영업주체가

유사한 상품표지 또는 영업표지를 사용한 시점에서 인정되어야

한다는 것인데, 이 견해에 의할 경우에는 상대방이 상호를

시작하기 시작한 때에 주지성이 갖추어져 있지 않으면

사실심 변론종결시에 주지성을 취득하였다고 하더라도

패소하게 될 것이다.

동법상의 권리를 보다 넓게 보호할 수 있는

사실심 변론종결시설이 타당한 것으로 생각되고,

우리나라 다수설 및 판례의 입장이다.

부정경쟁행위 구제 - 신용회복청구권

법원은 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위나 제3조의2 제1항이나

제2항을 위반한행위로 타인의 영업상의 신용을

실추시킨 자에게는 피해자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에

필요한 조치를 명할 수 있다.

법원은 권리자의 청구에 따라 침해자의 침해행위로 인하여 권리자의 업무상 신용이 실추된 점을 인정할 수 있는 경우에는

침해자의 침해죄에 대한 형사판결, 패소한 민사판결,

해명자료 등을 신문, 잡지 등에 게재할 것을 명할 수 있다.

고의 과실에 기한 부정경쟁행위나 제3조의2 제1항이나

제2항을 위반한 행위가 있고 그로 인하여

상품주체 등의 영업상의 신용이 실추되었을 것을 요건으로 한다.

즉 상품주체의 혼동행위가 있었다고 하여도

그것만으로 상품주체의 영업상의 신용이

당연히 침해되었다고 단언하기 어려우므로,

그와 같은 경우 부정경쟁방지법 제6조에 정한

신용회복을 위해 필요한 조치를 명하기 위해서는

상품주체 혼동행위가 있었다는 것 외에

그와 같은 행위에 의하여 상품주체의 영업상의 신용이

실추되었음이 인정되어야만 한다.

예를들어 모방 제품의 품질이 조악하여

자사 제품의 신용도에 타격이 가해진 점 등의

구체적 사정을 별도로 입증하여야 한다.

권리자의 업무상 신용이 실추된 점을 인정할 수 있는 경우에도

부정경쟁행위자등의 행위의 태양,

부정경쟁행위 등의 전후 사정 등에 비추어

행위자에게 손해배상을 명하는 것으로 충분히

피해자의 손해가 전보되었다고 볼 수 있는 경우에는

피해자의 청구 중 신용.명예회복에 필요한

조치 부분은 기각하여야 한다.

부정경쟁방지법 제6조에 의한 신용회복청구를 인정할 것인지의

그 판단은 침해행위 당시를 기준으로 한다.

신용회복의 조치를 피해자의 청구에 의하여 법원이 명하며,

손해배상은 금전배상이 원칙이지만, 금전배상만으로는

만족할 수 없거나 신용훼손의 구제방법으로 적절치 않은 경우가

많기 때문에 부정경쟁방지법이 손해배상에 갈음하거나 손해배상과

병행하여 신용회복에 필요한 조치를 구할 수 있도록 규정한 것이다.

종래 신문에서 사죄광고를 내도록 명하는 방법이 선호되어 왔으나

사죄광고를 명하는 것은 헌법상 양심의 자유에 반한다는

헌법재판소의 결정으로 사죄광고의 청구는 불가능하게 되었다.

대신 실무상 패소 판결을 받은 사실이 있다는 내용의 해명서를

광고 게재하도록 하고 있다. 양심의 자유에 반하지 않는 한

관계 당사자들에게 사실을 통지하도록 명하는 조치 등을

생각해 볼 수 있다.

권리 대 권리의 권리범위확인심판

권리범위확인심판은 권리(특허권)대 비권리(확인대상발명)의

대립구조로 되어 있는것이 일반적이다.

그런데 특허권 대 특허권 상호 간 권리범위에 대해서

다툼이 발생되는 경우가 있다.

이 때 일방의 권리가 타방의 권리에 속하는지의 여부를 확인하는

소위 특허권(실용신안권) 상호간의

권리대권리의 권리범위확인심판이 허용되는지 여부가 문제된다.

소극적 권리범위확인심판에서는

일방의 특허권이 타 특허권의 권리범위에

속하지 아니한다는 취지의 심결을 하더라도

그 심결의 결과는 어느 한쪽의 권리도 부정하는 것이 아니므로

부적법한 것이 아니다고 하여

심판청구를 긍정하고 있으며 특허청 실무도 마찬가지이다.

적극적권리범위확인심판의 경우

후출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상 고안으로 하여

선출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는

적극적 권리범위확인심판은 후등록된 권리에 대한

무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어

원칙적으로 허용되지 아니하고,

다만 예외적으로 양 고안이 구 실용신안법 제11조제3항에서 규정하는

이용관계에 있어 확인대상 고안의 등록의 효력을 부정하지 않고

권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는

권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의

청구가 허용된다고 판시하였다.

즉, 적극적권리범위확인심판에서 저촉관계를 확인하는

인용심결을 하는 경우 타방의 권리를 부정하게 되어

확인의 성격을 벗어나기 때문에 타당하지 않으며,

이것은 무효심판의 전권사항을 권리범위확인심판이

하게 되는 결과가 되어 인정될 수 없으나

이용관계의 확인은 상대방의 권리의 존부에 어떤 변동을

가져오는 것이 아니며,

그 심판결과가 양 등록 권리 사이에

통상실시권 허락 및 실시료 지급 등의 문제해결을 위한

전제가 될 수 있으므로, 확인의 이익이 있는 것이어서

인정될 수 있는 것이다.

타인의 상품임을 표시한 표지

상품이란 일반 시장에서 유통되는 것을 목적으로

생산.거래되는 물건이라고 할 수 있다.

유체물이 아닌 무체물도 상품이 될 수 있는지 다툼이 있으나,

무체물 자체에 상품 표시를 하는것이 어려워도

그 무체물의 경제적 가치가 사회적으로 승인되고

용기에 넣는등의 방법으로 독립한 거래 대상으로

유통성이 있다면, 상품으로 보아야 한다.

상품표지란 특정 상품을 표창하기 위해 감각적으로

파악할 수 있는 수단으로서,

특정 상품을 개별화하고, 다른 동종 상품으로부터 구별시키는

구별력 내지 식별력을 갖춘 것을 말한다.

상품표지는 상품임을 표시하는 표지로서

상품을 개별화하는 인식수단이므로, 상품이 누군가로부터

나온 것임을 알려주어 다른 출처로부터 나온 상품과

구별시키는 출처 표시 기능을 갖고 있는 상표가

가장 전형적인 것이다.

그것은 거래자 및 수요자가 상품 출처로서의

동일성을 인식하여 어떤 출처로부터 나온 것임을

알 수 있게 하는 것이면 족하고,

경우에 따라서는 익명의 출처도 가능하므로

그 출처의 구체적 명칭, 소재지까지

정확하게 알려져 있을 필요는 없다.

부정경쟁방지법은 상품표지로서 성명, 상호, 상표

상품의 용기.포장등을 예시하고 있으나

상품표지로서의 개별화 기능을 갖는 것이면 무엇이라도 좋고

위 예시된것에 한정하지 않는다.

상품표지는 등기, 등록 여부를 불문한다.

그러나 본래의 상품표지는 상표뿐이며, 그 밖의 표지는

그것이 상품의 출처를 나타내는 표지로 사용된다고 평가되는 경우,

즉 타인의 것과 구별되는 개성이 있는 것으로서

독점적 사용 등에 의한 식별력이 있는 경우에만

본 목의 보호를 받는다.

빨대 디자인무효소송으로 보는

유사디자인 판단기준

청구인은 외관과 필터형상은

비요부인 부가적인 사항이므로

피청구인의 디자인은

자신이 제출한 증거자료와 유사하다고 주장하였다.

이에 피청구인측은 외관무늬와 필터형상 및

위치가 상이하여

양 디자인은 다르다고 주장하였다.

청구인은 과립이 있는 기존의 빨대 형상과

피청구인의 디자인이 과립의 여부와 더불어

전체적인 빨대의 비례와 치수가 유사하여

소비자에게 혼동을 준다고 주장하였다.

그러나 무효심판부는 빨대의 기본적인 형태와 구조가 아닌

피청구인 디자인에만 존재하는 외관 무늬와

빨대에 부착된 필터의 형상 차이에 초점을 맞춰

양 디자인은 유사디자인이 아니라고 판단하였다.

이번 디자인무효소송은 맛과 향을 첨가하는

과립이 첨가되어 빨대양측에 필터가 부착된

독특한 형상임에도 불구하고

과립유무나 필터형태보다는

외형적인 디자인에 초점이 맞추어 판결이 이루어졌다.

국내와 달리 해외에서는 과립이 들어있는 빨대 디자인이

이미 시장에서는 익숙한 형태이므로

피청구인의 대각선 방향 줄무늬와 같이

외형 무늬의 존부가 디자인의 차이를 결정하는 역할을

했다고 보여진다.

또한 디자인권은 특허권과 달리 제품의 기능보다는

제품의 외형이 보호대상이므로

이를 정확히 도면으로 표현하는것이 중요하다.

도면에 오류가 있을시에는 분쟁발생시

불리한 판결을 받을 수 있으며

국내의 경우에는 디자인권 등록 자체가 어려울 수 있다.

참고로 대한민국 특허청에서는 3차원 제품의

2차원적 도면화로 인한 오류 및 불편함을 개선하기 위해

2010년부터 세계최초로 3D도면 출원을

가능하도록 하였다.

경업금지의무란 무엇인가요?

전직금지(또는 경업금지)약정이란,

근로자가 사용자와 경쟁관계에 있는 업체에

취업하거나 스스로 경쟁업체를 설립, 운영하는등의

경쟁행위를 하지 아니할 것을 내용으로 하는 약정을 말한다.

기업이 타 회사에서 기술적 노하우와 정보를 취득한

전문기능인력을 스카우트하는 경우

그와 같은 전문기능인력을 경쟁업종의 타 회사에 빼앗기는

기업의 입장에서는 중요한 영업상의 기술이나

정보를 잃게 될 수도 있으며

외국과 기술제휴를 맺고 있는 경우에는

기술제휴회사로부터 손해배상청구를 당할

가능성도 매우 높다.

따라서 사용자의 경영상 이익이라는 관점에서만 보면

당연히 전직금지등을 허용하면서

기술과 정보를 보호하여야만 한다.

그러나 다른 한편 근로관계 종료 후의 전직금지 약정은

근로자의 입장에서는 헌법상 보장된

직업선택의 자유를 침해당할 우려가 있고,

기업간 경쟁의 자유라는 측면에서 볼 때

노동력과 정보의 유출은 불가피한 측면도 있다.

그러므로 판례는 원칙적으로 전직금지가처분은

명시적인 약정이 있는 경우에만 허용하되,

예외적으로 영업비밀 침해를 방지하는데 있어

필수적이고 불가피한 방법이라고 볼 만한

사정이 있는 경우 명시적인 약정이 없어도

허용하고 있다.

무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권

무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권이란

특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의

등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이

무효사유에 해당하는것을 알지 못하고

국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나

이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는

발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권 또는

그 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는

특허권의 전용실시권에 대하여 인정되는

통상실시권을 말한다.

이를 강학상 중용권이라 한다.

이러한 통상실시권이 성립하기 위해서는

무효심판청구 등록 전의 실시여야 한다.

여기서 말하는 등록은 예고등록을 말하는데,

예고등록이란 특허권에 대한 무효심판청구등과 같은

분쟁이 발생한 경우, 그 분쟁사실을

공중에게 알리기 위하여 특허청장이

직권으로 특허원부에 그 심판청구사실을

등록하는것을 말한다.

또한 선의(특허발명 또는 등록실용신안이

무효사유에 해당하는것을 알지 못하는것)여야 하며,

국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나

이를 준비하고 있어야 한다.

동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중

그 하나의 특허를 무효로 한 경우

그 무효로 된 특허의 원특허권자 또는

특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을

무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원실용신안권자가

실시할 수 있다.

선사용의 경우에는 특허권자와 선사용권자 간의

이익조정이라는 공평의 이념이 고려되고 있기 때문에

무상으로 특허발명을 실시할 수 있으나

중용권의 경우에는 선출원된 특허권자의 이익의 고려 및

공평의 견지보다는 무권리자로 된 자의 설비 또는 사업을

보호한다는 산업정책적인 견지에서 인정되는 제도이기에

중용권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게

상당한 대가를 지급하여야 한다.

특허출원 취하 / 특허사무소 소담

특허출원 취하란 출원인의 의사 또는 법률에 의하여

출원 계속의 효과를 소급적으로 소멸시키는것을 말하고,

특허출원 포기란 출원인의 의사 또는 법률에 의하여

출원 계속의 효과를 장래를 향해 소멸시키는것을 말한다.

출원인스스로 출원계속을 소멸시키고 싶거나

심사의 원활화를 위해 출원 계속을 소멸시킬 필요가 있는 경우

출원의 취하나 포기가 가능하도록 하여

출원인의 의사를 존중하고

심사의 편의를 도모하기 위해 출원의 취하 또는 포기를

인정하고 있다.

특허출원의 취하.포기를 할 수 있는자는

출원인과 대리인 이렇게

두 가지 경우로 나뉜다.

출원인의 경우 특허출원인 스스로 특허출원을 취하.포기할 수 있고

공동출원의 경우에는 공유자 모두가 특허출원을

취하.포기하여야 한다.

2명 이상이 공동으로 특허출원을 하고

대표자를 선정하여 특허청에 신고한 경우에

견해의 대립은 있으나 실무는 이는 불이익행위로서

다른 공동출원인의 명시적 동의가 있어야

해당 절차를 밟을 수 있도록 하고 있다.

한편, 이와는 별도로 공동출원인 중 1명이

특허를 받을 수 있는 권리를 포기하는 경우에는

출원의 포기와는 달리 자기의 지분을 포기하는 것이므로

다른 공동출원자의 동의가 없어도

마음대로 자기의 지분을 포기할 수 있다.

법정대리인의 경우 친권자는 언제나 절차를 밟을 수 있으나

후견인은 후견감독인의 동의가 필요하다.

한편, 임의대리인의 경우는

특별히 권한을 위임받아야 한다.

기술적제약이 있는 디자인의 무효소송

청구인은 피청구인의 디자인이 이전에 OHIM에 공지된

자신의 디자인과 사소한 차이점을 제외하고

거의 동일하여 신규성 및 개별특성을 상실하였다고 주장하였다.

OHIM무효심판부는 피청구인의 디자인이

신규성과 개별특성을 상실하였는지

그 여부에 대한 판단을 한 후 판결하였다.

신규성에 관해서는 양 디자인은 형상의 공통점은 있으나

색상, 광택의 유무 등의 사소한 차이가있어

동일디자인이 아니라고 판단하였다.

그러나 개별특성에 대해서는

일반 수요자에게 양 디자인은 전체적인 인상이

동일하게 여겨지기 때문에

개별특성을 상실한다고 판결하였으며

그 결과 피청구인의 디자인은

무효가 되었다.

아령을 포함한 운동장비는 기술적인 제약에 의해

동일한 구조와 형상을 가지게 된다.

아령같은경우, 대부분 중앙부위가 얇아

손으로 잡을 수 있으며 양 끝에 무게가 더해지는

구조를 가진다.

그렇기에 사소한 디자인적 차이점들이 있어도

전체적인 디자인이 유사하게 느껴질 수 있는데

그 외의 영역에서 디자인을 다르게 표현할 수 있는

방법을 찾는 것이 디자이너의 몫이기 때문에

디자이너는 기존에 어떤 운동 장비들이

등록/공개되었는지 선행조사를 실시한 후에

기존의 디자인과 다른 미감을 느낄 수 있게

방법을 창작하는 것이

디자인분쟁을 예방하는 방법이다.