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특허권 공유에 관하여 / 특허사무소 소담

특허권 공유란 하나의 특허권을 2명 이상이

지분에 의하여 공동으로 소유하는 것을 말한다.

특허권 공유에 관하여는 민법의 공유규정이 준용되지만

특허권의 특수성을 고려하여

민법의 규정과는 다른 특별한 규정을 두어

공유 특허권자의 보호에 적정을 도모하고 있다.

특허권의 객체인 발명은 무형인 기술적 사상의 창작으로서

추상적인 것이어서 점유를 수반하지 않으므로

특허발명을 수인이 동시에 실시할 수 있는 등

유체재산권과는 다른 특수성을 지니고 있기 때문이다.

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 받아야만

그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을

설정할 수 있고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나

통상실시권을 허락하는 등 일정한 제약을 받아 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지지만,

이러한 제약은 특허권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일뿐이고,

특허권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로

조합체를 형성하여 특허권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라

특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는

명문의 규정도 없는 이상,

특허권의 공유에도 특허법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위에서는

민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 할 것이다.

공동발명이라는 하나의 객체에 대해 등록 전에는

특허를 받을 수 있는 권리의 공유로서, 등록 후에는 특허권의 공유로서

보호를 하고 있다. 따라서 특허권의 공유관계는

공동발명하여 공동출원에 의한 경우,

특허를 받을 수 있는 권리의 일부 이전 등과 같이

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데

그대로 등록된 경우와, 질권에 의한 특허권 지분의 경락,

특허권의 일부 이전 등과 같이

등록 후 특허권의 공유가 된 경우가 있다.

공유관계는 특허권 자체의 소멸, 수용, 지분의 포기로

공유자 1명만이 남는 경우 또는

공유자 중 1명이 다른 공유자의 지분을 모두 양수한 때

또는 공유 특허권을 제3자에게 양도한 경우에 소멸한다.

부정경쟁방지법 주지성 인정자료

널리 알려진 상표 등인지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과

상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 기준이 된다.

주지성을 인정받기 위해서는 구체적인 증명이 필요한데,

주지성 개념 자체가 추상적이고 포괄적이다 보니

상품 또는 영업의 표지가 거래자나 수요자들에게 인식되는 정도는

상품의 종류, 성질, 거래의 종류, 형태 등

거래 사정에 따라 다르기 때문에 주지성 인정자료를 특별하게 한정할 수 없고

그 인정은 여러 간접사실을 참작하여 판단할 수밖에 없다.

따라서 상표 등 표지의 사용기간, 영업의 규모, 점포의 종류와 범위,

상품의 매상수량과 판매고, 선전광고의 종류.방법.빈도 및 비용,

상품표지.상품.영업에 관한 제3자의 기사, 평가 등의 정보가

효과적인 자료이나, 반드시 그 중 어떠한 자료만에 의하여

주지성을 인정하여야 하는 것은 아니다.

표지의 독창성의 정도, 상대방이 표지를 사용하기 전에

어떤 사용 상태에 있었는지, 그 기간의 장단, 수요자의 인식, 인기 있는 전시회에

상품을 출품한 사실이나, 공공기관이 추천한 상품인 점 등도

주지성인정을 위한 자료가 될 수 있다.

주지성 취득 여부를 판단함에 있어서는 상표 등의 경우에는

상품표지성을 새로이 취득할 필요가 없지만,

상품의 용기나 포장 또는 상품의 형태 등의 경우에는

상품의 표지성과 주지성을 동시에 취득하여야 하므로

결과적으로 상품표지로서의 주지성 취득이 상표 등의 경우에 비하여

훨씬 더 어렵다.

그리고 상품표지의 특이성 내지 개별성은 동일 상품표지를 계속적, 배타적, 독점적으로

사용할 경우에 생긴다. 사용기간 중 그 사용 모습이나 형태를 변경하면

주지성 취득에 장애가 되고, 개별성이 있다 하더라도 같은 종류의 것이

다른 곳에 많이 존재하면 특정인의 상품표지로서 주지성을 취득하기

어려운 부분이 있다. 주지성에 관하여는

혼동방지의 관점에서 그 요건 충족 여부를 탄력적으로 운용하여야 할 것이다.

특허 심사청구제도 효과

http://yoinjae.tistory.com/51

참고 - 심사청구제도

심사청구가 있으면 심사청구 순서에 따라 특허출원에 대하여

실체심사가 이루어진다. 다만, 심사청구된 특허출원을 분할출원하여

심사청구한 경우 또는 심사청구된 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경출원하여

심사청구한 경우에는 원출원의 심사청구순서에 의하며

법 제61조에 의한 법정사유에 해당하는 우선심사의 대상인 경우

그 예외를 인정하여 해당 심사청구순서보다 먼저 심사한다.

출원심사 청구는 취하할 수 없다.

출원발명에 대해 특허를 받을 수 없다고 판단되는 경우

굳이 출원심사의 청구를 취하할 것이 아니라

특허출원에 대한 특허결정여부 확정 전까지 그 특허출원을 취하함으로써

출원심사청구의 취하와 같은 목적을 달성할 수 있기 때문이다.

청구범위를 적지 않고 특허출원을 한 경우에 출원인은

출원일로부터 1년 2개월 이전에 제3자의 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터

3개월이 되는 날 또는 출원일로부터 1년2개월이 되는 날 중

빠른 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 하며

출원인이 보정을 하지 아니하면 그 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을

취하한 것으로 본다.

외국어특허출원을 한 경우에 출원인은 출원일로부터 1년 2개월이 되는날 이전에

제3자의 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터

3개월이 되는 날 또는 출원일로부터 1년 2개월이 되는 날 중

빠른 날까지 제출하여야 국어번역문을 제출하여야 하며,

출원인이 국어번역문을 제출하지 아니하면 그 기한이 되는 날의 다음 날에

해당 특허출원을 취하한 것으로 본다.

특허출원 및 특허등록은

변리사와 변호사가 함께 있는

특허법률사무소 소담입니다.

참빗솔 상표권분쟁 사례로 보는 기술적표장

청구인은

등록상표의 문자 부분인 참빗솔은

지정상품인 축산용 전기브러쉬의 품질, 효능, 용도 등을

보통으로 사용하는 방법으로 표시한

기술적표장 또는 보통명칭에 해당하여

상표권효력이 미치지 않는다고 주장하였고

피청구인은 확인대상표장은 등록상표와 외관 및 호칭이 서로

동일하고 유사하기에

사용표장은 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하였다.

등록상표.서비스표의 지정상품 중

소 등에 사용되는 축산물 전기브러쉬의 품질, 효능, 용도 등을 암시하는 정도를 넘어서

일반 수요자나 거래자로 하여금 그 품질, 효능, 용도 등을 직감케 하는 말이라고

볼 수 없으므로, 참빗솔은 등록상표.서비스표의 지정상품인

축산용 전기브러쉬의 품질, 효능, 용도 등을

보통으로 사용하는 방법으로 표시한

기술적 표장으로 볼 수 없다고 판단하였다.

등록상표.서비스표와 확인대상표장은 외관 및 호칭이 서로 동일.유사하므로

도형과 기호의 포함 여부에 일부 차이가 있다 하더라도

두 표장은 전체적으로 유사하고,

확인대상표장의 사용상품인 축산용 전기브러쉬는

등록상표의 지정상품인 축산용 전기브러쉬, 사료분쇄기, 곡물분쇄기,

하수오물분쇄기, 분쇄기에 포함되므로

확인대상표장은 등록상표와 유사하여 그 권리범위에 속한다.

기술적표장은 일반 수요자나 거래자로 하여금

그 품질, 효능, 용도 등을 직감하게 하는 말을

보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것을 말한다.

상표등록 상표출원시

기술적표장에 해당하는지 여부를 잘 살펴보아야 하고

상표권분쟁 사례에서도 보듯이

기술적표장인지의 여부는 식별력 여부에도 중요한 판단을 하기에

상표소송 진행시 전문가의 도움을 받아야 한다.

디자인특허 침해소송 분쟁사례로 보는 트레이드드레스

원고는 피고의 디자인은 자사의 디자인과 혼동될만큼 유사하다고 주장하였고

피고는 자신의 디자인은 원고의 디자인특허를

침해하지 않았다고 주장하였다.

본 디자인특허 침해소송은 원고가 미국특허청에 등록한 자사의 디자인특허를

피고가 침해했다고 주장하여 양측이 특허 침해에 관련된 약식판결을 신청한

디자인특허 침해소송 분쟁사례이다.

원고는 자사제품과 피고제품이 한 곳에서 쓰여 판매되고 있다는 점을 근거로

디자인특허 침해라고 주장하였으나, 미지방법원은

일반관찰자 테스트를 통해 두 디자인은 유사하지 않다고 판결하였다.

일반 관찰자 테스트란 원고의 디자인특허와 피고의 디자인을 비교하여

둘 사이의 유사성으로 인하여 소비자가 두 제품을 혼동하여

잘못 구매하게 되는지를 평가하게 되는 것이다.

디자인유사성 외에도 원고는 피고에 의해 상품 외장을 침해당했다고 주장하였는데

밝은 색상의 동글동글한 곡선을 가진 거품계산기의 특징은

자사 브랜드를 연상시킨다는 것이다.

그러나 원고의 거품 계산기가 자사만의 고유한 식별력을 갖는 상품이라는 점을

증명하지 못하면서 이 또한 인정되지 않았다.

미국에서는 다른 상품과 구별하게 해주는 총체적인 이미지나

종합적인 외형을 상품외장, 즉 트레이드드레스라 한다.

대표적인 예로는 코카콜라병, 바나나우유 패키지 등이 있으며

총체적인 이미지나 외형이 고유의 식별력을 갖게 된다.

트레이드 드레스는 디자인권보다 좀 더 포괄적이고 추상적인 개념이라고 할 수 있다.

부정경쟁행위 손해배상청구 / 변리사 출신 변호사

부정경쟁방지법은 금지청구권 행사와 달리 손해배상책임에 대하여

과실책임주의 원칙을 명시하고 있다(법 제5조).

따라서 부정경쟁행위에 대한 손해배상청구에 있어서는

그 성질에 반하지 않는 한 불법행위에 관한 민법의 여러 규정이 적용된다

(청구권 경합설).

손해배상청구권은 양도성을 가지며 소멸시효에 대해서는 민법상 일반원칙에 의한다.

침해자가 법인인 경우 법인과 함께 직접 침해행위를 실행한 대표자도

공동불법행위의 법리에 따라

부진정 연대책임을 질 경우가 많을 것이고

피용자의 부정경쟁행위에 대하여 사용자 책임을 지는 경우도 있을 것이다.

손해배상청구에는 행위자의 고의, 과실, 부정경쟁행위의 존재,

부정경쟁행위에 의한 영업상 이익의 침해로 인한 손해의 발생,

행위와 손해 발생과의 상당인과 관계의 존재가 필요하다.

고의, 과실이란 행위의 주관적 요소로서

위법행위에 대한 고의.과실을 말하고

손해 발생에 대한 고의.과실까지 필요로 하는것은 아니다.

자기의 상호를 보통으로 표시하는 방법으로 사용하는 경우라 하더라도

상표권의 설정등록이 있은 후에 부정겾앵의 목적으로 사용하는 경우에는

부정경쟁행위를 구성한다.

침해자의 고의.과실이 입증되지 않아 손해배상청구를 할 수 없는 경우에도

부당이득 반환청구는 가능하다고 본다.

부정경쟁행위자가 얻은 부당이득은 실시료 정도로 보는 것이 일반적이다.

부정경쟁방지법 제5조에 의한 손해배상청구를 인정할 것인지의 판단은

침해행위 당시를 기준으로 하여야 한다.

특허침해행위가 성립하려면? - 특허침해행위 성립요건

특허침해행위가 성립하기위해서는 몇가지 요건이 성립한다.

우선 특허권의 존속 중 실시여야 하는데,

그러므로 존속기간의 만료, 특허료 불납, 특허권 포기 등으로 인해

특허권의 소멸된 후의 실시나 특허출원 중의 실시는

특허권침해라고 성립되지 않는다.

한편, 특허권의 존속 중에 제3자의 실시이면 침해의 성립요건으로 족하고

특허권의 권리행사 당시 특허권이 존속중이어야 하는것은 아니다.

예를들어 특허권이 포기되어 소멸하더라도

포기되기 전의 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시하는 경우

특허권자는 특허권이 포기된 후 침해를 이유로 권리행사를 할 수 있다.

특허침해행위 성립요건으로는

정당한 권원 없는 자가 특허발명을 실시하여야 한다.

실시권이란 정당한 권원을 가진 자의 실시는

특허발명의 보호범위에 속하더라도 특허권침해가 아니다.

여기서 말하는 실시란 법 제2조 제3호의 행위를 말하는데,

예를들면 물건을 생산하는 방법발명의 실시는

전부 물건발명의 실시가 된다.

한편, 실시의 각 행위는 독립되어 있으며

하나의 행위가 적법해도 다른 행위까지 적법한것은 아니며

각각의 실시행위별로 침해인지 여부를 판단해야 한다(실시행위의 독립성).

또한 특허침해행위가 성립하려면 업으로서의 실시여야 한다.

업으로서의 의미는 산업발전에 이바지라는 특허법의 목적에 비추어

단순히 개인적 또는 가정적인 실시를 제외하는 의미로 해석된다.

특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시중이어야

특허침해행위가 성립되었을 때 보호받을 수 있는 것이며

확인대상발명의 실시가 특허발명의 실시가 아니더라도

간접침해행위에 해당한다면 보호범위에 속하게 된다.

특허침해행위의 성립 자체에 대해서는

침해자의 고의나 과실을 요구하지 않는다.

다만, 고의나 과실이 있는 경우에는 민사상 손해배상이나

신용회복청구를 할 수 있고,

형사상 고의가 있는 경우에는 침해죄로 고소할 수 있다.

직무발명 영업비밀에 대한 취급

근로자 등이 직무수행 중 영업비밀을 개발하여 지득한 경우에는

영업비밀의 본원적 보유자가 있음을 전제로 취득한 경우와 구별된다.

영업정보의 성격에 따라서는 특허법, 저작권법 등의 직무관련 발명,

창작 규정을 적용받을 수도 있겠지만,

단순히 영업비밀로 보유하고자 할 때 부정경쟁방지법상 아무런 규정이 없으므로

그 귀속주체가 누구인지 문제가 된다.

특단의 사정이 없는 한 영업비밀을 개발한 종업원에게

그 영업비밀이 일차적으로 귀속된다고 해석되어야 할 것이다

(서울지법 서부지원 1995. 12. 27. 선고 95가합3954 판결 참조).

개별계약에 의해 정당한 대가가 지급된 경우가 아니라면

단지 회사의 직무발명 규정에 따랐다는 이유만으로는

영업비밀이 기업체에 귀속된다고는 볼 수 없으나,

이는 일률적으로 정할 문제는 아니고

구체적으로 영업비밀의 종류와 성격, 근로자의 지위,

담당 분야 및 비중, 근무기간, 연구 개발의 비용, 설비, 조직 등

여러가지 사정을 참작하여 사안에 따라 결정할 문제이다.

근로자가 청구인 회사에 근무하면서 지득하게 된 업무상 지식이라 하여

모두 그 회사의 영업비밀로 인정되는 것은 아니다.

근로자가 근로계약에 따라 직장에서 근무하는 동안에

그 학력과 경력에 비추어 스스로 체득하게 된 일반적 지식 및 기술,

경험, 거래처와의 친분관계 등은 그 자신에게 귀속되는

인격적 성질의 것이므로 청구인 회사의 영업비밀이라 할 수 없다.

다만, 일반적 지식이라 하더라도 퇴사 시 근로자가 기억만으로는 알 수 없고,

특정한 도면, 계산식, 일람표 등을 가지고 나가야만 알 수 있는 경우에는

근로자에게 인격적으로 귀속되는 것이라고 보기 어렵다.

일단 영업비밀이 종업원에게 원시적으로 귀속된다고 인정되는 한,

그 종업원은 본원적 영업비밀 보유자로서 그가 사용.공개하는 행위는

본 목의 적용을 받지 않는다.

근로자가 영업비밀의 일부를 직접 연구.개발하였다고 하여

근로자에게 귀속되는 것이라 볼 수 없다.

그 정보의 성질에 따라 특허법 제39조, 저작권법 제9조에 해당되지 않는 한

청구인 회사에 고용되어 급여를 받으면서 담당한 업무 그 자체이고

청구인의 기자재와 연구 설비 및 다른 연구원의 연구 결과를 참조하여 연구한 것이며,

근로자가 일반적인 지식, 기술, 경험 등을 활용하여

쉽게 알 수 있는 것이 아닌 이상 청구인의 영업비밀이 된다.

부정경쟁행위에서 말하는 영업주체 혼동행위

영업주체혼동이라 함은 어떤 영업자의 영업상의 시설 또는 활동을

타인의 영업상의 시설 또는 활동이라고 오인하는 것을 말하며

혼동의 위험을 포함한다.

상품표지의 경우 통상 혼동이라고 함은 협의의 혼동을 말하는 것이나,

저명한 상품표지등의 경우에는 광의의 혼동까지 포함한다.

영업표지의 경우에도 타인의 영업자체는 아니어도

이것과 거래상, 경제상 또는 조직상 밀접한 관계까 있는 것은 아닌가 하는

오인을 일을키는 것, 즉 광의의 혼동 또는 후원관계의 혼동을 포함한다.

그리고 광의의 혼동위험은 영업표지의 유사성으로 인하여

업종의 동일성 또는 그 관련성의 관점에서 보아

거래계의 무시할 수 없는 부분에서

그 영업자 상호간에 영업적, 경제적 또는 조직적 관계가

있는 것으로 보인다면 충분하다.

나아가 혼동의 위험여부를 판단함에 있어서는

표지의 유사성의 정도, 거래계에서의 인식의 정도 및 업종 차이 사이에는

상호 보완적 관계가 있다.

광의의 혼동을 인정하는 데 있어 고려할 요소로는

주지표지 주체의 기업형태, 주지표지의 표시력의 강도 및 이미지,

표지의 동일 또는 유사성, 상품의 유사, 고객층 등 경합관계,

수요자의 세련도, 현실의 혼동 등을 들 수 있다.

대법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목에서 정하는

타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위라 함은

영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우 뿐 아니라

국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써

일반수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일.유사한 표지의 사용자 간에

자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함이다.

또한, 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지 여부는

영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한

경업.경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여

판단하여야 한다고 판시하였다.

PCT해외출원의 장점

PCT외국출원을 하려는 출원인의 입장에서 보면

국제출원절차의 통일성으로 말미암아 수리 관청 또는 국제사무국에

1회 출원한 것만으로 각 지정국에서 직접 출원한것과

동일한 효과를 누릴 수 있기 때문에 PCT를 이용하지 않을 때

다수국에 출원하여야 하는 시간적노력을 줄일 수 있고, 비용을 절약할 수 있다.

또한, 국제출원을 한 이후에 국제단계에서

국제조사기관의 조사보고서, 국제예비심사기관의 국제예비심사보고서를 활용하여

불필요한 절차의 진행과 비용의 낭비를 줄일 수 있다.

뿐만 아니라, 파리조약에 의한 출원루트의 우선기간(1년)보다

그 기간이 연장되므로(31개월)

시간적 여유를 갖게 된다는 장점이 있다.

각국 특허청의 입장에서 보아도 국제조사보고서.국제예비심사보고서에 의하여

심사관의 심사부담을 크게 경감할 수 있고,

충분한 심사 자료와 조사관에 의하여 작성된 국제조사보고서를 활용함으로써

개별국가의 심사수준 차이에도 불구하고 심사결과의 객관성을 높이고

특허제도의 신뢰를 높일 수 있으며,

각국 특허청의 현대화를 촉진시키는데 기여할 수 있다.

개발도상국의 기업의 입장에서 보면

선진국과의 특허정보교류의 기회가 확대되어

산업재산권 분야의 국제적 협력이나 국제적 지위의 향상에도

기여할 수 있을 뿐만 아니라

국제출원내용의 국제공개를 통하여

선진외국의 기술정보를 활용할 수 있는 장점이 있다.

PCT국제출원, 특허출원은

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