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특허권 이전 / 특허사무소 소담

특허권 이전이란 특허권의 주체인 특허권자를 변경하는 것을 말한다.

특허권 이전은 주체변경으로서 상대적 소멸이라는 점에서

특허권이 절대적으로 소멸하는 무효심결의 확정 또는 특허권의 포기 등과 구별된다.

특허법은 특허권의 재산권적 성질을 인정하여

일정절차에 의하여 특허권의 이전을 허용하고 있다.

따라서 특허권자는 특허권을 실시할 수 없거나

특허권을 통해 수익을 얻고자 하는 경우, 특허권을 이전할 수 있다.

특허권 이전, 즉 이전적 승계는 매매.증여 등과 같이

개개의 권리가 개개의 취득원인에 의하여 취득되는 특정승계와

상속.포괄유증.회사의 합병 등과 같이

하나의 취득원인에 의하여 다수의 권리가 일괄해서 취득되는 일반승계로 나뉜다.

특정승계와 일반승계는 이전의 효력발생시기에 차이가 있다.

특허권자는 특허권의 전부를 이전할 수 있을 뿐 아니라

특허권의 지분의 일부를 이전할 수 있다.

다만, 청구범위가 다항으로 되어 있는 경우에 그 중 일부인 어느 하나의 항만을

이전할 수 있는지에 대해 논란이 있다.

특허법상 특허권은 복수의 청구항 모두를 일체로 하여 부여되는것이며,

청구항마다 특허권이 있는 것으로 본다고 규정하고 있는 법 제215조의 대상에서

법 제99조제1항이 제외되어 있으며

일부 청구항의 이전을 허용한다면 실시상의 권리충돌로 인하여

버적 안정성을 해치게 되며,

실무상으로도 특허권의 설정등록 후에는 특허의 정정의 대상이 될 뿐이고

분할 및 보정이 인정되지 않으므로

일부 청구항의 이전은 인정되지 아니한다고 함이 타당하다.

안녕하세요. 특허법률사무소 소담입니다.

우리나라 프로스포츠의 인기를 끄는 선두주자인 프로야구 !

봄내음이 흠씬 나면서 개막이 얼마 남지 않았는데요,

야구하면 또 부산 사직야구장 롯데자이언츠가 열성적인 팬이 많은걸로 알려져 있죠.

이러한 롯데자이언츠 상표를 두고 상표권분쟁 사례가 있었는데요

오늘은 프로야구 인기구단 롯데자이언츠 상표권분쟁 사례를 소개해드릴게요 !

자이언츠 상표를 둘러싼 상표권분쟁 사례

이 사건 등록상표는 야구공을 배경으로 GIANTS라는 영문자가

부채꼴 모양으로 배치된 결합상표이고,

선출원상표는 야구방망이를 든 오리 모양 아래에

Giants라는 영문자가 크게 도안화되어 배치된 결합상표로서

두 상표 모두 Giants라는 영문자를 포함하고 있고

야구를 상징하는 표장이라는 점 외에는 외관에 있어서는 다르다 할 것입니다.

하지만 선출원상표는 오리 형상을 둘러싸고 있는 띠에

BUSAN LOTTE GIANTS라는 영문자가 2회 표기되어 있으나

그 글자체가 작고 오리가 더 눈에 띄게 크게 두드러져보이기에

밑에 있는 Giants로 호칭될 것이고

이 사건 등록상표 또한 그 문자 부분에 의하여 자이언츠라고 호칭될것이므로

호칭에 있어서는 동일하게 호칭될 가능성이 농후합니다.

이 사건 등록상표는 그 표장이 선출원상표와 유사하고,

지정상품 또한 선출원상표의 지정상품인 ‘야구복’을 포함하고 있으므로,

‘야구복’과 관련하여 볼 때 이 사건 등록상표는

상표법 제8조 제1항에 의하여 등록될 수 없는 상표라 할 수 있습니다.

원고는, 오리 형상의 강한 식별력 때문에 선출원상표가 등록된 점,

선출원상표의 출원 이전에 ‘Giants’가 들어 있는 등록상표가 다수 존재한 점 등에 의하여

선출원상표 중 ‘Giants’ 부분은 권리로 주장할 수 없으므로,

피고가 선출원상표를 들어 이 사건 등록상표가 상표법 제8조 제1항에 해당한다고

주장하는 것은 권리남용이라는 취지의 주장을 하였습니다.

선출원상표가 등록되게 된 경위나

그 출원 전에 표장의 일부가 등록되어 있었다는 점만으로

선출원상표의 ‘Giants’ 부분이 표장으로서

아무런 의미가 없는 부분이 되었다거나 선출원상표를 들어

이 사건 등록상표의 무효를 주장하는 것이

권리남용에 해당한다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들여지지 않았습니다.

원고는 또한 이 사건 등록상표는 주지·저명상표이므로

상표법 제8조 제1항에의하여 무효가 되어서는 아니된다는 취지의 주장을 하나,

우리 상표법은 등록주의와 함께 선출원주의를 채택하고 있으므로,

원고의 주장이 사실이라 하더라도

그러한 사유로 상표법 제8조 제1항의 적용을

배제할 수는 없다 할 것이어서 원고의 위 주장 또한 이유 없다고 보았습니다.

이처럼 상표출원 상표권분쟁시

유사상표인지 아닌지 고려해야하고 주지 저명한지 아닌지

상표법위반에 해당하는지

여러가지 사항을 전체적으로 고려해야 합니다.

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실용신안법 보호대상 / 특허사무소 소담

실용신안법 보호대상은 물품의 형상.구조.조합에 관안 고안이다.

여기서 고안이란,

자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말한다.

물품이란 공간적으로 일정한 형태를 가진 것으로서

일반 상거래의 대상이 되는 자유롭게 운반 가능한 상품으로,

사용목적이 명확한 것을 말한다. 따라서 물건일지라도 일정한 형태를 갖지 아니한 의약,

화학물질등은 실용신안의 보호대상이 아닌 것이다.

물품의 형상이란, 선이나 면 등으로 표현된 외형적 형상을 의미하며

그것이 입체적인지 평면적인지를 불문한다.

예컨대, 캠의 형상, 톱니바퀴의 치형, 공구의 날과 같은 것이 이에 해당한다.

물품의 구조란, 공간적 입체적으로 조립된 구성으로서

물품의 외관만이 아닌 평면도와 입면도에 의하여,

경우에 따라서는 측면도나 단면도를 이용하여 표현되는 것을 말한다.

물품의 조합이란 물품의 사용 시 또는 불사용시에 있어서

그 물품의 2개 또는 그 이상의 것이 공간적으로 분리된 상태에 있고

또한 그것들은 독립하여 일정한 구조 또는 형상을 가지고 있어

사용에 의하여 그것들이 기능적으로 서로 관련하여 사용가치를 발휘하는것을 말한다.

연관 포스팅 - 특허제도와 실용신안제도 비교

http://yoinjae.tistory.com/37

영업비밀 침해금지청구 범위

법원이 영업비밀 침해금지청구를 인용하여 침해행위의 금지를 명함에 있어서

존속기간이 정하여져 있는 특허권, 실용신안원 등에 비하여,

상대방의 영업을 부당하게 제한하지 아니하는가 하는 문제,

영업비밀의 성격 등에 비추어 그 금지기간을 제한할 필요성이 있는가 하는 문제가 있다.

침해행위의 영구적 금지를 명하는 것은 피고에 대한 제재적 성격을 갖고

자유로운 경쟁을 조장하며 종업원들이 그들의 지식과 능력을 발휘할 수 있게 하려는

공공의 이익과 상치될 수 있다.

그리고 영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 침해행위에 의하여

공정한 경쟁자보다 유리한 출발 내지 시간절약이라는 우월한 위치에서

부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고,

영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면

원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는데에

그 목적이 있다.

그러므로 영업비밀 침해행위의 금지는

공정하고 자유로운 경쟁의 보장 및 인적 신뢰관계의 보호 등의 목적을

달성함에 필요한 시간적 범위 내로 제한되어야 한다. 

그 금지의 범위를 정함에 있어서는 영업비밀인 기술정보의 내용과 난이도,

영업비밀 보유자의 기술정보 취득에 소요된 기간과 비용, 영업비밀의 유지에 기울인

노력과 방법, 침해자들이나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은

합법적인 방법에 의하여 그 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간,

침해자가 종업원인 경우에는 사용자와의 관계에서

그에 종속하여 근무하였던 기간, 담당 업무나 직책, 영업비밀에의 접근 정도,

영업비밀보호에 관한 내규나 약정, 종업원이었던 자의 생계 활동 및 직업선택의 자유와

영업활동의 자유, 지식재산권의 일종으로서 존속기간이 정해져 있는 특허권 등의 보호기관과의 비교,

기타 변론에 나타난 당사자의 인적.물적 시설 등을 고려하여 합리적으로 결정하여야 한다.

특허소송과 특허심판의 관계

법 제186조 제6항에서는 심판을 규정할 수 있는 사항에 관한 소는

심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다고 규저하고 있으므로

결과적으로 특허소송에 대해서는 심판전치주의를 강제하는 것과 같게 되었다.

특허소송은  심결 등에 대한 소송만을 허용하기 때문에

심결이나 각하결정이 아닌 사항에 대해서는 소를 제기할 수 없다.

예를 들어 특허거절결정에 대해 소를 제기하기 위해서는 특허심판원에 불복하여

기각심결을 받은 경우이어야 한다. 이와 같이 소송의 대상과 절차를 취하는 이유는

발명의 성질상 판단에 특수의 전문지식을 요하기 때문이다.

한 심판사건과 다른 심판사건 또는 심판사건과 소송사건과의 사이에

밀접한 관계가 있고 이들 사에이 심리의 진행을 조정할 필요가 있는 경우가 적지 않다.

예컨대 무효심판과 권리범위확인심판 또는 특허침해소송과 해당 특허의 무효심판 등이

각각 계속하는 경우 등이다.

이러한 경우는 법원은 소송절차에서 필요하면 특허출원에 대한 특허여부결정이 확정되거나

특허에 관한 심결의 확정이 있을때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.

특허법원에 소가 제기되더라도 특허심판원은 특허법원의 하급심 법원이 아니므로

심판기록을 특허법원에 이관할 의무가 없고

당사자는 특허심판원에 제출한 것과 동일한 자료라고 하더라도

특허법원에 다시 제출하여야 한다.

즉 심판절차와 특허법원 소송절차 사이에는 그 절차의 연속성을 인정할 수 없으므로

심결원본이나 그 밖의 일건 기록서류는 특허법원에 소가 제기된다하더라도

심판원에서 특허법원으로 당연히 송부되는 것이 아니다.

이 경우 특허법원은 심리의 편의상 필요하다고 인정할 경우 특허청장 또는 심판원장에게

심사.심판.등록서류 등본의 송부를 촉탁하거나

당사자에게 그 등본을 제출하게 할 수 있다.

영업비밀침해 금지청구 / 특허법률사무소 소담

영업비밀 보유자는 영업비밀 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행위에 의하여

영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우에는

법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며(법 제10조 제1항),

침해행위를 조성한 물건의 폐기나 침해행위에 제공된 설비의 제거,

그 밖에 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 아울러 청구할 수 있습니다

(법 제10조 제2항).

부정경쟁행위에 대한 금지청구권과 똑같은 형식으로서

현재 진행 중인 침해행위의 금지청구,

장래 발생할 우려가 있는 침해 행위의 금지를 구하는 예방청구,

침해행위의 조성물 등의 폐기, 제공 설비의 제거 등 부대청구가 있습니다.

부정취득행위, 부정사용행위, 부정공개행위 등에 대한 금지청구는

이들 행위의 금지를 구하는 즉, 부작위채무 이행청구인데요

부정사용행위는 일반적으로 영업비밀의 사용이 계속되고 있는 경우가 많을 것이기에

계속적인 사용으로 그 비밀성이 해제되어 영업비밀이 소멸되어 버리기 전에

이를 금지시키는 것이야말로 유효한 구제 수단이 됩니다.

금지청구를 할 수 있는 자는 영업비밀에 관한 부정행위로

영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 영업비밀의 정당한 보유자

또는 그 영업비밀에 관하여 고유한 이익이 있는 자입니다.

영업비밀의 최초 개발자, 정당한 양수인, 허락을 받은 사용자등은

고유한 이익을 가지고 있는 자입니다.

다만 영업비밀의 경우에는 챔해행위가 있거나 또는 침해행위를 할 우려가 있다고 인정되면

영업상 이익의 침해 내지 그 우려가 있는 것으로 보아야 합니다.

침해행위를 할 우려가 있는 경우란 단지 침해의 개연성이 있는 정도로는 부족하고

그 개연성이 상당히 높은 경우를 말합니다.

유사디자인 판단 - 색상은 유사디자인 판단 기준이 될 수 있을까

카시트 등록 디자인 분쟁 사례

청구인은 과거에 카시트를 판매하기 위해 피청구인과 사업관계에 있었고

자신의 증거물과 피청구인의 디자인은 유사하여

신규성 및 개별특성을 상실한다고 주장하였고

이에 피청구인은 청구인의 증거물과 색상 및 디자인이 다르다고 맞섰습니다.

이번 디자인무효소송은 청구인이 피청구인의 자동차용 어린이 시트 디자인이

이전에 카탈로그에 공개된 디자인과 동일하다는 이유로

디자인무효소송을 제기한 디자인 분쟁 사례 입니다.

OHIM무효심판부는 피청구인의 디자인이 유럽의 등록요건인 신규성과 개별특성을

상실하는지 여부에 대한 판단을 하였는데요

신규성에 관해서는 양 디자인은 측부에 날개를 구비한 동일 형상 및 2가지 색상으로

구성되었다는 공통점은 있짐반 날개 부분의 색상이 달라 유사디자인이 아니라고 보았습니다.

하지만 두번째 개별 특성에 대해서는 차량 내부의 다양성에 맞춰 시트는 다양한 색상으로 제공되기에

이번 디자인 분쟁 판례에서 색상의 차이는 전체적인 인상에

큰 비중을 차지하지않아 양 디자인은 유사디자인이라 판단하였습니다.

이번 디자인 분쟁 사례에서 OHIM 무효심판부는 신규성 판단시 색채의 차이를 언급하였는데요

국내디자인보호법에서는 디자인이라 함은 물품의 형상, 모양, 색채 또는

이들을 결합한것으로 정의하고 있기에

색채가 디자인의 일부분임을 알 수 있습니다.

하지만 색채는 모양이나 형상을 구성하지 않으면 디자인등록을 받을 수 없으며

색채만으로는 유사디자인 판단 요소가 되지 못하여 동일성 판단시에만 고려대상이 됩니다.

디자인출원 디자인분쟁 소송 시

유사디자인인지 아닌지 특허적인 부분으로 접근하여

전문가의 도움을받아 진행하시는것을 권합니다.

상표법 제6조 제1항 제7호 - 식별력 없는 상표

이 사건 출원상표는 영문으로만 구성된 문자 상표로서 “물”이라는 의미를 가진

영어 단어 “Water”와 “… 안에서, …중, …의 상태로” 등의 의미를 가진 영어 단어 “In”이

각각 대문자로 시작하여 나란히 기재된 문자상표로서,

위 두 단어가 불가분적으로 결합되었다거나 혹은 위 두 단어가 결합하여

새로운 의미를 가진다고는 볼 수 없으므로

이를 쉽게 분리하여 관찰할 수 있을 것이고, 위 두 단어를 발음할 때 “워터인” 또는 “워터린”이라고

비교적 짧게 호칭된다고 하더라도

위 두 단어를 분리하여 관찰할 수 있는 사정에는 변함이 없다고 할 것이다.

이 사건 출원상표의 지정상품 중 “리퀴드루즈”는 그 특징이

액상으로 되어있는 점에 있다고 할 것이고, “양치액, 향수”의 주요 구성 성분은 물이며

우리나라의 영어보급 수준을 감안하면, 일반 수요자들이 이 사건 출원상표 중 “Water” 부분을 보고

그것이 물을 의미한다는 점을 직감할 수 있으리라고 보이므로,

이 사건 출원상표 중“Water” 부분은 적어도 위 지정상품들에 대하여 상품의 품질,

원재료, 효능 또는 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로서 식별력이 없다.

또한, 나머지 “In” 부분은 2자의 영문자에 불과하여 설령 위 나머지 부분이 “… 안에서, …중, …의 상태로” 등의

의미를 가지고, 우리나라의 영어보급 수준을 감안하면,

일반 수요자들이 그 의미를 연상할 수 있다고 하더라도 간단하고 흔한표장에 불과하여

역시 식별력을 가질 수 없다고 할 것이므로, 따라서 이 사건 출원상표는

식별력이 없는 부분들의 결합으로만 이루어진 것이고,

위 두 부분의 결합으로 새로운 의미를 만들어내지 아니함은 앞서 본 바와 같으므로,

결국 이 사건 출원상표는 식별력이 없는 표장이라고 할 것이다.

따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 등록될 수 없다고 할 것이고,

“water” 혹은 “in” 등과 결합한 표장이 상표로 등록된 사례가 다수 있다고 하여도

이 사건 출원상표의 등록여부에 영향을 줄 것은 아니다.

상표소송 상표출원 문의는

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독점규제 및 공정거래법과 부정경쟁방지법의 관계

부정경쟁방지법은 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지하고자 하는 것이며

독점규제법은 시장지배적 지위의 남용과 과도한 경제력 집중을 막고

부당한 공동행위와 불공정거래 행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를

형성.유지하고자 하는 것이다.

양자는 모두 자유롭고 공정한 경업질서를 유지하고자 하는 것이나

경쟁의 자유를 보장하여 경쟁이 존재하도록 하는 것이 독점규제법이라면

경쟁의 공정을 담보하여 경쟁의 질을 높이고자 하는 것이 부정경쟁방지법이라고 할 수 있다.

부정경쟁행위가 경업자 사이의 경쟁질서에서 반윤리적인 경쟁을

억제하기 위한 개념이라면, 불공정거래행위는 소비자의 권익 보호를 위해 자유시장 경쟁원리를

저해하는 행위를 규제하기 위한 개념이라고 할 수 있다.

동일 행위가 독점규제법과 부정경쟁방지법에 해당될 때에는

중복적용되는데, 독점규제법과 저촉이 생기는 경우에는 독점규제법이 우선 적용되고

부정경쟁방지법은 적용되지 않는다(부정경쟁방지법 제15조).

구 독점규제법은 불공정거래행위로 사업자, 상품 또는 용역에 관하여

허위 또는 소비자를 기만하거나 오인시킬 우려가 있는 표시, 광고를 하는 행위를

열거하고 있어 부정경쟁방지법과 중복되는 경우가 있었는데,

위 조항은 1999. 2. 5. 개정 시 삭제되고

대신 '표시.광고의 공정화에 관한 법률(법률 제5814호)'이 제정되었다.

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특허법률사무소 소담입니다.

디자인특허침해 소송으로 보는 일반 관찰자 테스트란?

본 디자인특허 침해소송은 원고가 미국특허청에 등록한 자사의 디자인특허 3건을

피고의 디자인들이 각각 침해했다고 주장하여

양측이 특허 침해에 관련된 약식판결을 신청한 판례이다.