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재심에 의하여 통상실시권을 상실한

원권리자의 통상실시권

재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권이란

제138조제1항 또는 제3항에 다라 통상실시권을 허락한다는

심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우

재심청구 등록 전 선의로 국내에서

그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을

준비하고 있는 자에게 원통상실시권의 사업목적 및

발명의 범위에서 그 특허권 또는 재심의 심결의

확정된 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여

인정되는 통상실시권을 말한다.

특허법은 통상실시권을 허락한다는 확정된 심결을

신뢰한 선의의 실시자를 보호하는 한편,

그 실시를 통하여 갖추어진 산업설비가 산업발전에의 이바지라는

법 목적에 비추어 보호해 줄 가치가 있기 때문에

법정실시권을 인정하고 있다.

통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후

재심에서 그 심결과 상반되는 심결이

확정되어야 하고 재심청구 등록 전에

발명의 실시사업 등을 하고 있어야 성립한다.

또한 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있거나 그 사업을

준비하고 있어야 한다.

원통상실시권자의 사업목적 및 발명의 범위에서만

통상실시권을 가진다. 즉, 통상실시권의 범위는 원래의

통상실시권허락심판에 의해서

허락된 통상실시권의 범위로 한정된다.

통상실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자에게

상당한 대가를 지급하여야 한다.

본 조에 따른 통상실시권은 공평의 견지보다는

산업정책적인 측면에서 인정되는 실시권이고,

통상실시권허락심판에 의하여 강제실시권을 허락받은 경우에

대가를 지급하는데 그 강제실시권이 재심에 의하여

법정실시권으로 전환되었다고 하여

대가를 지급하지 않는것은 논리적으로 맞지 않기 때문이다.

상품진열대 등록디자인 무효소송 사례

청구인측은 피청구인 디자인출원일보다 앞서

광고, 전시, 판매를 하였다고 주장하였고,

피청구인측은 EuroShop 2005 내에 표시된 NEW표시와 관련하여

청구인의 모순성에 대한 의견을 제시하였다.

본 디자인 무효소송은 청구인이 OHIM에 등록되어 있는

자신의의 ‘상품 진열대디자인이

안내서와 “EuroShop 2005” 전단지에 앞서 공개한 디자인과

동일하다는 이유로 무효소송을 청구한 판례이다.

부정경쟁방지법에서 말하는 상품혼동우려

어느 상표가 저명상표와 동일 또는 유사한 상표에 해당하는 경우라면

비록 그 지정상품이 이종의 것이라 하더라도 그 상표 사용은

한 기업이 여러 가지 이질적인 산업 분야에 걸쳐

여러 이종상품을 생산, 판매하는 현대의 산업구조에 비추어

저명상표권자 또는 그와 특수관계에 있는 사람에 의하여

그 사용상품이 생산, 판매되는 것으로 인식되어

수요자로 하여금 상품출처나 영업의 오인, 혼동을 일으키게 할

염려가 있는 것이므로 상표등록이 거절되어야 하고

이에 위반하여서 된 상표의 등록은 무효로 되어야 한다는 점은

확고한 판례이다.

광의의 혼동우려는 상품의 성질, 영업의 형태

기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는

영업이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는

명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로

서로 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있는지 여부가

그 기준이 된다.

위와 같은 상표법 판례의 태도는 본 법에서도

광의의 혼동 개념과 그 판단기준으로 적용할 수 있다.

대법원 판례도 주지.저명성을 획득한 상품표지와

동일 또는 유사한 상품표지를 사용하여

상품을 생산.판매하는 경우 비록 그 상품이 주지.저명성을

획득한 상품표지의 상품과 다른 상품이라 하더라도

한 기업이 여러 가지 이질적인 산업분야에 걸쳐

여러 가지 다른 상품을 생산.판매하는 것이

일반화된 현대의 산업구조에 비추어

일반 수요자들로서는 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라

당해 상품표지의 소유자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여

그 상품이 생산.판매되는 것으로 인식하여

상품의 출처에 혼동을 일으킬 수가 있으므로

부정경쟁방지법 제2조 제1호 소정의

부정경쟁행위에 해당한다고 판시하였다.

다만 상품의 성질, 영업의 형태 기타 거래사정 등에 비추어

유사상표를 사용하는 상품이 저명상표의 저명도와

그 지정상품 등이 갖는 명성에 편승하여

수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지

경제적 유연관계가 있다고 보기 어려운 경우에는

상품의 출처에 대한 혼동을 일으킬 우려가 없다는 점에서

부정경쟁행위가 성립하기 어렵다고 판시한 바 있다.

대법원 1998. 5. 22. 선고 97다36262 판결에서는

피고가 원고의 저명상표인 등록상표 POLO와

유사한 상표를 부착하여 수입.판매한 것이 원고가 생산.판매하지 않는

시계류 제품이라 하더라도 그와 같은 행위에는

등록상표의 저명도에 편승하여 수요자를 유인할 정도의

경업관계 내지 경제적 유연관계가 있다는 이유로

피고의 행위를 부정경쟁행위로 보았다.

상품 포장의 색채, 상품표지로 인정받으려면?

특정인이 자신의 특정 상품을 개성화, 개별화하기 위하여

다른 상품의 용기.포장과 구별되는

극단적으로 특수하거나 기발한 것이어야 할 필요는 없다.

특정한 형상과 모양 및 색채의 용기.포장을

장기간 계속적, 배타적으로 사용하거나

지속적인 선전광고를 통하여 소비자에게 구별력을 심고,

그 용기.포장이 특정한 품질을 가진 특정한 출처의 상품임을 연상시켜

용기.포장 자체의 형상과 모양 또는 색채가

상품의 개별화작용, 즉 상품의 출처표시기능을

할 정도에 이른 사정을 말한다.

- 관련 판례 -

상품의 포장용기 등에 사용할 수 있는 색상은

상품의 종류에 따라 어느 정도 한정되어 있고

그러한 색상의 선택은 누구나가 자유롭게 할 수 있어야 함이

원칙이라고 전제한 다음,

완구와 같이 각종 색상이 사용되는 상품에 관하여

거래자나 수요자가 상품의 출처를 그 포장용기의 색상에 의하여

식별하는 경우는 매우 드물다고 할 것이다.

따라서 같은 종류의 상품 포장용기에

타인이 사용하는 것과 유사한 색상을 사용하는 것을

부정경쟁행위로 인정하는 것은 장기간에 걸친 독점적이고

일관된 사용에 의하여 그러한 색상을 사용한 상품을 보면

누구라도 특정인의 상품인 것으로 생각할 정도에 이른 경우 등

매우 제한적으로만 인정하여야 할 것이라고 하였다.

(대법원 2001. 2. 23. 선고 98다63674 판결).

껌포장지에 비록 한글로 된 문자부분 1열이 있기는 해도

전체적으로 광리의 관념이 강조됨과 아울러 문자부분의 호칭,

외관의 유사성이 곁들여서 껌포장지의 도안구성 전체의 결함이 주는

외관, 호칭 및 관념과 시각적 심미감이 유사하여

타 회사의 상품과 혼동을 일으킬 우려가 있다면

구 부정경쟁방지법 제2조 제1호의 부정경쟁행위에 해당한다.

(대법원 1978. 7. 25. 선고 76다847 판결).

특허 강제실시권 관련문제

통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에

특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도

그 효력이 발생한다.

다만, 법정실시권은 등록이 없더라도

발생 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여

효력이 발생한다.

통상실시권의 이전.변경.소멸 또는 처분의 제한,

통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정.이전.변경.소멸 또는

처분의 제한은 이를 등록하여야만

제3자에게 대항할 수 있다.

강제실시권의 설정등록은 특허청장의 직권등록사항이다.

특허권자가 중복되는 범위에 갑과 전용실시권 계약을 맺고

그 등록 전에 을과 통상실시권 계약을 맺은 경우

갑과 을의 지위는 등록의 선후에 따라 달라진다.

갑이 먼저 등록한 경우 을은 아직 통상실시권을 등록하기 전이므로

을은 갑에게 자신의 통상실시권의 효력을 주장할 수 없으며

갑의 동의 없이 을이 실시하는 경우

을의 실시는 갑의 전용실시권을 침해하게 된다.

을이 먼저 등록된 경우에는 을은 갑에 대해

대항요건을 취득하기 때문에 갑은 을에 대해

침해를 이유로 권리행사를 할 수 없다.

한편, 갑의 등록일과 을의 등록일이 같은 경우에는

접수된 순서에 의한다.

특허 강제실시권이란?

강제실시권이란 특허권자의 의사에 불구하고

법률 규정의 만족과 특허청장의 결정 또는

특허심판원의 심판에 의하여 발생하는 통상실시권을 말한다.

국방상 공익상 필요에 의한 경우

특허발명의 실시를 유도하고 특허권의 남용을 방지하기 위한 경우

제3자에게 그 특허발명을 실시하도록 하기 위해

강제실시권에 관한 규정을 두고 있다.

이는 특허권이 사권임과 동시에 공권이기 때문에

일정한 제한을 두고 있는 것이다.

강제실시권은 법률 규정의 만족과 특허청장의 결정 또는

특허심판원의 심판에 의하여 발생한다.

구체적으로 국가 비상사태 등에 의한 실시권 및

재정에 의한 실시권은 결정서 또는 재정서의 등본이 송달된 때,

통상실시권허락심판에 의한 실시권은 심결이 확정된 때

그 효력이 발생한다.

강제실시권의 경우 특허청장의 결정이나 재정 또는

특허심판원의 심판관합의체의 심결에 의하여

정해진 범위에서 효력이 있다.

강제실시권자는 특허청장의 결정이나 재정 또는

특허심판원의 심판관합의체의 심결에 의하여

정해진 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는

권리를 가진다.

재정에 의한 통상실시권의 경우 실시사업과 함께 이전하는 경우에만

이전할 수 있다. 이는 재정에 의한 통상실시권의 설정원인과

그 취지에서 볼 때 통상실시권이 실시사업과 분리되어 이전되는 것은

불합리하기 때문이다.

통상실시권허락심판에 의한 통상실시권의 경우

실시권의 허락원인이 된 원 권리와 함께 이전할 수 있다.

이 실시권은 이용.저촉관계의 조정을 위하여 설정된 실시권이므로

해당 특허권에 종속되어야 하기 때문이다.

강제실시권은 일반적으로 특허권의 소멸,

특허권의 수용, 강제실시권의 포기, 혼동 등으로 소멸한다.

그 밖에 국가 비상사태 등에 의한 통상실시권의

결정의 취소에 의하여,

재정에 의한 통상실시권은 재정의 실효나 재정의 취소에 의하여,

통상실시권허락심판에 의한 통상실시권은

원 권리의 소멸에 의하여 소멸한다.

강제실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자에게

보상금 또는 대가를 지급하여야 하며

이와 같은 보상금이나 대가는 특허청장의 결정이나

재정 또는 심판에 의하여 정하여진다.

특허침해죄가 아니라고 판결한 사례

원심에서는 피고인1이 이 사건 특허발명의 존재를

명확히 알고 있었음에도 이 사건 특허발명의 일부부품을 치환하여

원심 판시 이 사건 장치를 개발한 후 특허보다 손쉽게 등록할 수 있는

실용신안등록을 한 점, 이 사건 특허발명과 이 사건 장치 간에

본질적인 차이가 없고 실질적으로 균등한 구성이다.

피고인2도 특허권자인 피해자의 경고장을 보았음에도 계속 이 사건 장치를 제작하여 납품한 점 등을 근거로 피고인들에게

특허권 침해의 고의가 있다고 판단하였다.

하지만 원심이 피고인1이 피해자인 이 사건 특허권자로부터

납품받은 이 사건 특허발명의 실시품이 회전판과 꼬챙이의 결합이

견고하지 못하여 고기가 이탈되고 화재가 발생하는 등의

문제가 발생함에 따라 피고인1의 남편인 공소외인이

이 사건 특허발명을 개량하여 실용신안등록출원을 하였다.

또한 공소외인의 등록실용신안의 고안의 명세서에서도

이 사건 특허발명을 종래기술로 언급하면서 그 문제점을 지적하고,

이 사건 특허발명과 공소외인의 특허실용신안의 실시품인

이 사건 장치는 그 구성에서 일부 차이가 있고,

균등관계에 있는지 여부의 판단은 통상의 기술자에게도

쉽지 않으며, 일반인의 경우는 매우 어려운점을 보았다.

게다가 이 사건 장치를 개발한 후 피고인1이 변리사에게 문의했을 때

이 사건 장치가 이 사건 특허발명을 침해하지 아니한다는

의견을 들은 점, 공소외인의 등록실용신안의 고안의 명세서에

이 사건 특허발명이 종래기술로 기재되어 있음에도

심사관이 기술평가절차에서 공소외인의 등록실용신안에 대하여

실용신안등록 유지결정을 한였다.

이 사건 장치가 이 사건 특허발명의 일부 청구항의

권리범위에 속한다는 특허심판원 심결 역시

2006. 2. 28. 무렵에야 이루어진점 등에 비추어 보면,

특허심판원의 심결 이전인 이 사건 범죄일시에

피고인들에게 이 사건 장치가 이 사건 특허발명을 침해한다는

인식과 용인이 있었다고 보기 어렵다.

그런데도 그 판시와 같은 사정만으로 피고인들에게

특허권 침해의 고의가 있다고 단정한 원심에는

특허권 침해죄의 범의에 관한 법리를 오해하거나

채증법칙을 위반하여 사실을 오인함으로써

판결에 영향을 미친 위법이 있다

(대법원 2010. 1. 14. 선고 2008도639).

비밀유지의무가 있는 행위주체

적법하게 정보를 취득한 이상

이를 사용 공개할 수 있는 것이 원칙이므로

본 목은 이와 달리 비밀유지의무가 있는 자를 행위주체로 하였다.

본목에 규정된 계약관계 등에 따라 영업비밀을 비밀로서

유지하여야 할 의무라 함은 계약관계의 존속 중은 물론

종료후라도 또한 반드시 명시적으로 계약에 의하여

비밀유지의무를 부담하기로 약정한 경우 뿐 아니라

인적 신뢰관계의 특성 등에 비추어

신의칙상 또는 묵시적으로 그러한 의무를 부담하기로

약정하였다고 보아야 할 경우를 포함한다.

입사시 비밀유지서약을 하였는지,

취업규칙 등에 퇴직 후 비밀누설을

금지하는 규정이 있는지, 해당 정보의 영업비밀로서의

성질과 그 경제적 가치, 청구권자와 상대방의 이익교량 등

제반 사정을 고려하여 신의칙상 퇴사한 후에도

상당 기간 비밀유지의무를 부담하는지 여부를 판단한다.

위 계약관계는 비밀유지의무 발생원인 중 하나를 예시한 것으로,

단체협약, 취업규칙 또는 개별적인 근로계약에 규정하거나

서약서 또는 각서 등 개별적인 약정관계, 또는 용역, 자문의뢰,

판매의뢰, 대리점, 라이선스 등과 같은

여러 종류의 계약관계를 생각할 수 있다.

또 이와 같은 당사자 사이의 계약관계가 아니더라도

비밀유지의무는 상법상 경업금지 내지 충실의무와 같이

법률상 의무규정에서 또는 이에 준하는 신뢰관계에서

인정되는 신의칙에 따라 발생하기도 한다.

그러나 신의칙에 기하여 또는 묵시적인 약정에 의하여

비밀유지의무를 인정하는데는 신중을 기하여야 한다.

왜냐하면 종업원의 사회적, 경제적 활동의 자유를

부당하게 제약하거나 직업선택 또는 경업의 자유 등

기본권을 침해하는 경우에는

영업비밀의 보호가 이에 우선할 수 없다고 보기 때문이다.

경쟁회사로부터 스카우트되어 영업비밀을 공개.사용한 행위,

즉 입사시 영업비밀을 누설하지 않기로 서약한 후

회사로부터 영업비밀을 습득한 직원이

경쟁회사로부터 고액의 급여와 상위의 직위를 받는 등의

이익을 취하는 한편, 회사로부터 습득한 영업비밀을

공개함으로써 경쟁회사로 하여금 시간적.경제적 이익을

얻게 하였고 또한 스스로도 그 영업비밀을 사용하였다면,

이러한 행위는 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하여

부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게

손해를 입힐 목적으로 행하여진 것이어서

법 제2조 제3호 라목의 영업비밀 침해행위에 해당한다.

퇴직자에 대한 경업금지 의무는 원칙적으로

명시적 계약에 의해서만 발생한다고 보아야 한다.

뿐만 아니라 그와 같은 계약이 사용자의 입장에서

합법적 사업이익과 사용자 보호를 위해

합리적 제한인지, 종업원의 입장에서

생계유지를 위한 합법적 노력을 방해하는 정도가

사용자의 우월적 지위를 이용한 과도한 것은 아닌지,

공공복리의 입장에서 합리적인 제한 범위 내인지 등을 살펴

그 유효 여부를 결정해야 할 것이다.

경업금지라는 경제활동 제한 약정이 유효한 대가를 받은 바 없는 등

형평에 심히 어긋나거나 그 기간, 지역 등의 조건 설정이

합리적인 수준을 넘어선 경우라면 약정 자체가

사회질서에 반하는 것으로 무효라고 볼 여지가 있기 때문이다.

다만, 퇴직 후의 비밀유지에 관한 합의가 없는 경우에도,

종전 고용관계의 존속기간 등을 고려할 때 영업비밀을

보유하고 있는 회사에 부당한 손해를 입히지 않도록

배려할 의무가 신의칙상 특히 인정될 경우에는

예외적으로 부정경쟁방지법 제2조 제3호 라목의

영업비밀 침해행위에 해당할 수 있다.

특허출원요건 중 산업상 이용가능성 판단

의료업의 경우에는 의료행위를 하는 의사들의 양심과

윤리에 관한 문제로서 이러한 치료방법들을 특허에 의하여 보호하여

특정인의 재산적 이익을 도모하는 것보다 인류의 생명과 건강에

기여하여야 한다는 점에서 특허의 대상으로 되지 아니한다는 것이

원칙이지만, 예외적으로 산업상 이용가능성을 인정하여

특허출원 대상이 되기도 한다.

구체적으로 의료업의 경우 인체를 직접적인 구성요소로 하는지

그 여부가 판단기준이 된다. 예를들어 인간을 대상으로 하는 수술법,

치료법,진단법, 인체로부터 채취한 것을 채취한자에게

치료를 위해 되돌려줄것을 전제로 하여 처리하는 방법등

인체를 직접적인 구성요소로 하는 발명은

산업상 이용가능성이 인정되지 않는다.

그러나 인체를 간접적인 구성요소로 하거나

인체를 구성요소로 하지 아니한 경우에는

의료업의 경우라도 산업상 이용가능성이 있다.

이는 의료행위를 돕는 장비 등의 발명에까지

특허를 부여하지 않게 되면 의료장비의 개발과 첨단화를

기대할 수 없어 결과적으로 의료수준의 퇴보를 낳게 되며

기계나 장비의 경우 일단 판매가 되면

권리의 소진이 일어나 그 이후 특허침해의 우려 없이

이를 자유로이 사용할 수 있는 경우가 대부분이기 때문이다.

인체를 필수구성요소로 하는 발명이어도

인체에 행하여지는 수술 또는 치료방법등

의료행위에 해당하지 아니하면, 그 발명을 실행할 때

필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를

비인도적으로 구속하여 법제32조 소정의

공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나

공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 해당되어

특허가 허용될 수 없는 경우를 제외하거는

산업상이용가능성이 있어 특허로 보호받을 수 있다.

다만, 치료효과와 비치료효과를 동시에 가지는데

이를 구별 및 분리할 수 없는 방법은

치료방법으로 간주되어 산업상 이용가능성이

없는 것으로 인정된다.

부정경쟁행위 금지청구 효과

부정경쟁행위 등에 대하여 청구권자는 금지 등 청구권의 행사로서

상대방에 대한 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고,

침해금지 또는 예방을 청구하는 경우

부정경쟁행위나 제3조의2 제1항 또는 제2항을 위반하는 행위를

조성한 물건의 폐기 또는 그 행위에 제공된 설비의 제거,

그 행위의 대상이 된 도메인이름의 등록말소,

그 밖에 그 행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를

함께 청구할 수 있다(법 제4조 제2항).

금지청구는 현재 계속중인 침해행위,

즉 혼동야기행위 일체의 금지,

장래침해행위의 예방, 부정경쟁행위 등으로 인한 조성물의 제거,

폐기, 부정경쟁행위등의 대상이 된

도메인이름의 등록말소 등이 모두 포함된다.

예방청구는 장래 반복의 위험이 있는 행위를

대상으로 할 수 있을 뿐, 그와 유사한 일체의 행위까지

대상으로 할 수는 없다.

금지 및 예방의 대상 행위는 구체적으로 특정되어야 한다.

부정경쟁행위 등으로 인한 조성물의 폐기,제거와 같은

위법상태의 제거청구는 해당 부정경쟁행위 등의 정지, 예방,

배제를 함에 필요하고도 충분한한도 내에서 그쳐야 하고,

특히 그것을 결정함에 있어서는

그러한 금지 등에 의하여 의무자가 입게 되는

불이익까지도 아울러 충분하게 고려하여야 한다.

즉 단순한 금지청구만으로는 피해자의 이익을 보호하는데

부족한 경우에 계속되는 위법상태의 원천으로 인정되는

최초 위법행위의 결과를 제거할 것을 구하는 것이다.

이 위법상태제거는 독립하여 청구할 수 없고

위와 같은 금지청구권 행사시에만 행사할 수 있다.