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특허권 이전 / 특허사무소 소담

특허권 이전이란 특허권의 주체인 특허권자를 변경하는 것을 말한다.

특허권 이전은 주체변경으로서 상대적 소멸이라는 점에서

특허권이 절대적으로 소멸하는 무효심결의 확정 또는 특허권의 포기 등과 구별된다.

특허법은 특허권의 재산권적 성질을 인정하여

일정절차에 의하여 특허권의 이전을 허용하고 있다.

따라서 특허권자는 특허권을 실시할 수 없거나

특허권을 통해 수익을 얻고자 하는 경우, 특허권을 이전할 수 있다.

특허권 이전, 즉 이전적 승계는 매매.증여 등과 같이

개개의 권리가 개개의 취득원인에 의하여 취득되는 특정승계와

상속.포괄유증.회사의 합병 등과 같이

하나의 취득원인에 의하여 다수의 권리가 일괄해서 취득되는 일반승계로 나뉜다.

특정승계와 일반승계는 이전의 효력발생시기에 차이가 있다.

특허권자는 특허권의 전부를 이전할 수 있을 뿐 아니라

특허권의 지분의 일부를 이전할 수 있다.

다만, 청구범위가 다항으로 되어 있는 경우에 그 중 일부인 어느 하나의 항만을

이전할 수 있는지에 대해 논란이 있다.

특허법상 특허권은 복수의 청구항 모두를 일체로 하여 부여되는것이며,

청구항마다 특허권이 있는 것으로 본다고 규정하고 있는 법 제215조의 대상에서

법 제99조제1항이 제외되어 있으며

일부 청구항의 이전을 허용한다면 실시상의 권리충돌로 인하여

버적 안정성을 해치게 되며,

실무상으로도 특허권의 설정등록 후에는 특허의 정정의 대상이 될 뿐이고

분할 및 보정이 인정되지 않으므로

일부 청구항의 이전은 인정되지 아니한다고 함이 타당하다.

부정경쟁방지법에서 말하는 주지성의 지역적범위

주지성은 국내에서 널리 이식되어 있음을 요한다.

여기에서 널리 인식되어 있다는 것은

단순히 사용하고 있다는 정도로는 부족하고

계속적인 사용.품질개량.광고선전 등으로

우월적 지위를 획득할 정도에 이르러야 하나

국내 전역에 걸쳐 모든 사람들에게 주지되어 있는것을 요하는 것이 아닌

국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에서 알려진 정도로 족하다.

그러나 적어도 경쟁관계에 있는 어느 영업자와 다른 경쟁자의 영업활동이 미치는

주요지역 내에서는 주지성을 갖추어야 함은 물론

영업활동이 미치는 주요한 지역 또는 지방이 어떤 곳인지는

구체적으로 상품과 영업의 종류와 성질, 거래에 관여하는 자와 수요자의 계층 등

여러가지 사정을 고려하여 개별적으로 판단하여야 한다.

주지성이 있는지 여부는 여러 가지 정황과 사정을 고려하여

개별적.상대적으로 판단되는 것이기에, 양 당사자의 영업활동이 전국적 혹은 국제적이라면

일단 전국적으로 주지성이 있는지 여부를 검토할 필요가 있다.

표지의 주체인 영업자와 상대방인 경쟁 영업자의 상품이 유통되고 있거나

그 영업활동이 미치는 주요한 지역에 걸쳐 주지성이 인정되면

부정경쟁방지법의 적용 대상이 된다.

이렇듯 주지성의 지역적 범위는 일률적으로 정할 수 없고

상품종류(예를들어 자동차는 전국규모, 빵이나 떡 같은 경우는 지역 소규모로 대부분 거래됨)와

거래대상자(일용품은 주부, 학용품은 학생등)를 고려하여 결정된다.

따라서 어느 특정지역 내에서만 주지되었다면 그 지역 내에서만 보호되기에

다른 지역에서는 보호가 미치지 아니하는 경우가 있을 수 있다.

외국기업의 상품표지나 영업표지 역시 부정경쟁방지법의 보호대상이 되지만

표지 자체는 우리나라에서 널리 인식되어 있어야 하므로

외국에서만 널리 인식된 경우에는 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받을 수 없다.

그러나 주로 국외에서 수출상품에 대하여 사용되는 상표라도,

그것이 국내에서 주지되어 있다면 주지표지로서 보호될 수 있다.

상표법 제6조 제1항 제7호 - 식별력 없는 상표

이 사건 출원상표는 영문으로만 구성된 문자 상표로서 “물”이라는 의미를 가진

영어 단어 “Water”와 “… 안에서, …중, …의 상태로” 등의 의미를 가진 영어 단어 “In”이

각각 대문자로 시작하여 나란히 기재된 문자상표로서,

위 두 단어가 불가분적으로 결합되었다거나 혹은 위 두 단어가 결합하여

새로운 의미를 가진다고는 볼 수 없으므로

이를 쉽게 분리하여 관찰할 수 있을 것이고, 위 두 단어를 발음할 때 “워터인” 또는 “워터린”이라고

비교적 짧게 호칭된다고 하더라도

위 두 단어를 분리하여 관찰할 수 있는 사정에는 변함이 없다고 할 것이다.

이 사건 출원상표의 지정상품 중 “리퀴드루즈”는 그 특징이

액상으로 되어있는 점에 있다고 할 것이고, “양치액, 향수”의 주요 구성 성분은 물이며

우리나라의 영어보급 수준을 감안하면, 일반 수요자들이 이 사건 출원상표 중 “Water” 부분을 보고

그것이 물을 의미한다는 점을 직감할 수 있으리라고 보이므로,

이 사건 출원상표 중“Water” 부분은 적어도 위 지정상품들에 대하여 상품의 품질,

원재료, 효능 또는 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로서 식별력이 없다.

또한, 나머지 “In” 부분은 2자의 영문자에 불과하여 설령 위 나머지 부분이 “… 안에서, …중, …의 상태로” 등의

의미를 가지고, 우리나라의 영어보급 수준을 감안하면,

일반 수요자들이 그 의미를 연상할 수 있다고 하더라도 간단하고 흔한표장에 불과하여

역시 식별력을 가질 수 없다고 할 것이므로, 따라서 이 사건 출원상표는

식별력이 없는 부분들의 결합으로만 이루어진 것이고,

위 두 부분의 결합으로 새로운 의미를 만들어내지 아니함은 앞서 본 바와 같으므로,

결국 이 사건 출원상표는 식별력이 없는 표장이라고 할 것이다.

따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 등록될 수 없다고 할 것이고,

“water” 혹은 “in” 등과 결합한 표장이 상표로 등록된 사례가 다수 있다고 하여도

이 사건 출원상표의 등록여부에 영향을 줄 것은 아니다.

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특허침해 민사적조치 - 침해금지가처분

침해금지청구 본안소송 확정 전 현저한 손해를 받거나 급박한 방해를 방지할 수 없는 등

긴급한 행위가 필요한 경우에 침해금지를 위한 임시적 지위설정을 위해

침해금지 청구권을 피보전권리로 하여 침해금지가처분 신청을 할 수 있다.

그러나 이는 임시의 지위를 정하는 가처분이므로,

침해예방청구권을 피보전권리로 하는 것은 허용될 수 없다.

일반적으로는 가처분 신청후 본안소송이 진행되는 것이 원칙이나,

함께 진행되는 경우도 있으며 이 경우 관련 사건으로 동일법원에서 심리하게 된다.

가처분이 인정되기 위해서는 침해 사실 외에

처분의 긴급성이 요구된다.

특허권침해 금지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는

보전의 필요성 유무를 더욱 신중하게 결정하여야 한다고 판시하였다.

특허침해 가처분결정이 있은 후 가처분 집행권자가

본안소송에서 패소확정되었다면 그 가처분으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대해서는

채권자에게 고의 또는 과실이 없다는 반증이 없는 한

배상할 책임이 있으므로 주의를 하여야 한다.

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디자인무효소송 - 디자인출원 등록 해야하는이유

청구인은 피청구인이 OHIM에 출원한 디자인은

이전에 자신이 OHIM에 출원한 디자인과 동일하다고 주장하면서

디자인무효소송을 제기하였습니다.

OHIM무효심판부는 피청구인보다 앞서 디자인권리를 취득한

청구인의 디자인과 피청구인의 디자인이 전체적으로 동일한 인상을 준다고 판단하여

피청구인의 디자인권리를 무효로 선언하였습니다.

이번 판례는 기본적으로 선출원주의원칙에 관하여 다루고 있는 판례로서

나중에 등록된 디자인이 자신의 선행디자인과 유사하다는 청구인의 주장이

인정된 사례입니다.

양 디자인은 간발의 등록일 차이로 등록과 무효라는 상반된 길을 가게 되었는데요,

사실 피청구인은 자신의 디자인을 등록할 당시 선행디자인의 존재를

전혀 모르고 있었을지도 모릅니다.

그럼에도 불구하고 결론적으로 선행디자인만이 권리를 취득하게 되고

자신의 디자인은 선행디자인의 등록일보다

단 8일 늦게 등록되었다는 이유로 그 권리가 무효화된 것입니다.

대한민국 디자인보호법 제16조에서는 동일 또는 유사한 디자인에 대하여

다른 날에 2이상의 디자인등록출원이 있는 경우엔, 먼저 디자인등록출원한 자만이

그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다고 규정하고 있습니다.

디자이너가 디자인출원절차의 복잡성과 비용에 관한 심리적인 부담으로 인해

디자인등록출원을 통한 권리화를 자칫 소홀히 할 경우 자신의 디자인창작물에 대한

소중한 권리화의 기회를 영영 상실할 수 있음을 보여줍니다.

특허 정당권리자 출원요건

무권리자의 특허출원이 있거나 착오 등으로 인해 그에 대한 특허권의 설정등록이 있어야 한다.

다만, 무권리자가 선의.악의인지는 불문하며

선의의 무권리자는 일정요건을 갖출 경우

후술하는 바와 같이 중용권에 의하여 보호된다.

악의의 무권리자란 진정한 발명자의 의사에 반하여

사기, 협박, 산업스파이 등을 통하여 해당 발명을 모용한자를 말하며

선의의무권리자란 악의의 무권리자를 정당한 권리자로 믿고

무권리자로부터 해당 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을

양도받은 선의의 승계인을 말한다.

정당권리자 출원의 객체적 요건으로는

명세서 또는 도면에 기재된 발명이 무권리자 출원의 발명 범위에

포함되어 있어야 한다.

무권리자 출원의 발명 범위란 무권리자의 보정 여부에 따라 발명 범위가 달라지는것은

타당하지 않기 때문에 무권리자가 출원할 때 최초로 첨부한명세서 또는

도면에 기재된 사항의 범위로 해석함이 타당하다.

최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항은 최초 명세서 또는

도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나

그와 기술적 구성이 실질적으로 동일한 발명,

즉 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어

명시적으로 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항을 말한다.

한편, 정당권리자 출원의 명세서 또는 도면에 무권리자 출원의 발명 범위에 포함되지

아니한 발명이 포함되어 있다고 하더라도 보정에 의하여 그 발명이 삭제되었다면

정당권리자 출원의 요건을 충족한 것으로 본다.

정당권리자 출원요건의 시기적 요건으로는

무권리자가 한 특허출원이 법 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를

가지지 아니한 사유로 거절이유에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는

그 무권리자의 특허출원 후에 정당권리자의 특허출원이 있어야 한다.

다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 이후에

정당권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

무권리자의 특허가 법 제 33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로

특허무효사유에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는

그 무권리자의 특허출원 후에 정당권리자의 특허출원이 있어야 한다.

다만, 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지난 후

또는 무효심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당권리자가 특허출원을 한 경우에는

그러하지 아니하다.

안녕하세요. 특허법률사무소 소담입니다.

오랜만이죠. 사실 3월에 개인적인 일도 있었고

티스토리에 방문할때마다 페이지를 찾을 수 없다고 해서

포스팅을 못하고 있었네요 이런이런

특허침해 특허권 분쟁 뿐 아니라 상표권 분쟁 역시 주위에서 흔히 일어나고 있습니다.

상표소송변호사가 알려드리는 상표권 분쟁 소송 판례를 통하여

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상표소송변호사가 알려드리는 상표권 분쟁 소송 판례

이 사건 출원상표

선등록상표1

선등록상표2

원고의 상표 출원에 대해 특허청 심사관은 2010. 4. 1. 이 사건 출원상표는 선등록상표들과의 관계에서

상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 등의 이유로 의견제출통지를 하였다.

이에 대해 원고는 2010. 8. 2. 보정서 및 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은

그 보정서 및 의견서를 고려하더라도 위 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로

2010. 9. 8. 상표등록 거절결정을 하였다.

그러자 원고는 특허심판원에 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이를 2010원7833호로 심리한 다음,

2011. 7. 14. 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여

상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

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이 사건 출원상표와 선등록상표들은 모두 ‘우리아이’라는 문자 부분을 공통적으로 포함하고 있다는 점에서

일부 유사한 면이 있다. 그러나 그 외에도 이 사건 출원상표는 ‘풀무원’이라는 문자 부분이 부가되어 있고,

선등록상표 1은 ‘매일’이라는 문자 부분이, 선등록상표 2는 정사각형 안에 나뭇잎과 산 모양의 도형을

표시해 넣은 도형 부분과 ‘산들촌’이라는 문자 부분이 각각 부가되어 있어

표장의 전체 외관이나 호칭 및 관념은 서로 다르다.

다만, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 모두 '우리아이'라는 문자를 공통적으로 포함하고 있어

위 상표들이 '우리아이'만으로 분리되어 관찰되는 경우, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은

호칭, 관념이 동일하거나 유사하여 전체적으로 표장이 유사하다고 볼 여지도 있으므로,

위 상표들이 '우리아이'만으로 분리되어 관찰된 것인지에 관하여 본다.

상표의 구성부분 중 상품의 보통명칭, 관용명칭, 효능.용도.원재료 표시 등의 기술적 표장,

현저한 지리적 명칭, 회사의 명칭 등 식별력이 없거나 미약한 부분은

그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로, 일반 수요자나 거래자들이 대상 상표를

그 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고,

이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도

전체가 일체 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 마찬가지이다.

네이버 국어사전에는 ‘우리’란 ‘말하는 이가 자기와 듣는 이 또는 자기와 듣는 이를 포함한 여러 사람을

가리키는 일인칭 대명사’, ‘말하는 이가 자기보다 높지 아니한 사람을 상대하여 자기를 포함한

여러 사람을 가리키는 일인칭 대명사’, ‘말하는 이가 자기보다 높지 아니한 사람을 상대하여

어떤 대상이자기와 친밀한 관계임을 나타낼 때 쓰이는 말’로 정의되어 있고, ‘아이’란 ‘나이가 어린 사람’,

‘남에게 자기 자식을 낮추어 이르는 말’, ‘아직 태어나지 않았거나 막 태어난 아기’로 정의되어 있는 사실, 인

터넷 구글 검색사이트에서 ‘우리아이 식품’이란 단어로 검색을 해 보면, 2010년 1월경부터 2010년 12월경 사이에
등재된 것으로서 ‘[우리아이의 즐거운 밥상] 건강한 식품...’

(...중략...)

‘우리 아이들을 위한 선택’ 등과 같이 ‘우리아이’라는 표현을 사용하거나

이를 주제로 한 기사가 다수 게재된 사실을 각 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, ‘우리아이’라는 표현은 이 사건 거절결정일 무렵인 2010년 9월경

이 사건 출원상표의 지정상품인 곡물가공식품, 과자, 빵, 껌, 캔디, 초콜릿 등의 식품 분야에서 뿐만 아니라,

일상생활에서도 누구나 흔히 사용하는 용어이거나, 위 지정상품인 식품 등과 관련하여

 ‘우리아이를 위한 식품’,‘우리아이에게 좋은 식품’ 등의 의미나, 광고문구 등으로 사용되는

용어임을 알 수 있으므로, 이 사건 출원상표나 선등록상표들에 있어 '우리아이'라는 표현은

식별력이 없거나 미약한 부분이라 할 것이다.

따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 모두 식별력이 없거나 미약한 부분인 '우리아이'만으로

분리되어 관찰되지 않고 전체로서 관찰된다고 보아야 할 것인데

전체로서 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 표장을 대비하면

앞서 본 바와 같이 서로 외관, 호칭, 관념을 달리하므로 동일 또는 유사하다고 할 수 없다.

이와 같이 이 사건 출원상표과 선등록상표들과 표장이 동일 또는 유사하다고 할 수 없는 이상

지정상품의 동일 또는 유사여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이

이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 할 수 없다.

그렇다면 위와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는

이유 있으므로, 이를 받아들이기로 하여 원고의 손을 들어준 판례가 있었다.

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직무발명의 성립요건

1. 종업원등이 발명하였을 것

(1) 종업원등

종업원등이란 종업원.법인의 임원 또는 공무원 등과 같이 사용자와 고용계약이나 그 밖의 관계에 의하여 타인의 사무에 종사하는 자로서, 상근.비상근, 보수지급유무, 근로기준법상의 최하 연령 등을 불문하고

사용자와 고용관계에 있는 한 종업원등이다. 고용관계란 민법이나 근로기준법에서 말하는 고용관계보다 더 넓게 해석하여 계약의 종류나 내용에 상관없이 사실상 타인에게 노무를 제공할 의무를 부담하는 관계를 말한다.

문제가 되는 것은 파견된 종업원 등의 지위인데 이는 급여와 지휘.감독권을 고려하여 결정하여야 할 것이다.

즉, 일반적으로 파견된 회사로부터 급여를 받은 경우 그 회사의 종업원등이고 그 반대의 경우는 파견을 보낸

회사의 종업원 등으로 보나, 급여를 지급하는 회사에 종업원 등의 지휘.감독권이 없는 특수한 경우에는

지휘.감독권이 있는 회사의 종업원 등이라고 본다.

(2) 발명

발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도성이 있는 것을 말한다.

종업원등이 어떤 문제를 해결하기 위하여 기술적 수단을 새로 착상하거나

새로운 기술적 수단을 구체화한 경우 발명자가 된다.

2. 사용자등의 업무범위에 속할 것

(1) 사용자등

사용자등이란 종업원 등을 선임하여 특정 사무에 종사하게 하고 그 지휘 및 감독을 하는 자를 말하며

사용자.법인 또는 국가나 지방자치단체 등을 의미한다. 개인회사의 경우에는 일률적으로 누가 사용자 등인지

단정할 수는 없으며 개인회사가 법인이냐, 법인이 아니냐에 따라 판단하여야 할 것이다.

예컨대, 법인격을 갖춘 개인회사인 경우에는 대표자(자연인)와 회사(법인)는 각각 법률상 별개의 인격체로서

대표자라 할지라도 사용자 등이 아니라고 보아야 하나, 법인격을 갖추지 못한 소규모의 개인회사의 경우에는

대표자가 당연히 사용자 등이 되어야 한다.

(2) 업무범위

직무발명에 있어서 사용자등의 업무범위에 관한 문제는 종업원등의 발명이 사용자 등의 업무범위에

속하지 아니하면 직무발명이라 할 수 없기 때문에 중요하다. 업무범위란 사용자 등이 수행하는

사업의 범위로서 사용자가 개인, 법인 및 국가인지에 따라 각각 달리 해석된다. 먼저, 사용자등이

개인일 경우 그 개인이 추구하는 현실적인 사업내용을 중심으로 업무범위를 파악하여야 한다.

예를 들면, 나사를 생산.판매하는 것을 목적으로 하는 개인사업자의 업무범위는 나사와 관련된 생산.판매 등이

사용자등의 업무범위로 볼 수 있다.

다음으로, 사용자 등이 법인일 경우에는 일반적으로 정관을 중심으로 그 밖의 부수하는 사업까지를

업무범위로 본다. 그러나 사용자 등의 업무범위는 법인이 정관으로 정한 목적의 범위가 아니라

객관적으로 현재 또는 장래에 행할 예정에 있는 업무와 기술적인 관련성이 있는 범위라고

해석함이 타당하다.

마지막으로 사용자등이 국가일 경우에 업무범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 전 국가의

업무가 모두 포함되기 때문에 불합리하게 된다. 따라서 발명을 한 공무원이 소속된 기관의 직제와

사무분장규칙에 정해진 업무범위로 한정하여 해석하여야 한다.

3. 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

(1) 발명을 하게 된 행위가 직무에 속할 것

발명을 하게 된 행위란 발명을 착상하고 구체화하여 완성을 하기까지의 행위로서

발명을 의도하였는지 여부와 상관없이 이론적 추구, 문헌조사 등 정신적 활동뿐만 아니라, 이것에 부수하는

연구소에서의 실험, 공장에서의 제조 작업 등 육체적 활동도 포함하며, 근무시간의 내외 또는

직무 내외를 불문한다. 직무란 종업원 등이 사용자등의 요구에 따라 사용자등의 업무의 일부를

담당하는 것을 말하는 것으로, 직무인지 여부는 그 종업원등의 지위.급여.발명과 수행하였던 업무와

연관성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다.

따라서 발명을 하게된 행위가 종업원등의 직무에 속하는 발명이란 종업원등이 발명에 대한 구체적인 과제를

사용자등으로부터 부여받지 아니하였을지라도 종업원등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아

발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 말한다.

(2) 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명일 것

직무발명은 종업원 등이 현재에 담당하고 있는 직무에 속하는 발명은 물론이고

과거에 담당하고 있던 직무에 속하는 발명도 포함된다.

여기에서의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이란 동일기업내에서 해당종업원등이

담당하였던 현재 또는 과거의 직무를 말한다. 특히 문제가 되는 것은 고용관계가 이미 종료된 후,

즉 퇴직 후의 발명이 직무발명인지 여부이다. 현재 또는 과거의 직무란 발명진흥법 제2조제2호의 문리해석상

종업원등이 발명완성 당시에 사용자등과 고용관계에 있는 경우에 있어서의 직무만을 의미한다고

해석되므로 재직중에 발명을 완성하고 퇴직한 경우에는 직무발명이지만 퇴직 후에 발명을 완성한 경우에는

원칙적으로 자유발명이라고 해석함이 타당하다.

특허출원 - 공지예외적용

공지등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(이하 "공지예외적용" 이라 한다)란

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 특허출원 전에 이미 공지 등이 된 것이라 하더라도

법 제30조제1항 각 호의 법정사유에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면

그 특허출원된 발명에 대하여 신규성 또는 진보성의 규정을 적용할 때에 그 발명은

공지 등이 되지 아니한 것으로 보는 경우를 말한다.

특허출원 공지예외적용사유

1. 자기의사에 의하여 공지 등이 된 경우

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 법제29조제1항 각 호의 공지 등이 된 경우를

말한다. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는

자기 의사에 의하여 공지 등이 된 경우에 해당하지 아니한다.

이는 특허공보에 게재하는 것은 특허청장 등이 공중의 이용 도모를 위해

공개하는 것으로서 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적 의사가

포함되었다고 할 수 없기 때문이다.

2. 자기 의사에 반하여 공지 등이 된 경우

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 법 제29조제1항

각 호의 공지 등이 된 경우를 말한다. 이는 공지시점을 기준으로 특허를 받을 수 있는 자가

공개시키지 아니하여야겠다는 의사, 즉 반공개의사를 가지고 있음에도 불구하고

이에 반해 발명이 공지 등이 된 경우로서 협박.사기.강박 등에 의하여

공지 등이 된 경우를 말한다. 이와 같은 공지는 발명자의 책임이 아니므로

발명자 보호의 필요상 공지 등이 되지 아니한 것으로 보고 있다.

한편 출원인이 출원발명이 공개되기 직전에 자신의 발명이 공개되는 것을 원하지 아니하여서

자기의 출원에 대해 취하서를 제출하였으나 특허청장이 출원발명을 공개한 경우에도

특허를 받을 수 있는 권리자의 의사에 반한 공지 등이 된 경우이다.

특허출원 공지예외적용 요건

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 공지 등이 되었을 것

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 법 제29조제1항 각 호의 어느 하나에

해당하는 공지 등이 되어야 한다. 원칙적으로는 발명자, 공개자 및 출원이니 모두 일치하여야 한다.

공개자가 발명자 또는 출원인과 일치하지 아니한다면 이들 관계를 증명한 경우에만

본 제도의 적용을 받을 수 있다.

2. 공지 등이 된 발명이 공지예외적용사유에 해당할 것

공지 등이 된 발명이 법 제30조제1항 각 호의 공지예외적용사유 중 어느 하나에 해당하여야 한다.

핞편, 출원된 발명(A+a)과 공지 등이 된 발명(A)이 같은 경우는 물론 다른 경우에도

공지 등이 된 발명은 그 출원된 발명의 특허성에 영향을 미치지 아니한다.

이는 공지예외적용주장이 적법한 경우 심사관은 출원된 발명(A+a)과

공지 등이 된 발명(A)의 동일성.용이성 여부를 판단하지 않고 공지 등이 된 발명(A)을

선행기술에서 제외하고 심사하기 때문이다.

3. 최선의 공지일로부터 12개월 이내에 출원할 것

공지예외적용을 주장하기 위해서는 최선의 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하여야 한다.

이는 자기 의사에 의하여 공지 등이 된 경우는 물론 자기 의사에 반하여 공지 등이 된 경우에도 마찬가지이다.

이는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 발명을 될 수 있으면 빨리 특허출원하여

공개시킴으로써 일반 공중의 이용을 도모하는 것이

특허법의 목적에 부합하기 때문에 적절한 규정이라 여겨진다.

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디자인특허등록 무효심판 심결취소소송 판례

원고는 아래 이 사건 등록디자인의 권리자인 피고를 상대로, 이 사건 등록디자인이 그 출원 전에 공지된

아래 비교대상디자인 등과 유사하여 구 의장법(2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)

제5조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인 등과 유사하지 아니하다는 이유로

위 심판청구를 기각하는 내용의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다.

이 사건 등록디자인

비교대상디자인

우선, 양 디자인은 모두 내부에 돌을 채워 법면 등에 설치하여 제방 등이 유실되는것을 방지하는 보호수단으로

사용되는 돌망태에 관한 것으로 디자인의 대상물품이 동일하다.

나아가, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 형상 등을 대비하여 보면(비교대상디자인의 도면에는

이 사건 등록디자인의 좌․우측면에 대응하는 부분이 전․후면으로 표시되어 있으나, 아래에서는

이 사건 등록디자인에 맞추어 좌․우측면으로 바꾸어 부르고, 이 사건 등록디자인의 앞면, 뒷면에 대응하는 부분을 앞면, 뒷면으로 칭한다)

양디자인은 모두

① 금속철선의 재질로 되어 있는 점

② 앞면, 뒷면, 밑면이 일체로 형성되는 프레임이 절단되지 않은 상태로 절곡되는 점

③ 앞․뒷면 및 밑면의 프레임과
좌․우측면의 프레임이 결합하여 직육면체의 돌망태를 이루고, 그

 길이방향으로 소정의간격을 두고 중간 칸막이로 구분되는 점

④ 상면 덮개부를 앞․뒷면 및 밑면의 프레임과 별개로 분리시킨 점

⑤ 앞․뒷면 및 밑면의 프레임과 좌․우측면의 프레임 및 중간 칸막이가

모두 육각형의 철망과 테두리의 틀을 이루는 굵은 테두리철선으로 형성되는 점

등에서 동일․유사하여, 돌망태의 용도와 사용상태를 고려할 때 사람의 주의를 끌기 쉬운 특징적 요부를

공통적으로 갖추고 있는바, 양 디자인은 이러한 공통점으로 인하여 전체적인 심미감에서 별다른 차이가 없다.

다만, 이 사건 등록디자인에서는 중간 칸막이가 5개로서 전체적으로 가늘고 긴 느낌을 주는 데 비하여,

비교대상디자인에서는 중간 칸막이가 1개로서 상대적으로 넓고짧은 느낌을 주는 점에서 차이가 있으나,

중간 칸막이는 돌망태 내부에 채워진 돌이아래쪽으로 밀려 내려가 돌망태의 변형을 일으키는 현상을

방지하기 위한 것으로서 종래부터 돌망태의 길이에 맞추어 통상 1m의 간격을 두고

여러 개를 설치하는 방식으로 사용되어 온 것이고, 또한 비교대상디자인의 설명 부분에서도

돌망태의 너비(W)와 높이(H)에 관한 구체적인 수치를 제시하면서도 길이(L)에 관하여는

“기성제품은 6.0m이므로 가능한 기성제품을 조합하여 적용하고, 부득이 기성제품 이외의 규격이 필요할
경우는 주문생산을 원칙으로 한다.”고만 기재하여 필요에 따라 돌망태의 길이를 변경할수 있음을 명시하고

있으므로, 위와 같은 차이점은 양 디자인에서 느껴지는 전체적인인상과 미감의 유사함에 비하면

미미한 것으로서 단순한 상업적, 기능적 변형에 불과하다.

또한, 이 사건 심결에서는 비교대상디자인의 도면의 다른 부분에서 테두리철선을 실선으로 표시하고 있으므로

앞면과 밑면 및 뒷면과 밑면 사이에 도시된 실선도 테두리철선으로 보아야 하고, 그렇게 본다면 앞면과 밑면 및

뒷면과 밑면 사이에 테두리철선이 형성되지 않는 이 사건 등록디자인과 상이하여 서로 유사하지 않다고

판단하였으며, 피고도 같은 취지로 주장하고 있으나, 앞에서 본 바와 같이 비교대상디자인의 앞․뒷면 및 밑면의

프레임은 육각형의 철망으로, 일체로 형성되어 절곡되는 것으로 보이는데, 이와 같이 일체로 형성된

앞면과 밑면 및 뒷면과 밑면 사이의 육각형 철망에 다시 테두리철선을 부가하는 것으로 비교대상디자인의 도면을 해석하는 것은 상당하지아니하므로, 비교대상디자인의 도면에서 앞면과 밑면 및 뒷면과 밑면 사이에

도시된실선은 절곡선을 표시한 것으로 봄이 경험칙에 부합하고, 가사 비교대상디자인의 도면을

이 사건 등록디자인과 달리 앞면과 밑면 및 뒷면과 밑면 사이에 테두리철선이 더부가된 것으로 본다 하더라도,

위와 같은 차이점 또한 양 디자인에서 느껴지는 전체적인 인상과 미감의 유사함에 비하면 미미한 것으로서

 단순한 상업적, 기능적 변형에 불과하다. 

따라서 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 국내에서 반포된 간행물에 게재된 비교대상디자인과 유사하여

구 의장법 제5조 제1항 제3호에 해당한다.

그렇다면 이 사건 등록디자인은 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 위법하므로,

그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 원고의 손을 들어주었다.

이처럼 디자인특허등록이 되었다고 할 지라도 무효심판으로 인하여

심결취소소송에 휘말릴 수 있으니 디자인특허등록취소 상황을 미리 방지할 수 있도록

대기업 출원소송 담당팀장 출신 변리사와

변리사출신 가맹거래사를 겸한 변호사가 함께 협업하여 팀을 꾸려 일을 처리하고 있으므로

디자인특허등록 뿐 아니라 무효소송 특허소송 상표권분쟁에 관한 업무도

같이 처리하고 진행하실 수 있습니다.

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