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권리범위확인은 등록된 권리를 중심으로 어떠한 비등록 실시 형태가 

적극적으로 등록 권리의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 

이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 등록된 두 개의 권리의 내용이

 동일 또는 유사한 경우, 선등록 권리자는 후등록 권리자를 상대로 

후등록 권리의 무효를 청구할 수 있을 뿐이고 그를 상대로 하는 

적극적 권리범위 확인심판을 청구할 이익은 없습니다

(대법 1996. 7. 30. 선고 96후375 판결 등 참조).

여기서 후등록디자인과 확인대상디자인 사이에 동일성이 인정된다고 

하기 위해서는, 양 디자인의 형상과 모양 및 색채의 결합이 동일하거나

극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일하다고 볼 수 있는 

정도에 이르러야 하고, 단순히 용이하게 변형이 가능하다고 볼 수 있어

 전체적인 심미감이 유사한 정도에 불과하다면 양 디자인 사이에 

동일성이 인정된다고 할 수 없습니다.

(대법원 2001. 7. 13. 선고 2000후730 판결 참조).

피고는 2016. 2. 4. 원고들을 상대로 확인대상디자인은

 이 사건 등록디자인과 유사하여 이 사건 등록디자인의 권리범위에 

속한다는 취지의 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판(2016당327호)을 청구하였는데요, 특허심판원은 2016. 6. 20. 확인대상디자인은 

이 사건 등록디자인과 대상 물품이 동일하고, 전체적인 심미감이 유사하므로

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다는 이유로 피고의 위 심판청구를

인용하는 이 사건 심결을 하였습니다.

원고들은 확인대상디자인은 자신의 후등록디자인과 동일하므로

이 사건 심판청구는 권리대 권리에 관한 적극적 권리범위확인

심판청구에 해당하여 확인의 이익이 없으므로 부적법하기에

각하되어야 하고, 이 사건 등록디자인은 출원 전에 공지된 선행디자인들과

동일.유사하여 그 권리범위를 인정할 수 없으므로 확인대상디자인은

이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였습니다.

하지만 양 디자인을 비교해보면 양자의 차이는 육안으로

뚜렷하게 인식할 수 있는 부분이었고,

이를 가리켜 극히 미세한 차이라고 할 수 없으며

심미감이 동일하다고 볼 수 있을 정도의 극히 미세한 차이라고

보기 어렵다는 판결을 하였습니다.

그렇기에 양 디자인은 전체적으로 서로 유사하지만

이를 넘어 동일성이 인정된다고 볼 수 없는 디자인권리범위확인심판에서

확인대상디자인은 원고의 후등록디자인과 동일성이 인정되지 않았기에

원고의 이 사건 적극적 권리범위확인심판청구는

적법하기에 원고들의 이부분 주장은 받아들여지지 않았습니다.

디자인 권리범위확인심판시

양 디자인이 유사한지에 대한 판단도 중요하지만

디자인심판 및 디자인소송 을 청구할 수 있는

권리가 인정되는지도 중요합니다.

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유사디자인이 등록되면 그 디자인권은 최초의 등록을 받은

기본디자인권과 합체하고 유사디자인의 권리범위는

기본디자인의 권리범위를 초과하지 않는다고 할 것이므로,

확인대상디자인이 유사디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 있으려면

유사디자인과 유사하다는 사정만으로는 부족하고

기본디자인과도 유사하여야 할 것입니다.

(대법 1989. 8. 8. 선고 89후25 판결, 대법 1995. 6. 30. 선고 94후1749 판결 등 참조).

이 경우 기본디자인의 권리범위는

유사디자인의 유사범위까지 확장되는 것은 아닙니다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면 확인대상디자인은

명칭이 게시용기틀인 이 사건 기본디자인과 대비하여 볼 때

양 디자인의 지배적특징을 이루는 구성부분인 봉의 위치와

형상 및 봉이 바탕판에 부착된 형태가 현저히 상이하여

전체적인 심미감이 유사하다고 볼 수 없습니다.

그러므로 확인대상디자인이 이 사건 유사2호디자인과 유사한지의

여부에 관하여 더 살필 것도 없이,

확인대상디자인은 이 사건 유사2호디자인의

권리범위에 속한다고 할 수 없습니다.

그런데도 원심은 유사디자인이 기본디자인의 유사범위를

넘는 경우에 기본디자인의 권리범위를 유사디자인의 유사범위까지

확장할 수 없음에도 불구하고, 이 사건 기본디자인의 권리범위가

이 사건 유사2호디자인의 유사범위로 확장되는 것을 전제로

확인대상디자인과 이 사건 기본디자인을 대비하여

확인대상디자인이 이 사건 유사2호디자인의 권리범위에 속한다고

판단하였으니, 원심판결에는 디자인의 권리범위에 관한

법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있기에

 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있습니다.

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을

다시 심리·판단하도록 원심법원인 특허법원으로

환송하기로 하였습니다.

유사디자인이 기본디자인의 유사범위를 넘을 경우,

기본디자인의 권리범위를 유사디자인의 유사범위까지

확장할 수 없다고 판시한 사례였습니다.

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업무상배임죄의 주체는 타인의 사무를 처리하는

지위에 있어야 합니다.

따라서 회사직원이 재직 중에 영업비밀 또는

영업상 주요한 자산을 경쟁업체에 유출하거나

스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면

타인의 사무를 처리하는 자로서 그 업무상의 임무에 위배하여

유출 또는 반출한 것이어서 유출 또는 반출시에

업무상배임죄의 기수가 됩니다.

또한 회사직원이 영업비밀 등을 적법하게 반출하여

그 반출행위가 업무상배임죄에 해당하지 않는 경우라도,

퇴사시에 그 영업비밀 등을 회사에 반환하거나

폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나

스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나

폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위 역시 퇴사시에

업무상배임죄의 기수가 됩니다

(대법 2008. 4. 24. 선고 2006도9089 판결 등 참조).

그러나 회사직원이 퇴사한 후에는 특별한 사정이 없는 한

그 퇴사한 회사직원은 더 이상 업무상배임죄에서

타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다고 볼 수 없고,

위와 같이 반환하거나 폐기하지 아니한 영업비밀 등을

경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용하더라도

이는 이미 성립한 업무상배임 행위의 실행행위에 지나지 아니하므로,

그 유출 내지 이용행위가 부정경쟁방지 및 영입비밀보호에 관한

법률 위반(영업비밀누설등)죄에 해당하는지 여부는

별론으로 하더라도, 따로 업무상배임죄를 구성할 여지는

없다고 보아야 합니다.

그리고 위와 같이 퇴사한 회사직원에 대하여

타인의 사무를 처리하는 자의 지위를 인정할 수 없는 이상

제3자가 위와 같은 유출 내지 이용행위에 공모·가담하였다

하더라도 그 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다는

등의 사정이 없는 한 업무상배임죄의 공범 역시 성립할 수 없습니다.

원심은 그 판시 증거를 종합하여, 피고인 2가 2011. 8.경

피해자 회사에서 퇴사할 당시 이 사건 각 파일을 반환하거나

폐기하지 않았고, 이후 피고인 1이 설립한 경쟁회사에 입사하여

경쟁회사를 위한 소스코드를 만드는데 이 사건 각 파일을

이용한 사실, 한편 피고인 1은 피고인 2가 2012. 8. 24.경

이 사건 14번 파일을 사용하는데 있어 공모·가담한 사실 등을

인정한 후 피고인 1에 대하여 이 사건 14번 파일 사용에 관한

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한

법률 위반(영업비밀누설등)죄가 성립한다고 판단하였습니다.

나아가 원심은 피고인 2가 퇴사하면서 이 사건 각 파일을 반환하거나

폐기하지 않아 이미 업무상배임죄의 기수에 이르렀기 때문에

이후 14번 파일을 사용한 것은 불가벌적 사후행위에 해당하나,

그와 같은 불가벌적 사후행위에 공모·가담한 피고인 1에 대하여는

이 사건 14번 파일에 관한 업무상배임죄가

별도로 성립한다고 판단하였습니다.

 그러나 원심이 인정한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면

피고인 2가 이 사건 14번 파일을 사용할 당시에는

이미 피해자 회사를 퇴사하고 1년 정도 지난 후여서

다른 특별한 사정이 없는 한 피해자 회사의 사무를 처리하는 자의

지위에 있었다고 볼 수 없으므로, 피고인 2의 이 사건 14번

파일 이용행위는 업무상배임죄의 구성요건에 해당하지 않는다고

할 것이고, 따라서 피고인 1이 이러한 피고인 2의 행위에

공모·가담하였다고 하더라도 부정경쟁방지 및

영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀누설등)죄 외에

따로 배임죄 등이 성립할 여지는 없다고 할 것입니다.

그럼에도 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 이와 달리 판단하였으니,

원심판단에는 업무상배임죄에서 타인의 사무를 처리하는 자,

불가벌적 사후행위 등에 관한 법리를 오해하여

판결에 영향을 미친 잘못이 있으므로

이를 지적하는 취지의 피고인 1의 상고이유 주장은 이유 있습니다.

원심판결 이유를 원심이 적법하게 채택한 증거들에 비추어 살펴보면,

원심이 그 판시와 같은 이유를 들어 피고인 2에 대한

이 사건 공소사실이 유죄로 인정된다고 판단한 것은 정당하고,

거기에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여

자유심증주의의 한계를 벗어나거나 엄격해석의 원칙, 죄형법정주의,

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조 제2항에서의

부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적,

영업비밀, 사용, 업무상 배임죄에서의 타인의 사무를 처리하는 자,

임무위배행위 등에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없습니다.

부정경쟁방지법 영업비밀 및 업무상배임죄

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특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는

 사용하는 방법이 특허발명의 특허권을 침해한다고

할 수 있기 위하여는 특허발명의 특허청구범위에 기재된

각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가

침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 합니다.

한편 침해대상제품 등에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된

구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도,

특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도

특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고

실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며,

그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게

생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면,

침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과

동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터

용이하게 발명할 수 있었던 기술에 의한 것이거나,

특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의

치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에

해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해대상제품 등은

전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과

균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을

침해한다고 보아야 할 것입니다

(대법 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결)

원심 판시 채무자 실시제품은 발명의 명칭을

“벽 블록 및 벽 구조물”로 하는 이 사건 특허발명

(등록번호 제116843호)의 특허청구범위 제1항

(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)의 구성 중 ‘앞면, 상부면,

바닥면, 후방으로 연장하는 측면을 포함하는 몸통부’와

동일한 구성을 가지고 있습니다.

그리고 채무자 실시제품은 이 사건 제1항 발명의

 ‘제1, 제2핀구멍’에 대응하는 구성으로 ‘장홈 형상으로

이루어져 삽입된 연결구의 좌우이동이 가능한

두 개의 연결구구멍’의 구성을 가지고 있으나

이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2핀구멍’은 핀을 수용하여

블록 사이의 결합을 견고히 하는 블록 상호연결수단으로서,

특허청구범위에 그 형상이나 크기에 한정이 없고 발명의

상세한 설명의 기재 및 도면 등에 의하더라도 수용된 핀의

좌우이동이 불가능한 것만으로 그 형태가 한정된다고 볼 수 없습니다.

따라서 연결구를 수용하여 블록 사이의 결합을 견고히 하는

결합수단에 해당한다는 점에서 이와 동일한 채무자 실시제품의

‘두 개의 연결구구멍’은 이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2핀구멍’의

구성에 포함된다고 함이 상당합니다.

또한 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에는 ‘제1, 제2핀구멍은

 각각 제1, 제2포켓에 인접하여 배치되고 이곳으로부터

측면방향으로 어긋나게 배열되는 것’이라고 기재되어 있는데,

 ‘포켓(43, 44)의 안쪽 끝은 대체로 핀구멍(39, 41)과 함께

 가로로 열지어 있다’는 명세서의 기재 등을 참작할 때,

그 의미는 각 핀구멍이 각 해당 포켓 안쪽 끝의 가로방향으로

 인접하여 위치하고 있다는 것으로 해석되나

채무자 실시제품에서도 각 연결구구멍이 각 해당 포켓부

안쪽 끝에서 가로방향으로 나란히 인접하여 위치하고 있으므로,

 이는 핀구멍과 포켓의 위치관계에 관한 이 사건 제1항 발명의

구성에 포함된다고 할 것입니다.

다만 채무자 실시제품에서 이 사건 제1항 발명의 구성 중

‘제1, 제2포켓’에 대응하는 구성인 ‘두 개의 포켓부’는 블록 몸통부를

관통하는 형태로 되어 있다는 점에서 블록 몸통부의 상부면과

바닥면의 하나에 개방되어 있는 위 ‘제1, 제2포켓’과는 차이가 있지만 채무자 실시제품은 두 개의 포켓부와 연결구구멍 사이에

연결구를 끼워 블록들을 견고하게 결합할 수 있게 하고

포켓부와 연결구구멍의 몸통부 내에서의 위치 차이로 옹벽의

수직축조, 후퇴축조 등을 가능하게 한다는 점에서

이 사건 제1항 발명과 과제의 해결원리가 동일합니다.

그리고 블록 몸통부의 상부면과 바닥면의 하나에 개방되어 있는

 ‘제1, 제2포켓’의 구성을 몸통부를 관통하는 형태의

‘두 개의 포켓부’로 변경하는 것은 블록의 무게나 강도 등을

고려하여 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는

정도로 자명할 뿐 아니라 그러한 변경에 의하더라도

블록간의 견고한 결합과 옹벽의 수직축조, 후퇴축조 등에서

이 사건 제1항 발명과 실질적으로 동일한 목적과 작용효과를

달성할 수 있기에 채무자 실시제품의 ‘두 개의 포켓부’는

이 사건 제1항 발명의 ‘제1, 제2포켓’과 균등한 구성에 해당합니다.

결국 채무자 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소와

동일하거나 균등한 구성을 모두 가지고 있고,

그 구성요소 간의 유기적 결합관계도 그대로 포함하고 있으므로,

이 사건 제1항 발명에 대한 채권자의 전용실시권을

침해한다고 할 것입니다.

그럼에도 원심은 채무자 실시제품이 이 사건 제1항 발명의

구성과 동일하거나 균등한 구성을 모두 구비하고 있지 않아

이 사건 제1항 발명에 대한 채권자의 전용실시권을 침해하지

않는다는 취지로 판단하였으니, 이러한 원심결정에는

특허발명의 보호범위 판단에 관한 법리를 오해하여

판결에 영향을 미친 위법이 있으므로

이 점을 지적하는 재항고이유의 주장은 이유 있습니다.

이에따라 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리.판단하기 위하여

원심결정을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송하기로 하였습니다

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원심심결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 등록상표

"U S POLO ASSOCIATION"(특허청 1993. 4. 27. 등록 제261527호)는

폴로게임을 장려, 개최, 감독 등을 하기 위하여 미국 일리노이주

법률하에 1943. 7. 17. 인가되어 설립된 "미국 폴로협회"의

영문명칭임을 알 수 있고, 그 등록권자는 미국폴로협회의

상표, 심벌, 휘장, 디자인 등의 상업적 사용에 관한

독점권을 행사하기 위하여 설립된 미국폴로협회의 자회사임을

알 수 있습니다.

따라서 이 사건 등록상표는 전체적으로 미합중국

폴로경기협회의 관념을 가지는 경기단체의 명칭으로서

일련불가분적으로 결합된 것이라 하겠으므로,

이 사건 등록상표에서 단지 경기의 명칭을 나타내고 있는

'POLO' 부분만을 분리하여 인용상표와 대비 관찰하는 것은

타당하지 않기에 이 사건 등록상표는 인용상표

폴로" 및 인용상표 "POLO BY RALPH LAUREN와는

전체적, 객관적, 이격적으로 보아 비유사한 상표로서

상품의 출처나 품질의 오인·혼동을 일으키거나

수요자를 기만할 염려가 있는 상표로 판단되지 아니한다고 하여,

이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호와 제11호에

위반하여 등록된 것이 아니므로

그 등록이 무효가 아니라고 하였습니다.

그러나 기록과 관련 법규에 의하여 살피건대,

이 사건 등록상표를 보고 우리 나라의 일반 수요자나 거래자는

미합중국 폴로경기협회로 인식할 사람은 없으며,

그 구성 부분 중의 'U S' 부분과 'ASSOCIATION' 부분은

현저한 지리적 명칭이나 단체 등을 의미하는 단어로서

널리 사용되는 용어이므로 식별력을 인정하기 어렵고,

따라서 그 요부는 'POLO' 부분이라 할 것이며,

인용상표2는 'POLO' 부분과 'RALPH LAUREN' 부분으로

분리관찰하는 것이 거래상 부자연스러울 정도로

일체불가분적으로 결합되어 있는 것이라고 할 수는 없고,

이 두 구성 부분들은 각각 일반인에게는 대등한 식별력을

가지고 있는 것으로 인식되어 지는바,

상표를 간략하게 호칭, 관념하려는 경향이 있는

거래계의 일반적인 관행에 의하면 양 상표는 모두

그 요부인 'POLO' 부분만으로 약칭될 수 있습니다.

그러한 경우 양 상표는 호칭과 관념이 동일하여

전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 일반 수요자에게

상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러 일으킬 염려가 있는

유사한 상표라 할 것이고, 더욱이 인용상표들이 주지·저명한

까닭에 우리 나라 일반 수요자나 거래자에게는

이 사건 등록상표에서 인용상표들이 용이하게 연상되어

인용상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여

생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있으므로

이 사건 등록상표는 상품의 출처에 관하여 수요자를

기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 할 것입니다.

그런데도 원심이 이 사건 등록상표는 미합중국 폴로협회를

뜻하는 것으로서 일체불가분적으로만 관찰된다는

잘못된 전제하에서 인용상표와는 상이하고,

또한 상품의 출처에 관하여 수요자를 기만할 염려가 있는 상표가

아니라고 한 것은 상표법 제7조 제1항 제7호와 제11호의

법리를 오해한 위법이 있고, 이는 심결결과에 영향을 미쳤음이

명백하므로 이를 지적하는 상고주장은 이유 있습니다.

그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게

하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여

원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하였습니다.

상표등록을 받아도 상표무효심판으로 소중한 권리가

무효로 되는 경우가 있는데요

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특허 심결취소소송 판례

원고는 2005. 12. 12. 특허청에 명칭을 ‘입체적 투명 마블칩을 함유한 인조대리석 및그의 제조방법’으로 한 발명을 출원하여

2006. 10. 2. 제633696호로 등록받았으나, 2007. 1. 10. 제기된

이의신청에 의하여 특허청으로부터 이 사건 특허발명의 청구범위 중 제1, 2, 4, 5, 6항에 대한 특허취소결정을 받았는바,

이에 원고는 2007. 9. 21. 특허심판원에 2007취199호로

위 결정에 불복하는 심판을 청구하는 한편

소외 심판이 계속중인 2007. 11. 2.2007정113호로

이 사건 특허발명의 청구범위 제1항을 정정하는

이 사건 정정심판을청구하였습니다.

특허심판원은 이 사건 정정심판 사건을 심리한 다음,

2008. 1. 30. 이 사건 정정심판청구일 현재 소외 취소결정불복심판

사건의 심리가 진행중이므로 이 사건 정정심판은

구 특허법 제136조 제1항에 정하여진 특허이의신청이

특허심판원에 계속되고 있는 경우에 해당하여 부적법하다는 이유로 이 사건 정정심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였습니다.

구 특허법 제136조 제1항에 의하면 “특허권자는 제47조 제3항

각호의 1에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는

도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.

다만, 특허이의신청 또는 특허의 무효심판이 특허청 또는

특허심판원에 계속되고 있는경우에는 그러하지 아니하다.”라고

규정되어 있습니다.

그런데 제3자가 등록된 특허에 대하여 특허이의신청을 하고

이에 따라 특허청 심사관합의체가 그 특허에 대하여

특허취소결정을 한 경우 특허권자는 특허심판원에

그 특허취소결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있는바,

위 특허취소결정불복심판이 특허심판원에 계속중인 것이

구 특허법 제136조 제1항 단서의 “특허이의신청 또는

특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우”에 해당하는지 여부가 문제됩니다.

살피건대, 특허이의신청의 심사와 결정은 특허청의

심사관합의체에 의하여 이루어지고 특허무효심판절차는

특허심판원의 심판관합의체에 의하여 이루어지므로

위 단서의 “특허이의신청 또는 특허의 무효심판이 특허청

또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우”는

‘특허이의신청이 특허청에 계속되고 있는 경우

또는 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우’로

해석하는 것이 문언상 분명하고, 특허취소결정불복심판절차는

특허심판원이 특허취소결정에 대한 당부를판단하기 위한 것으로서

특허이의신청절차와는 판단의 주체와 대상 등이 다르므로

양절차를 동일한 것으로 볼 수 없습니다.

또한 특허이의신청절차나 특허무효심판절차와달리

특허취소결정불복심판절차 내에서는

특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구가

허용되지 않으므로, 특허취소결정불복심판이 특허심판원에

계속중인 것을 위 단서의 “특허이의신청 또는

특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는경우”에 해당한다고 할 수 없습니다.

이에 대하여 피고는, 취소결정불복심판 또는 특허무효심판이

법원에서 계속중인경우에는 정정심판을 청구할 수 있는바

이는 당사자계 사건에 대한 특허법원의 심리범위에 관하여

무제한설을 채택하고 있기 때문에 취소결정불복심판 피청구인이나

무효심판 청구인은 소송 단계에서 그 전에 제출하였던 것보다

더 확실한 새로운 증거를 제출할 수 있으므로

특허권자에게도 그에 대한 대응방법으로서 정정심판을

제기할 수 있도록 한 것이지만, 특허심판원의 취소결정불복심판은

심리범위가 제한되어 이의신청단계에서 제출된 증거범위 안에서

다시 한번 판단을 하므로 소송 단계와달리 정정심판의 청구가

허용되지 않는다고 주장합니다.

그러나 특허에 관한 심판절차는 직권주의가 적용되어

당사자가 신청하지 않은 이유에 대하여도 판단할 수 있는 점을

고려하면 법원의 심결취소소송단계에서 정정심판이 허용되는 이유가 심판절차에 비하여 심리범위가 넓기 때문이라고볼 수는 없습니다.

구 특허법 제136조 제1항 본문은 정정심판을 청구할 수 있는 시기를 특별히 제한하고 있지 않으므로

특허권자는 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정할 필요가 있는 한 특허이의신청 혹은 특허무효심판 절차 전이든

그 후이든 혹은 심결취소소송 계속중이든 관계없이

정정심판을 청구할 수 있는 것이 원칙이지만,

특허이의신청이나 무효심판과 같이 당해 절차 내에서

정정청구가 가능한 경우에는 심사 또는 심판절차의 경제를 위하여

같은 항 단서에 의하여 정정심판이 허용되지 않는다고 보는 것이

정정심판제도의 취지에도 부합합니다.

그러므로 피고의 위 주장은 어느 모로 보나 타당하지 않습니다.

그렇다면 이 사건 정정심판은 구 특허법 제136조 단서에 해당하여

부적법하다고 할수 없는바 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여

위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 정당하여 인용하여

특허심판원이 2008. 1. 30. 2007정113호 사건에 관하여 한 심결을

취소하고, 소송비용은 피고에게 부담하도록 하였습니다.

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영업비밀 침해금지청구 시효

영업비밀 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리는

영업비밀의 침해가 계속되는 경우에 영업비밀 보유자가

그 침해행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나

침해될 우려가 있다는 사실 및 침해행위자를 안 날부터 3년간

행사하지 아니하면 시효로 소멸한다.

그 침해행위가 시작된 날부터 10년이 지난 때에도 또한 같다.

불법행위에 대한 손해배상 청구권의 소멸시효를 규정한

민법 제766조와 같은 구조이다.

위와 같은 기간은 모두 소멸시효 기간으로,

어느 기간이 지나든 금지청구권은 소멸하게 된다.

민법 제166조 제2항에 의하면

부작위를 목적으로 하는 채권의 소멸시효는

위반행위를 한 때로부터 진행한다는 점 및 부정경쟁방지법

제14조의 내용 등에 비추어 보면,

부정경쟁방지법 제10조 제1항이 정한 영업비밀 침해행위의

금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리의 경우,

그 소멸시효가 진행하기 위해서는

일단 침해행위가 개시되어야 한다고 규정하고 있다.

나아가 영업비밀 보유자가 그 침해행위에 의하여

자기의 영업상의 이익이

침해되거나 또는 침해될 우려가 있다는 사실 및

침해행위자를 알아야 한다.

판례로 채무자가 채권자의 영업비밀을 이용하여

제품을 생산.판매하려고 회사를 설립하였고

채권자가 그 사실을 알고 있었다고 하더라도

그와 같은 사정만으로는 채무자 회사를 설립한 시점에

바로 침해행위가 개시되었다고 단정할 수 없기에

채무자 회사의 설립된 때부터 바로 소멸시효가 진행되었다고

볼 수는 없다.

대법원 1996. 2. 13. 자 95마594 결정

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드라마캐릭터는 주지성이 있을까?

피고측은 각 본점 및 지점에서 원고 회사가 드라마에 관한

방송콘텐츠 사업화산업과 관련하여 제조.판매하는 제품과

유사한 제품을 구입하여 자신들의 면세점 등에서 판매한 행위는

원고회사의 권리를 침해하는 해위 내지 불법행위에 해당하고,

이로 인하여 원고는 경쟁에서 도태되어 도산에 이르렀으며

큰 정신적 피해를 입었기에

피고들에 손해배상을 청구하는 사례가 있었다.

드라마캐릭터는 상품화 사업이 이루어지고 있다는 점만으로는

국내 수요자들에게 널리 알려져 인식되어 있다고 보기 어렵고,

특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로

현저하게 개별화된 정도에 이르렀다고 보기 어렵다.

또한 제품이 의상의 세부적인 표현이나 색상, 형상화 대상과 그 형태,

주요 특징부분과 그로부터 느껴지는 인상 등의 차이점에 있어서

실질적으로 동일하다고 할 수 없다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 소정의 상품표지의 유사여부 내지

혼동가능성에 관한 판단에 있어서는 동종의 상품에 사용되는

두 개의 상품표지를 전체적.객관적.이격적으로 관찰하여

거래실정상 일반 수요자나 거래자가 양 상품표지에 대하여

느끼는 인식을 기준으로 하여 판별하고,

외관, 호칭, 관념 주 어느 하나가 형식적으로 유사하다 하더라도

거래사정을 감안하여 혼동의 염려가 없다면

그 유사성 내지 혼동가능성은 부정된다

(대법원 2001. 2. 23. 선고 98다63674 판결).

부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목은 부정경쟁행위의 한 유형으로서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을

양도.대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입.수출하는 행위를

규정하고 있는데, 여기서 모방이라 함은

타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의

상품을 만들어내는것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우

실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는

당해 변경의 내용.정도, 그 착상의 난이도,

변경에 의한 형태적 효과등을 종합적으로 고려하여

판단해야 한다

(대법원 2008. 10. 17. 자 2006마342 결정 참조).

따라서 원고의 상품화사업계약체결은 상표 사용에 관한

비독점적인 상품화사업에 관한 권한을 부여받은것에 불과하고,

상품화사업만으로 주지성을 획득하였다고 보기 어려워

상품표지로써 오인.혼동의 가능성이 없고

상품형태가 실질적으로 동일하지 않아

부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판시하였다. 

원고들이 주장하는 상표권침해, 상품주체 혼동행위,

상품형태 모방행위, 저작권침해행위로 인한 손해배상청구는

이유가 없어 모두 기각되었다.

영업비밀 요건 - 비밀관리성

영업비밀은 그 보유자가 해당 정보를

상당한 노력에 의하여 비밀로 관리하고 있는

것이어야 한다.

즉, 어떤 정보를 비밀로 생각하는 것으로는

충분하지 아니하고 객관적으로 그 정보가

비밀로 유지, 관리되고 있으며,

또 제3자가 그 비밀성을 객관적으로

인식할 수 있어야 한다.

비밀관리의사를 가지고 영업비밀 보관장소의 출입을

제한하거나 비밀자료의 보관, 파기방법을 지정하거나

비밀취급자를 특정하거나 비밀준수의무를 부과하는등의

방법으로 비밀을 관리하고 있다면

비밀유지성이 인정된다.

그러나 직원이면 누구라도 열람 가능한 상태에 있어

수년간 회사에 근무한 자이면

누구나 숙지할 수 있는 것이라면

비밀유지성을 인정하기 어렵다.

정보접근방법이 물리적으로 차단되어

누설 가능성이 전혀 없다면

비밀관리성은 완벽하게 인정되지만

영업활동의 실상에 비추어

그와같은관리를 요구하는것은 무리이다.

원래 영업비밀을 보호하려는 것은

영업비밀자체의 보호에 목적이 있는것이 아니라

비밀로 관리되고 있는 타인의 정보를

부정한 수단으로 취득하여

경쟁상 유리한 지위를 차지하려는

행위를 막아 건전한 경쟁질서를

유지하고자 함에 있다.

따라서 부정한수단에 의하지 않으면

정보에 접근할 수 없을 정도의

관리노력이 인정되면

영업비밀로 보호받을 수 있다.

특허 존속기간이 만료되면?

특허권의 존속기간이 만료되는 경우

특허권 및 특허권에 부수적인 실시권.질권 등은

장래를 향하여 소멸하게 된다.

디자인등록출원일 전 또는 같은 날에 출원되어 등록된

특허권이 디자인권과 저촉되는 경우

특허권의 존속기간이 만료될 때에는

원특허권자는 원특허권의 범위에서

그 디자인권에 대해 통상실시권을 가지게 된다.

이 때 특허권자는

무상으로 실시할 수 있으나

실시권자는 디자인권자 등에게

상당한 대가를 지급하여야 한다.

상표등록출원일 전 또는 같은 날에 출원되어 등록된 특허권이

상표권과 저촉되는 경우

특허권의 존속기간이 만료될 때에는

원특허권자는 원특허권의 범위에서 그 상표권에 대한

통상실시권을 가진다.

다만 부정경쟁의 목적으로 상표를 사용하는 경우는

그렇지 않고,

이 때 특허권자는 무상으로 실시할 수 있으나

실시권자는 상표권자 등에게

상당한 대가를 지급하여야 한다.

특허권 존속기간이 만료된다면

존속기간연장등록제도를 통해

존속기간을 연장할 수 있다.