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특허 발명의 동일성 / 특허사무소 소담

발명의 동일성이란 둘 이상의 발명을 상호대비하여

그 대비되는 발명의 기술적사상이 동일한 것을 말한다.

형식적으로 완전동일이란 있을 수 없기 때문에

특허법은 발명의 동일성 개념을 도입하여

신규성, 선출원주의, 확대된 선출원의 지위등

특허요건과 무권리자의 특허출원.특허와 정당권리자의 보호,

보정, 분할출원, 변경출원, 조약우선권주장출원,

국내우선권주장출원등 각종 제도를 이용할 때

소급효를 인정하기 위한 요건등을 판단하고 있다.

실질적 동일성이란 양자의 구성요소에 차이가 있는 경우라도

그 차이가 발명의 과제해결을 위한 구체화 수단에 있어서

미소한 차이에 불과한 것을 말한다.

구체적으로 단순한 표현의 상이, 단순한 효과의 인식의 상이,

단순한 목적의 상이, 단순한 구성요소의 변경,

단순한 용도의 상이 및 한정 등 발명의 사상으로서

실질적으로 아무런 영향을 미치지 아니한 비본질적 사항에

차이가 있는데 불과한 경우를 말한다.

내재적 동일성이란 양 발명의 구성요소의 비교에 의해서는

동일성이 있는지 여부의 직접적인 판단이 어려우나

발명의 설명에 기재된 실시예 등을 통해

간접적으로 기술적 사상의 동일성이 인지되는것을 말한다.

내재적 동일성은 실질적 동일성의 변형에 불과하다.

부분적 동일성이란 양 발명이 광협의 폭에 있어서

일부중복이 발생하는 것을 말하며,

발명의 대부분이 중복되거나 주요부분이 중복된다면

실질적 동일성의 개념에 포함된다고 본다.

즉, 출원된 발명이 동일하다 함은

그 기술적 구성요소가 전면적으로 일치하는 경우는 물론이고

부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한

나머지만으로 별개의 발명을 이룬다거나

위 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로

연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의

특별한 사정이 없는 한 양 발명은 동일하다 할것이다.

구체적으로 특허출원 전에 상위개념의 발명이 있는 경우에는

출원발명과 동일성이 없지만

하위개념의 발명이 있는 경우에는

출원발명과 동일성이 있게 된다.

직무발명에 대한 통상실시권

직무발명에 대한 통상실시권이란 종업원등이

그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자등의

업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가

종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명에 대하여

종업원등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는

권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에

사용자등에게 그 특허권에 대하여 인정되는

통상실시권을 말한다.

발명진흥법은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를

원시적으로 발명자인 종업원등에게

귀속한다고 하는 한편, 사용자 등에게는

그 직무발명의 탄생에 기여한 점을 인정하여

법정실시권을 인정하고 있다.

종업원등이 그 직무에 관하여 발명한것이

성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고

그 발명을 하게 된 행위가

종업원등의 현재 또는 과거의

직무에 속하는 발명이어야 성립한다.

또한 종업원등이 특허를 받았거나

특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가

특허를 받았어야 하며

사용자등이 중소기업기본법 제2조에 따른

중소기업이 아닌 기업인 경우

종업원등과의 협의를 거쳐 미리 예약승계에 해당하는

계약 또는 근무규정을

체결하거나 작성하였을 것이 요구된다.

통상실시권의 효력발생 당시의 실시하거나 준비하고 있는

발명 및 사업의 목적범위에 한정되지 않고

특허발명 전체에 대해 통상실시권을 갖는다.

직무발명에 대한 통상실시권은 산업정책적인 측면보다는

직무발명의 탄생에 기여한 사용자 등의

이익형량을 고려한 공평의 견지에서 인정되는

실시권이기 때문에 사용자등은

무상으로 특허발명을 실시할 수 있다.

선사용에 의한 통상실시권

선사용에 의한 통상실시권이란 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고

그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나

이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서

그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다.

이를 강학상 선사용권이라 한다.

선사용에 의한 통상실시권이 성립하려면 특허출원시를 표준으로

그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있어야 하므로

과거에 그런 사실이 있었다거나 그 후에 실시가 폐지되어 버린 경우 등과 같이 출원 시

그 실시사업을 지속하고 있지 아니하면 선사용권이 발생하지 아니한다.

또한, 선의일것이 요구되는데, 여기서 말하는 선의란

특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터

알게 된 것을 말한다. 타인으로부터 발명을 알게 된 경우에 그것이 선의인 한

그 발명을 알게 된 경로는 문제되지 않으나, 선사용되는 발명의 과도한 보호를 방지하기 위하여

특허출원한 발명자로부터 발명을 알게 된 경우는 제외되는 것으로 해석함이 일반적이다.

한편, 정당한 권리자인 발명자 또는 이로부터 발명을 알게 된 자가

실시사업 등을 하고 있는 경우 모인하여 특허출원되고 특허된 무권리자의 특허에 대해

선사용권이 인정되는지와 관련하여, 무권리자의 특허가 법 제33조 제1항 본문의

특허요건의 흠결이 있다고 하더라도 특허무효심판에 의한 무효심결이

확정되기 전까지는 유효한 권리이므로 선사용권이 인정된다고 해석된다.

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권리범위확인심판의 확인대상발명

권리범위확인심판의 대상이 되는 확인대상고안의 설명서와 도면이 일치하지 않는 경우,

확인대상고안의 설명 부분을 기준으로 확인대상발명의 기술적 구성을 파악하는 것이지만,

이와 달리 확인대상고안의 설명서와 도면 사이에 불일치가 없는 경우에

확인대상고안의 도면이 예시적인 것에 불과하다는 별도의 기재가 없는 한,

확인대상고안의 도면을 단지 참고도면 정도로만 이해하여서는 아니되고,

확인대상고안의 설명서와 도면을 일체로 해석하여 확인대상고안의 기술적 구성을 확정하여야 한다.

또한, 확인대상발명에서 사용되는 용어의 의미가 명확하지 아니하면

확인대상발명의 설명서뿐만 아니라 필요한 경우 특허발명의 명세서나

출원경과도 참작될 수 있다.

다만, 확인대상발명의 설명부분에 기재되어 있지 아니한 구성은 이에 대한 기재가 없다고 하더라도

그 설명 부분의 전체 기재 내용과 기술상식에 비추어 볼 때 확인대상발명의 구성임이 자명하다는 등의

특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명의 구성요소로 파악해서는 안 되며,

확인대상발명의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은

허용되지 아니한다.

한편, 확인대상발명은 반드시 1개이어야 한다. 다만, 하나의 확인대상발명의 하위개념에 속하는

복수개의 실시예가 기재될 수 있다. 확인대상발명이 여러 개인 것이 명백하거나

확인대상발명이 하나인 것으로 인정하기에는 불명확한 점이나 모순이 있는 경우

석명권 등을 행사하여 그 흠결을 보정하도록 보정명령을 하고, 보정명령에 응하지 않거나

보정에 의해서도 그 흠결이 해소되지 아니한 때는 심판청구를 심결각하한다.

특허발명의 권리범위확인심판을 청구하는 경우 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은

해당 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바,

그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고

특허발명의 구성요서에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이나

다만, 그 구체적인 기재는 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에

필요한 정도는 되어야 할 것이다.

한편, 소극적 권리범위확인심판의 경우 심판청구인이 스스로 확인대상발명의 실시자에

해당하기 때문에 확인대상발명을 정확하게 특정하여야 할 의무에 있어서

피심판청구인의 실시 발명에 대하여 특허발명과 대비할 수 있을 정도로

특정하여야 하는 적극적 권리범위확인심판의 경우보다 그 정도가 더 높다고 할 것이다.

특허 통상실시권 / 특허사무소 소담

통상실시권이란 특허권자 이외의 자가 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서

특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 말한다.

통상실시권은 특허권에 부수적인 권리이며, 특허발명을 독점.배타적으로 실시할 수 없는

채권적 권리이다. 따라서 통상실시권을 허락한 후에도 중복되는 범위에서

특허권자가 스스로 실시할 수 있고, 같은 내용의 복수의 통상실시권이 동시에 존재할 수 있으며,

특허권자가 다시 전용실시권을 설정할 수도 있다.

통상실시권은 발생원인에 따라 특허권자와 특허발명을 실시하려는 자와의 계약에 의하여

발생하는 허락에 의한 통상실시권,

특허권자의 의사에 관계없이 법률 규정에 의하여 ㅂ라생하는 법정실시권,

특허권자의 의사에 불구하고 법률 규정의 만족과 특허청장의 결정 또는

특허심판원의 심판에 의하여 발생하는 강제실시권으로 구분된다.

통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도

그 효력이 발생하며, 제81조의3제5항 제103조부터 제105조까지,

제112조,제182조,제183조 및 발명진흥법 제10조 제1항에 따른 통상실시권은

등록이 없더라도 제1항에 따른 효력이 발생한다.

통상실시권의 이전.변경.소멸 또는 처분의 제한,

통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정.이전.변경.소멸 또는 처분의 제한은

이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다.

관할법원찾기, 부정경쟁행위 금지청구 소송은?

토지관할은 부정경쟁행위자의 보통재판적 소재지 법원에 있다.

지식재산권에 관한 소도 재산권에 관한 소이기 떄문에

의무이행지의 특별재판적이 문제되는데(민사소송법 제8조),

지식재산권에 관한 소 중 손해배상청구의 소는

지참채무의 원칙(민법 제 467조)에 따라 채권자인 원고의 주소 또는

영업소가 의무이행지가 되어 원고의 주소지 또는 영업소의 관할이 인정된다.

침해금지청구의 소는 부작위채무의 이행을 구하는 소로서

부작위를 구하는 지역적 범위가 한정되어 있다면

그 지역이 의무이행지가 되어 그 지역에서의 특별재판적을 인정할 수 있다.

하지만 지역적 범위가 한정되어 있지 않다면

모든 지역을 의무이행지로 보아 그 모든 지역에 의무이행지의 특별재판적을

인정할수는 없기에, 채무자의 주소지를 의무이행지로 보아야 할 것이어서

그 의무이행지가 채무자의 보통재판적 소재지에 불과하여

의무이행지의 특별재판적 규정에 특별한 의미가 있는 것이 아니다.

불법행위지의 특별재판적에 관하여 살피건대, 지식재산권에 관한 소 중

손해배상청구의 소는 원고의 지식재산권을 침해하는 불법행위로 인한

손해배상을 구하는 소로서 민사소송법 제 18조 소정의 불법행위에 관한 소에 해당하는 것이

명백하기에, 불법행위지의 특별재판적을 인정하는데 아무런 문제가 없다.

지식재산권에 관한 소 중 피고의 특정한 상호의 사용이 부정경쟁행위에 해당한다 하여

피고의 상업등기 중 상호 부분의 말소를 구하거나

피고의 인터넷 도메인이름의 사용이 원고의 상표권침해나 부정경쟁행위에 해당한다 하여

도메인 등록의 말소를 구하는 소 등은 민사소송법 제21조에 의하여

등기, 등록지의 특별재판적이 인정되기에

등기 또는 등록할 공무소의 소재지에 대하여 특별재판적이 인정된다.

지식재산권에 관한 특별재판적에 관하여 보건대

민사소송법 제24조는 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는

제2조 내지 제23조의 규정에 따른 관할법원소재지를 관할하는

고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할수 있다고 규정하고

같은 법 제36조 제1항은 법원은 지식재산권에 관한 소가 제기된 경우

그 소송의 전부 또는 일부를 제24조 규정에 따른 관할 법원에 이송할 수 있다.

다만 이로 인하여 소송절차를 현저히 지연시키는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하였다.

특허등록요건 - 산업상 이용가능성

산업상 이용가능성이란 발명이 산업에서

실제로 실시될 수 있는것을 의미하는 특허요건을 말한다.

특허법은 법 제29조 제1항에서 특허요건으로서 산업상 이용할 수 있는 발명일 것을

규정하고 있다.

특허법은 산업발전에 이바지하려는 법 목적을 달성하기 위해

산업상 이용가능성이 있는 발명은 특허를 받을 수 없도록 하고 있다.

즉, 아무리 획기적인 기술, 기발한 아이디어로 발생된 발명이라 하더라도

그것이 실제로 산업에 이용할 수 없는 대상이라면

그 발명에 대하여 특허권을 부여할 이유가 없는 것이다.

산업은 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동을 포함하는

최광의 개념으로 해석된다.

또한 개인적.학술적.실험적 이용이 배제된 것이 산업상이용가능성이 있다는

소극적인 입장을 취하고 있는데

다만 개인적.학술적.실험적이더라도

시판 또는 영업의 가능성이 있는것은 산업상 이용가능성이 있는 발명에 해당한다.

일반적으로 이용이란 법 제2조 제3호의 실시와 같은 의미라고 해석하며,

이용가능성이란 동일결과를 반복 실시할 수 있는 가능성으로서

그 발명이 실제로 즉시 실시될 것을 의미하는 것이 아니라

장래 이용될 가능성만 있으면 되는 것으로 해석하는것이 일반적이다.

이는 발명의 산업적 실시에는 상당한 물리적인 시간과

장기적인 경영적 판단이 요구되므로 발명에 대해 기업화 및 실시화할 수 있도록 장려하고

보호할 필요가 있기 때문이다.

그러나 특허출원된 발명이 출원일 당시가 아니라

장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다 하더라도

특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는

해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐

장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소

산업상이용가능성이 생겨나는 경우까지

포함하는것은 아니다.

특허 전용실시권이란? / 특허사무소 소담

전용실시권이란 특허권자 이외의 자가 설정행위로 정한 범위에서

독점.배타적으로 그 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 말한다.

전용실시권은 특허권에 부수적인 권리이며

설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 독점.배타적으로 실시할 수 있는

허락에 의하여 발생하는 물권적인 권리이므로

시기.지역.실시내용이 중복되는 둘 이상의 전용실시권은 병존할 수 없다.

특허권자는 그 특허권에 의하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있는데,

전용실시권은 특허권자의 의사에 의한 설정계약에 의해서만 성립하고

이를 등록하여야만 효력이 발생한다.

전용실시권의 설정등록은 전용실시권자와 특허권자가 공동으로 신청을 하여야 하며

신청서에는 등록원인을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

한편, 등록이 되지 아니한 전용실시권의 법적 성질은

특허권자와의 관계에 있어서

독점적 통상실시권과 유사하나 국내법상 독점적 통상실시권은

인정되지 않기에 통상실시권으로서의 효력만이 인정될 뿐입니다.

전용실시권의 구체적 효력은 사적자치의 원칙에 따라 당사자간의 계약에 의해 정해지며

당사자간의 계약은 사회질서에 반하지 아니하면

실시료액, 실시료의 지급방법, 지급시기, 실시권의 범위나 그 밖의 권리.의무사항 등을

포함할 수 있다.

특허권자는 특허권의 전 범위에 대하여 전용실시권을 설정할 수도 있고

범위를 한정하여 그 일부에 대하여 설정할 수도 있다.

또한 특허권자는 특허발명의 사용부야 또는 제품의 생산슈량을 제한하여

전용실시권을 설정할수도 있다.

전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을

업으로서 실시할 권리를 독점한다. 따라서 전용실시권자는 설정된 범위에서

정당한 권원없이 자기의 권리를 침해한 자에 대하여 민.형사상 제재조치를 취할 수 잇고,

특허권자라고 하더라도 전용실시권을 설정한 범위에서는

전용실시권자의 허락없이 특허발명을 실시하는 경우 역시 전용실시권의 침해가 된다.

전용실시권은 특허권에 부수적인 권리이므로

특허권의 효력이 제한되는 일정한 경우에는 전용실시권 효력도 제한된다.

또한, 전용실시권이 공유인 경우에는 공유자간에 특허발명의 실시에 대하여

약정한 경우가 아니라면 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고

각 공유자는 스스로 특허발명을 실시할 수 있음은

특허권의 공유의 경우와 같다.

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http://yoinjae.tistory.com/85

상표법 제51조 제1항 제1호 - 부정경쟁의 목적

원고는 피고가 등록상표의 설정등록 후에

자신의 신용 내지 명성을 이용하여

부당한 이익을 얻을 부정경쟁의 목적으로 확인대상표장을 사용하고 있어

권리범위에 속한다고 주장하였다.

피고는 확인대상표장은 자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로

표시하는 상표로서

등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였다.

확인대상표장의 사용자인 피고가 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로

확인대상표장은 자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표로서

상표법 제5조 제1항 제1호 본문에 해당한다는 등의 이유로

소극적 권리범위확인심판을 청구한 사례이다.

등록상표 표장은 피고가 확인대상표장으로 상호를 변경할 당시

지정상품에 대하여 주지성을 얻을 정도에 이르지 못하였다고 하더라도

국내 의약품 관련 업계에서 원고 상호 또는 서비스표로서

이미 널리 알려져 있었고, 피고도 등록상표 등록 이후에

등록상표 표장이 포함된 상호를 변경한 점,

등록상표와 확인대상표장은 조어로서 식별력이 있는 메디팜 부분만으로 호칭될 수 있어서

전체적으로 유사한 점 등을 종합할 때

피고가 등록상표 설정등록 후에 원고의 신용 내지 명성을 이용하여

부당한 이익을 얻을 부정경쟁의 목적으로

확인대상표장을 사용하고 있다고 판단하였다.

상표법 제51조 제1항 제1호 단서에 규정된 부정경쟁의 목적이란

등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고

단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로

그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며

상표권 침해자 측의 상표 선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지 등

주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및

영업활동의 지역적 인접성, 상표권침해자 측의 현실적인 사용상태 등의

객관적 사정을 고려하여 판단하여야 합니다.

상표법 제51조 제1항 제1호 단서 규정은 어떤 명칭이나 상호 등의

신용 내지 명성에 편승하려는 등 목적으로 이를 모방한 명칭이나 상호 등을

표장으로 사용하는 것을 금지시키는 데 그 취지가 있으므로,

등록된 상표가 신용을 얻게 된 경위는 문제되지 않으며

지정상품에 대하여 주지성을 어덩야만 부정경쟁의 목적이 인정되는것도 아니다.

참빗솔 상표권분쟁 사례로 보는 기술적표장

청구인은

등록상표의 문자 부분인 참빗솔은

지정상품인 축산용 전기브러쉬의 품질, 효능, 용도 등을

보통으로 사용하는 방법으로 표시한

기술적표장 또는 보통명칭에 해당하여

상표권효력이 미치지 않는다고 주장하였고

피청구인은 확인대상표장은 등록상표와 외관 및 호칭이 서로

동일하고 유사하기에

사용표장은 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하였다.

등록상표.서비스표의 지정상품 중

소 등에 사용되는 축산물 전기브러쉬의 품질, 효능, 용도 등을 암시하는 정도를 넘어서

일반 수요자나 거래자로 하여금 그 품질, 효능, 용도 등을 직감케 하는 말이라고

볼 수 없으므로, 참빗솔은 등록상표.서비스표의 지정상품인

축산용 전기브러쉬의 품질, 효능, 용도 등을

보통으로 사용하는 방법으로 표시한

기술적 표장으로 볼 수 없다고 판단하였다.

등록상표.서비스표와 확인대상표장은 외관 및 호칭이 서로 동일.유사하므로

도형과 기호의 포함 여부에 일부 차이가 있다 하더라도

두 표장은 전체적으로 유사하고,

확인대상표장의 사용상품인 축산용 전기브러쉬는

등록상표의 지정상품인 축산용 전기브러쉬, 사료분쇄기, 곡물분쇄기,

하수오물분쇄기, 분쇄기에 포함되므로

확인대상표장은 등록상표와 유사하여 그 권리범위에 속한다.

기술적표장은 일반 수요자나 거래자로 하여금

그 품질, 효능, 용도 등을 직감하게 하는 말을

보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것을 말한다.

상표등록 상표출원시

기술적표장에 해당하는지 여부를 잘 살펴보아야 하고

상표권분쟁 사례에서도 보듯이

기술적표장인지의 여부는 식별력 여부에도 중요한 판단을 하기에

상표소송 진행시 전문가의 도움을 받아야 한다.