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원심심결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 등록상표

"U S POLO ASSOCIATION"(특허청 1993. 4. 27. 등록 제261527호)는

폴로게임을 장려, 개최, 감독 등을 하기 위하여 미국 일리노이주

법률하에 1943. 7. 17. 인가되어 설립된 "미국 폴로협회"의

영문명칭임을 알 수 있고, 그 등록권자는 미국폴로협회의

상표, 심벌, 휘장, 디자인 등의 상업적 사용에 관한

독점권을 행사하기 위하여 설립된 미국폴로협회의 자회사임을

알 수 있습니다.

따라서 이 사건 등록상표는 전체적으로 미합중국

폴로경기협회의 관념을 가지는 경기단체의 명칭으로서

일련불가분적으로 결합된 것이라 하겠으므로,

이 사건 등록상표에서 단지 경기의 명칭을 나타내고 있는

'POLO' 부분만을 분리하여 인용상표와 대비 관찰하는 것은

타당하지 않기에 이 사건 등록상표는 인용상표

폴로" 및 인용상표 "POLO BY RALPH LAUREN와는

전체적, 객관적, 이격적으로 보아 비유사한 상표로서

상품의 출처나 품질의 오인·혼동을 일으키거나

수요자를 기만할 염려가 있는 상표로 판단되지 아니한다고 하여,

이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호와 제11호에

위반하여 등록된 것이 아니므로

그 등록이 무효가 아니라고 하였습니다.

그러나 기록과 관련 법규에 의하여 살피건대,

이 사건 등록상표를 보고 우리 나라의 일반 수요자나 거래자는

미합중국 폴로경기협회로 인식할 사람은 없으며,

그 구성 부분 중의 'U S' 부분과 'ASSOCIATION' 부분은

현저한 지리적 명칭이나 단체 등을 의미하는 단어로서

널리 사용되는 용어이므로 식별력을 인정하기 어렵고,

따라서 그 요부는 'POLO' 부분이라 할 것이며,

인용상표2는 'POLO' 부분과 'RALPH LAUREN' 부분으로

분리관찰하는 것이 거래상 부자연스러울 정도로

일체불가분적으로 결합되어 있는 것이라고 할 수는 없고,

이 두 구성 부분들은 각각 일반인에게는 대등한 식별력을

가지고 있는 것으로 인식되어 지는바,

상표를 간략하게 호칭, 관념하려는 경향이 있는

거래계의 일반적인 관행에 의하면 양 상표는 모두

그 요부인 'POLO' 부분만으로 약칭될 수 있습니다.

그러한 경우 양 상표는 호칭과 관념이 동일하여

전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 일반 수요자에게

상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러 일으킬 염려가 있는

유사한 상표라 할 것이고, 더욱이 인용상표들이 주지·저명한

까닭에 우리 나라 일반 수요자나 거래자에게는

이 사건 등록상표에서 인용상표들이 용이하게 연상되어

인용상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여

생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있으므로

이 사건 등록상표는 상품의 출처에 관하여 수요자를

기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 할 것입니다.

그런데도 원심이 이 사건 등록상표는 미합중국 폴로협회를

뜻하는 것으로서 일체불가분적으로만 관찰된다는

잘못된 전제하에서 인용상표와는 상이하고,

또한 상품의 출처에 관하여 수요자를 기만할 염려가 있는 상표가

아니라고 한 것은 상표법 제7조 제1항 제7호와 제11호의

법리를 오해한 위법이 있고, 이는 심결결과에 영향을 미쳤음이

명백하므로 이를 지적하는 상고주장은 이유 있습니다.

그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게

하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여

원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하였습니다.

상표등록을 받아도 상표무효심판으로 소중한 권리가

무효로 되는 경우가 있는데요

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상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것)

제73조 제1항 제7호는 상표법 제 23조 제1항 제3호 본문에

해당하는 경우를 상표등록취소 사유로 정하고 있고

제23조 제1항 제3호 본문은 “조약당사국에 등록된 상표 또는

이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의

대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에

대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의

동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과

동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로

상표등록출원을 한 경우”를 규정하고 있습니다.

조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를 강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는 위 규정의 입법 취지에

 비추어 볼 때, 여기서 ‘정당한 이유’가 있는 경우란 반드시

상표에 관한 권리를 가진 자가 대리인 등의 상표출원에

명시적으로 동의한 경우에 한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한

경우는 물론 상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서

그 상표를 포기하였거나 권리를 취득할 의사가 없는 것으로

믿게 한 경우와 같이 대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한

상표를 출원하여도 공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로 볼 수 있는 경우를 포함하며 이러한 법리는

상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관하여도

마찬가지로 적용됩니다.

피고는 2001년 1월경 피고의 대한민국 지점인 M을 설립하여

한국에서 영업활동을 하였고, 소외인은 2003년 3월경부터

M의 대표자로 근무하였습니다.

피고는 2001년 1월경 피고의 대한민국 지점인

M을 설립하여 한국에서 영업활동을 하였고,

소외인은 2003년 3월경부터 M의 대표자로 근무하였습니다.

 소외인은 2006. 9. 27. 원고 회사를 설립하여 대표자 사내이사로

취임하고, 2006년 12월경 피고와 사이에 M 및 원고 회사에 관한

사항, 상호 계속 사용의 조건, 취급 상품, 대금 지급 등에 관하여

판매기본계약을 체결하였습니다.

원고는 2008. 9. 1. 피고와 다시 판매기본계약을 체결하였고

그 계약서 제21조 제3항에는 계약종료 시의 조치로

“원고는 계약종료 후 피고가 원고에게 판매하고 있던 상품과

유사한 상품에 피고의 상품과 동일·유사한 상품명·호칭을

사용하여 판매하지 아니한다.”라고 기재되어 있습니다.

피고는 피고의 국내 총판인 원고와 계속 거래하여 왔으나,

2012. 7. 9.경 원고의 채무불이행을 이유로 판매기본계약을

해지하는 통지서를 보냈습니다.

이 사건 등록상표들은 2008년 11월경과 2012년 5월경 출원하여

등록된 것인데, 원고는 이 사건 등록상표들을 출원하면서

피고에게 출원 승낙을 요청하거나 피고의 동의를 받았다는

증거를 제출하지 못하였습니다.

원고는 원고가 피고의 동의를 받아 피고를 위하여

이 사건 등록상표들과 유사한 원심판시 소외인 명의 등록상표들을

출원·등록받은 다음 이를 다시 피고로부터 양수하였으므로

원고가 이 사건 등록상표들을 출원한 데 정당한 이유가 있다고

주장하지만, 소외인 명의 등록상표들 역시 피고의 동의 없이

출원된 것으로 보이고, 소외인 또는 원고가 소외인 명의

등록상표들에 관한 상표권을 피고로부터 양수하였다고 보기 어렵기에 원고가 소외인 명의 등록상표들에 관하여 소외인으로부터

상표권이전등록을 받았다는 사정만으로는 이 사건 등록상표들의

출원에 관하여 피고가 묵시적으로 동의하였다거나

피고의 대한민국에서의 상표등록의 포기를 신뢰하게 하였다는 등의 정당한 이유가 있다고 볼 수 없습니다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면

원심의 판단은 정당하고 거기에 상고이유의 주장과 같은

상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 정당한 이유의 해석과

적용에 관한 법리오해나 심리미진등의 위법이 없습니다.

따라서 상고를 기각하고 상고비용은 원고가 부담하게 되었습니다.

조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를

강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는

위 규정의 입법 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘정당한 이유’가

있는 경우란 반드시 상표에 관한 권리를 가진 자가

대리인 등의 상표출원에 명시적으로 동의한 경우에

한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한 경우는 물론

상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서 상표를 포기하였거나

권리를 취득할 의사가 없는 것으로 믿게 한 경우와 같이

대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한 상표를 출원하여도

공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로

볼 수 있는 경우를 포함하며 이러한 법리는

구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관하여도

마찬가지로 적용된다는것을 판시한 사례였습니다.

상표출원 및 상표등록

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시나몬 상표 - 상표법 제6조 제1항 제3호

영어  CINNAMON으로 구성된 이 사건 출원상표는

나리싱크림, 립스틱등 상품류 구분 제3류로 출원하였는데요,

특허청은 2005. 8. 17. 이 사건 출원상표는 계피색(황갈 또는 적갈색)

뜻으로서 지정상품의 색깔을 표시하는 기술적 표장이므로

상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 거절결정을 하였습니다.

원고는 위 거절결정에 불복하여 이 사건 출원상표는 일반 수요자들이 사전을 찾아보지 않고서는 황갈색 등과 같은 색깔을 의미한다고

알 수 없으므로 기술적 표장에 해당하지 않는다고 주장하면서

위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였는데요,

특허심판원은 이를 2005원6157호로 심리하여

2006. 4. 21. 영한사전과 화장품 관련 신문에 의하면

이 사건 출원상표는 화장품 업계에서 계피, 계피색, 계피향로등의

의미로 널리 사용되고 있으며 그 지정상품 중 화장품과 비누류에

사용될 경우에 지정상품의 성질을 직접적으로 표시하는

기술적 표장에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를

기각하는 이 사건 심결을 하였습니다.

원고는 이 사건 출원상표는 대학 이상 교육수준의 단어이고

국내에서 많이 서식하여 자주 접할 수 있는

일반적인 수목의 명칭도 아니므로 일반 수요자가 사전을 찾아보거나 심사숙고하지 아니하면 그 의미내용을 직관적으로 인식하기 어렵다며 이 사건 심결에서 이 사건 출원상표가 화장품에서 사전상 의미로

널리 사용되고 있다는 증거로 든 장업신문 등은

일반 수요자나 거래자가 일상적으로 보는 신문이 아니라 주장합니다.

또한 이 사건 출원상표가 화장품 등의 원재료로 현실에서

사용되고 있다는 자료가 없을 뿐만 아니라, 이와 같이 화장품의

원재료로 실제 사용되는지조차 알기 어려운 실정에 비추어 볼 때

일반 수요자나 거래자가 이 사건 출원상표를 화장품 등의 원재료로 사용되는 것으로 직관적으로 인식한다고 할 수 없다고 덧붙였습니다.

상표법 제6조 제1항 제3호가 지정상품의 원재료, 형상 등을

보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를

등록받을 수 없도록 규정한 것은, 그와 같은 성질표시의 상표는

통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도

이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에

이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는

공익상의 요청과 그 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 이유가 있습니다.

따라서 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가

지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래 사회의 실정 등의

여러 사정을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이므로,

그 상표가 상품의 원재료나 형상을 표시하는 것이라고

할 수 있으려면 당해 상표가 뜻하는 물품이나 단어가

지정상품의 원재료나 형상으로 현실로 사용되고 있는 경우라든가

또는 그 상품의 원재료나 형상으로서 사용되는 것으로

일반수요자나 거래자가 인식하고 있는 경우여야 합니다

(대법 2003. 5. 13. 선고 참조).

이러한 관점에서 이 사건 출원상표가 그 지정상품의 원재료,

색깔이라는 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로

표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지를 살펴보면,

영한사전에는 Cinnamon을  신나몬, 육계피, 녹나무과 녹나무속의

몇 종의 나무의 방향성 껍질, 신남알데히드가 채취됨, 신나몬, 육계, 신나몬으로 만드는 향신료, 육계나무, 신나몬(나무 껍질)을 얻는

나무의 총칭, 실론 육계나무, 계수나무, 육계색, 노랑 또는

빨강색을 띤 갈색, 계피색(황갈색 또는 적갈색), 계피 향료로

맛들인, 계피색의’ 등의 뜻을 가지는 단어로 기재되어 있는 사실,

백과사전에는 시나몬(Cinnamon)을 ‘녹나무과 녹나무속의

나무 껍질을 벗겨서 건조시킨 향신료’로 정의하면서

인류 역사상 가장 오래된 향신료 중의 하나로 설명하고 있습니다.

미용·화장품에 관한 전문신문인 장업신문에는 이 사건 출원상표의

출원일 이전에 관한 기사로 “치약에 사용하는 향기로

시나몬러쉬가 있고, 포장그림디자인으로 적색(시나몬)을 사용하며

립 디자인 펜슬의 하나로 시나몬 브라운이 있고 향수의 성분에

시나몬이 들어 있는데 미국에서는 1996년 시나몬 등

허브(Herb)라고 불리는 식물 성분이 함유된 화장품을 사용하는

사람이 약 6,000만 명으로 추산되고 연간 매출액은 약 32억 달러이며

아시아 열대지역에서 허브 화장품에 사용하기 위하여 채취되는

식물은 주로 시나몬이고 발삼(시나몬) 성분이 들어간 여성용 향수가 1997년 이미 국내에 판매되었다.”는 등의 기사가 게재되어 있습니다.

이 사건 출원상표의 출원 당시에도 계피 또는 적갈색,

암갈색이 아닌 시나몬이라는 표현으로써 이미 향수와 립 디자인

펜슬 등의 화장품의 원재료나 색깔로 실제 사용되고 있었던 점,

이 사건 출원상표의 지정상품이 속한 거래업계에서는

그 전문신문의 기사내용에 비추어 이 사건 출원상표를 그 지정상품의 원재료나 형상 등의 성질을 표시하는 것으로 널리 사용하고

인식하였을 것이 그다지 어렵지 않게 추인되는 점,

그 일반 수요자 역시 주로 미용과 화장에 관심이 많은

여성일 것이어서 심사숙고할 필요 없이 조금만 주의를 기울인다면

이 사건 출원상표가 그 지정상품의 원재료나 색깔을 표시하는 것임을 용이하게 인식할 수 있을 것이라는것을 알 수 있습니다.

게다가 이 사건 출원상표의 출원 당시는 물론 그 이후에도

시나몬이라는 문자 부분이 들어간 상품들이 그 종류와 판매량에서

지속적인 증가 추세를 보이고 있는 데에서 추론되듯이

이 사건 출원상표는 상품의 유통과정에서 통상 필요한 표시여서

누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에

이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하도록 하는 것은

공익상 바람직하지 아니한 점 등 여러 사정을 종합하여 볼 때,

이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 비누와 화장품 등과 관련하여

그 원재료와 색깔이라는 형상을 표시하는 상표로서

상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당합니다.

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상표 출처표시 이외 용도사용,

상표법 위반 행위일까

원심은, 피고인이 중국 소재 의류제조업체에 주문제작을 의뢰한 후

납품받아 국내에 판매하는 작업복 상의 지퍼 하단의

리테이닝 박스에 등록상표와 유사한 표장이 표시되어 있지만,

피고인이 그 위치에 위 표장을 표시하여 작업복을 제작·납품하여

달라고 의뢰한 것은 아니고 중국 소재 의류제조업체에서

작업복을 생산하는 과정에서 마음대로 위 표장이 표시된 지퍼를

사용한 것으로 보이는 점, 위 작업복의 상표 부분,

상의 지퍼 슬라이더 손잡이 부분에 피고인 고유의 작업복 상표인 M이 뚜렷이 각 표시되고, 작업복 상의 하단에 위 상표를 의미하는

“M”자가 표시된 단추가 달려 있는 점, 위 등록상표가 주지저명한

상표는 아닌 점 등에 비추어, 피고인이 위 표장을 작업복의

식별표지로서 사용한 것으로 볼 수 없다는 이유로

이 부분 공소사실을 무죄라고 판단하였습니다.

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나,

타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의

본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서

상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의

상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 할 것입니다.

(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 참조)

그것이 상표로서 사용되고 있는지의  여부를 판단하기 위하여는,

상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치,

크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와

사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이

상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 할 것입니다 (대법 2003. 4. 11. 선고 2002도 3445 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면

이러한 원심의 판단은 수긍이 가고 거기에 상고이유 주장과 같은

법리오해 등의 위법이 없습니다.

이 부분 공소사실의 요지는, 피고인은 2008. 4. 8. 주식회사

S가 상표로 등록한 원심판결 등록상표가 인쇄된 종이 태그를

피고인의 작업복 의류 1,500벌에 부착하여 판매함으로써

상표권을 침해하였다고 함에 있는데요,

이에 대해 원심은, 피고의 제품인 작업복은 위 등록상표의 지정상품인 직물, 직물제품, 침대커버, 테이블커버 등(제24류)과 

유사한 상품이 아니므로 피고인이 그 등록상표권을 침해한 것으로

볼 수 없다는 이유로 이 부분 공소사실을 무죄로 인정한

제1심판결을 그대로 유지하였다으나

 위와 같은 원심의 판단은 수긍할 수 없습니다.

타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를

그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는

타인의 등록상표권을 침해하는 것입니다

(상표법 제66조 제1항 제1호).

제1심 및 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하면,

피고인은 원심판결 별지2 기재 등록상표 I와

동일한 표장이 인쇄된 종이 태그를 피고인이 판매하는 

M 상표의 작업복에 부착하여 판매하였음을 알 수 있는바,

그렇다면 피고인은 위 표장을 작업복의 출처표시로

사용한 것이 아니라 작업복의 재료가 되는 직물의 출처표시로서

사용하였다고 보는 것이 경험칙에 부합합니다.

또한 작업복 재료인 직물은 위 등록상표의 지정상품과

동일 또는 유사한 상품에 해당함이 분명하므로,

피고인이 등록상표권을 침해하였다고 인정할 여지가 충분하기에

이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있습니다.

결국 이 부분 원심판결에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해함으로써

판결에 영향을 미친 위법이 있으므로

파기를 면할 수 없습니다.

그러므로 원심판결 중 2008. 4. 8. 자 상표법 위반 부분을 파기하고

이 부분 사건을 다시 심리.판단하게 하기 위하여

원심법원으로 환송하기로 하여

나머지 상고를 기각하기로 하였습니다.

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디자인등록출원 효과

디자인등록출원은 디자인등록을 받고자 하는 자가

소정의 방식에 따라 출원서 등을 특허청에 제출하는 행위이다.

출원서류가 적법한 경우에는 특허청장은 출원서류를 수리하고

출원번호 및 출원일자를 기재한 출원번호통지서를

출원인에게 통지하여야 하고

출원번호가 통지되면서 출원이 특허청에 계속하게 된다.

우리나라는 선출원지위를 채용하고 잇으므로

가장 먼저출원한 자에게 디자인등록을 허여한다.

따라서 디자인등록출원이 수리되면 그 후의 동일.유사한

디자인출원을 배척하는, 후출원 배제효를 가진다.

다만, 시각주의로 판단되지 않는바 동일자 출원에 대해서는

배제효를 가지지 아니하며 협의에 의해 정하여진

하나의 출원인만이 등록을 받을 수 있다.

협의가 성립되지 않거나 할 수 없는 때에는

누구도 등록받을 수 없으며, 거절결정이 확정되더라도

양 출원의 출원일 이후에 출원된 후출원들에 대한

선출원의 지위는 유지된다.

후출원된 부분적인 디자인이 그 후에 디자인공고에 게재된

선출원 전체적인 디자인의 일부와 동일.유사한 경우

디자인등록을 받을 수 없다. 실질적인 최선의

창작만을 보호하기 위함이다.

신규성 및 창작성은 출원시를 기준으로 하고

이점에서 선출원 규정, 확대된 선출원 규정 및

이용.저촉의 판단을 출원일을 기준으로 하는것과 상이하다.

출원전 공지 등이 된 디자인이라고 하더라도

공지일부터 6월 이내에 출원되어 소정의 절차를

수행하는 경우에는 예외적으로 신규성을

상실하지 않는 것으로 본다. 

등록권리간의 이용.저촉관계 판단은

출원일을 기준으로 하며, 동일자 출원되어 등록된 경우,

양자 모두 자유롭게 실시할 수 있다.

디자인등록출원에 대하여 거절결정 또는 거절취지의 심결이

확정되거나, 디자인권의 설정등록이 있으면 출원 계속의 효과는

소멸한다. 다만, 출원한 사실은 그대로 남는다.

출원의 포기.취하.무효의 경우,

출원계속의 효과가 소멸하며,

포기의 경우에는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를

포기한것이기에, 재출원하여 등록이 불가한것으로 해석되며

취하.무효의 경우에는 출원이 처음부터 없었던 것으로

보는 것이기에 그와 동일.유사한 디자인에 대하여

재출원하여 디자인등록을 받을 수 없다.

형태성과 관련한 법적취급

디자인의 성립요건을 명시하는 법 제2조 제1호는

거절이유에 열거되어 있지 않아 거절의 근거가 될 수 없다.

실무상 디자인의 정의에 합치되지 아니하는 것은

공업상 이용할 수 있는 디자인에 해당되지 않는 것으로 해석하여

법 제33조 제1항 본문 규정에 위반되어

디자인등록을 받을 수 없다.

법 제33조 제1항 본문 위반은 심사.일부심사출원의

거절이유.정부제공사유.착오등록의 경우

일부심사등록의 이의신청이유.디자인등록의

무효사유가 된다.

형상이나 모양 중 어느 하나가 유사하지 않으면 원칙적으로

유사하지 않은 디자인으로 보되, 형상이나 모양이

디자인의 미감에 미친 영향의 정도 등을

종합적으로 고려하여 디자인전체로 판단한다.

모양의 유사여부는 주제의 표현방법과

배열, 무늬의 크기, 색채 등을 종합하여 판단한다.

색채는 모양을 구성하지 않는 한 유사여부 판단 요소로

고려하지 않는다. 공지의 형상에 독특한 모양이

화체되어 새로운 미감을 일으키는 경우에는

모양에 대하여 심사를 하여야 한다.

디자인은 물품과 불가분의 관계에 있으므로

화상디자인이 구현된 물품이 동일.유사한 경우에만

유사여부를 판단하고,

화상디자인은 모양에 해당되므로

모양의 유사여부판단에 의한다.

1디자인마다 1출원되어야 하고 1디자인이란

1물품의 1형태를 의미하는데, 1형태를 구성하기 위해선

형태가 단일하게 표현되어야 한다.

형태가 단일하다는 것은 도면에 물리적으로 서로

분리되어 표현된 부분이 존재하지 않고

전체로서 하나의 형태로 표현되어 있다는 것을 의미한다.

다만, 하나의 물품 가운데 물리적으로 분리되어 있는 부분이

존재하더라도, 각 부분이 형태적일체성 또는 기능성일체성이

인정되어 전체로서 디자인 창작상의 일체성을 인정할 수 있는

경우에는 1디자인으로 취급되어 1출원이 가능하다.

형태에 관한 명칭을 붙인 것은 정당하지 아니한

물품명의 기재에 해당되나, 화상디자인을 구성요소로 하는

물품의 명칭은 화상디자인이 표시된 ○○○와 같은

기재가 가능하다.

부정경쟁방지법에서 말하는 상품혼동우려

어느 상표가 저명상표와 동일 또는 유사한 상표에 해당하는 경우라면

비록 그 지정상품이 이종의 것이라 하더라도 그 상표 사용은

한 기업이 여러 가지 이질적인 산업 분야에 걸쳐

여러 이종상품을 생산, 판매하는 현대의 산업구조에 비추어

저명상표권자 또는 그와 특수관계에 있는 사람에 의하여

그 사용상품이 생산, 판매되는 것으로 인식되어

수요자로 하여금 상품출처나 영업의 오인, 혼동을 일으키게 할

염려가 있는 것이므로 상표등록이 거절되어야 하고

이에 위반하여서 된 상표의 등록은 무효로 되어야 한다는 점은

확고한 판례이다.

광의의 혼동우려는 상품의 성질, 영업의 형태

기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는

영업이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는

명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로

서로 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있는지 여부가

그 기준이 된다.

위와 같은 상표법 판례의 태도는 본 법에서도

광의의 혼동 개념과 그 판단기준으로 적용할 수 있다.

대법원 판례도 주지.저명성을 획득한 상품표지와

동일 또는 유사한 상품표지를 사용하여

상품을 생산.판매하는 경우 비록 그 상품이 주지.저명성을

획득한 상품표지의 상품과 다른 상품이라 하더라도

한 기업이 여러 가지 이질적인 산업분야에 걸쳐

여러 가지 다른 상품을 생산.판매하는 것이

일반화된 현대의 산업구조에 비추어

일반 수요자들로서는 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라

당해 상품표지의 소유자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여

그 상품이 생산.판매되는 것으로 인식하여

상품의 출처에 혼동을 일으킬 수가 있으므로

부정경쟁방지법 제2조 제1호 소정의

부정경쟁행위에 해당한다고 판시하였다.

다만 상품의 성질, 영업의 형태 기타 거래사정 등에 비추어

유사상표를 사용하는 상품이 저명상표의 저명도와

그 지정상품 등이 갖는 명성에 편승하여

수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지

경제적 유연관계가 있다고 보기 어려운 경우에는

상품의 출처에 대한 혼동을 일으킬 우려가 없다는 점에서

부정경쟁행위가 성립하기 어렵다고 판시한 바 있다.

대법원 1998. 5. 22. 선고 97다36262 판결에서는

피고가 원고의 저명상표인 등록상표 POLO와

유사한 상표를 부착하여 수입.판매한 것이 원고가 생산.판매하지 않는

시계류 제품이라 하더라도 그와 같은 행위에는

등록상표의 저명도에 편승하여 수요자를 유인할 정도의

경업관계 내지 경제적 유연관계가 있다는 이유로

피고의 행위를 부정경쟁행위로 보았다.

특허침해죄가 아니라고 판결한 사례

원심에서는 피고인1이 이 사건 특허발명의 존재를

명확히 알고 있었음에도 이 사건 특허발명의 일부부품을 치환하여

원심 판시 이 사건 장치를 개발한 후 특허보다 손쉽게 등록할 수 있는

실용신안등록을 한 점, 이 사건 특허발명과 이 사건 장치 간에

본질적인 차이가 없고 실질적으로 균등한 구성이다.

피고인2도 특허권자인 피해자의 경고장을 보았음에도 계속 이 사건 장치를 제작하여 납품한 점 등을 근거로 피고인들에게

특허권 침해의 고의가 있다고 판단하였다.

하지만 원심이 피고인1이 피해자인 이 사건 특허권자로부터

납품받은 이 사건 특허발명의 실시품이 회전판과 꼬챙이의 결합이

견고하지 못하여 고기가 이탈되고 화재가 발생하는 등의

문제가 발생함에 따라 피고인1의 남편인 공소외인이

이 사건 특허발명을 개량하여 실용신안등록출원을 하였다.

또한 공소외인의 등록실용신안의 고안의 명세서에서도

이 사건 특허발명을 종래기술로 언급하면서 그 문제점을 지적하고,

이 사건 특허발명과 공소외인의 특허실용신안의 실시품인

이 사건 장치는 그 구성에서 일부 차이가 있고,

균등관계에 있는지 여부의 판단은 통상의 기술자에게도

쉽지 않으며, 일반인의 경우는 매우 어려운점을 보았다.

게다가 이 사건 장치를 개발한 후 피고인1이 변리사에게 문의했을 때

이 사건 장치가 이 사건 특허발명을 침해하지 아니한다는

의견을 들은 점, 공소외인의 등록실용신안의 고안의 명세서에

이 사건 특허발명이 종래기술로 기재되어 있음에도

심사관이 기술평가절차에서 공소외인의 등록실용신안에 대하여

실용신안등록 유지결정을 한였다.

이 사건 장치가 이 사건 특허발명의 일부 청구항의

권리범위에 속한다는 특허심판원 심결 역시

2006. 2. 28. 무렵에야 이루어진점 등에 비추어 보면,

특허심판원의 심결 이전인 이 사건 범죄일시에

피고인들에게 이 사건 장치가 이 사건 특허발명을 침해한다는

인식과 용인이 있었다고 보기 어렵다.

그런데도 그 판시와 같은 사정만으로 피고인들에게

특허권 침해의 고의가 있다고 단정한 원심에는

특허권 침해죄의 범의에 관한 법리를 오해하거나

채증법칙을 위반하여 사실을 오인함으로써

판결에 영향을 미친 위법이 있다

(대법원 2010. 1. 14. 선고 2008도639).

부정경쟁행위 금지청구 효과

부정경쟁행위 등에 대하여 청구권자는 금지 등 청구권의 행사로서

상대방에 대한 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고,

침해금지 또는 예방을 청구하는 경우

부정경쟁행위나 제3조의2 제1항 또는 제2항을 위반하는 행위를

조성한 물건의 폐기 또는 그 행위에 제공된 설비의 제거,

그 행위의 대상이 된 도메인이름의 등록말소,

그 밖에 그 행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를

함께 청구할 수 있다(법 제4조 제2항).

금지청구는 현재 계속중인 침해행위,

즉 혼동야기행위 일체의 금지,

장래침해행위의 예방, 부정경쟁행위 등으로 인한 조성물의 제거,

폐기, 부정경쟁행위등의 대상이 된

도메인이름의 등록말소 등이 모두 포함된다.

예방청구는 장래 반복의 위험이 있는 행위를

대상으로 할 수 있을 뿐, 그와 유사한 일체의 행위까지

대상으로 할 수는 없다.

금지 및 예방의 대상 행위는 구체적으로 특정되어야 한다.

부정경쟁행위 등으로 인한 조성물의 폐기,제거와 같은

위법상태의 제거청구는 해당 부정경쟁행위 등의 정지, 예방,

배제를 함에 필요하고도 충분한한도 내에서 그쳐야 하고,

특히 그것을 결정함에 있어서는

그러한 금지 등에 의하여 의무자가 입게 되는

불이익까지도 아울러 충분하게 고려하여야 한다.

즉 단순한 금지청구만으로는 피해자의 이익을 보호하는데

부족한 경우에 계속되는 위법상태의 원천으로 인정되는

최초 위법행위의 결과를 제거할 것을 구하는 것이다.

이 위법상태제거는 독립하여 청구할 수 없고

위와 같은 금지청구권 행사시에만 행사할 수 있다.

부정경쟁행위에서 말하는 부정취득행위

법문상 절취, 기망, 협박은 부정한 수단의 예시이다.

부정경쟁방지법 제2조 제3호 가목의 부정한 수단이라 함은

절취.기망.협박 등 형법상의 범죄를 구성하는 행위뿐만 아니라

비밀유지의무의 위반 또는 그 위반의 유인 등

건전한 거래질서의 유지 내지 공정한 경쟁의 이념에 비추어

위에 열거된 행위에 준하는 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는

일체의 행위나 수단을 말한다.

부정한 방법으로 시제품이나 비밀 촉매 등 영업비밀이 내재된

유체물을 취득하거나,

또는 영업비밀이 저장되어 있는 매체를 취득하는 행위,

영업비밀 저장 매체가 보관되어 있는 장소에 무단으로 침입하거나

그 매체물 보관 시정물을 개봉하여 복제하거나 암기하는 등의 행위,

또는 도청이나 기망행위로 영업비밀 기억 소지자로부터 비밀정보를 취득하는 행위 등을 들 수 있다.

판례는 영업비밀을 부정취득한자는 그 취득한 영업비밀을

실제 사용하였는지 여부에 관계없이 부정취득행위 그 자체만으로

영업비밀의 경제적 가치를 손상시킴으로써

영업비밀 보유자의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌다고 봄이

상당하다고 본다.

한편, 독자적 발명 혹은 역설계, 역공정에 의하여

같은 정보를 취득하는 행위,

시장에서 판매되거나 공중 박람회, 전시회에 공개된 완성품을

관찰.연구하여 같은 정보를 밝혀내는 행위,

나아가 영업비밀의 보유자에게서 라이선스를 받아

영업비밀을 취득한 행위 등은

원칙적으로 부정한 취득이 아니라고 본다.

부정경쟁행위 부정경쟁방지법은

변리사와 변호사가 함께 있는

특허법률사무소 소담입니다.