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 국내의 등록상표와 동일·유사한 상표가 부착된

지정상품과  동일·유사한 상품을

수입하는 행위는 상표권 침해인가요?

국내에 등록된 상표와 동일.유사한 상표가 부착된

그 지정상품과 동일.유사한 상품을 수입하는 행위가

그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는

외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상표에

상표를 부착하였어야 하고,

그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는

경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여

위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와

동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 하며

아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가

등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가

없어야 할 것입니다(대법 2005. 6. 9. 선고 2002다61965 판결 참조)

원심판결 이유와 제1심 및 원심이 적법하게 조사한 증거에 의하면

K는 K가 우리나라 특허청에 지정상품을 샌달 등으로 하여

등록한 상표인데(이하 이 사건 상표),

주식회사 H가 이 사건 상표에 관하여 2005년 1월부터

2009년 12월까지 대한민국 전역을 범위로

전용실시권 설정등록한 사실, H는 K와 상표사용계약을 체결하여

2005년 1월 경부터 부산 소재 W산업으로 하여금

이 사건 상표가 표시된 슬리퍼를 제작하게 하여

H가 이를 판매하고 있는 사실,

H는 자체 디자인팀에서 이 사건 상표가 표시될 상품에 대한 디자인을

만든 뒤 미국 본사와 협의를 거쳐 상품을 생산하고 있으며

H는 주로 신문을 통해 국내에서 판매되는 이 사건 상표 표시

상품에 대한 종합적인 광고를 하고 있는 사실, 이 사건 슬리퍼를

미국의 K본사에 보내 감정한 결과 진정상품으로 감정된

사실을 알 수 있습니다.

앞서 본 법리에 위와 같은 사실관계를 비추어 보면, 이 사건 슬리퍼에 표시된 이 사건 상표가 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가

부착한 것이라고 하더라도 H는 K와 별도로 자체 디자인팀에서

이 사건 상표가 표시될 상품에 대한 디자인을 만든 뒤

W산업으로 하여금 이 사건 상표를 표시한 상품을 제작하여

이를 판매하면서 그 제품에 대한 선전.광고를 하는 등 그 자신을

상품의 출처로 삼는 행위를 하고 있다고 할 것이므로 이 사건 상표의

상표권자인 K와 국내 전용사용권자인 H사이에 어떠한 법칙,

경제적인 관계가 있다거나 그 밖의 다른 사정에 의하여

피고인이 수입한 이 사건 슬리퍼의 출처가 국내의 전용사용권자와

실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 사정이 있다고 할 수 없습니다.

따라서 피고인이 이 사건 슬리퍼를 수입하는 행위는

H의 전용사용권을 침해하는 행위라고 할 것이므로,

원심의 판단은 그 이유 설시에서 다소 적절하지 않은 부분이 있으나, 그 결론은 옳은 것으로 수긍할 수 있습니다.

그리고 ‘지적재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리는

행정청 나름의 기준을 설정한 것으로서 상표권 등

지적재산권 침해 여부나 병행수입의 허용 여부에 관한

법원의 사법적 판단을 기속한다고 볼 수는 없고,

다만 지적재산권 침해 여부에 관한 실체법적인 판단 기준을

설정함에 있어서 참고할 수 있는 사항일 뿐이라고 할 것인데,

위 관세청고시에 의하더라도 H가 앞서 본 바와 같이

이 사건 상표가 표시된 상품을 제작·판매하는 경우라면

피고인이 이 사건 슬리퍼를 수입하는 행위는 H의 전용사용권을

침해하는 행위라고 할 것이기에 원심의 판단이 위 고시에

위반하였다는 취지의 상고이유 주장은 받아들일 수 없습니다.

또한 기록에 의하면 원심이 판시와 같은 사정을 들어

위법성 인식이 없어다는 피고인의 주장을 배척한 것은

정당한 것으로 수긍이 되고 거기에 상고이유로 주장하는

법리오해등의 위법이 없기에 상고를 기각하였습니다.

본 사례에서는 국내의 등록상표와 동일.유사한 상표가 부착된

지정상품과 동일.유사한 상품을 수입하는 행위가

그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위한 요건을

알 수 있으며, 국내에 등록된 상표가 표시된 슬리퍼를

수입하여 상표법 위반으로 기소된 사안이었는데요,

상표권자인 외국 회사와 국내 전용사용권자가 어떠한 법적이나

경제적인 관계가 있거나 그 박의 다른 사정에 의하여 위 수입상품의

출처가 실질적으로 동일하다고 볼 수 없어 이는 국내 전용사용권자의

전용사용권을 침해한다고 판시하였습니다.

상표권침해행위는 다양한 지식재산권 관련법이 얽혀있어

이해관계를 따지기 매우 복잡합니다.

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법정실시권 변동 과 소멸 및 대가

특허권자는 법정실시권자 중 직무발명에 대한 통상실시권자의

동의를 받아야만 특허권을 포기하거나

특허의 정정청구.정정심판청구를 할 수 있다.

법정실시권자는 법정실시권을 목적으로 하는 질권이

설정되어 있는 경우 질권자의 동의를 받아야만

법정실시권을 포기할 수 있다.

특허권의 소멸, 특허권의 수용, 법정실시권의 포기,

혼동의 경우, 법정실시권이 소멸된다.

한편, 실시하거나 준비하고 있는 발명 및

사업목적의 범위에서 실시가능한 법정실시권은

실시사업이 폐지된 경우 소멸된 것으로 해석된다.

법정실시권에 대한 대가의 지급은 그 실시권의 인정 취지와

관련이 있다. 실시권의 인정취지가 기존의 산업시설을

보호하는 측면에 있다면, 즉 산업정책적인 목적이라면

법정실시권자는 그 실시의 대가를 특허권자에게 지급하여야 하고,

실시권의 인정취지가 특허권자와 일정한 관계에 있는 자

사이의 형평을 도모하는 측면에 있다면,

즉 공평의 목적이라면 법정실시권자는 특허권자에게

대가를 지급할 필요가 없다.

직무발명에 의한 통상실시권, 선사용에 의한 통상실시권,

디자인권의 존속기간 만료 후의 그 디자인권자의 통상실시권,

재심에 의하여 회복한 특허권에 대한

선사용자의 통상실시권을 제외하고는

법정실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자에 대하여

대가를 지불하여야 한다.

특허 존속기간이 만료되면?

특허권의 존속기간이 만료되는 경우

특허권 및 특허권에 부수적인 실시권.질권 등은

장래를 향하여 소멸하게 된다.

디자인등록출원일 전 또는 같은 날에 출원되어 등록된

특허권이 디자인권과 저촉되는 경우

특허권의 존속기간이 만료될 때에는

원특허권자는 원특허권의 범위에서

그 디자인권에 대해 통상실시권을 가지게 된다.

이 때 특허권자는

무상으로 실시할 수 있으나

실시권자는 디자인권자 등에게

상당한 대가를 지급하여야 한다.

상표등록출원일 전 또는 같은 날에 출원되어 등록된 특허권이

상표권과 저촉되는 경우

특허권의 존속기간이 만료될 때에는

원특허권자는 원특허권의 범위에서 그 상표권에 대한

통상실시권을 가진다.

다만 부정경쟁의 목적으로 상표를 사용하는 경우는

그렇지 않고,

이 때 특허권자는 무상으로 실시할 수 있으나

실시권자는 상표권자 등에게

상당한 대가를 지급하여야 한다.

특허권 존속기간이 만료된다면

존속기간연장등록제도를 통해

존속기간을 연장할 수 있다.

특허소송의 법적성질 및 행정소송 민사소송과의 관계

심결취소소송은 기본적으로 행정소소으이 일종으로 보는 것이 통설.판례의 입장이다.

심결취소소송 중 특허청장을 피고로 하는 결정계 사건은

행정소송법 제3조 제1호 소정의 항고(취소)소송이라는 데 다툼이 없으나,

특허권자 또는 이해관계인을 상대로 하는 당사자계 사건에 관하여는

결정계 사건과 마찬가지로 항고소송이라고 보는 견해와 당사자소송에 속한다고 보는

두 견해가 나뉜다.

당사자계 사건은 소송의 외양을 보면 양 당사자가 서로 대립하는

민사소송의 구조와 크게 다를 바가 없어 항고소송이라기보다는 당사자소송에 속한다고

보아야 할 것이나, 특허청의 결정.심결은 이른바 행정처분에 속하는 것으로

당사자계사건도 그 실질을 보면 특허청 처분의 위법성을 다투는 것이어서

당사자 대립의 구조는 편의상의 것에 불과하므로 항고소송과 비슷하게

직권증거조사 등 심리에 있어서 민사소송과 다른 특수성을 인정할 필요가 있으므로

이를 항고소송으로 보아도 좋다고 생각되고 판례역시 이를 긍정하고 있다.

특허법 등에서 특허법원의 전속관할에 속하는 사건으로

특별히 규정한 것만이 특허소송사건으로 되고 나머지 사건은 일반원칙에 따라 해결된다.

예컨대 소위 특허침해소송이라고 불리는 금지청구소송, 손해배상청구소송 및 신용회복조치청구소송등은

일반 민사소송사건이 되고,

서류불수리, 절차의 무효, 특허권의 수용, 통상실시권허락을 위한 재정에 관한 불복 등에 관하여는

특허법에 특별한 불복규정이 없으므로 일반 행정소송법의 절차에 의한 행정소송사건이 된다.

특허법 제190조 소정의 보상금 또는 대가에 관한 불복의 소는 그 성질에 따라

행정소송 혹은 민사소송이 된다.

특허소송에 대해서는 절차법인 특허소송법이 아직 존재하지 않는다.

그러므로 우선 특허법이 적용되고, 특허법에 규정이 없는 사항의 경우에는

특허소송이 기본적으로 행정소송적인 성질을 가지므로 행정소송법이 준용되고,

다시 행정소송법에 특별한 규정이 없는 경우에는 행정소송법 제8조에 따라 민사소송법이 준용될 것이다.

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부정경쟁행위 손해배상청구 / 변리사 출신 변호사

부정경쟁방지법은 금지청구권 행사와 달리 손해배상책임에 대하여

과실책임주의 원칙을 명시하고 있다(법 제5조).

따라서 부정경쟁행위에 대한 손해배상청구에 있어서는

그 성질에 반하지 않는 한 불법행위에 관한 민법의 여러 규정이 적용된다

(청구권 경합설).

손해배상청구권은 양도성을 가지며 소멸시효에 대해서는 민법상 일반원칙에 의한다.

침해자가 법인인 경우 법인과 함께 직접 침해행위를 실행한 대표자도

공동불법행위의 법리에 따라

부진정 연대책임을 질 경우가 많을 것이고

피용자의 부정경쟁행위에 대하여 사용자 책임을 지는 경우도 있을 것이다.

손해배상청구에는 행위자의 고의, 과실, 부정경쟁행위의 존재,

부정경쟁행위에 의한 영업상 이익의 침해로 인한 손해의 발생,

행위와 손해 발생과의 상당인과 관계의 존재가 필요하다.

고의, 과실이란 행위의 주관적 요소로서

위법행위에 대한 고의.과실을 말하고

손해 발생에 대한 고의.과실까지 필요로 하는것은 아니다.

자기의 상호를 보통으로 표시하는 방법으로 사용하는 경우라 하더라도

상표권의 설정등록이 있은 후에 부정겾앵의 목적으로 사용하는 경우에는

부정경쟁행위를 구성한다.

침해자의 고의.과실이 입증되지 않아 손해배상청구를 할 수 없는 경우에도

부당이득 반환청구는 가능하다고 본다.

부정경쟁행위자가 얻은 부당이득은 실시료 정도로 보는 것이 일반적이다.

부정경쟁방지법 제5조에 의한 손해배상청구를 인정할 것인지의 판단은

침해행위 당시를 기준으로 하여야 한다.

특허침해 민사적조치 - 침해금지가처분

침해금지청구 본안소송 확정 전 현저한 손해를 받거나 급박한 방해를 방지할 수 없는 등

긴급한 행위가 필요한 경우에 침해금지를 위한 임시적 지위설정을 위해

침해금지 청구권을 피보전권리로 하여 침해금지가처분 신청을 할 수 있다.

그러나 이는 임시의 지위를 정하는 가처분이므로,

침해예방청구권을 피보전권리로 하는 것은 허용될 수 없다.

일반적으로는 가처분 신청후 본안소송이 진행되는 것이 원칙이나,

함께 진행되는 경우도 있으며 이 경우 관련 사건으로 동일법원에서 심리하게 된다.

가처분이 인정되기 위해서는 침해 사실 외에

처분의 긴급성이 요구된다.

특허권침해 금지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는

보전의 필요성 유무를 더욱 신중하게 결정하여야 한다고 판시하였다.

특허침해 가처분결정이 있은 후 가처분 집행권자가

본안소송에서 패소확정되었다면 그 가처분으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대해서는

채권자에게 고의 또는 과실이 없다는 반증이 없는 한

배상할 책임이 있으므로 주의를 하여야 한다.

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허가 등에 따른 특허 존속기간연장제도

허가 등에 따른 특허권의 존속기간연장등록제도란, 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라
허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한
유효성.안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는
그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을
한 차례만 연장할 수 있는 제도를 말한다.

존속기간연장등록출원은 특허권자만이 할 수 있으며,
특허권이 공유인 경우에는 모두가 공동으로 출원하여야 한다.
한편, 임의대리인은 연장등록출원의 취하와 달리
특별히 권한을 위임받지 않더라도 존속기간 연장등록출원을 할 수 있다.

존속기간연장등록을 위해서는 실시를 위하여 허가 등을 받아야 하고
허가 등을 위하여 필요한 유효성.안전성 등의 시험으로 장기간이 소요되어야 한다.
또한 대통령령으로 정하는 발명이어야 하며,
연장등록할 수 있는 기간은 특허발명을 실시할 수 없었던 기간으로서 5년 이내여야 한다.